КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД  
                                                                                                                                  
Справа № 760/15137/16-ц
№ апеляційного провадження: 22-ц/824/1517/2021
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ
14 червня 2021 року                                                                                                     м. Київ
     Київський апеляційний суд в складі колегії суддів 
судової палати з розгляду цивільних справ:
                                                                                                                 
                                   судді-доповідача      Болотова Є.В.,
                                                     суддів:     Березовенко Р.В., Музичко С.Г.,                                                                                                                                                                
                                         при секретарі      Маштаковій Т.Ф.,
 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтв України №№ 93754, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_3 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії,
за апеляційною скаргою ОСОБА_5 на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2017 року, ухваленого під головуванням судді Букіної О.М.,-    
встановив:
 
У вересні 2016 року ОСОБА_1 та ТОВ «Торговий дім «ІСТА» звернулися до суду з названим позовом.
З урахуванням уточнень, просили: визнати повністю недійсними свідоцтва України №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_3 на знаки для товарів та послуг; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_3 на знаки для товарів та послуг та внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ОСОБА_1 є власником свідоцтва України № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг від 25 жовтня 2007 року. ТОВ «Торговий дім «ІСТА» є власником невиключної ліцензії на користування знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 .
Торговельні марки за свідоцтвами №№  НОМЕР_1 , НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3, які належать відповідачам, є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом № НОМЕР_4 . Оспорювані марки є також такими, що можуть ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари. 
Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2017 року позов задоволено частково.
Визнано повністю недійсними свідоцтва України №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 на знаки для товарів та послуг.
Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№  НОМЕР_1 , НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , а також опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені « Промислова власність ».
В іншій частині позову відмовлено.
Проведено розподіл судових витрат.
В апеляційній скарзі ОСОБА_5 просить рішення суду скасувати, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи.
Відзив на апеляційну скаргу не подано.
У письмових поясненнях представник позивачів зазначив, що апеляційна скарга є безпідставною. 
У судовому засіданні представник ОСОБА_1 та ТОВ «Торговий дім «ІСТА» проти апеляційної скарги заперечив.
Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про його час і місце повідомлені належним чином.
Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивачів, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково.
Справа переглядається в межах позовних вимог до апелянта та, в цій частині, до Державної служби інтелектуальної власності України.
Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із доведеності позовних вимог. Суд взяв до уваги висновок судової експертизи № 306/16 від 24 січня 2017 року, відповідно до якого оспорюваний знак для товарів і послуг, внаслідок його використання, може вводити в оману споживачів щодо особи виробника товарів позивача.
Проте погодитися з висновками суду не можна.
Встановлено, що ОСОБА_1 є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг України № НОМЕР_4 , 9 клас МКТП, дата подання заявки 06 квітня 2006 року.
01 квітня 2010 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Торговий дім «ІСТА» укладено ліцензійний договір на право користування знаком для товарів і послуг № 83683. 
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 , клас 9 МКТП, дата подання заявки 03 вересня 2015 року - належить ОСОБА_2 , ОСОБА_5 .
Обґрунтовуючи поданий позов, ОСОБА_1 та ТОВ «Торговий дім «ІСТА» зазначили, що їх права порушені з боку відповідачів, оскільки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком позивачів за свідоцтвом України № НОМЕР_4 . Крім того оспорюваний знак для товарів і послуг є такими, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари.
Відповідно до ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Згідно ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ст. 495 ЦК України).
Згідно положень ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (у редакції, яка діяла на час видачі оспорюваного свідоцтва) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. 
Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.
Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть  одержати  правову  охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
Не можуть бути зареєстровані як знаки  позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі  міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема  знаками,  визнаними  добре відомими відповідно до статті 6  bis Паризької конвенції  про  охорону  промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні  і  належать іншим  особам,  які одержали  право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних  напоїв),  що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону  прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку. 
Відповідно до ч. 2, ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Згідно підпункту «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону права на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Статтею 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
В обґрунтування позовних вимог позивачі посилаються на висновок експерта № 306/16 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/15137/16-ц від 24 січня 2017 року.
Згідно висновку експерта № 306/16, знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_3 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 . Знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_3 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, наведені у вказаному свідоцтві.
Вирішуючи спір, суд першої інстанції, оцінивши висновок експерта, поклав його в основу судового рішення.
Колегія суддів вважає такі висновки помилковими.
Так, відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
Аналізуючи висновок експерта № 306/16, колегія суддів не погоджується з висновком про схожість спірного знаку за свідоцтвом № НОМЕР_3 зі знаком за свідоцтвом № НОМЕР_4 за фонетичними, графічними, семантичними та іншими критеріями.
ОСОБА_5 є співвласником свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 . 

Графічна частина знаку містить чотири рівних квадрата, на яких розташована словесна частина знаку.
Словесна частина знаку складається з таких слів: «Feel» «Only» «Real» «Speed» «Energy».
Отже, за свідоцтвом № НОМЕР_3 знак складається з графічної та словесної частин. 
В експертному висновку, у таблиці зіставлення графічних (візуальних) ознак, зазначено наступне:

При цьому експерт взагалі не аналізує та не бере до уваги, що знак за свідоцтвом № НОМЕР_3 містить п`ять слів: «Feel Only Real Speed Energy», тоді як знак за свідоцтвом № НОМЕР_4 є словесним позначенням «Forse».
Знак за свідоцтвом № НОМЕР_3 не містить просту абревіатуру, а сам по собі складається із п`яти слів англійської мови, що виключає можливість сплутування за графічними ознаками зі знаком за свідоцтвом № НОМЕР_4 , яка складається з одного слова з італійської мови.  
Отже порівнювальні знаки відрізняються за своїми фонетичними, графічними та семантичними критеріями. До того ж вони мають різне фонетичне звучання.
Крім того, у знаків відсутня очевидна візуальна схожість за зоровим сприйняттям.
Відповідно до пункту 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України  від 28 липня 1995 року № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за № 276/812, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару,  послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості   споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним  походженням  товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.
Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Експерт у своєму висновку робить припущення, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_3 може ввести споживачів в оману.
При цьому, експерт взагалі не вказує, чи породжує оспорюване позначення у свідомості споживача асоціації про товари, які виробляє позивач.
До того ж експерт обійшов у своєму висновку одне з ключових питань, чи є очевидним, що в процесі використання знака за свідоцтвом № НОМЕР_3 не виключається небезпека введення в оману споживача.
Не випадково Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачають, що позначення є оманливим тоді, коли воно не тільки може ввести в оману споживача, а обов`язково має породити у свідомості споживача певні асоціації.
Колегія суддів оцінює критично посилання позивачів на рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26 грудня 2016 року, оскільки позовні вимоги про визнання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_4 добре відомим ними не заявлялись, відповідна судова експертиза з цього приводу не проводилась.
Згідно ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:
- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.
Так, вищезазначеною нормою визначено перелік факторів, що можуть розглядатися як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні, з`ясування яких потребує спеціальних знань, проте питання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності не вирішувалось.
Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Господарську діяльність сторони здійснюють в різних місцях: відповідач ОСОБА_5 у м. Дніпро, позивачі у м. Києві.
Будь-яких спорів щодо того, що у споживача послуг, який придбавав продукцію у однієї зі сторін створилась уява, що він придбаває продукцію іншої, матеріали справи не містять.
Крім висновку експерта, якому вище колегія суддів дала оцінку, позивач не надав суду інших доказів на підтвердження того, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , до складу якого входять слова: «Feel Only Real Speed Energy», внаслідок його використання вводить в оману та породжує у свідомості споживача асоціації про особу виробника товарів, яка є власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_4 , і який складається зі слова «Forse».
Протилежний висновок суду є помилковим.
Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Враховуючи, що апелянт ОСОБА_5 є співвласником лише свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 , суд апеляційної інстанції переглядає справу лише в частині позовних вимог до нього. 
Відповідно до ч. 1 ст. 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин справи, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.
З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що рішення суду від 21 грудня 2017 року в частині задоволення позовних вимог до ОСОБА_5 , Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України №  НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_3 , а також опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені « Промислова власність »постановлено з неповним з`ясуванням обставин справи, з неправильним застосуванням норм матеріального права, а тому підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позову в цій частині.
В іншій частині рішення суду не переглядається.
Керуючись ст. ст. 367, 374, 376, 382 Цивільного процесуального кодексу України, суд,-     
   постановив:
 
Апеляційну скаргу ОСОБА_5 задовольнити частково.
Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2017 року в частині задоволення позовних вимог ОСОБА_1 , товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_5 про визнання недійсним свідоцтва України №  НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії скасувати.
Ухвалити в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позову ОСОБА_1 , товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_5 про визнання недійсним свідоцтва України №  НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії. 
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, та може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня виготовлення повного судового рішення.
 
Повний текст постанови виготовлено 17 червня 2021 року.

 
 
Суддя-доповідач                                                                                         Є.В. Болотов 

 
 
Судді:                                                                                                           Р.В. Березовенко

 
 
                                                                                                                      С.Г. Музичко