ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А
іменем України

12 лютого 2021 року 	м. Чернігів	

Унікальний номер справи № 750/13341/19
Головуючий у першій інстанції - Супрун О. П.
Апеляційне провадження № 22-ц/4823/162/21

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:
головуючого-судді: Мамонової О.Є.,
суддів: Висоцької Н.В., Шитченко Н.В.,
із секретарями: Зіньковець О.О., Шкарупою Ю.В.

учасники справи:
позивач: ОСОБА_1,
відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн»,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з повідомленням учасників справи цивільну справу за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» на рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 02 жовтня 2020 року (ухвалене о 12:58) у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» про захист права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, -

                                      У С Т А Н О В И В:

У листопаді 2019 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», в якому просив визнати незаконним та заборонити відповідачу здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», за номерами реєстрації знаків, які є номерами свідоцтв НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.
Позов обґрунтовував тим, що він є власником свідоцтв на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, зареєстрованих 27.10.2008 ДП «Український інститут інтелектуальної власності», за класами МКТП 06, 11, 35, 36, 37, 42, 45. 
Позивачу стало відомо, що відповідач на власних виробничих потужностях, що розташовані за адресою: Харківська область, Чугуєвський район, смт Малинівка, вул. Гетьмана Остряніна, 2, здійснює незаконне використання знаку для товарів і послуг, що належить позивачу, під час виробництва та реалізації своєї продукції, а саме, зазначає об’єкт інтелектуальної власності, що належить позивачеві, у своїй назві, а також використовує ці позначення на своєму офіційному сайті.
За даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 за відповідачем було зареєстровано доменне ім’я ІНФОРМАЦІЯ_3., починаючи з цієї дати відповідач став активно наповнювати свій офіційний сайт різного роду інформацією. Окрім текстової інформації на своєму сайті відповідач розмістив низку фотографій, на яких розміщено зображення знака належного позивачу. 
Словесне позначення відповідача відрізняється від знака позивача лише словом «менеджмент». Загалом позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» настільки схоже на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», що їх можна сплутати. На думку позивача, така схожість здатна ввести в оману споживачів стосовно товару який реалізує позивач, оскільки це позначення використовується відповідачем для того ж виду товару, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», у тому числі для 06 класу МКТП – «металеві матеріали для будівель і конструкцій» та для 35 класу МКТП – «реклама».
Позивач, жодних ліцензій (дозволів) на використання відповідачем належного йому знаку не надав.
11.03.2019 позивачем зареєстровано позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на знак для товарів і послуг, номером свідоцтва НОМЕР_3, за класами МКТП 6, 11, 35, 37, 40, 42, яке є повним аналогом назви товариства відповідача.
Позивач вважає, що відповідач неправомірно використовує позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», шляхом використання у своїй назві, нанесення позначення його на товар, яке є тотожним та схожим із знаками, що належать позивачу на праві власності на підставі відповідних свідоцтва України, без надання позивачем відповідної згоди (ліцензії) на це, і як наслідок порушення відповідачем прав позивача, передбачених ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Використання товарного знаку з боку відповідача є недобросовісною конкуренцією, є таким, що порушує законні права та інтереси власника торгової марки.

10.06.2020 відбулася зміна повного та скороченого найменування відповідача з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ») на Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» (ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн») (т. 1 а.с. 72-77, т. 2 а.с. 75-80, 162).

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 02.10.2020 позов ОСОБА_1 задоволено.
Визнано незаконним та заборонено ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» використовувати знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за номерами реєстрації знаків згідно свідоцтв на знак для товарів і послуг №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.
Стягнуто з ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» на користь ОСОБА_1 20 927,20 грн у відшкодування понесених судових витрат.
В апеляційній скарзі ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» просить скасувати рішення суду першої інстанції та постановити нове рішення, яким у позові ОСОБА_1 відмовити повністю, посилаючись на його незаконність у зв’язку із неповним з’ясуванням обставин справи, недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими, порушення норм матеріального права.
Відповідач зазначає, що позначення ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ використовувалось ним починаючи із 07 жовтня 2016 року (моменту його внесення до ЄДРПОУ) в якості його назви та комерційного найменування, він не мав наміру і не використовував позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості торгівельної марки для маркування чи будь-якої ідентифікації продукції, що ним вироблялась.
Вказує, що позивачем не наведено жодного прямого доказу про використання ним позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості саме торгівельного знаку, про те, що будь-яка продукція, що виготовляється відповідачем або послуга, що ним надається позначається/маркується за допомогою позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 чи схожим до нього позначенням.
На думку заявника, є сумнівним визнання судом прихованою рекламою продукції такої інформації, як використання відповідачем позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 на своєму сайті шляхом зазначення його в своїй назві, в розділі новин про компанію, документів про сертифікацію його продукції та види діяльності компанії. 
Також сумнівними та не підкріпленими матеріалами справи є висновки суду про виробництво відповідачем трубопроводів пари та гарячої води, колекторів стаціонарних котлів та про їх належність до 6-го класу товарів за класифікацією МКТП; про рекламу та продаж з використанням позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів, які відносяться до 6-го класу МКТП, а також про надання послуг, які відносяться до 35-го, 37-го, 42-го класів МКТП, тобто використання вказаного позначення щодо товарів та послуг, які прямо вказані в Свідоцтвах на знаки НОМЕР_1 та НОМЕР_2, або є спорідненими із тими товарами та послугами, які вказані в цих Свідоцтвах.
Наголошує, що оскільки існує певна система вибору виробника продукції замовником на відкритому тендері, неможливе введення в оману споживача щодо особи виробника виходячи із схожості найменування одного виробника із товарним знаком, що належить іншій особі. 
Заявником вказується, що експертне дослідження, взяте судом до уваги, проведене з порушенням законодавства, ґрунтується на неповному і необ’єктивному аналізі матеріалів справи і не може бути прийняте як належний доказ схожості до ступеню змішування товарного знаку позивача та назви відповідача.
В апеляційній скарзі зазначається про неправильне застосування судом норм права щодо перебігу строку позовної давності, який, за твердженням відповідача, має обліковуватись з моменту початку використання спірного позначення відповідачем, тобто з жовтня 2016 року.
Заявник вважає некоректною резолютивну частину рішення як у відношенні позначення, яке суд забороняє до використання відповідачем, так і у відношенні меж такої заборони, зважаючи на положення ч. 5 ст. 16 Закону № 3689.

У відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_1 просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін, як законне та обґрунтоване. 
Зазначає, що обсяг правової охорони торговельної марки визначений законодавством і засвідчується відповідними свідоцтвами на торговельну марку, копії яких є в матеріалах справи, і які були покладені в основу рішення суду першої інстанції.
Враховуючи, що датою подання заявок на торговельні марки позивача, які охороняються свідоцтвами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 є 28.02.2007, то права на ці торговельні марки діють саме з 28.02.2007. При цьому, як зазначає відповідач, його права на найменування юридичної особи та комерційне найменування виникли 07.10.2016, тобто через дев’ять з половиною років після реєстрації торговельних марок, які охороняються вказаними свідоцтвами.
Сам відповідач в апеляційній скарзі стверджує, що він використовує позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на своєму офіційному сайті, і там же посилається на те, що ці обставини підтверджуються наданими до суду першої інстанції роздруківками із сайту відповідача, довідками з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, листами компаній-партнерів, копіями договорів тощо. Використання відповідачем в мережі Інтернет позначень, які включають «ІНФОРМАЦІЯ_1», підтверджується наявними в матеріалах справи актами огляду інтернет-сторінок офіційного сайту відповідача, висновком експерта №28723 від 22.01.2020, оглядом судом першої інстанції в судовому засіданні архівних сторінок інтернет-сайту відповідача тощо.
Усі ці докази знайшли своє відображення і належну правову оцінку в оскаржуваному судовому рішенні та відповідачем не спростовані. 
Виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 позивач набув після прийняття рішення Державною службою інтелектуальної власності від 06.01.2017 про державну реєстрацію відповідного договору передання прав, а позов у даній справі був поданий до суду 13.11.2019, тобто в межах встановленого трирічного строку позовної давності.

Вислухавши суддю-доповідача, пояснення представника відповідача - адвоката Дворака М.П., який підтримав апеляційну скаргу, дослідивши матеріали даної справи, перевіривши наведені в апеляційній скарзі та у відзиві на апеляційну скаргу доводи, апеляційний суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Згідно з п. 2, 4 ч. 1 ст. 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є недоведеність обставин, що мають значення для справи,які суд першої інстанції визнав встановленими, порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.
Задовольняючи позов ОСОБА_1, суд першої інстанції виходив з того, що відповідачем на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та прихованій рекламі застосовується знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», що в розумінні частини четвертої статті 16 Закону № 3689 є порушенням права позивача на зареєстрований у встановленому порядку знак для товарів і послуг, оскільки словесне позначення відповідача відрізняється від знака позивача лише словом «менеджмент», і позначення «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» настільки схоже на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», що їх можна сплутати.
Суд констатував, що відповідач з використанням позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 рекламує, пропонує до продажу та продає товари, які відносяться до 6-го класу МКТП, а також надає послуги, які відносяться до 35-го, 37-го, та 42-го класів МКТП, тобто використовує вказане позначення щодо товарів і послуг, які прямо указані в Свідоцтвах на знаки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 або є спорідненими із тими товарами і послугами, які вказані в цих Свідоцтвах.
Суд визнав, що зазначене використання є незаконним, оскільки позивач не надавав відповідачеві свого дозволу на таке використання, та, зважаючи на положення п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач вправі вимагати заборони такого використання.
Вирішуючи питання щодо строку позовної давності, районний суд зазначив, що підписання ОСОБА_1. договору від 07.11.2016 з відповідачем не свідчить про обізнаність позивача про порушення своїх виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, у зв’язку з відсутністю цих прав на момент підписання, оскільки виключних майнових прав інтелектуальної власності останній набув після державної реєстрації договору про передання цих прав 06.01.2017 та з цієї дати і дізнався про їх порушення.
Однак погодитись з такими висновками суду апеляційний суд не може зважаючи на наступне.

Судом у справі встановлено, що згідно з відомостями Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 28.02.2007 ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № НОМЕР_4 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (графічне зображення знаку).
27.10.2008 знак було зареєстровано, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27.10.2008 (т. 1 а.с. 10, 11).
Вказаний знак зареєстровано за класами МКТП (індекси Ніццької класифікації):
Кл.6: Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; металеві кодоли і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що належать до 6 класу; руди;
Кл.11: Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби;
Кл.35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи;
Кл.36: Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю;
Кл.37: Будування; лагодження; встановлювання устатковання;
Кл.42: Аналізування використовності нафтових родовищ; послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп’ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер’єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; досліджування підводне; дублювання комп’ютерних програм; експертування; експертування нафтових родовищ; засівання хмар (щоб спричинити опади); знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп’ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) комп’ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп’ютерів; обслуговування програмного статку комп’ютерів; оновлювання програмного статку комп’ютерів; розробляння програмного статку комп’ютерів; консультування щодо комп’ютерної техніки; комп’ютерне програмування; комп’ютерне системне аналізування; встановлювання комп'ютерних програм; проектування комп’ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп’ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо захисту довкілля; досліджування в косметології; метеорологічне інформування; досліджування в механіці; моделювання одягу; наземне знімання; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; планування розвитку міст; прогнозування погоди; пошуки і розробляння нових товарів; розміщування комп’ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості;
Кл.45: Правничі послуги; послуги арбітрів; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу.

28.02.2007 ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № НОМЕР_5 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (словесне зображення знаку).
27.10.2008 знак було зареєстровано, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2, зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27.10.2008 (т. 1 а.с. 12, 13, 88).
Вказаний знак зареєстровано за класами МКТП (індекси Ніццької класифікації):
Кл.6: Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; металеві кодоли і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що належать до 6 класу; руди;
Кл.11: Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби;
Кл.35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи;
Кл.36: Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю;
Кл.37: Будування; лагодження; встановлювання устатковання;
Кл.42: Аналізування використовності нафтових родовищ; послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; досліджування в бактеріології; досліджування в біології; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; випробовування матеріалів; випробовування текстилю; відновлювання комп’ютерної бази даних; встановлювання справжності мистецьких творів; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; дизайн в оформлянні інтер’єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; досліджування підводне; дублювання комп’ютерних програм; експертування; експертування нафтових родовищ; засівання хмар (щоб спричинити опади); знімання топографічне; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп’ютерних програм; калібрування (вимірювання); наймання (прокат) комп’ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп’ютерів; обслуговування програмного статку комп’ютерів; оновлювання програмного статку комп’ютерів; розробляння програмного статку комп’ютерів; консультування щодо комп’ютерної техніки; комп’ютерне програмування; комп’ютерне системне аналізування; встановлювання комп'ютерних програм; проектування комп’ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп’ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо захисту довкілля; досліджування в косметології; метеорологічне інформування; досліджування в механіці; моделювання одягу; наземне знімання; розвідування нафти; випробовування нафтових свердловин; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; планування розвитку міст; прогнозування погоди; пошуки і розробляння нових товарів; розміщування комп’ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; досліджування в фізиці; хімічні аналізи; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії; перевіряння якості;
Кл.45: Правничі послуги; послуги арбітрів; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу.
Відповідно до рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 06.01.2017 право власності на знаки для товарів і послуг класів 6, 11, 35, 36, 37, 42, 45, на які зареєстровано знаки, свідоцтва України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, передано власником свідоцтв ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1. (т. 1 а.с. 230).

23.09.2016 було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40848765 (відповідача), види діяльності – 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. (т. 1 а.с. 72-77, 103-126).
21.04.2017 ОСОБА_1. подано заявку № НОМЕР_10 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (словесне зображення знаку).
11.03.2019 знак було зареєстровано, про що позивачеві видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3, зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.03.2019 (т. 1 а.с. 14, 15).
Вказаний знак зареєстровано за класами МКТП (індекси Ніццької класифікації):
Кл.6: Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; руди;
Кл.11: Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, охолоджування, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби;
Кл.35: Реклама; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи;
Кл.36: Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном;
Кл.37: Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання;
Кл.40: Обробляння матеріалів;
Кл.42: наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп’ютерногоапаратного і програмного забезпечення.

23.08.2018 між ТММ-Енергобуд АГ (ТММ-EnergobudAG) (Швейцарія) (Ліцензіар) та ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (Ліцензіат) було укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Ліцензіар, який володіє правом власності на наступні знаки для товарів і послуг:
- словесне позначення «ТММ-PBS» свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_6 від 25.01.2018;
- словесне позначення «ТММ ПиБиэС», свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_7 від 25.01.2018;
- словесне позначення «ТММ Piping&BendingSolutions», свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_8 від 25.01.2018;
за плату надав Ліцензіату дозвіл на використання Знаків (невиключну ліцензію) для нанесення їх на будь-які товари, для яких знаки зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов’язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет або інше маркування, зберігання таких товарів із зазначенням нанесенням знаків з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та мережі Інтернет (т. 1 а.с. 142-147).
20.03.2019 між TPBS Group AG (Швейцарія) (Ліцензіар) та ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Ліцензіар, який володіє правом власності на знак для товарів і послуг: комбіноване позначення «TPBS», свідоцтво України № 249463 від 25.10.2018 (Знак), за плату надав Ліцензіату дозвіл на використання Знаку (невиключну ліцензію) відносно всіх товарів 6 класу та послуг 37 й 42 класів МКТП, для нанесення його на будь-які товари або надання послуг, для яких знак зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов’язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет або інше маркування, зберігання таких товарів із зазначенням нанесеного знаку з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та мережі Інтернет, реєстрації доменного імені і т.д. (т. 1 а.с. 127-132).

Згідно висновку експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22.01.2020, що проведена за заявою представника ОСОБА_1 - Чернюка В.В. Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса (т. 1 а.с. 211-228):
1.1. Назва ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 40848765) є схожою із комбінованим позначенням ІНФОРМАЦІЯ_1 за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.
1.2. Назва ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 40848765) є схожою із словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.
1.3. Копії інтернет-сторінок сайту ІНФОРМАЦІЯ_3, надані на дослідження, містять позначення, які є схожими із комбінованим позначенням ІНФОРМАЦІЯ_1 за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати.
1.4. Копії інтернет-сторінок сайту ІНФОРМАЦІЯ_3, надані на дослідження, містять позначення, які є схожими із словесним позначенням «ТММ- ЕНЕРГОБУД» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

У матеріалах справи міститься рецензія на висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності за №28723 від 22.01.2020, складена 25.02.2020 на замовлення представника відповідача Дворака М.П., судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Г.В., відповідно до якої експертне дослідження об’єктів інтелектуальної власності, на підставі якого складено висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22.01.2020, проведено неповно та необ’єктивно, з виходом експерта за межі його компетенції, з використанням сумнівних методичних положень, з порушеннями вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, а тому зроблені на його основі висновки є необ’єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об’єктивності та повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України «Про судову експертизу», а також порушення вимог ч. 3 ст. 72 Цивільного процесуального кодексу України щодо обов’язку експерта дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання, а тому цей висновок викликає сумніви у його правильності. Відтак, цей висновок викликає сумніви у його правильності та, на переконання рецензента, не може вважатися джерелом доказів (т. 2 а.с. 16-30).

Звертаючись до суду з даним позовом, ОСОБА_1 просив визнати незаконним та заборонити відповідачу здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», за номерами реєстрації знаків, якими є номера свідоцтв НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.
Тобто однією із вимог позивача є визнання незаконним будь-якого використання відповідачем знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», за номерами реєстрації знаків, якими є номера свідоцтв НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.
Згідно з частиною першою статті 15, частиною першою статті 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. 
За положеннями ст. 432 ЦК України кожна особа має право на захист прав інтелектуальної власності у разі їх порушення, невизнання або оспорювання. При зверненні до суду особа повинна обрати спосіб захисту своїх прав. Загальні способи захисту прав інтелектуальної власності визначені у ч. 2 с. 16 ЦК України.
Під захистом права розуміється застосування державою примусу, спрямоване на відновлення порушеного права суб’єкта правовідносин і забезпечення виконання юридичного обов’язку зобов’язаною стороною, внаслідок чого відбудеться припинення порушення (чи оспорювання) прав цього суб’єкта, компенсація витрат, що виникли у зв’язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його прав.
Спосіб захисту права чи інтересу може бути визначено як вираз змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою якого відбувається досягнення бажаного для особи результату, право чи інтерес якої порушені, правового результату.
При цьому спосіб захисту втілює безпосередню мету, якої прагне досягти суб`єкт захисту (позивач), вважаючи, що у такий спосіб буде припинено порушення (чи оспорювання) його прав, він компенсує витрати, що виникли у зв`язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його прав.
Надаючи правову оцінку належності обраного зацікавленою особою способу захисту, судам необхідно зважати і на його ефективність з точки зору статті 13 Конвенції. Так, у рішенні від 15 листопада 1996 року у справі «Чахал проти Об’єднаного Королівства» Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) наголосив, що зазначена норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, передбачених Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені у правовій системі тієї чи іншої країни. Суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дали би змогу компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції та надавати відповідний судовий захист, хоча держави-учасниці Конвенції мають певну свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов’язань.
Таким чином, належний спосіб захисту, виходячи із застосування спеціальної норми права, повинен забезпечити ефективне використання цієї норми у її практичному застосуванні - гарантувати особі спосіб відновлення порушеного права або можливість отримання нею відповідного відшкодування.
Позовна вимога ОСОБА_1 про визнання незаконним використання знаку для товарів і послуг в розумінні ст. 15, 16 ЦК України не є належним способом судового захисту, оскільки ця вимога є лише необхідною передумовою для застосування заходів судового примусу та не має характеру самостійної (окремої) позовної вимоги, безпосередньо спрямованої на захист та відновлення порушеного права.
Більш того, позивач просить визнати незаконним будь-яке використання відповідачем знаків для товарів і послуг за номерами свідоцтв НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, тобто позовні вимоги не є конкретними, протягом розгляду справи позивачем не уточнювались.

Згідно ч. 1 ст. 420 ЦК України до об’єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, комерційні (фірмові) найменування, торгівельні марки (знаки для товарів і послуг).
Статтею 90 ЦК України визначено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.
Відповідно до ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. Статтею 490 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
За положеннями ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).
Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон №3689- ХІІ) регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні, визначає спеціальні способи захисту прав на знаки для товарів і послуг».
Відповідно до визначень, наведених у статті 1 вказаного Закону, тут і далі у редакції, чинній на день звернення ОСОБА_1 до суду, знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг; зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво.
Відповідно до частин 1-4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. 
Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. 
Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Частинами 2, 4-6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. 
Використанням знака визнається: 
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. 
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. 
Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: 
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; 
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. 
Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: 
здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; 
використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; 
некомерційне використання знака; 
усі форми повідомлення новин і коментарів новин; 
добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес;
використання знака у порівняльній рекламі, що здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та не відноситься до нечесної підприємницької практики.
Відповідно до статтей 20, 21 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. 
На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. 
Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. 
Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
Захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. 
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. 
Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про: 
встановлення власника свідоцтва; 
укладання та виконання ліцензійних договорів; 
порушення прав власника свідоцтва.
Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов’язковою умовою використання знака є його використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано.

Позовні вимоги про заборону відповідачу здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», за номерами реєстрації знаків, якими є номера свідоцтв НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 ОСОБА_1 обґрунтовував тим, що відповідач здійснює незаконне використання належного позивачу знаку для товарів і послуг під час виробництва та реалізації своєї продукції, а саме зазначає об’єкт інтелектуальної власності у своїй назві та використовує на своєму офіційному сайті.
На підтвердження своїх вимог позивачем було додано до позовної заяви скріншот з сайту ІНФОРМАЦІЯ_33 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_32 про реєстрацію відповідачем доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 та скріншоти фотографій з сайту відповідача за посиланнями:
1. http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ІНФОРМАЦІЯ_28.jpg;
2. http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ІНФОРМАЦІЯ_29.jpg;
3. http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ІНФОРМАЦІЯ_30.jpg;
4. https://ІНФОРМАЦІЯ_3/ІНФОРМАЦІЯ_31.jpg;

5. https://ІНФОРМАЦІЯ_4/http:/ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_5.jpg. (т. 1 а.с. 40-47, 78-87)
Судом першої інстанції в ході судового розгляду були оглянуті інтернет-сторінки за посиланнями:
- https://ІНФОРМАЦІЯ_6/http:/ІНФОРМАЦІЯ_3/ІНФОРМАЦІЯ_7/
- https://ІНФОРМАЦІЯ_8/http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_9.jpg
- https://ІНФОРМАЦІЯ_10/http:/ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_11/
- https://ІНФОРМАЦІЯ_12/http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_13.jpg
- https://ІНФОРМАЦІЯ_14/http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_15.jpg
- https://ІНФОРМАЦІЯ_16/http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_17.jpg
- https://ІНФОРМАЦІЯ_18/http:/ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_19/
- https://ІНФОРМАЦІЯ_20/http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_21.jpg
- https://ІНФОРМАЦІЯ_22/http:/ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_23/
- https://ІНФОРМАЦІЯ_25/http://ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_24.jpg
- https://ІНФОРМАЦІЯ_26/http:/ІНФОРМАЦІЯ_3/ ІНФОРМАЦІЯ_27/.
Дослідивши зазначені докази, районний суд дійшов висновку про застосування відповідачем на своєму офіційному веб-сайті знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», при цьому не вказавши якого із трьох за номерами свідоцтв НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, в мережі Інтернет та прихованій рекламі в розумінні частини четвертої статті 16 Закону № 3689, та задовольнив позовні вимоги ОСОБА_1 шляхом заборони відповідачу використовувати знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за номерами реєстрації знаків згідно свідоцтв на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.
У справі зі спору про порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг суду слід з’ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачем у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.
Одним із способів незаконного використання відповідачем належних ОСОБА_1. знаків для товарів і послуг, останній вказував зазначення об’єкту інтелектуальної власності, що належить йому, у назві відповідача.
Як зазначалось вище, відповідно до статтей 489, 490 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. 
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. 
Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 
Відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається саме знаку (будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень), обсяг якої визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Таким чином, знаки для товарів і послуг та комерційне найменування є самостійними об’єктами інтелектуальної власності та мають різну правову охорону. 
З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що відповідач як юридична особа із назвою ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» зареєстрований 23.09.2016, і саме з дати реєстрації ним використовуються комерційні найменування ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» та ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ.
Статтею 110 ЦПК України визначено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу.
Апеляційний суд вважає висновок експерта за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28723 від 22.01.2020 (т. 1 а.с. 211-228), який взятий судом першої інстанції до уваги, неналежним доказом у даній справі, оскільки даною експертизою питання: чи є найменування відповідача частиною знаку для товарів та послуг за номерами свідоцтв на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 не вирішувалось. Експертиза проведена за фотокопіями свідоцтв України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, тобто не оглянуті оригінали зображень зареєстрованих знаків, що мають певну конфігурацію, шрифт, колір. 
З огляду на викладене та положення ст. 90, 489-491 ЦК України позивачем не доведено незаконність використання відповідачем належних ОСОБА_1. знаків для товарів і послуг у назві відповідача. 

Як зазначалось вище, відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: 
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. 
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Статтею 1 Закону України «Про рекламу» встановлено, що прихована реклама - інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій; реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
Із наданих позивачем скріншотів фотографій з сайту відповідача за вказаними вище посиланнями вбачається, що на фотографіях відображені працівники ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» у спецодязі, на якому зображено графічний знак схожий зі знаком, зареєстрованим за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1. Апеляційний суд вважає, що зазначене не можна вважати застосуванням знаку для товарів і послуг під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано.
Належних та допустимих доказів на підтвердження нанесення знаків, зареєстрованих відповідно до належних ОСОБА_1. свідоцтв №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, на будь-який товар, для якого ці знаки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), а також їх використання у рекламі чи прихованій рекламі, позивачем не надано.

Що стосується вимог ОСОБА_1 щодо незаконності використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №255157, крім вище зазначеного, колегія суддів зважає на наступне.
Як уже вказувалось, відповідач, як юридична особа з назвою ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40848765, був зареєстрований 23.09.2016.
У свою чергу, заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (словесне зображення знаку) ОСОБА_1. була подана лише 21.04.2017, а зареєстрований знак був 11.03.2019, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3, тобто після реєстрації відповідача.
Відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. 

Крім того, апеляційний суд зважає на те, що задоволення позовних вимог у спосіб, заявлений позивачем, а саме, шляхом заборони ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за номерами реєстрації знаків, які є номерами свідоцтв НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, суперечить ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».
В абзаці 5 частини 5 статті 16 Закону № 3689-ХІІ зазначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право заборонити іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; 
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. 
схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Вибір способу захисту прав інтелектуальної власності, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Суд має ухвалити рішення у справі в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин справи.
Протягом розгляду справи позовні вимоги ОСОБА_1. щодо меж заборони використання належних йому знаків для товарів і послуг не уточнювались. 
Пропозиція суду апеляційної інстанції надати для огляду в судовому засіданні оригінали свідоцтв та зображень зареєстрованих знаків для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 залишена позивачем поза увагою.

Таким чином, із з’ясованих судом фактичних даних, на виконання вимог ст. 12 ЦПК України, всупереч процесуального обов’язку, позивачем в розпорядження суду належних та допустимих доказів на підтвердження підстав та обставин позовних вимог не надано.
Висновок суду першої інстанції про порушення відповідачем права позивача на зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів і послуг, є помилковим, у зв’язку з чим рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 02.10.2020 підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позову.
Керуючись ст.ст. 141, 367, 374, 376 ч. 1 п. 2, 4, 381-384, 390 ЦПК України, апеляційний суд,

                                     П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» - задовольнити.
Рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 02 жовтня 2020 року - скасувати.
У задоволенні позову ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» про захист права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг - відмовити.
Стягнути з ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1; РНОКПП НОМЕР_9) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіеС Продакшн» (місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Пушкіна, буд. 34-А, офіс 2; код ЄДРПОУ 40848765) 1 152 (одну тисячу сто п’ятдесят дві) грн 60 коп. судового збору за апеляційний розгляд справи.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.
Повний текст постанови складено 17 лютого 2021 року.

Головуюча                                             Судді: