ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" березня 2021 р.                              Справа№ 910/18049/20
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Сотнікова  С.В.
суддів:            Остапенка О.М. 
          Отрюха Б.В. 
 
за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,
за участю представників:
від позивача - адвоката Олійник К.С., адвоката Прудкого О.В.,
від відповідача - адвоката Гладюк О.О.,
розглянувши апеляційну скаргу компанії "Олікон АБ" 
на ухвалу Господарського суду міста Києва 
від 26.01.2021 (суддя Картавцева Ю.В.)
про зупинення провадження  
у справі № 910/18049/20
за позовом компанії "Олікон АБ" (Olicon AB, приватна компанія з обмеженою відповідальністю, Швеція),
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сканрок"
про  припинення порушення прав інтелектуальної власності,
ВСТАНОВИВ: 
Компанія "Олікон АБ" звернулась з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сканрок" про захист прав інтелектуальної власності шляхом припинення та заборони використання у підприємницькій діяльності винаходу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", захищеного патентом України № НОМЕР_1.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неправомірне використання відповідачем винаходу за патентом України № НОМЕР_1 при виготовленні та реалізації комплектів енергозберігаючих фасадних систем вентильованих з оздобленням їх каменем "КЕФСВОК", що є порушенням прав позивача як правовласника, визначених ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", та підлягають захисту згідно ст. 34 вказаного Закону.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 зупинено провадження у справі № 910/18049/20 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/2059/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон холдінгз лімітед" до компанії "Olicon AB" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання недійсним патенту.
Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання ТОВ "Сканрок" про зупинення провадження у справі, справу № 910/18049/20  передати до Господарського суду міста Києва для подальшого розгляду.
Апеляційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції  норм процесуального права (ст.ст. 73, 74, 86, 227, 234, 236 Господарського процесуального кодексу України), що призвело до зупинення провадження у справі за відсутності законних підстав, без наведення достатніх мотивів та належного обґрунтування, без врахування усіх обставин, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень. Висновок суду про неможливість встановлення обставин дійсності патенту України № НОМЕР_1 не відповідає п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, оскільки наявні у справі докази дозволяють встановити та оцінити такі обставини.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2021 відкрито апеляційне провадження у справі №910/18049/20, призначено розгляд справи в судовому засіданні на 16.03.2021.
Відповідач подав відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначив про безпідставність та необґрунтованість мотивів позивача, викладених у скарзі, а оскаржена ухвала, за його твердженням, є такою, що постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства.
Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги та відзиву на неї, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Як вбачається з матеріалів справи, у листопаді 2020 року позивач звернувся в господарський суд з даним позовом про захист прав інтелектуальної власності, що випливають із патенту України № НОМЕР_1 на винахід.
В обґрунтування позовних вимог позивач послався на те, що він є власником винаходу, що захищений патентом України № НОМЕР_1, а відповідач неправомірно використовує у власній підприємницькій діяльності належний позивачу винахід, що є порушенням прав останнього та стало підставою для звернення із даним позовом до суду.
Відповідач подав клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у пов`язаній справі Господарського суду міста Києва № 910/2059/20 про визнання недійсним  патентом України № НОМЕР_1.
Клопотання обґрунтоване тим, що предметом спору у справі № 910/2059/20 є визнання недійсним патенту, на підставі якого заявлені позовні вимоги у даній справі. При цьому об`єктивна неможливість розгляду даної справи до вирішення справи № 910/2059/20 полягає в тому, що обставина дійсності патенту № НОМЕР_1 не може бути встановлена в межах даної справи внаслідок обмеженості предметом позову. У свою чергу, визнання патенту № НОМЕР_1 недійсним позбавить позивача права перешкоджати або забороняти використання винаходу.
Зупиняючи провадження у справі, місцевий господарський суд виходив з того, що позовні вимоги про припинення порушення прав інтелектуальної власності, що проявляється у неправомірному використані відповідачем винаходу за патентом НОМЕР_2, знаходяться у безпосередньому зв`язку з позовними вимогами про визнання такого патенту недійсним, разом з тим, обставина щодо дійсності патенту № НОМЕР_1 не може бути встановлена в межах даної судової справи внаслідок обмеженості предметом позову.
Колегія суддів не погоджується з таким висновком суду першої інстанції та вважає його таким, що зроблений із порушенням норм процесуального права та при неправильному застосуванні норм матеріального права.
Так, підстави для зупинення провадження у справі визначені статтями 227, 228 ГПК України.
Відповідно до ст. п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.
Отже, для вирішення питання про зупинення провадження у справі, господарський суд у кожному випадку повинен з`ясувати, як справа, що розглядається даним судом, є пов`язаною із справою, що розглядається іншим судом, а також чим обумовлюється неможливість розгляду даної справи.     
Як було встановлено вище, звертаючись з даним позовом, позивач посилається на порушення відповідачем його виключних майнових прав на використання винаходу, що випливають із патенту України № НОМЕР_1.
Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту.
Частиною 5 статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
Предметом позовних вимог у даній справі є захист прав інтелектуальної власності шляхом припинення та заборони використання відповідачем у підприємницькій діяльності винаходу, захищеного патентом України № НОМЕР_1.
Тобто, до предмету доказування зі сторони позивача у даній справі належить встановлення обставин чинності патенту України № НОМЕР_1, належність позивачу виключних майнових прав, які випливають з нього, порушення прав про захист яких заявлено позов. В свою чергу, відповідач має подати докази на підтвердження правомірного використання або невикористання винаходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; г) державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Таким чином, дійсність прав за патентом згідно із Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" презумується.
Предметом спору у справі № 910/2059/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон холдінгз лімітед" до компанії "Олікон АБ" та Мінекономіки є визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на винахід від 27.08.2007 з підстав його невідповідності умовам патентоздатності за критерієм "винахідницький рівень", зобов`язання Мінекономіки внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним патенту та опублікувати відомості про це  в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Тобто, у справі № 910/2059/20 мають бути встановлені обставини патентоздатності винаходу, а в разі невідповідності спірного винаходу умовам надання правової охорони - такий винахід підлягає визнанню недійсним судом.
Таким чином, обставини недійсності прав за патентом № НОМЕР_1 не входять до предмету доказування у даній справі та не впливають на обсяг прав володільця патенту до ухвалення судом відповідного рішення про задоволення позову про визнання такого патенту недійсним.
Відтак висновок суду першої інстанції про неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої справи є помилковим, оскільки суду достатньо встановити чинність прав (а не їх недійсність) володільця патенту станом на час вчинення порушення заявлених до захисту прав інтелектуальної власності. А такі обставини можуть, зокрема, підтверджуватись актуальними відомостями з Державного реєстру патентів України, а їх встановлення не залежить від наявності інших судових проваджень.
При цьому, фактичні обставини недійсності прав за патентом можуть мати для цієї справи ознаки нововиявлених, оскільки за ч. 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права на винахід, визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу. 
Місцевий господарський суд неправильно застосував норми матеріального права щодо визначення обставин, що входять до предмета доказування у даній справі, а відтак порушив норми процесуального права - п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, що призвело до прийняття помилкового судового рішення про зупинення провадження у справі та визнається підставою для його скасування.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.
Відповідно до п. 1, 4 ч. 1 ст. 280 ГПК України підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.
Доводи апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм процесуального права знайшли своє підтвердження, у зв`язку з чим апеляційну скаргу належить задовольнити, оскаржувану ухвалу скасувати, а справу передати до суду першої інстанції для подальшого розгляду.
Відповідно до статті 129 ГПК України судовий збір, сплачений компанією "Олікон АБ" за подання апеляційної скарги, підлягає стягненню з відповідача. Проте скаржником не порушувалося питання щодо розподілу згаданих судових витрат. 
Керуючись ст.ст. 269, 270, 271, п. 6 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 280, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
П О С Т А Н О В И В:
1.          Апеляційну скаргу компанії "Олікон АБ"  задовольнити.
2.          Скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 про зупинення провадження у справі №  910/18049/20.
3.          Матеріали справи №  910/18049/20 направити для продовження розгляду до Господарського суду міста Києва.
4.          Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст постанови складено та підписано 17.03.2021. 

Головуючий суддя                                                            С.В. Сотніков 

Судді                                                                                О.М. Остапенко

                                                                                Б.В. Отрюх