ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року 
м. Київ

Справа №  910/17369/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і  Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача - компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" - Квітіна Р.В.,
відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" - не з`яв., 
відповідача-2 - товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" - П`ятака І.І., 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" - П`ятака І.І. ,

розглянув касаційну скаргу   товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл"  (далі - ТОВ "Екосвіт Ойл", відповідач-2)
на рішення господарського суду міста Києва від 13.02.2020
(суддя Щербаков С.О.) та 
постанову   Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020 
(головуючий суддя    Поляков Б.М., судді Отрюх Б.В. і Верховець А.А.)
зі справи № 910/17369/18
за позовом   компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (далі - Компанія)
до: товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма" (далі - ТОВ "ТАС-Фарма");
ТОВ "Екосвіт Ойл"
про припинення правопорушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, 
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" (далі - третя особа).

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про:
- заборону ТОВ "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" (далі - Позначення): під час продажу дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; під час продажу таких товарів, як "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаній з продажем дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС" та таких товарів, як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках;
- заборону ТОВ "Екосвіт Ойл" використовувати Позначення на упаковках товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС", а також на таких товарах, як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування Позначень у мережі Інтернет;
- зобов`язання ТОВ "Екосвіт Ойл" вилучити з цивільного обороту і знищити упакування та товар - дієтична добавка "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; знищити упакування та товар, який містить на упаковці Позначення.

2. Позов обґрунтовано порушенням майнових прав Компанії на знаки, які (права) встановлені частиною першою статті 495 Цивільного кодексу України, та положень статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 13.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020, позов задоволено, вирішено питання розподілу судового збору.

4. Рішення та постанову мотивовано тим, що відповідач-2 використовує Позначення, які є схожими до ступеню змішування стосовно споріднених товарів 5 класу МКТП, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги. 

Короткий зміст вимог касаційної скарги 

5. У касаційній скарзі до Верховного Суду відповідач-2, зазначаючи про прийняття оскаржуваних судових рішень з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, без врахування висновків Верховного Суду, просить скасувати рішення та постанову попередніх судових інстанцій зі справи і направити останню на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6.  Господарськими судами неправильно застосовано положення частини другої статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та не враховано позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 11.12.2018 у справі № 910/4071/17.

7. Судами порушено вимоги статей 86, 104, 236 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та не враховано позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 25.02.2020 у справі № 910/11573/18.

8. Господарські суди не врахували вимог статей 256, 257 Цивільного кодексу України, а господарський суд міста Києва вийшов за межі позовних вимог, що призвело до порушення норм процесуального права.

Доводи інших учасників справи 

9. Компанія у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх помилковість та про законність і обґрунтованість оскаржуваних судових рішень, і просить рішення господарського суду міста Києва від 13.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020 залишити без змін, а скаргу - без задоволення. 

За приписами частини першої статті 295 ГПК України учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції. У даному разі ухвалою Верховного Суду від 10.11.2020 учасникам справи було встановлено строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 01.12.2020, а Позивачем відзив на касаційну скаргу подано 02.12.2020. 

У відзиві на касаційну скаргу Компанія просить визнати поважними причини пропуску подання відзиву, які мотивовані тим, що про наявність ухвали  Верховного Суду від 10.11.2020 дізналася з Єдиного державного реєстру судових рішень лише 01.12.2020.  

Касаційний господарський суд вбачає підстави для продовження строку на подання відзиву та приймає відзив до розгляду.

10. Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили. 

11. ТОВ "Екосвіт Ойл" подано пояснення до відзиву на касаційну скаргу, в яких заперечує проти доводів відзиву Компанії на касаційну скаргу та просить скасувати рішенням господарського суду міста Києва від 13.02.2020 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020, а  справу направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

12. Компанія є власником свідоцтв України: від 15.08.2000 №15379 на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) "ЭССЕНЦИАЛЕ" щодо 5 класу МКТП; від 15.05.2003                    № 31466 ЗТП "ЕССЕНЦІАЛЄ"  щодо 5, 35, 42 класів МКТП; від 30.04.1999 № 11875 на ЗТП "Эссенциале форте" (комбіноване)   щодо 5 класу МКТП; від 15.08.2000 № 15526 на ЗТП "Эссенциале форте" (комбіноване) щодо 5 класу МКТП; від 27.07.2009 № 110251 на ЗТП "Эссенциален Н" (комбіноване)   щодо 5 класу МКТП, а також є власником міжнародної реєстрації №435496 на торговельну марку "ESSENTIALE", зареєстровану для товарів 05 класу МКТП: ліки, а саме препарати для печінки та жовчного міхура.

13. Матеріали справи не містять доказів отримання третьою особою свідоцтва України на ЗТП "ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС".

14. Відповідач-2 використовує Позначення, які є схожими з позначаннями Компанії "ЭССЕНЦИАЛЕ"  та "ЕССЕНЦІАЛЄ" до ступеню змішування відносно споріднених товарів 5 класу МКТП.

Так само відсутні докази, що підтверджували б повернення відповідачу-2  продукції з Позначеннями. 

15. За висновком експертів від 28.10.2019 № 145/19, складеним за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності: товари, на які нанесено Позначення, що виробляються та пропонуються до продажу ТОВ "Екосвіт Ойл", є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований ЗТП "ЭССЕНЦИАЛЕ" за свідоцтвом України № 15379, власником якого є Компанія; товари, на які нанесено Позначення, що виробляються та пропонуються до продажу ТОВ "Екосвіт Ойл",  є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований ЗТП "ЕССЕНЦІАЛЄ" за свідоцтвом України № 31466, власником якого є Компанія; ці Позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати із ЗТП за свідоцтвами України №  15379 і № 31466; ці Позначення, що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу  ТОВ "Екосвіт Ойл", є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за названими свідоцтвами України, а саме щодо Компанії.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА І ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків суду попередньої інстанції 

16. Відповідно до частини шостої статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

17. Аналогічний за змістом припис наведено в частині четвертій статті 236 ГПК України.

18. Як вбачається з оскаржуваних судових рішень, суди попередніх інстанцій задовольняючи позов у частині, зокрема, вилучення з цивільного обороту і знищення упакування та товару - дієтичної добавки "ЭССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС"; знищення упакування та товару, який містить на упаковці позначення "ЭССЕНЦИАЛ комплекс", "Эссенциалкомплекс", "ЭССЕНЦИАЛКОМПЛЕКС" не врахували такого.

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судового рішення. Суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що виконання судового рішення у відповідній частині потребуватиме вчинення дій стосовно осіб, коло яких є невизначеним (яких не було залучено до участі у справі) і які, в тому числі, легітимно придбали товар (дієтичну добавку) з метою її подальшої реалізації. 

Відповідні обставини та пов`язані з ними докази судами не встановлені й не досліджені.

Водночас ними не врахований відповідний правовий висновок, викладений у постанові Верховного Суду від 11.12.2018 у справі № 910/4071/17.

19. Як вбачається з матеріалів справи, у ній подавалися клопотання (заяви) про застосування наслідків спливу позовної давності. Однак попередніми судовими інстанціями пов`язані з цим обставини та докази не з`ясовані й не досліджені.

20. Водночас Касаційним господарським судом не приймається посилання скаржника на позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 25.02.2020 у справі № 910/11573/18, оскільки згаданою постановою справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції. Така передача не означає остаточного вирішення відповідної справи, а, отже, й остаточного формування правового висновку Верховного Суду у такій справі та в судових рішеннях з неї. Слід також зазначити, що за результатами нового розгляду цієї справи фактично-доказова база в ній може істотно змінитися, адже й сам новий розгляд став наслідком недостатнього дослідження в ній судами обставин і доказів зі справи, а така зміна, у свою чергу, вплине на правові висновки в ній.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

21. Таким чином, попередніми судовими інстанціями у розгляді справи не досліджено належним чином зібрані в ній докази, що унеможливлює встановлення фактичних обставин, які мають значення для її правильного вирішення.

Водночас суд касаційної інстанції згідно з частиною другою статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

22. З урахуванням наведеного прийняті по суті справи судові рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини й дослідити докази, зазначені в цій постанові, надати їм та доводам учасників справи належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону.

За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. 

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл"  задовольнити.

2.  Рішення господарського суду міста Києва від 13.02.2020 та постанову   Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020 у справі № 910/17369/18 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          В. Селіваненко 
                            
Суддя                                                                                                          І. Булгакова
                                  
Суддя                                                                                                                          Б. Львов