ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 607/2126/20	Головуючий у 1-й інстанції Сташків Н.М. 	
Провадження № 22-ц/817/83/21 	Суддя - доповідач - Храпак Н.М.	
Категорія - 303020000 	  	

П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2021 року         м. Тернопіль
Тернопільський апеляційний суд в складі: 
головуючого - Храпак Н.М. 
суддів -  Дикун С. І., Парандюк Т. С., 
за участю секретаря - Стецюк М.А. 
та сторін: представника позивача ПП “Центр подології “Здорова стопа” — адвоката Чорненького В.І., представника відповідача ОСОБА_1 - адвоката Авдєєнка В.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу №607/2126/20 за апеляційною скаргою представника Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” — адвоката Чорненького Віталія Ігоровича на рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року, ухваленого суддею Сташків Н.М., повний текст якого складений 30 вересня 2020 року, у цивільній справі за позовом Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” до ОСОБА_1 , Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору — ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, -
В С Т А Н О В И В:
у лютому 2020 року Приватне підприємство “Центр подології “Здорова стопа” звернулося в суд із позовом до ОСОБА_1 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору — ОСОБА_2 про визнання недійсним Свідоцтва України №259021 від 27 травня 2019 року на знак для товарів і послуг, власником якого є ОСОБА_1 ; зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію.
В обґрунтування позовних вимог ПП “Центр подології “Здорова стопа” зазначило, що вони є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , а також на підставі ліцензійного договору, укладеного з ОСОБА_2 , яка є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 10 липня 2019 року (заявку на реєстрацію подано 26 червня 2017 року), позивач правомірно використовує знаки, яким відповідно до зазначених свідоцтв надано правову охорону. Знак для товарів і послуг, правова охорона якому надана відповідно до оспорюваного свідоцтва № НОМЕР_3 , власником якого є відповідач ОСОБА_1 , може ввести в оману щодо послуг позивача та третьої особи відповідно до належних їм свідоцтв і ці знаки є схожими настільки, що знак, якому надана правова охорона відповідно до оспорюваного свідоцтва, можна сплутати зі знаками, які перебувають у володінні позивача, що підтверджується висновком експертів №6286 від 23 грудня 2019 року. З урахуванням зазначеного позивач стверджує, що свідоцтво № НОМЕР_3 , власником якого є відповідач ОСОБА_1 , не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на реєстрацію.
Рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року у задоволенні позову Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” до ОСОБА_1 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору — ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 27 травня 2019 року та зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію — відмовлено.
Стягнуто з Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” в користь ОСОБА_1 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень сплачених витрат на правничу допомогу адвоката.
В апеляційній скарзі представник Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” — адвокат Чорненький Віталій Ігорович просить скасувати повністю рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року у справі №607/2126/20 та постановити нове судове рішення, яким задовольнити позовні вимоги, судові витрати покласти на відповідачів — ОСОБА_1 та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, посилаючись на те, що воно прийняте без дотримання норм процесуального права та з порушенням норм матеріального права, що тягне за собою його незаконність. Крім того, це рішення не можна вважати обґрунтованим, оскільки воно прийняте без повного та всебічного з`ясування обставин справи, на які позивач посилався як на підставу своїх вимог.
В обґрунтування апеляційної скарги представник ПП “Центр подології “Здорова стопа” — адвокат Чорненький В.І. зазначив, що основним доказом, на який посилався позивач, стверджуючи, що знак за Свідоцтвом № НОМЕР_4 не відповідає умовам надання правової охорони, є Висновок експертів №6286 від 23 грудня 2019 року, складений за результатом комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності. На їхню думку, мотиви відхилення та неврахування висновків, зроблених за результатами проведеної експертизи є помилковими, а оцінка судом Висновку експертів є не правильною. Суд не взяв до уваги, що Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом і може бути застосований експертами, а не судом під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та Правил. Твердження суду першої інстанції про те, що ”словесний елемент “Здорова стопа” займає значно більшу в порівнянні з іншими елементами площу викликає значні сумніви, оскільки “по ширині зображувальний елемент за розміром є ідентичний словесному, а по висоті є значно більшим за нього, у співвідношенні 1:3”, заявник вважає, що не відповідають дійсності, оскільки, суперечать п.2.1 висновку експертів. Також, висновок експертів спростовує вже інший висновок суду першої інстанції про те, що оригінальному малюнку та поєднанню кольорів, яким надана охорона за Свідоцтвом № НОМЕР_1 , експертами не надано жодної оцінки при визначенні домінуючого елемента Знака. Вказують, що на думку суду, твердження експертів викликають сумніви, оскільки у своєму Висновку в одному випадку вони стверджують про зручніше для сприйняття розташування словесного елемента в середній частині знака, в іншому — в нижній, проте, такий висновок суду є передчасним та необґрунтованим, оскільки зроблений без урахування різниці між Знаком за Свідоцтвом № НОМЕР_1 та Знаком за Свідоцтвом № НОМЕР_3 . Неправильність та неповнота дослідження судом Висновку експертів зумовила помилковість висновку суду першої інстанції про абсолютну відмінність та несхожість зображувального елемента Знака за Свідоцтвом № НОМЕР_1 із Знаком за Свідоцтвом № НОМЕР_3 . Суд не надав жодної оцінки висновками експертів про тотожність окремих послуг за Свідоцтвами, які належать позивачу, третій особі та відповідачу. Вважають, що Знак за Свідоцтвом № НОМЕР_3 та Знак за Свідоцтвом № НОМЕР_1 є схожими для таких самих та споріднених (однорідних) послуг 41 та 44 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати. Під час розгляду справи позивачем були подані належні, допустимі, достовірні та достатні докази для встановлення невідповідності Знака за Свідоцтвом № НОМЕР_3 умовам надання правової охорони з огляду також на те, що його позначення є таким, що може ввести в оману щодо послуг або особи, яка надає послуги за Свідоцтвами №206635 та № НОМЕР_2 .
Від представника ОСОБА_1 — адвоката Авдєєнка Владислава Валерійовича надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому вказує, що вимоги апеляційної скарги не підлягають до задоволення. Як на підставу своїх вимог позивач посилається на ту обставину, що неправильність та неповнота дослідження судом висновку експертів зумовила прийняття неправомірного рішення. Це суперечить нормам ЦПК, оскільки висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили в силу вимог ст.110 ЦПК України і оцінюються судом разом з іншими доказами за правилами встановленими ст.89 ЦПК України. Як видно з апеляційної скарги, як на підставу своїх вимог позивач посилається на ту обставину, що суд не скористався можливістю призначити повторну чи додаткову експертизу згідно з вимогами ст.113 ЦПК України, жодного разу не намагався з`ясувати для себе незрозумілі чи спірні питання, зокрема, шляхом виклику експерта, але переймаючи на себе функцію експерта, вийшов за межі своїх повноважень. Разом з тим, вказані доводи позивача не ґрунтуються на дійсних обставинах справи. Суд не переймав на себе функції експерта, а всебічно і повно дослідив висновок експертів, на який посилався позивач, на предмет відповідності його дослідницької частини вимогам законодавства, обґрунтованості доводів і міркувань експертів, логічного взаємозв`язку між проведеним експертами дослідженнями та їх висновками. Відповідні доводи суду про сумнівність висновку експертів, неповноту дослідження та невідображення у висновку характеру проведених досліджень суд зазначив у мотивувальній частині рішення. Жодна із сторін не заявляла клопотання про виклик в судове засідання експертів для роз`яснення відповідного висновку, про призначення по справі додаткової чи повторної експертизи. Таким чином, суд не міг виступати ініціатором виклику експерта чи призначення повторної або додаткової експертизи, а оцінка висновку експертів була проведена судом належним чином в нарадчій кімнаті та була надана законна й обґрунтована правова оцінка такому висновку.
Від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому просять апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року у справі №607/2126/20 — без змін, посилаючись на те, що рішення є обґрунтованим та прийнятим у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права та при повному з`ясуванні обставин справи. Вказують, що суд першої інстанції критично оцінив наданий позивачем висновок експертів і дійшов правильних висновків про те, що при проведенні судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності судові експерти невірно ідентифікували комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом. Судом було вірно зазначено, що фактично обґрунтування у висновку щодо визначення спорідненості послуг зводиться до констатації факту тотожності/спорідненості послуг, без мотивованої підстави такого висновку. Мінекономіки повністю підтримує висновки суду про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки докази і обґрунтування в сукупності не свідчать про невідповідність зареєстрованого за свідоцтвом України № НОМЕР_3 знака умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на реєстрацію стосовно введення в оману щодо послуг позивача та третьої особи, а також стосовно схожості із знаками позивача та третьої особи.
Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 22 січня 2021 року клопотання представника Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” — адвоката Чорненького Віталія Ігоровича про залучення процесуального правонаступника у цивільній справі №607/2126/20 — задоволено.
Замінено сторону у цивільній справі №607/2126/20 за позовом Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” до ОСОБА_1 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору — ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, його правонаступником Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вулиця Глазунова, 1, поштовий індекс 01601, код ЄДРПОУ: 31032378.
Від Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому просять залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року у справі №607/2126/20 — без змін, посилаючись на те, що рішення суду першої інстанції є обґрунтованим, прийнятим у повній відповідності з нормами процесуального і матеріального права та при повному з`ясуванні обставин справи. Вказують, що суд правомірно критично оцінив наданий позивачем висновок експертів і дійшов правильних висновків про те, що при доведенні судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності судові експерти невірно ідентифікували комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом. 
Вказують також про те, що судом було правильно зазначено, що критерій, встановлений в абзаці 5 пункту 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, є “абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення”. Наголошують на тому, що оманливими позначеннями визнаються позначення, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачами як неправильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину, або такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей товару або характеру послуг, а тому, з огляду на абсолютність визначеного в абзаці 5 пункту 2 статті 6 даного Закону критерію для відмови в наданні правової охорони, що стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення, тому вважають, що підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону відсутні. Також, судом було вірно взято до уваги, що у висновку експертами взагалі не було досліджено поставлене перед ними питання стосовно можливості введення в оману споживачів щодо послуги. Укрпатент повністю підтримує висновки суду про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки докази і обґрунтування в сукупності не свідчать про невідповідність зареєстрованого за свідоцтвом України № НОМЕР_3 знака умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на реєстрацію стосовно введення в оману щодо послуг позивача та третьої особи, а також стосовно схожості із знаками позивача та третьої особи.
У судовому засіданні представник ПП “Центр подології “Здорова стопа” — адвокат Чорненький В.І. апеляційну скаргу підтримав, зіславшись на доводи, викладені в ній.
Представник ОСОБА_1 - адвокат Авдєєнко В.В. апеляційної скарги не визнав, вважаючи рішення законним та обґрунтованим.
Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” та ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час, дату і місце проведення судового засідання, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №4600115862296, а також ДП “Український інститут інтелектуальної власності” подало клопотання про розгляд справи без участі їхнього представника.
У відповідності до вимог ч.2 ст.372 ЦПК України - неявка у судове засідання будь-якого учасника процесу за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, тому колегія суддів вважає за можливе розглянути справу у відсутності учасників процесу.
Заслухавши пояснення сторін, ознайомившись з матеріалами справи, доводами апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з таких мотивів.
Відповідно до статті 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Згідно з ч.1 ст.367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Як вказано в частині третій статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Частина друга статті 129 Конституції України визначає основні засади судочинства, однією з яких згідно з пунктом 3 цієї частини є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості.
Судом встановлено, що відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 грудня 2015 року зареєстровано знак, зображення якого складається з комбінації зображувального елемента та слів “Здорова стопа ЦЕНТР ПОДОЛОГІЇ ОКСАНИ МАЛАНЧАК”; зазначення кольору чи поєднання кольорів, що охороняються: чорний гірчичний, бордовий, голубий, фіолетовий, бірюзовий, салатовий; перелік товарів і послуг - Кл. 41: Викладання; навчання; навчання індивідуальне; перепідготовляння професійне; послуги шкіл (освіта); практичне навчання; влаштовування і проводіння семінарів; заочні курси; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); Кл. 44: Перукарні; салони краси; послуги щодо педикюру, манікюру; масаж; консультування щодо здоров`я; парамедична допомога; парамедичне обслуговування; консультування щодо догляду за стопами. Власником знака у свідоцтві зазначене Приватне підприємство “ЦЕНТР ПОДОЛОГІЇ “ЗДОРОВА СТОПА”, дата подання заявки — 06 жовтня 2014 року (том 1, а.с. 18-19).
Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 липня 2019 року зареєстровано знак, зображення якого складається зі слів “ЗДОРОВА СТОПА”; перелік товарів і послуг - Кл. 41: Освіта; забезпечування навчання; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); заочні курси; навчання індивідуальне; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів здоров`я (оздоровчі та фітнес-тренування); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); Кл. 44: Медичні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; консультування щодо здоров`я; масаж; медична допомога; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; послуги альтернативної медицини; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров`я; послуги оздоровчих закладів; послуги салонів краси; послуги щодо педикюру; консультування щодо догляду за стопами. Власником знака у свідоцтві зазначена ОСОБА_2 , дата подання заявки — 26 червня 2017 року (том 1, а.с. 20-21).
01 серпня 2019 року між ОСОБА_2 та Приватним підприємством “ЦЕНТР ПОДОЛОГІЇ “ЗДОРОВА СТОПА” укладено ліцензійний договір, відповідно до умов якого ОСОБА_2 (ліцензіар) безоплатно надала Приватному підприємству “ЦЕНТР ПОДОЛОГІЇ “ЗДОРОВА СТОПА” (ліцензіату) дозвіл на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_2 (невиключну ліцензію) на строк 5 років (том 1, а.с. 16-17).
Згідно з відомостями з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 травня 2019 року зареєстровано знак, відповідно до свідоцтва № НОМЕР_3 , зображення якого складається з комбінації зображувального елемента та слів “ПОДОЛОГ ЗДОРОВА ОСОБА_3 ”; зазначення кольору чи поєднання кольорів, що охороняються: зелений, чорний; перелік товарів і послуг - Кл. 41: Курси з навчання техніки педикюру, медичного та апаратного педикюру; курси подологів; організовування і проведення навчання у сфері подології; послуги з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері подології; Кл. 44: Консультування подологів; консультування щодо догляду за стопами та нігтями; послуги з лікування захворювань нігтів, в тому числі: врослих, проблемних, потовщених чи деформованих нігтів; послуги з лікування грибкових захворювань нігтів; послуги з лікування захворювань стоп, в тому числі: лікування проблемної шкіри стоп, натоптишів, мозолів, тріщин, мацерації шкіри, діабетичної стопи; послуги з лікування деформації стопи; послуги з нарощування нігтів; послуги з проведення апаратного педикюру; послуги з пластичної хірургії нігтів; послуги з художнього розпису нігтів; послуги подологів; послуги центрів подології, в тому числі з вирішення проблем стоп та нігтів; послуги щодо манікюру та педикюру; послуги щодо медичного педикюру. Власником знака зазначена ОСОБА_1 , дата подання заявки — 03 липня 2017 року (том 1, а.с. 22).
З висновку експертів комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за заявою ПП “ЦЕНТР ПОДОЛОГІЇ “ЗДОРОВА СТОПА” від 23 грудня 2019 року №6286, проведеною за заява від ПП “ЦЕНТР ПОДОЛОГІЇ “ЗДОРОВА СТОПА” вбачається, що:
1. Використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 для послуг 41 та 44 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.
2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожими для таких самих та однорідних (споріднених) послуг 41 та 44 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати.
3. Використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 для послуг 41 та 44 класів МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.
4. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є схожими для таких самих та однорідних (споріднених) товарів 41 та 44 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати (том 1, а.с. 27-56).
В матеріалах заявки №m 2017 14459, за якою було зареєстровано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 , наявний висновок формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг від 07 травня 2018 року, згідно з яким за результатами цієї експертизи встановлено, що заявка відповідає вимогам ст.7 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, та висновок від 27 березня 2019 року про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, з якого вбачається, що за результатами цієї експертизи встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (п.1 ст.5, ст.6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”) (том 1, а.с. 112-134).
Також із матеріалів заявки вбачається, що в ході розгляду заявки було виявлено, що заявлене позначення є оманливим для частини послуг 41 та 44 класу, у зв`язку з чим 14 лютого 2019 року ОСОБА_1 направлено повідомлення щодо можливої відмови в реєстрації знака, у відповідь на яке 20 лютого 2019 року її представник повідомив про згоду ОСОБА_1 на викладення переліку послуг в іншій редакції, після чого прийнято висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони.
Відмовляючи у позові, суд першої інстанції дослідивши наявні у справі докази, давши оцінку належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також достатності і взаємного зв`язку доказів у їх сукупності, прийшов до переконання про недоведеність заявленого позову, оскільки позивач надає лише єдиний доказ це висновок експертів № 6286 від 23.12.2019, у якому необґрунтовано зазначено про те, що домінуючими елементами у Знаку 1 та у Знаку 3 є словесні елементи. Зображувальним елементам у висновку взагалі не надано ніякої оцінки, натомість зазначено, що вони лише підсилюють словесні елементи. Хоча, оцінюючи ці знаки з точки зору пересічного споживача, основна увага зосереджується саме на зображувальних елементах, які є оригінальними за кольорами, формою, змістом малюнків та є цілком відмінними один від одного і впливають на загальне враження, яке передається цими знаками. Крім цього, висновок експертів не містить даних щодо порівняльного дослідження послуг, на які поширюється правова охорона Знака, 3, із послугами, на які поширюється правова охорона Знаків 1, 2, для встановлення принципової імовірності виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги, для встановлення якої слід врахувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, як це передбачено пунктом 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг. 
Позовна вимога про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг і здійснити необхідну офіційну публікацію задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним, у задоволенні якої судом відмовлено.
Колегія суддів, з даними висновками суду першої інстанції погоджується, оскільки вони відповідають обставинам справи, правильно застосовано норми матеріального права.
Правовідносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак, торговельна марка) в Україні регулюються Законом України № 3689-ХІІ від 15.12.1993 зі змінами “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, нормами Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Департаменту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1195 за № 276/812 (далі Правил), Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного підприємства “Український інститут промислової власності” від 07.04.2014 № 91 (далі — Методичні рекомендації).
Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
У відповідності до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Згідно статті 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).
Згідно з вимогами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Згідно з частинами першої-четвертої статті 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (надалі Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Відповідно до частини другої, третьої статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовим найменуванням, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Частинами другою, п`ятою статті 16 Закону встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати, та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Статтею 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
У пункті 4.3.2.4 Правил зазначено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.
Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Пунктом 4.3.2.7 Правил встановлено, що зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи.
Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.
Пунктом 11.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, які розроблені відповідно до Закону, Правил та міжнародних договорів України визначено, що під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділяння на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака.
Також, за приписами пункту 11.1.12 Методичних рекомендацій зазначено, що при дослідженні розташування словесного й зображувального елементів у комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття для розташування в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції. Зображувальний елемент комбінованого позначення може мати вирішальне значення. Ступінь вагомості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента.
Згідно з ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. 
Статтею 110 ЦПК України передбачено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. 
Оцінюючи докази та доводи позивача, суд першої інстанції прийшов до висновку щодо відсутності підстав для визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, оскільки критично оцінив висновок експертів № 6286 від 23.12.2019, складений за результатами проведеної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, за замовленням позивача з огляду на те, що висновок ґрунтується на детальному порівнянні лише словесних елементів знаків, які визначені експертами як домінуючі елементи, а зображувальним елементам, які основну частину знаків займають, у висновку взагалі не надано ніякої оцінки, натомість зазначено, що вони лише підсилюють словесні елементи. Разом з тим, зображувальні елементи знаків є зовсім несхожі як по малюнку, так і по кольорах. 
Так, позначення “подолог здорова стопа”, зареєстроване свідоцтвом № НОМЕР_3 , власником якого ОСОБА_1 , є комбінованим позначенням, виконаним у зеленому і чорному кольорах. Позначення “здорова стопа”, зареєстроване свідоцтвом № НОМЕР_1 , власником якого ОСОБА_2 , є комбінованим позначенням, виконаним у чорному, гірчичному, бордовому, голубому, фіолетовому, бірюзовому, салатовому кольорах.
Тобто поза увагою експертів залишилась та обставина, що позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватися в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, а порівняння лише виокремлених частин комбінованого позначення для встановлення схожості є методологічно не коректним, оскільки суперечить нормативним підходам спеціального законодавства.
Також, висновок експертів не містить даних щодо порівняльного дослідження послуг, на які поширюється правова охорона Знака, 3, із послугами, на які поширюється правова охорона Знаків 1, 2, для встановлення принципової імовірності виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги, для встановлення якої слід врахувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, як це передбачено пунктом 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг. 
Тому, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції належним чином мотивовано відхилення висновку експертів, при цьому суд не переймав на себе функції експерта, а всебічно і повно дослідив висновок на предмет відповідності його дослідницької частини вимогам законодавства, обґрунтованості доводів і міркувань експертів, логічного взаємозв`язку між проведеними експертами дослідженнями та їх висновками.
Така функція суду щодо оцінки висновку експерта, як доказу, прямо передбачена ст.ст.89, 110 ЦПК України, в зв`язку з чим колегія суддів вважає безпідставними доводи позивача, що неправильність та неповнота дослідження судом висновку експертів зумовила прийняття неправомірного рішення.
Крім цього, в апеляційній скарзі позивач посилається на те, що суд не скористався можливістю призначити повторну чи додаткову експертизу, жодного разу не намагався з`ясувати для себе незрозумілі чи спірні питання шляхом виклику експертів.
Стаття 113 ЦПК України надає суду право призначити додаткову чи повторну експертизу, проте як вбачається з матеріалів справи, що жодна із сторін не заявляла клопотання в суді першої інстанції про призначення по справі додаткової чи повторної експертизи і про виклик в судове засідання експертів для роз`яснення відповідного висновку.
Щодо заявленого апелянтом клопотання про виклик експертів у суд апеляційної інстанції, колегія суддів відхилила, оскільки висновок експертів комісійної експертизи №6286 від 23.12.2019 є зрозумілим.
Таким чином, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційну скаргу представника Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” — адвоката Чорненького Віталія Ігоровича слід залишити без задоволення, а рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року — залишити без змін, оскільки висновки місцевого суду відповідають обставинам справи, узгоджуються з нормами процесуального права, які судом застосовані правильно, а доводи апеляційної скарги не спростовують правильності висновків суду першої інстанції.
Оскільки ухвалою суду апеляційної інстанції від 18 листопада 2020 року було зупинено дію оскаржуваного рішення суду першої інстанції до закінчення його перегляду в апеляційному порядку, а колегія суддів дійшла висновку про те, що відсутні підстави для скасування судового рішення, яке переглядалось, тому дію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року слід поновити.
Згідно з ч.1 та п.2 ч.2 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи покладаються: у разі відмови в позові — на позивача.
Враховуючи те, що апеляційна скарга залишена без задоволення, а рішення без змін, судові витрати за розгляд в апеляційній інстанції слід покласти на позивача, який є апелянтом по справі.
Згідно з ч.ч.1, 3 ст.133 ЦПК України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи, до яких належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.
Так, за правилами ч.1 ст.137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.137 ЦПК України розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.
Згідно з ч.3 ст.137 ЦПК України для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
Відповідно до ч.8 ст.141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
Отже, склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмету доказування по справі.
При цьому, за змістом ч.4 ст.137 ЦПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
Відповідно до ч.5 ст.137 ЦПК України у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.
Частиною 6 ст.137 ЦПК України встановлено, що обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.
Згідно з п.3.1. Договору про надання правової допомоги від 23 листопада 2020 року вартість послуг за даним договором становить 14 000 гривень, що підлягають до оплати в строк не пізніше 30 листопада 2020 року (том 2, а.с. 45).
Як вбачається із Платіжного доручення №42 від 27 листопада 2020 року ОСОБА_1 оплатила 9 500 гривень, а 28 листопада 2020 року ще 4 507,35 гривень на картку ОСОБА_4 домовлену суму, про що свідчить копія платіжного доручення та квитанція (том 2, а.с. 46-47).
Відповідно до Звіту адвоката про надання професійної правничої допомоги у справі №607/2126/20 від 04 грудня 2020 року зазначено, що підготовка до розгляду справи складається з: вивчення апеляційної скарги — 2 години * 2 000 гривень/годину роботи = 4 000 гривень; аналіз судової практики та збір доказів для підготовки відзиву на апеляційну скаргу — 3 години * 2 000 гривень/годину роботи = 6 000 гривень; підготовка відзиву на апеляційну скаргу — 2 години * 2 000 гривень/годину роботи = 4 000 гривень (том 2, а.с. 44).
Клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката представником позивача не заявлялося.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слід стягнути Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” (місцезнаходження: вул. Лип`я, 2 Б, м. Комарно, Городоцький район, Львівська область, поштовий індекс: 81562, код ЄДРПОУ: 38971844) в користь ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ) розмір витрат на правничу допомогу в сумі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень.

Керуючись ст. ст. 35, 259, 374, 375, 381, 382, 383, 384, 389, 390 ЦПК України, апеляційний суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу представника Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” — адвоката Чорненького Віталія Ігоровича — залишити без задоволення.
Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року — залишити без змін. 
Поновити дію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2020 року.
Судові витрати за розгляд в апеляційній інстанції покласти на позивача.
Стягнути Приватного підприємства “Центр подології “Здорова стопа” (місцезнаходження: вул. Лип`я, 2 Б, м. Комарно, Городоцький район, Львівська область, поштовий індекс: 81562, код ЄДРПОУ: 38971844) в користь ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ) розмір витрат на правничу допомогу в сумі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повний текст судового рішення виготовлений 11 березня 2021 року.

Головуючий 
Судді