ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" лютого 2021 р.                                Справа№ 910/16397/19
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Сотнікова  С.В.
суддів:            Остапенка О.М. 
          Грека  Б.М. 
 
за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,
представників:
позивача-2 - адвоката Картушина Д.М.,
відповідача-1 - адвоката Лузана О.С.,
відповідача-3 - адвоката Бондарця Р.Б.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" 
на ухвалу Господарського суду міста Києва 
від 24.11.2020 (повна ухвала складена 03.12.2020, суддя Мандриченко О.В.)
про відмову скасувати заходи забезпечення позову 

у справі № 910/16397/19
за позовом 1. Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен",
2. Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен"
до   1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром",
2. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром",
4. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"
про  припинення порушень прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/16397/19 про визнання дій Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення "Київський торт" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності позивачів, заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Хладопром" здійснювати використання позначення "Київський торт", зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром"  вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів 30 класу МКТП, які містять позначення "Київський торт", визнання повністю недійсним свідоцтва України № 252740 від 10.01.2019 на знак для товарів і послуг, зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
29.11.2019 Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен" подало до суду заяву про забезпечення позову.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 задоволено повністю заяву про забезпечення позову та вжито заходи забезпечення позову, а саме:     
-  заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Хладопром" до набуття рішенням суду у даній справі законної сили передавати повністю або частково право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №252740, передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 у використання іншим особам, у тому числі, на підставі ліцензійних угод, а також відмовлятися від свідоцтва України №252740 повністю або частково, а також подавати до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України для офіційної публікації заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 та відмовлятися від свідоцтва України № 252740 повністю або частково;
-  заборонено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України до набуття рішенням суду у даній справі законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг будь-які зміни, що стосуються правового статусу знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 252740, в тому числі, але не обмежуючись, щодо передання прав на знак для товарів та послуг за вказаним свідоцтвом повністю або частково, щодо реєстрації ліцензійних договорів за вказаним свідоцтвом, а також щодо припинення дії свідоцтва України №252740 на знак для товарів і послуг шляхом відмови від нього повністю або частково, та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".
28.09.2020 до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" надійшло клопотання про скасування заходів забезпечення позову в частині заборони укладати ліцензійні договори, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2020 відмовлено повністю у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" про скасування заходів забезпечення позову в частині у справі № 910/16397/19.
Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.11.2020 та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.
В обґрунтування доводів скарги, відповідач зазначив, що його не було повідомлено про час та місце засідання суду належним чином у відповідності із ч. 4 ст. 120 ГПК України, що призвело до винесення незаконної ухвали про відмову скасувати заходи забезпечення позову в частині укладати ліцензійні договори. Окрім того, клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглянуто судом першої інстанції із значним порушенням строку, встановленого ч. 2 ст. 145 ГПК України, оскільки п`ятиденний розгляд поданого клопотання закінчився 30.09.2020.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2020 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/16397/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", розгляд справи призначено на 14.01.2021.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2021 розгляд справи №910/16397/19 відкладено на 16.02.2021.
У відповідності до ч. 10 ст. 32 ГПК України та згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.02.2021 для розгляду справи № 910/16397/19, у зв`язку з перебуванням у відпустці судді Копитової О.С., сформовано колегію суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, доповідач), Остапенко О.М., Грек Б.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2021 вирішено здійснювати розгляд справи № 910/16397/19   по суті спочатку колегією суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, доповідач), Остапенко О.М., Грек Б.М. 
В судовому засіданні 16.02.2021 оголошено перерву до 23.02.2021 відповідно до ст. 216 ГПК України.
Позивачі у відзиві не погодились з доводами апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм процесуального права та просили ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.11.2020 залишити без змін, з огляду на те, що матеріали справи під час надходження клопотання відповідача перебували в апеляційному суді, а відтак суд першої інстанції, призначаючи до розгляду справу, мав право на скорочення строку, встановленого ч. 4 ст. 120 ГПК України, для повідомлення учасників судового процесу про судове засідання.
В судовому засіданні представник відповідача-1 відмовився від раніше поданого клопотання про призначення почеркознавчої експертизи у справі № 910/16397/19 № 2/24 від 24.12.2020 (вх. № 09.1-11/6348/20), у зв`язку з чим суд ухвалив залишити таке клопотання без розгляду.
Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, 28.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою від 04.12.2019.
В обґрунтування вказаного клопотання відповідач послався на недоведеність обставин, з якими пов`язується застосування заходів забезпечення, вжиті заходи забезпечення позову в частині заборони на укладання ліцензійних договорів фактично унеможливлюють повноцінне здійснення господарської діяльності відповідачем, завдає збитки та призводить до погіршення фінансового стану підприємства. Позивач не надав пропозицій зустрічного забезпечення в порушення вимог ст. 139 ГПК України.
Встановивши, що доводи відповідача фактично зводяться до незгоди сторони спору з процесуальним рішенням судді, прийнятим під час розгляду заяви про забезпечення позову, врахувавши, що ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову за результатами апеляційного оскарження було залишено без змін, місцевий господарський суд дійшов висновку про відсутність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання про скасування заходів забезпечення позову.
З матеріалів справи вбачається, що питання про скасування заходів забезпечення позову вирішено судом першої інстанції за умов відсутності представників відповідачів.
При цьому, апеляційний суд встановив, що матеріали справи свідчать про неналежне повідомлення відповідача -  Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" про розгляд даної справи судом на 24.11.2020.
Так, ухвала від 16.11.2020 про призначення заяви  Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" до розгляду в судовому засіданні на 24.11.2020 була надіслана учасникам справи 18.11.2020 та вручена відповідачу-1 - 23.11.2020, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 0105475024580.
Відповідно до ст. 41 ГПК України учасники справи мають право:
подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;
подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб тощо.
Згідно з ч. 2 ст. 145 ГПК України клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п`яти днів з дня надходження його до суду.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 120 ГПК України суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою.
Частиною 4 статті 120 ГПК України встановлено, що ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п`ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії. Цей термін може бути скорочений судом у випадку, коли цього вимагає терміновість вчинення відповідної процесуальної дії (огляд доказів, що швидко псуються, неможливість захисту прав особи у випадку зволікання тощо).
Як було встановлено вище, суд першої інстанції ухвалою від 16.11.2020 призначив розгляд клопотання про скасування заходів забезпечення позову на 24.11.2020.
Така ухвала була надіслана учасникам справи лише 18.11.2020, що унеможливило вчасно повідомити відповідача-1 про судове засідання згідно з вимогами ч. 4 ст. 120 ГПК України, оскільки була вручена у місті Харків лише 23.11.2020.
При цьому, колегія суддів відзначає про відсутність підстав для скорочення терміну повідомлення учасників справи з огляду на не дотримання п`ятиденного строку розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову у відповідності із вимогами ч. 2 ст. 145 ГПК України, враховуючи надходження заяви до суду у вересні 2020 року.
Відтак, суд першої інстанції був зобов`язаний здійснити повідомлення про розгляд справи на 24.11.2020 з урахуванням ч. 4 ст. 120 ГПК України, тобто завчасно, не менше ніж за п`ять днів до судового засідання.
При цьому, апеляційний суд зазначає, що порушення термінів розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову було викликано об`єктивними обставинами, оскільки матеріали справи № 910/16397/19 перебували у Північному апеляційному господарському суді та лише 05.11.2020 були повернуті в суд першої інстанції разом супровідним листом № 910/16397/19/09.1-04.1/5999/20 від 02.11.2020. Отже, доводи апеляційної скарги в цій частині належить відхилити як безпідставні.
З огляду на наведені обставини справи, колегія суддів констатує порушення судом першої інстанції норм процесуального права - ст.ст. 41, ч. 4 ст. 120, ч. 2 ст. 145 ГПК України, у зв`язку з чим справу розглянуто господарським судом за відсутності відповідача, якого не було належним чином повідомлено про дату, час і місце засідання суду.
Відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 277 ГПК України, підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.
Згідно з п. 3 ч. 3 ст. 277 ГПК України порушення норм процесуального права є обов`язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо справу (питання) розглянуто господарським судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання суду (у разі якщо таке повідомлення є обов`язковим), якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою.
Враховуючи, що відповідач обґрунтовує свою апеляційну скаргу саме неналежним повідомленням про дату, час і місце засідання суду, такі доводи відповідача підтверджуються матеріалами справи, колегія суддів доходить висновку про обґрунтованість апеляційної скарги в цій частині та наявність підстав для скасування оскаржуваного судового рішення.
Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
Оскільки матеріалами справи достеменно підтверджується порушення судом першої інстанції норм процесуального права при розгляді питання про скасування заходів забезпечення позову та постановленні ухвали від 24.11.2020, які є обов`язковою підставою для скасування судового рішення, колегія суддів доходить висновку про перегляд вказаного питання в апеляційному порядку в повному обсязі, незалежно від доводів та вимог апеляційної скарги.
Як було зазначено вище, в обґрунтування клопотання про скасування заходів забезпечення позову в частині заборони ТОВ "Хладопром" передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 у використання іншим особам, у тому числі на підставі ліцензійних угод, відповідач послався на недоведеність обставин, з якими пов`язується застосування заходів забезпечення, вжиті заходи забезпечення позову в частині заборони на укладання ліцензійних договорів фактично унеможливлюють повноцінне здійснення господарської діяльності відповідачем, завдає збитки та призводить до погіршення фінансового стану підприємства. Позивач не надав пропозицій зустрічного забезпечення в порушення вимог ст. 139 ГПК України.
Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.
Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Отже, метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.
Згідно частини 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачу вчиняти певні дії, іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів.
Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову (частина 3 статті 137 ГПК України).
При цьому, частиною 11 статті 137 ГПК України встановлено, що не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.
У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: 
розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; 
забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;
наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;
імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;
запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. 
Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.
Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.
У справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - власникові спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності; заборони Мінекономрозвитку приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". Також, з урахуванням конкретних обставин справи суд може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.
Такі заходи мають на меті, зокрема запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.
Підставами для вжиття заходів забезпечення позову у цій справі є те, що в силу об`єктивних обставин існує ймовірність передачі відповідачем-1 права власності на спірну торговельну марку на користь третіх осіб або ж відмови власника від оспорюваного свідоцтва, що призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосуватиметься вирішення даного спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв`язку із наявністю нових власників згаданого свідоцтва на знак для товарів та послуг, а також може зумовити необхідність звернення позивачів з іншим позовами для захисту їх порушених прав.
Безконтрольне розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення даного спору, та/або передача права власності на зареєстровану за оспорюваним свідоцтвом торговельну марку іншій особі, яка не бере участь у даному судовому процесі, може не лише утруднити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду. 
Видача ліцензії на використання спірного знаку вплине на права та інтереси особи (ліцензіата), яка не є учасником справи, та може створити в подальшому умови для апеляційного перегляду рішення у вже вирішеному спорі з формальних підстав за ініціативою осіб, що не є учасниками даних спірних правовідносин, та порушить принцип остаточності судового рішення.
Станом на час звернення відповідача-1 із заявою про скасування заходів забезпечення позову, наведені вище обставини не змінились, рішення по суті спору у даній справі не ухвалене, а відтак відсутні підстави і для скасування вжитих ухвалою від 04.12.2019 заходів забезпечення позову.
При цьому, доводи поданого клопотання зводяться до незгоди із раніше прийнятим судовим рішенням, яке було предметом апеляційного оскарження і залишено без змін апеляційним господарським судом відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 11.02.2020.
Колегія суддів зазначає, що відповідач-1 не подав будь-які докази на підтвердження доводів про те, що вжиті заходи забезпечення позову в частині заборони укладати ліцензійні угоди щодо спірної торговельної марки унеможливлюють здійснення повноцінної господарської діяльності та призводить до збитків, а відтак і погіршують фінансовий стан товариства.
Також, колегія суддів відхиляє посилання відповідача-1 на недотримання позивачем ст. 139 ГПК України в частині відсутності пропозицій щодо зустрічного забезпечення, оскільки таке питання може бути предметом розгляду суду першої інстанції після вжиття відповідних заходів забезпечення позову та є правом суду вимагати таке зустрічне забезпечення згідно з ч. 1 ст. 141 ГПК України за наявності відповідних обставин, які можуть свідчити про спричинення можливих збитків відповідача заходами забезпечення позову.
Одночасно, колегія суддів зазначає, що заява про забезпечення позову містить посилання про недоцільність зустрічного забезпечення, оскільки запропоновані заходи забезпечення позову не є втручанням в господарську діяльність відповідача-1 та не перешкоджають йому використовувати спірну торговельну марку. Таким чином, доводи відповідача-1 в цій частині є безпідставними та такими, що спростовуються матеріалами справи.
У зв`язку з наведеним належить відхилити доводи та вимоги клопотання про скасування заходів забезпечення позову в заявленій частині щодо заборони на укладання ліцензійних договорів.
З огляду на викладене вище, колегія суддів вважає, що ухвала суду першої інстанції постановлена за умов відсутності сторони, не повідомленої належним чином про час та місце засідання суду, що є беззаперечною підставою відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 277 ГПК України для скасування оскарженого судового рішення, одночасно належить прийняти нове рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування заходів забезпечення позову, оскільки не доведене будь-якими доказами, у зв`язку з чим апеляційну скаргу належить задовольнити частково. 
Поза як клопотання про скасування заходів забезпечення позову залишено судом без задоволення, то судовий збір відповідно до ст. 129 ГПК України за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на відповідача-1. 
Керуючись ст. 269, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 277, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром"  задовольнити частково.
2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.11.2020 про відмову скасувати заходи забезпечення позову у справі № 910/16397/19 скасувати.
3. Прийняти нове рішення.
4. Відмовити у скасуванні заходів забезпечення позову.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. 
Повний текст постанови складено та підписано 24.02.2021. 

Головуючий суддя                                                            С.В. Сотніков 

Судді                                                                                О.М. Остапенко

                                                                                Б.М. Грек