ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" березня 2021 р.           Справа№ 910/13876/16
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Доманської  М.Л.
суддів:            Пантелієнка  В.О. 
          Верховця  А.А. 
 
за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.
та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 24.03.2021
розглянувши матеріали апеляційної скарги  Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я"
на рішення господарського суду міста Києва від 12.10.2020
у справі  №910/13876/16 (суддя Гумега О.В.)
за позовом  Компанії Novartis AG/Новартіс АГ 
до  1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я"
     2) Міністерства охорони здоров`я України    
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я".
про припинення порушень прав та визнання недійсними посвідчень на лікарські засоби 

ВСТАНОВИВ
Рішенням  господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі №910/13876/16 позов задоволено повністю. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" припинити використання позначення "Екзо-Дерм" та/або "Еkzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 18.05.2016 №453 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1. Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 24.09.2014 №665 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1. Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 16.04.2015 №222 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1. Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) від 29.07.2014 № 528 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконах №1. Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 08.05.2019 № 1030 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі спрея нашкірний, розчин, 10 мг/мл, по 8 мл або по 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону у коробці з картону. Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 28.11.2019 №2352 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці. Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 22.02.2019 №464 Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону. Визнано недійсними реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" №UA/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" №UA/13915/02/01. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначенням "Екзо-Дерм" та/або "Ekzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №138108, №191155, та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів. Вирішено інші процесуальні питання.
Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі  №910/13876/16 та ухвалити нове  рішення, яким у задоволенні позовних вимог Компанії Novartis AG/Новартіс АГ відмовити повністю.
Апеляційна скарга мотивована порушенням норм матеріального та процесуального права. Скаржник не погоджується з висновками місцевого господарського суду та вважає, що суд першої інстанції належним чином не обґрунтував прийняття ним до уваги одних доказів та відхилення інших, що свідчить про неналежне дослідження ним зібраних у справі доказів. За відсутності належного обґрунтування суд першої інстанції не прийняв до уваги докази, що мають значення для об`єктивного та повного з`ясування обставин справи, суд лише узагальнено, без належної оцінки відхилив висновок первинної судової експертизи. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" вважає, що висновок експерта від 25.01.2017 №017-СІВ/16, зокрема, але не виключно, в частині відповідей на 7-10 питання судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, є обґрунтованим, об`єктивним, положення, які б свідчили про інше та про те, що він містить тільки суб`єктивну думку експерта, виявлено не було, та він відповідає дійсним обставинам справи. Скаржник зазначає, що ухвала суду першої інстанції про призначення повторної єкспертизи є необґрунтована. Єдиним доказом, який було покладено в основу рішення Господарського суду Києва від 12.10.2020, став Висновок судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.04.2018 №16510/17- 3/7436-7440/18-53. Проте, даний висновок є суперечливим та не може вважатись належним доказом, оскільки при проведенні експертизи експертами порушено норми Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 №91, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5. Судом першої інстанції не було належним чином досліджено Висновок судових експертів від 10.04.2018 №16510/17-53/7436-7440/18-53 та не оцінено дотримання вимог, що встановлені пунктами 4.14-4.16 вищезазначеної Інструкції. Як наслідок, судом першої інстанції не було враховано вищезазначені норми матеріального права, результатом чого стало прийняття рішення на основі суперечливого Висновку судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.04.2018 №16510/17- 53/7436-7440/18-53  без врахування Висновку експерта №017-СІВ/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.01.2017.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.11.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі  №910/13876/16, призначено розгляд апеляційної скарги.
16.12.2020  через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшла заява про поновлення пропущеного строку на подання відзиву на апеляційну скаргу.
16.12.2020  через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначено, що доводи апеляційної скарги зводяться до незгоди скаржника з висновком судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи від 10.04.2018, його оцінки та дослідження судом першої інстанції. Жодних аргументованих заперечень чи зауважень безпосередньо по суті рішення апеляційна скарга не містить. Відтак, на думку Позивача, апеляційна скарга є такою, що подана з надуманих підстав, а наведені в ній доводи спростовуються як змістом рішення, так і наявними в матеріалах справи доказами. Позивач наголошує на тому, що на момент прийняття оскаржуваного рішення у  скаржника відсутні правові підстави для використання позначення «Екзо-Дерм». Відтак, позивач погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що виготовлення скаржником, а також пропонування для продажу та продаж лікарських засобів, маркованих позначенням «Екзо-Дерм», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками позивача, є порушенням прав інтелектуальної власності позивача і підлягає припиненню. Крім того,  у експертному дослідженні 25.01.2017 №017-СІВ/16, на противагу обраній експертом методиці дослідження, було штучно залучено такі ознаки, як «кількість слів» та «вживання орфографічного знака», з метою досягнення кількісної переваги негативних показників. У той же час, експертом не було враховано результатів порівняння інших графічних ознак позначень, зокрема схожості розміру, шрифту, характеру літер, алфавіту. Тобто, дослідження графічних ознак порівнюваних позначень було зроблено з порушенням обраної експертом методики проведення дослідження і без врахування основних графічних ознак порівнюваних позначень. Таким чином, судом першої інстанції вірно було оцінено висновок первинної експертизи та встановлено не врахування експертом графічної і семантичної схожості при вирішенні питань 9 та 10, поставлених на експертне дослідження. На думку позивача, твердження скаржника про те, що судом неналежним чином оцінено та необгрунтовано відхилено висновок первинної експертизи є безпідставними та такими, що спростовуються наявними в матеріалах справи доказами. Позивачем наголошено, що варто взяти до уваги також те, що висновок повторної судової експертизи складений за результатами проведення комісійної експертизи, що забезпечило об`єктивність висновів викладених за результатами такого експертного дослідження. Отже, експертне дослідження проводилось двома кваліфікованими судовими експертами, що прийшли за результом дослідження до єдиної думки, яку і виклали у висновку повторної судової експертизи. Таким чином, на думку позивача, неаргументована та не підкріплена відповідними доказами незгода скаржника з висновком повторної судової експертизи жодним чином не спростовує вірності викладених у ньому висновків. Позивач у відзиві звертає увагу суду на те, що скаржником недоведено порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, які б призвели до ухвалення неправильного по суті спору у даній справі судового рішення.
16.12.2021 та 20.01.2021  через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» надійшли письмові пояснення з інформацією про те, що Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України не являється учасником даної справи, оскільки ухвалою господарського суду міста Києва від 21.09.2020 у даній справі закрито провадження щодо вимог Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» про визнання недійсним висновків про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів «ЕКЗО-ДЕРМ» (крем, розчин нашкірний, спрій нашкірний.
20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли додаткові пояснення по справі.
Ухвалою Північного  апеляційного господарського суду від 20.01.2021  розгляд апеляційної  скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі  №910/13876/16 відкладено на 25.01.2021. У судовому засіданні 16.12.2020 судом ухвалено протокольну ухвалу про поновлення пропущеного строку на подання відзиву на апеляційну скаргу. Відзив Компанії Novartis AG/Новартіс АГ береться судом до уваги.
21.01.2021 до Північного апеляційного господарського суду надійшла касаційна скарга від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на ухвалу  Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021  у справі № 910/13876/16. Матеріали даної справи були направлені до суду касаційної інстанції разом із вказаною касаційцною скаргою.
Ухвалою Північного  апеляційного господарського суду від 22.01.2021 зупинено апеляційне провадження у справі №910/13876/16 до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного суду касаційної  скарги  Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 у справі № 910/13876/16. Зобов`язано сторін  повідомити Північний апеляційний господарський суд про результати розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на ухвалу  Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021  у справі №910/13876/16.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.03.2021 поновлено апеляційне провадження у справі №910/13876/16. Розгляд апеляційної скарги призначено на 24.03.2021.
В судове засідання 24.03.2021 з"явились представники позивача, заперечили проти задоволення апеляційної скарги, інші учасники провадження не з`явились, про причини неявки в суд не повідомили.
Учасники провадження про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином направленням на адреси місцезнаходження учасників справи копії відповідної ухвали суду, яка була їм вручена 18.03.2021.
Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.
Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.
В той же час за положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Таким чином, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).
Наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2020 у справі №924/369/19.
Судом також враховано, що за приписами частини 1      статті 9 ГПК України      ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом. Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень"  усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного    дня після    їх виготовлення      і      підписання.
Згідно з ч.ч. 1, 2      ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.
Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1    ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").
Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що сторони не були позбавлені права та можливості ознайомитись з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.03.2021 (оприлюднено 16.03.2021), дізнавшись про дату, місце та час судового засідання у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).
Відповідно до ч. 4  ст. 13 ГПК України   кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
З огляду на викладене, апеляційний господарський суд прийшов до висновку за можливе здійснювати розгляд скарги без участі певних представників учасників справи, що не з`явилися у судове засідання, так як вони належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи.
Проаналізувавши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників позивача, колегія суддів прийшла до висновку апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.
Як вбачається з матеріалів справи, Компанія Novartis AG/Новартіс АГ (далі - позивач, Компанія) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (далі - відповідач-1, Товариство або ТОВ   "Фармацевтична компанія "Здоров`я"), Міністерства охорони здоров`я України (далі - відповідач-2, Міністерство), Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - відповідач-3, Центр) про зобов`язання  припинити використання знаків для товарів і послуг,  належних позивачу; визнання недійсними висновків про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів; визнання недійсними наказів "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів"; визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб; зобов`язання вилучити з цивільного обігу лікарські засоби.
31.07.2020 до суду першої інстанції позивачем було подано заяву про зміну предмету позову, в якій позивач просив:
-      Зобов`язати Товаристо з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я"  (Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22; ідентифікаційний код 31437750) припинити використання позначення "Екзо-Дерм" та/або "Еkzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
-      Визнати недійсними висновки Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів «ЕКЗО-ДЕРМ» (крем), «ЕКЗО-ДЕРМ» (розчин нашкірний), «ЕКЗО-ДЕРМ» (спрій нашкірний).
-       Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 453 від 18.05.2016 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.
-      Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 665 від 24.09.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1.
-      Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 222 від 16.04.2015 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1.
-      Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 528 від 29.07.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.
-      Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 1030 від 08.05.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі спрея нашкірний, розчин, 10 мг/мл, по 8 мл або по 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону у коробці з картону.
-      Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 2352 від 28.11.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці.
-      Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 464 від 22.02.2019 Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону.
-      Визнати недійсними реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13915/02/01.
-      Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я"  (Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22; ідентифікаційний код 31437750) вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначенням "Екзо-Дерм" та/або "Ekzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155, та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів.
-  Судові витрати покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я".
Суд першої інстанції встановив, що заява позивача про зміну предмету позову відповідає вимогам, визначеним ст. 46 ГПК України, та прийняв її до розгляду.
18.09.2020 до суду першої інстанції від представника позивача надійшла заява про часткову відмову від позову. Зазначеною заявою позивач просив прийняти відмову від частини позовних вимог, а саме від вимог до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем) та закрити провадження у справі в частині цих вимог.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.09.2020 у даній справі закрито провадження у справі в частині вимог Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем).
З урахуванням  заяви про зміну предмету позову та закриття провадження у справі в частині вищевказаних вимог позовні вимоги обґрунтовані тим, що:
позивач (Компанія) є власником: 
- знаку для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" за свідоцтвом України № 138108 від 26.04.2011, який зареєстрований для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, правова охорона на який діє в Україні з 12.04.2010; 
- знаку для товарів і послуг " EXODERIL " за свідоцтвом України № 191155 від 25.09.2014, який зареєстрований для товарів 03, 10 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, правова охорона на який діє в Україні з 14.06.2013 (далі разом - знаки позивача);
позивач має виключне право використовувати та забороняти іншим особам використовувати належні йому знаки для товарів, для яких вони зареєстровані, а також для інших товарів, споріднених з ними, а саме: фармацевтичні препарати, мило, косметика, лосьйони для волосся, лікарські (медичні) прилади та інструменти;
позивач стверджує, що відповідачем-1 (Товариством) виготовляються, пропонуються до продажу, продаються, зберігаються та рекламуються лікарські засоби у різних лікарських формах (крем, спрей, розчин) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") (далі разом - лікарські засоби відповідача-1 або оскаржувані лікарські засоби);
враховуючи приписи абз. 5 п. 4 та п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та з огляду на те, що позивач не надавав відповідачу-1 дозволу на використання його знаків, позивач вважає, що відповідач-1 незаконно використовує шляхом нанесення на упаковки, тари (туби та флакони) позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки позивача, внаслідок чого ці позначення (назви) і знаки позивача можна сплутати;
позивач зазначає, що відповідачем-2 (Міністерством), на підставі відповідних висновків, підготовлених Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України", було прийнято рішення про реєстрацію лікарських засобів відповідача-1 та видано накази на реєстрацію в Державному реєстрі цих лікарських засобів, назва яких є схожою до ступеня змішування із знаками позивача;
позивач стверджує про порушення його прав інтелектуальної власності, яке полягає в тому, що відповідач-1 незаконно використовує знаки позивача в назві своїх лікарських засобів, використовуючи їх різноманітними способами (ділова документація, в мережі Інтернет, виготовлення, пропонування до продажу і продаж, зберігання, рекламування тощо), у зв`язку з чим позивач звернувся з даним позовом до суду про припинення порушення прав інтелектуальної власності у спосіб, передбачений законом.
Задовольняючи повністю позовні вимоги (із врахуванням заяви про зміну предмету позову та закриття провадження у справі в частині відповідних позовних вимог), суд першої інстанції виходив з того, що відповідачем-1 не доведено належними та допустимими доказами використання ним на законних правових підставах позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" та/або "ЕKZO-DERM". Судом зазначено, що оскільки лікарські засоби відповідача-1 були виготовлені з порушенням прав інтелектуальної власності позивача за свідоцтвами України № 138108, № 191155 на знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", то вимоги позивача про зобов`язання відповідача-1 (Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я")) вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначенням "Екзо-Дерм" та/або "Ekzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155, та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів, - визнаються судом обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Північний апеляційний господарський суд погоджується з висновками суду першої інстанції з огляду на наступне.
До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).
Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні регулює Закон України "Про охорону прав на торговельні марки" від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (зі змінами та доповненнями)  (далі - Закон).
Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" від 21.07.2020 № 815-IX (далі - Закон № 815-IX), у тексті Закону: слова "знаки для товарів і послуг" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слова "зареєстрований знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "зареєстрована торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слово "знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі, крім абзаців шістнадцятого і двадцять першого статті 1, абзацу сьомого пункту 3 статті 6 та пункту 2 статті 24; слова "офіційний бюлетень" в усіх відмінках замінено словом "Бюлетень".
Подальший зміст норм Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ наводиться у редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин сторін. Також, зміст доводів і заперечень учасників справи наводиться відповідно до норм чинного на час виникнення спірних правовідносин сторін законодавства. 
Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).
Частиною 1 ст. 494 ЦК України та п. 3 ст. 5 Закону також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).
Згідно з п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для  товарів і послуг згідно зі ст. 1 Закону), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Відповідно до ч. 1 ст. 16  Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
Частиною 1 статті 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 
1) право на використання торговельної марки; 
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 
Згідно з п. 5 ст. 16 Закону визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: 
- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; 
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. 
Згідно з п. 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 157 ГК України (в редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин) використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг (ч. 2). Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу (ч. 3).
Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 157 ГК України (в редакції Закону № 815-IX) умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом (ч. 2). Свідоцтво надає право його власнику забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, крім випадків, передбачених законом (ч. 3). 
Novartis AG/Новартіс - юридична особа, створена за законодавством Швейцарії, що підтверджується реєстром торгових фірм і організацій кантону Базель-Штадт, є власником: 
- знаку для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" за свідоцтвом України № 138108 від 26.04.2011 (дата реєстрації 26.04.2011; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня 26.04.2011, Бюл. № 8; номер заявки m 101005578; дата подачі заявки 12.04.2010; дата закінчення строку дії свідоцтва 12.04.2030; знак зареєстровано для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг  (далі - МКТП), а саме: фармацевтичні препарати);
- знаку для товарів і послуг "EXODERIL" за свідоцтвом України № 191155 від 25.09.2014 (дата реєстрації 25.09.2014; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня 25.09.2014, Бюл. № 18; номер заявки m 201310534; дата подачі заявки 14.06.2013; дата закінчення строку дії свідоцтва 14.06.2023; знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП, а саме: мило, косметика; для товарів 10 класу МКТП, а саме: лосьйони для волосся, лікарські (медичні) прилади та інструменти).
Novartis AG/Новартіс (позивач, Компанія) зазначив, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (відповідач-1, Товариство) виготовляються, пропонуються до продажу, продаються, зберігаються та рекламуються лікарські засоби у різних лікарських формах (крем, спрей, розчин) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") (далі разом - лікарські засоби відповідача-1 або оскаржувані лікарські засоби).
Оскільки позивач не надавав відповідачу-1 дозволу на використання належних йому за свідоцтвами України № 138108, № 191155 знаків, то за таких обставин позивач стверджував, що відповідач-1 незаконно використовує шляхом нанесення на упаковки, тари (туби та флакони) позначення (назву) "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки  позивача, внаслідок чого цю назву і знаки позивача можна сплутати, чим порушуються права інтелектуальної власності позивача.
На твердження позивача, незаконне використання належних йому знаків відповідач-1 здійснює такими шляхами:
- виготовлення: на упаковках, в яких містяться тари з під лікарських засобів, на тарах (тюбиках, флаконах, тощо) вказується слово "ЕКЗО-ДЕРМ", при цьому, також вказується, що виробником таких лікарських засобів є відповідач-1;
- зберігання: після виготовлення лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" відповідач-1 зберігає їх на своїх складах, з подальшою метою їх продажу;
- продаж: оскільки вказані лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" позивач придбав в аптеці, існують підстави стверджувати, що особа, яка здійснює діяльність через вказану аптеку попередньо їх закупила у відповідача-1 або у інших осіб, яким останній її продав;
- пропонування до продажу, рекламування та застосування в мережі Інтернет: відповідач-1 на своєму сайті в мережі Інтернет за адресою https://www.zt.com.ua/prod.php здійснює пропонування до продажу та рекламування даних лікарських засобів.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 20 Закону України "Про лікарські засоби" можливість застосування в Україні лікарських засобів пов`язується з їх державною реєстрацією.
Процедуру реєстрації лікарських засобів в Україні врегульовано нормами Закону України "Про лікарські засоби", Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок № 376), Порядком проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 26.08.2005 № 426 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 23 липня 2015 року № 460) (далі - Порядок № 426). Подальший зміст приписів Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 та Порядку № 426 наводиться у редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин сторін.          
У ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби" наведено перелік основних вимог до державної реєстрації лікарських засобів, виконання яких є необхідною передумовою допуску лікарських засобів до застосування в Україні.
Відповідно до пункту 2 Порядку № 376 державна реєстрація лікарського засобу здійснюється Мінівстерством охорони здоров`я (далі-МОЗ) на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ (далі - Центр), у визначеному МОЗ порядку.
Зі змісту приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 і Порядку № 426 вбачається, що до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів.
За результатами розгляду зазначених матеріалів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я у місячний термін приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу, як це встановлено частиною 5 статті 9 Закону України "Про лікарські засоби". 
Як зазначив позивач та підтверджується матеріалами справи, на підставі рекомендацій Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України", Міністерство охорони здоров`я України (відповідач-2) прийняло рішення про реєстрацію оскаржуваних лікарських засобів та видало накази від 29.07.2014 № 528, від 24.09.2014 № 665, від 16.04.2015 № 222, від 18.05.2016 № 453.
Відповідно до ч. 21 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби" після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.
Згідно з абз. 1, 5 п. 10 Порядку № 376 після закінчення строку, протягом якого дозволяється застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку.
Позивач повідомив, що під час зупинення провадження у даній справі до вирішення іншої господарської справи № 910/20650/17 відбулася перереєстрація:
- лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону;
- лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі; по 1 тубі у коробці;
- лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону.
Факт перереєстрації вказаних вище лікарських засобів підтверджується:
- наказом Міністерства охорони здоров`я України (відповідач-2) "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів та внесення зміни до додатка 3 до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 30 січня 2019 року № 231" від 22.02.2019 № 464;
- наказом Міністерства охорони здоров`я України (відповідач-2) "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" від 08.05.2019 №1030;
- наказом Міністерства охорони здоров`я України (відповідач-2) "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" від 28.11.2019 №2352.
Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про лікарські засоби"  Державний реєстр лікарських засобів - нормативний документ, який містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в медичній практиці.
Наявні в матеріалах справи роздруківки з сайту Державного реєстру лікарських засобів України (www.drlz.com.ua) свідчать, що у Державному реєстрі лікарських засобів України дійсно зареєстровані лікарські засоби у різних лікарських формах (спрей, крем, розчин) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM"), заявником яких вказано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (відповідач-1), а саме:
ЕКЗО-ДЕРМ (спрій нашкірний) - лікарський засіб, реєстрація якого затверджена відповідним наказом Міністерства охорони здоров`я України, діє на підставі реєстраційного посвідчення № UA/13915/01/01;
ЕКЗО-ДЕРМ (крем) - лікарський засіб, реєстрація якого затверджена відповідним наказом Міністерства охорони здоров`я України, діє на підставі реєстраційного посвідчення № UA/13915/02/01;
ЕКЗО-ДЕРМ (розчин нашкірний) - лікарський засіб, реєстрація якого затверджена відповідним наказом Міністерства охорони здоров`я України, діє на підставі реєстраційного посвідчення № UA/13758/01/01.
З огляду на вищезазначені дії, вчинені відповідачем-1 (ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я"), відповідачем-2 (Міністерством охорони здоров`я України), позивач звернувся до господарського суду за захистом своїх порушених прав інтелектуальної власності на зареєстровані знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами  України від 26.04.2011 №138108 та від 25.09.2014 №191155.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України)  право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.
Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.  
Позивачем заявлено такі позовні вимоги (з урахуванням заяви про зміну предмету позову та заяви про часткову відмову від позову):
1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" припинити використання позначення "Екзо-Дерм" та/або "Еkzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL " за свідоцтвами України №№138108, 191155, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
2. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 18.05.2016 № 453 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.
3. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 24.09.2014 № 665 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1.
4. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 16.04.2015 № 222 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до  реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1.
5. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2014 № 528 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.
6. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 08.05.2019 № 1030 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрея нашкірний, розчин, 10 мг/мл, по 8 мл або по 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону у коробці з картону.
7. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 28.11.2019 № 2352  "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО       -ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці.
8. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 22.02.2019 № 464 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону.
9. Визнати недійсними реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13915/02/01.
10. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначенням "Екзо-Дерм" та/або "Ekzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL " за свідоцтвами України №№138108, 191155, та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів.
Відповідно до ч.ч. 1-3 статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. 
Згідно з ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 
Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків (ч. 2 ст. 73 ГПК України).
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч. 1 ст. 74 ГПК України). 
За змістом ст.ст. 76-79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76). Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77). Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи (ст. 78). Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ст. 79).
З матеріалів справи вбачається, що позивач є власником свідоцтва України від 26.04.2011 № 138108 на знак для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" для товарів 5 класу МКТП та свідоцтва України від 25.09.2014 №191155 на знак для товарів і послуг " EXODERIL " для товарів 3, 10  класів МКТП, а тому, в силу вищенаведених приписів частини 1 статті 495 ЦК України,  пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на торговельні марки" (в редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин сторін), позивачу надано виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. 
Позивач при зверненні з позовом до суду стверджував, що відповідач-1 використовує позначення (назву) "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг позивача "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", внаслідок чого вказану назву і знаки позивача можна сплутати.
Приймаючи рішення, суд першої інстанції прийшов до висноку, що для вирішення даної справи по суті необхідно визначити:
Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108?
Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155?
Чи є назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що його можна сплутати?
Чи є назви лікарських засобів " ЕКЗО-ДЕРМ ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що його можна сплутати?
З метою об`єктивного вирішення спору у справі № 910/13876/16, оскільки вказані питання належать до предмету доказування у справі, а для встановлення чи спростування відповідних фактів необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, судом було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 06.10.2016.
За результатами вищевказаної експертизи був наданий Висновок експерта від 25.01.2017 №017-СІВ/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Враховуючи клопотання представника позивача про призначення у справі повторної судової експертизи від 13.03.2017, суд першої інстанції, враховуючи недоліки первісної експертизи, дійшов висновку про необхідність призначення у справі повторної судової експертизи, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 11.07.2017, а згідно ухвали Господарського  суду  міста  Києва  від 26.10.2017 доручено судовим експертам проводити повторну судову експертизу лише  щодо  питань VII, VIII,  IX, X,  визначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.07.2017, а саме:
Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108?
Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155?
Чи є назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що його можна сплутати?
Чи є назви лікарських засобів " ЕКЗО-ДЕРМ ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що його можна сплутати?
При проведенні дослідження для вирішення вищенаведених питань судовими експертами Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України було встановлено, зокрема, таке:
- питання щодо визнання товарів "тими самими" або "спорідненими" вирішувалось відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". "Ті самі"- це товари (послуги), що відносяться до одного виду, мають однакові призначення та споживчі характеристики. Спорідненими вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії (деякі з цих ознак можуть відрізнятися); і у зв`язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. До основних ознак спорідненості товарів відносять: рід (вид) товарів, призначення товарів та матеріал, з якого виготовлені товари. Допоміжними ознаками є: умови та місце продажу (реалізації) товарів, сектор (коло споживачів), аксесуари до товарів. Слід враховувати, що наведені ознаки спорідненості, такі як рід (вид) товарів і послуг, їх призначення можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності один з одним;
- ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" є виробником таких товарів під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ": спрей нашкірний для лікування грибкових інфекцій, розчин нашкірний для лікування грибкових інфекцій, крем для лікування грибкових інфекцій, тобто лікарських засобів у різних лікарських формах - спрею, розчину і крему. Знак для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" за свідоцтвом України № 138108 зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "Фармацевтичні препарати";
- такі товари, як фармацевтичні препарати та лікарські засоби є товарами одного роду - лікарськими препаратами, мають однакове призначення - лікування, профілактика захворювань, мають спільні канали збуту - аптечні заклади, медичні заклади, а також спільне коло споживачів  - осіб зацікавлених у лікуванні та профілактиці хвороб (кінцеві споживачі), медичних працівників, які призначають або рекомендують лікарські препарати кінцевим споживачам;
- товари 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати" є загальним поняттям для товарів - лікарські засоби для лікування грибкових інфекцій (у вигляді спрею нашкірного, розчину нашкірного та крему, призначених для  лікування грибкових інфекцій);
- досліджувані товари 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та товари, для яких використовується позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" (назва лікарських засобів у вигляді спрею нашкірного, розчину нашкірного та крему, призначених для лікування грибкових інфекцій), відносяться до специфічних товарів, які проходять державну реєстрацію - в Бюро реєстрації лікарських засобів Міністерстві охорони здоров`я (МОЗ) України;
- отже, в результаті дослідження встановлено, що товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я"  під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108;
- знак для товарів і послуг " EXODERIL " за свідоцтвом України № 191155 зареєстровано для товарів 03 класу МКТП "мило; косметика; лосьйони для волосся" та 10 класу МКТП "лікарські (медичні) прилади та інструменти". ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" є виробником таких товарів під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", як лікарські засоби у різних лікарських формах - розчин нашкірний, спрей нашкірний,  розчин та крем, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями витягів з Державного реєстру лікарських засобів стосовно засобів за реєстраційними посвідченнями № UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01;
- загальні назви таких товарів, як "косметика", "мило" та "лосьйони для волосся" 03 класу МКТП охоплюють відповідні товари з парфумерно-косметичними, гігієнічними властивостями, що застосовуються для очищення шкіри з гігієнічною та профілактичною метою підтримання здорового стану шкіри, в тому числі для запобігання грибковим ураженням шкіри, що може виникнути як результат недбалого догляду та неналежного підтримання гігієни шкіри тіла. Отже, у числі засобів із гігієнічними властивостями особливе місце           займають засоби по догляду за ротовою порожниною, слизовими оболонками, шкірою рук, обличчя, тіла. Такі засоби в основному виробляються за участі медичних закладів, науково-дослідних інститутів;
- у зв`язку з цим, співставлення вищевказаних товарів з такими товарами, як лікарські засоби у вигляді спрею нашкірного, розчину нашкірного та крему, призначених для лікування грибкових інфекцій вказує на те, що вони: 
- мають спільне призначення - підтримання здорового стану шкіри людини, профілактику та запобігання ураженням шкіри (волосся та шкіри голови), що може виникнути як результат недбалого догляду та неналежного підтримання гігієни шкіри тіла, в тому числі попередження грибкових уражень шкіри, задля лікування яких призначені лікарські засоби під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я"; а саме: спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій; 
- мають спільні канали збуту, оскільки можуть реалізовуватись через аптечні заклади або спеціалізовані відділи косметичної продукції, зокрема, косметичної продукції з лікувальними властивостями;
- мають спільне коло кінцевих споживачів - осіб зацікавлених у попередженні, лікуванні та/або профілактиці захворювань, в тому числі, грибкових;
- товари 10 класу МКТП "лікарські (медичні) прилади та інструменти", не є спорідненими із товарами під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" (лікарські засоби, у різних лікарських формах - спрею, розчину і крему для лікування грибкових інфекцій), виробником яких є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я";
- отже, в результаті дослідження встановлено, що товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 03 класу МКТП "мило, косметика, лосьйони для волосся", для яких, в тому числі, зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155;
- згідно з Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997, № 72, для визначення схожості словесних позначень необхідно провести порівняння об`єктів дослідження за їх графічними (візуальними), звуковими (фонетичними), смисловими (семантичними) ознаками;
- досліджувані об`єкти - знак "EXODERIL" за свідоцтвом України № 191155 та назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01 - мають схожість за фонетичними та семантичними ознаками, та є несхожими за графічними ознаками;
- експерти врахували методичні положення, які стосуються задачі встановлення схожості позначень (знаків) до ступеня змішування. Зазначили, зокрема, що схожість "… фонетичних та/або семантичних ознак словесних елементів зазвичай є достатньою підставою для констатації можливості змішування, оскільки словесні елементи є більш семантично визначеними (ніж графічні) та легше запам`ятовуються споживачами", "збіг семантичних ознак позначень може бути самостійною підставою для висновку про схожість позначень до ступеню змішування" (стор. 32, 38 Висновку судової експертизи);
- підсумовуючи проведені дослідження та враховуючи, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів, з урахуванням того, що в порівнювані знак та позначення (назви лікарських засобів) закладені спільні ідеї та поняття, а також досліджувані знак та позначення (назви лікарських засобів) призначені для маркування споріднених товарів, експерти дійшли висновку про те, що назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", які зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що їх можна сплутати;
- досліджувані об`єкти - знак " ЕКЗОДЕРИЛ " за свідоцтвом України № 138108 та назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01 - мають схожість за графічними, фонетичними та семантичними ознаками;
- підсумовуючи проведені дослідження та враховуючи, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів, з урахуванням того, що в порівнювані знак та позначення (назви лікарських засобів) закладені спільні ідеї та поняття, а також досліджувані позначення (назви лікарських засобів) та знак (у числі інших), призначені для маркування споріднених товарів, слід зробити висновок про те, що назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що їх можна сплутати.
Як вбачається з матеріалів справи, у наданому суду Висновку судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.04.2018 №16510/17-53/7436-7440/18-53 (далі - Висновок судових експертів від 10.04.2018 №16510/17-53/7436-7440/18-53) судові експерти Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України дійшли таких висновків:
1. (VII). Товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я"  під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108.
2. (VIII). Товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 03 класу МКТП "мило, косметика, лосьйони для волосся", для яких, в тому числі, зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155.
3. (IX). Назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, є схожими зі знаком для товарів           і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що їх можна сплутати.
4. (X). Назви лікарських засобів " ЕКЗО-ДЕРМ ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, є схожими зі знаком для товарів           і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що їх можна сплутати.
Згідно з частиною 1 статті 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.
Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань (ч. 1 ст. 105 ГПК України).
Як зазначено у Висновку судових експертів від 10.04.2018 №16510/17-53/7436-7440/18-53, проведення комісійної судової експертизи доручено комісії експертів у складі:
завідувача відділу товарознавчих досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Голової Інни Георгіївни, судового експерта першого кваліфікаційного класу, яка має вищу економічну та товарознавчу освіту та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності другого рівня за ступенем магістра, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю: 12.1 "Визначення вартості обладнання, сировини, машин та споживчих товарів", 13.6. "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", 13.9. "Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності", 13.4. "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками", стаж експертної роботи з 2003 року, (свідоцтво № 45-11 від 27.06.2012, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022; свідоцтво № 482-16 від 27.04.2016, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 27.04.2021; свідоцтво № 483-16 від 27.04.2016, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 27.04.2021, свідоцтво № 601-17 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022);
провідного судового експерта відділу товарознавчих досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Климової Наталії Борисівни , яка має вищу юридичну освіту, філософську освіту та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності другого рівня за ступенем магістра, кваліфікацію судового експерта другого кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз за спеціальностями: 13.1"Дослідження, пов`язані з літературними і художніми творами": 13.1.1 "Дослідження, пов`язані з літературними, художніми творами та інші" 13.1.2 "Дослідження, пов`язані з комп`ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних) " (свідоцтво №49-11 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022); 13.2 "Дослідження, пов`язані з виконанням, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення" (свідоцтво №602-17 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022); 13.6. "Дослідження, пов`язані з комерційними фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво №603-17 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022); 13.9. "Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності" (свідоцтво №602-17 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022);          13.4. "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (свідоцтво №566-17 від 03.02.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 03.02.2022); стаж експертної роботи - 13 років з 2005 року.
Про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновкуа ст. 384 Кримінального кодексу України  та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. 385 Кримінального кодексу України експертів попереджено.
З огляду на наведене, апеляційний господарський суд погоджується з висновками суду першої інстанції, що висновок судових експертів від 10.04.2018 № 16510/17-53/7436-7440/18-53 у справі № 910/13876/16 складений кваліфікованими судовими експертами та містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертам, складений у порядку, визначеному законодавством.
При цьому апеляційним господарським судом враховано, що матеріали справи №910/13876/16 містять висновок експерта №017-СІВ/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.01.2017 (далі - Висновок експерта від 25.01.2017 №017-СІВ/16), складений судовим експертом, директором Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності ДП "Інформаційні судові системи" Стародубовим І.В.
На вирішення експерта Стародубова І.В. ставились питання №№ I - X, серед яких питання №№ VII, VIII, IX, X відповідають тим питанням, які були поставлені на вирішення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 з урахуванням ухвали Господарського  суду  міста  Києва  від 26.10.2017, якою доручено судовим експертам проводити повторну судову експертизу лише  щодо  питань VII, VIII,  IX, X,  визначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.07.2017.
Висновок експерта від 25.01.2017 №017-СІВ/16 містить відповідь на питання № VII,  аналогічну відповіді на питання № 1 згідно з Висновком судових експертів від 10.04.2018 № 16510/17-53/7436-7440/18-53.
Проте, на однакові за змістом питання №№ VIII, IX, X у Висновку експерта від 25.01.2017 №017-СІВ/16 та питання №№ 2, 3, 4 у Висновку судових експертів  від 10.04.2018 № 16510/17-53/7436-7440/18-53 надані різні відповіді. 
При цьому у Висновку судових експертів від 10.04.2018 №16510/17-53/7436-7440/18-53 судові експерти вказали: "Розбіжності між висновком судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №017-СІВ/16 від 25.01.2017, складеним судовим експертом, директором Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності ДП "Інформаційні судові системи" Стародубовим І.В. наведені нижче:
по восьмому питанню причиною розбіжностей є те, що експертом не проаналізовано коло споживачів та призначення товарів;
по дев`ятому та десятому питанню причиною розбіжностей є те, що  експертом не врахована семантична схожість (9, 10 питання) та графічна схожість (10 питання)".
Колегія суддів здійснила оцінку висновку експерта №017-СІВ/16 від 25.01.2017 і прийшла до наступного.
По 8 питанню судовим експертом досліджувалась спорідненість товарів виробництва Скаржника із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг Позивача за свідоцтвом № 191155.
Товари Скаржника є лікарськими засобами у різних лікарських формах - розчину нашкірного, спрею нашкіного, розчину та крему. Як вбачається з опису товарів та інструкції до них, препарати під назвою «ЕКЗО-ДЕРМ» є протигрибковими засобами для застосування в дерматології. Зокрема, дані товари надають антибактеріальну активність, мають протизапальні властивості, що сприяє швидкому усуненню симптомів запалення та свербежу шкіри.
Отже, товари Скаржника мають призначення підтримання здорового стану шкіри людини, профілактику та запобігання ураженням шкіри.
Товари, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг Позивача за свідоцтвом № 191155 є, у тому числі товари 3 класу МКТП, а саме «мило, косметика, лосьйони для волосся». Така косметика може використовуватися для підтримання здорового стану шкіри людини, профілактики та запобігання ураженням шкіри.
З огляду на зазначене, кінцевими споживачами товарів Скаржника та товарів, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг Позивача, можуть бути особи, які піклуються про стан своєї шкіри, у тому числі зацікавлені у попередженні, лікуванні та профілактиці шкірних захворювань, дефектів.
Судовим експертом при викладенні відповіді на питання 8 не проаналізовано призначення товарів, сфери застосування, каналів збуту порівнюваних товарів і не враховано особливостей призначення при визначенні кола споживачів. Більше того, саме лише зазначення у тексті висновку експерта такого критерію як «коло споживачів» не є достатнім і належним підтвердженням того, що експертом було здійснено повне та об`єктивне його дослідження.
Щодо дослідження судовим експертом схожості назв лікарських засобів із торговельними марками у питаннях 9 та 10 експертного дослідження, колегія суддів зазначає наступне.
При досліджені графічної схожості позначень експертом було використано для порівняння такі ознаки, як загальне зорове враження, вживання орфографічного знака, алфавіт, літерами якого написане слово, графічне написання, з урахуванням характеру літер, вид шрифту, розмір літер, кількість слів у позначенні.
Слід зазначити, що в питанні схожості порівнюваних позначень за графічними ознаками на рішення експерта остаточно вплинули результати порівняння за ознаками «кількість слів у позначенні» та «вживання орфографічного знака». У той же час, схожість позначень за іншими графічними ознаками - розміром, алфавітом, шрифтом, характером літер, - не була врахована експертом.
При дослідженні семантичної схожості позначень судовий експерт керувався тим, що «тлумачення слів «ДЕРИЛ», «DERIL» не знайдено, тому найімовірніше воно є вигаданим», що також викликає сумніви у колегії суддів щодо ґрунтовності та глибини проведених експертом досліджень, а, відповідно, і обґрунтованості складених за результатами таких досліджень висновків. 
На думку колегії суддів, судовим експертом було неповно досліджено семантичне значення порівнюваних позначень. Судовий експерт розглянув порівнювані позначення за їх частинами, порівнюючи такі частини окремо один від одного. Внаслідок цього, було втрачено суть порівняння семантичних ознак - подібність вцілому закладених у позначеннях понять, яка має місце у даному випадку. 
Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
Дослідивши обидва висновки, суд апеляційної інстанціїх вважає, що судом першої інстанції було критично оцінено висновок експерта від 25.01.2017 №017-СІВ/16 в частині наданих у ньому відповідей на питання №№ 8, 9, 10, виходячи з того, що по восьмому питанню експертом не проаналізовано коло споживачів та призначення товарів, а по дев`ятому та десятому питанню - експертом не врахована семантична схожість (9, 10 питання) та графічна схожість (10 питання). За таких обставин, суд відхилив Висновок експерта від 25.01.2017 №017-СІВ/16. В частині наданих відповідей на питання 8, 9, 10 у Висновку експерта  від 25.01.2017 №017-СІВ/16 суд зазначив, що вважає більш вірогідними відповіді на питання у Висновку судових експертів від 10.04.2018 №16510/17-53/7436-7440/18-53.
Суд першої інстанції правомірно відхилив додану відповідачем до матеріалів справи Рецензію патентного повіреного Прохорова-Лукіна Г.В. від 25.06.2018 на Висновок судових експертів від 10.04.2018 № 16510/17-53/7436-7440/18-53 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, оскільки такий засіб (рецензія на висновок експерта) не визначений приписами статті 73 ГПК УКраїни у якості засобу доказування, на підставі якого суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 
Враховуючи наведене, здійснивши оцінку Висновку судових експертів від 10.04.2018 №16510/17-53/7436-7440/18-53 разом із іншими доказами у справі №910/13876/16 за правилами, встановленими ст. 86, ГПК України, місцевим судом правомірно прийнято такий висновок у якості належного та допустимого доказу у справі у розумінні ст. 76, 77 ГПК України.
Таким чином, Висновок судових експертів від 10.04.2018 № 16510/17-53/7436-7440/18-53 у справі № 910/13876/16 обґрунтовано підтвердив, що:
- товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я"  (відповідача-1) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108, а також, є спорідненими з товарами 03 класу МКТП "мило, косметика, лосьйони для волосся", для яких, в тому числі, зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155; 
- назви лікарських засобів " ЕКЗО-ДЕРМ ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 191155, № 138108 настільки, що їх можна сплутати.
Доводи скаржника відносно того, що при проведенні експертизи експертами порушено норми Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, Інструкції про призначення та проведеня судових експертиз та експертних досліджень, відхиляються судом за необгрунтованістю. 
Так, відповідно до пункту 1.4 Інструкції визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта. У розділі І Методичних рекомендацій зазначено, що вони не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону № 3689-XII та Правил. (Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 20.02.2020 у справі №910/20650/17).
Відтак, матеріалами справи підтверджуються доводи позивача, який при зверненні з позовом до суду стверджував про те, що відповідач-1 (ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я") використовує назву "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, саме - лікарських засобів (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг позивача "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", внаслідок чого вказану назву і знаки позивача можна сплутати.
Отже, позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" та/або "ЕКZO-DERM" є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг " ЕКЗОДЕРИЛ " та " EXODERIL " за свідоцтвами України №№138108, 191155, власником яких є позивач. 
В свою чергу, відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України (в редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин сторін), позивач, як власник свідоцтв України № 138108, №191155 на знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL ", мав виключне право забороняти іншим особам (в т.ч. і відповідачу-1) використовувати без його згоди: 
- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; 
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Крім того, відповідно до пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на торговельні марки" (в редакції, чинній на час постановлення рішення у справі) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Приписи стосовно того, що саме визнається використанням знаку (торговельної марки) містять  норми п. 4 ст. 16 Закону та ч. 2 ст. 157 ГК України, а згідно з ч.3 вказаної статті ГК України свідоцтво надає право його власнику забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу. 
Матеріали справи не містять доказів надання позивачем відповідачу-1 згоди (дозволу) на використання належних йому за свідоцтвами України №138108, №191155 знаків.
При цьому не підтверджені доводи відповідача-1 про використання ним на законних правових підставах позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" відповідно до укладеного між ним та ТОВ      "Фармацевтична група "Здоров`я" Ліцензійного договору на використання об`єктів інтелектуальної власності  від 01.05.2008 № 4 (далі - Ліцензійний договір № 4), Додатковою угодою від 03.10.2017 № 113  до якого сторони доповнили перелік об`єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, знаком для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ" за свідоцтвом України від 11.09.2017 № 231740 - для всіх зазначених у свідоцтві товарів класу 5 МКТП, у зв`язку з чим відповідач-1 нібито не порушував та не порушує прав третіх осіб на знаки для товарів та послуг. Відхиляючи наведені доводи відповідача-1, суд відзначає таке.
Як вбачається з матеріалів справи, Компанія Новартіс АГ звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ТОВ "ФГ "Здоров`я"), Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (перейменоване з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) (далі - Міністерство) про визнання недійсним свідоцтва України №231740 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП для яких знак було зареєстровано; зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України №231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги у справі № 910/20650/17 з посиланням на приписи статті 499 ЦК України та статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обгрунтовано тим, що оспорюване свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстроване з порушенням прав позивача на знаки, захищені свідоцтвами України №138108 та №191155.   
Рішенням господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17 позов задоволено повністю; визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 № 231740, зареєстроване за ТОВ "ФГ "Здоров`я", відносно всіх товарів 05 класу МКТП; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з відповідача на користь позивача судовий збір.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі №910/20650/17 скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 та ухвалено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог. 
Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 26.09.2019 постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/20650/17 скасовано, справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 у справі №910/20650/17 рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.
Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 20.02.2020  постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 у справі № 910/20650/17 скасовано, рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17 залишено в силі.
Згідно з висновками Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду,  наведеними у постанові від 20.02.2020 за результатами розгляду касаційної скарги у справі № 910/20650/17, зазначено, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми матеріального права, зокрема положення статті 86 ГПК, абзацу п`ятого пункту 2, абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII, Порядку. Отже, наявні підстави для задоволення касаційної скарги, скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції та залишення в силі рішення суду першої інстанції.
Постанова Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 20.02.2020 у справі № 910/20650/17 набрала законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Отже, рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17, залишеним без змін Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 20.02.2020, яке набрало законної сили 20.02.2020, визнано недійсним свідоцтво України № 231740 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано.
Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Враховуючи наведену норму ст. 75 ГПК України, суд дійшов висновку, що вищезазначені обставини щодо недійсності свідоцтва України № 231740 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано, встановлені рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17, залишеним без змін Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 20.02.2020, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді даної справи № 910/13876/16, у якій беруть участь ті самі особи, щодо яких встановлено ці обставини, не залежно від складу інших учасників відповідного судового процесу.
До того ж, судом встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва від 25.01.2017 у справі № 910/30096/15, залишеним без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 та Постановою Вищого господарського суду України від 05.09.2017, визнано недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 203287, № 203290 та №203291 відносно всіх товарів 05 класу МКТП.
Таким чином, відповідачем-1 не доведено належними та допустимими доказами використання ним на законних правових підставах позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" та/або "ЕKZO-DERM".   
Згідно з частиною 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на торговельні марки", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника (ч. 1). На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено. а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати (ч. 2). 
Отже, за встановлених судом обставин, вимоги позивача про зобов`язання відповідача-1 (Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я") припинити використання позначення "Екзо-Дерм" та/або "Еkzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL " за свідоцтвами України №№138108, 191155, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет правомірно визнані судом першої інстанції обґрунтованими та задоволені.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.
Оскільки лікарські засоби відповідача-1 були виготовлені з порушенням прав інтелектуальної власності позивача за свідоцтвами України № 138108, № 191155 на знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", то вимоги позивача про зобов`язання відповідача-1 (Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я")) вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначенням "Екзо-Дерм" та/або "Ekzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155, та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів правомірно задоволені місцевим господарським судом.
Використання в цивільному обороті лікарських засобів на території України можливе лише після проведення їх державної реєстрації. Державна реєстрація лікарських засобів виступає тим юридичним фактом, на підставі якого вони вводяться у цивільний оборот на території України.
Спірні правовідносини сторін досліджувались судом на підставі законодавства (зокрема, Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 та Порядку № 426), чинного станом на час виникнення таких спірних правовідносин.          
Відповідно  до частини першої статті 9 Закону України "Про  лікарські  засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. 
На зареєстрований лікарський засіб заявнику видається посвідчення, в якому зазначається строк дії, протягом якого лікарський засіб дозволяється до застосування в Україні (ч. 18 ст. 9 Закону України "Про  лікарські  засоби").
Відповідно до пункту 2 Порядку № 376 державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює МОЗ на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ (далі - Центр), у порядку, визначеному МОЗ.
Зі змісту приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 і Порядку № 426 вбачається, що до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів.
За результатами розгляду зазначених матеріалів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я у місячний термін приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу, як це встановлено частиною 5 статті 9 Закону України "Про лікарські засоби". 
Згідно з п. 3 Порядку № 376 у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу, яку подає до МОЗ юридична або фізична особа, що несе відповідальність за якість, безпечність та ефективність лікарського засобу (далі - заявник), зазначаються найменування та адреса заявника, юридична адреса та адреса місця провадження діяльності виробника лікарського засобу, назва лікарського засобу, його торговельна назва, назва діючої речовини, синоніми, форма випуску, повний склад лікарського засобу, показання до застосування та протипоказання, дозування, умови відпуску, способи застосування, строк та умови зберігання, інформація про упаковку, дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах. За результатами розгляду заяви МОЗ надсилає до Центру лист-направлення разом із копією заяви для проведення експертизи. Після надходження до Центру листа-направлення МОЗ заявником подаються до Центру документи, перелік яких наведено у підпунктах 1-5 вказаного пункту Порядку.
Відповідно до п. 5 Порядку № 376 за результатами експертизи Центр готує вмотивовані висновки щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу і рекомендує здійснити державну реєстрацію такого засобу або відмовити в ній. 
На підставі поданих Центром висновків та рекомендацій МОЗ у місячний строк приймає рішення про реєстрацію лікарського засобу або про відмову в такій реєстрації. 
З наведених вище норм вбачається, що висновок Центру базується на дослідженні наданих заявником матеріалів та на перевірці достовірності наданих матеріалів й безпечності лікарського засобу, що подається на реєстрацію. 
Рішення про відмову в державній реєстрації лікарського засобу приймається, якщо не підтверджуються висновки щодо його ефективності та безпечності. Також, у державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів (ч. 23, 24 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби").
Статтею 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) передбачено, що члени повинні гарантувати, що примусові процедури, як визначено в цій частині, що їхнє законодавство передбачає, що дозволяють ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, що підлягають під цю Угоду, зокрема швидкі заходи, спрямовані на недопущення порушень, та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар`єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживання.
В силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.
Як вже було встановлено, позивач є власником свідоцтв України № 138108, № 191155 на знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL ". Також судом встановлено, що позначення відповідача-1 "ЕКЗО-ДЕРМ" та/або "ЕКZO-DERM" є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155.
Враховуючи, що заявником лікарських засобів за оскаржуваними у даній справі наказами Міністерства охорони здоров`я України (відповідача-2) є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" і останнім не доведено правомірність використання ним спірних позначень, суд погоджується з висновком місцевого суду, що прийняті Міністерством охорони здоров`я України накази:
- № 453 від 18.05.2016 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1;
-  № 665 від 24.09.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО    -ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1;
- № 222 від 16.04.2015 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1;
- № 528 від 29.07.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО    -ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.
- № 1030 від 08.05.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО    -ДЕРМ" у формі спрея нашкірний, розчин, 10 мг/мл, по 8 мл або по 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону у коробці з картону;
- № 2352 від 28.11.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці;
- № 464 від 22.02.2019 Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону, порушують виключні майнові  права позивача на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 138108, № 191155.
При цьому судом надано належну оцінку формального дотримання Міністерством охорони здоров`я України існуючої на час здійснення процедури реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, яка за будь-яких умов не має домінувати над відповідним майновим правом позивача як власника відповідних свідоцтв на знаки для товарів і послуг. 
Вищевикладене дає підстави вважати позовні вимоги позивача про визнання недійсними вищенаведених наказів Міністерства охорони здоров`я України (відповідача-2), - обґрунтованими та такими, що правомірно задоволені.
За наслідком вищевказаного є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача про визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" №UА/13915/02/01.
Здійснивши оцінку обґрунтованості доводів скаржника та інших сторін у справі, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що оскаржуване рішення було прийнято з дотриманням вимог ГПК Укпраїни та відсутні підстави для його скасування.
Інших доводів скаржника по суті заявлених вимог, які б спростували висновки суду, покладені в основу оскаржуваного рішення та впливали на їх правильність в апеляційній скарзі не наведено.
Доводи скаржника про порушення судом норм матеріального права не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи у суді апеляційної інстанції.
У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), № 37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).
Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.
За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського      суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення; оскаржуване рішення суду першої інстанції у даній справі - без змін.
Керуючись, ст.ст. 269, 270, 271, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" залишити без задоволення.
Рішення господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі №910/13876/16 залишити без змін.
Матеріали справи №910/13876/16 направити до господарського суду міста Києва.
Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.
Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у випадках, у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.
Повний текст складено 30.03.2021.

Головуючий суддя                                                            М.Л. Доманська 

Судді                                                                                В.О. Пантелієнко

                                                                                А.А. Верховець