ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" лютого 2021 р.           Справа№ 910/2059/20
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Верховця  А.А.
суддів:            Полякова Б.М. 
          Пантелієнка  В.О. 
 
За участю секретаря судового засідання Брунько А.І.
та представників сторін:
від Компанії "Olicon AB": Гутнік І.В.; Олійник К.С.;
від ТОВ "Камініон Холдінгз Лімітед":  Гладюк О.О.;
від ДП "Український інститут інтелектуальної власності": Ресенчук В.М.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Компанії "Olicon AB" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.10.2020

у справі           №910/2059/20 (суддя Щербаков С.О.)
за позовом   Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед"  
до          1) Компанії "Olicon AB", 
      2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"
про        визнання недійсним патенту 

ВСТАНОВИВ: 
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 у справі №910/2059/20 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" про призначення експертизи - задоволено частково.
Ппризначено у справі №910/2059/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Центра судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубову Ігорю Вадимовичу.
На вирішення експерта винесено наступне питання: «Чи відповідає винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 від 27.08.2007 критерію патентоздатності «винахідницький рівень», відповідно до матеріалів даної справи?».
Провадження у справі №910/2059/20 зупинено до закінчення проведення судової експертизи, інше.
Задовольняючи частково клопотання позивача та призначаючи у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, суд першої інстанції керувався тим, що для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, зокрема, для встановлення того, чи відповідає винахід " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за патентом України НОМЕР_1 критерію патентоздатності «винахідницький рівень», необхідні спеціальні знання.
Не погоджуючись з постановленою ухвалою, Компанія "OliconAB" звернулася до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 30.10.2020 №б/н, згідно з якою просить суд ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 у справі №910/2059/20 скасувати та прийняти нове судове рішення, яким у задоволенні клопотання ТОВ "Камініон Холдінгз Лімітед" про призначення судової експертизи відмовити. 
Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги апелянт посилається на порушення місцевим господарським судом при постановленні оскаржуваної ухвали норм процесуального права, а також неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи.
Мотивуючи доводи апеляційної скарги Компанія "OliconAB" вказує на те, що проведення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності є недоцільним у зв`язку з тим, що постановляючи оскаржувану ухвалу суд першої інстанції не звернув увагу на відсутність сукупності умов, необхідних для призначення судової експертизи, які визначені ст. 99 ГПК України.
Зокрема, скаржник відмічає, що позивачем разом з позовом не подано до суду висновок експерта, а натомість подано Звіт про проведення інженерно-технічного металознавчого дослідження на винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1", тоді як відповідач подав до суду висновок експерта Жихарева О.С., згідно якого встановлено, що винахід за патентом НОМЕР_1 має винахідницький рівень.
Таким чином апелянт стверджує, що в матеріалах справи наявний належний та допустимий висновок експерта, що виключає необхідність призначення у справі судової експертизи.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2020 (колегія суддів у складі: головуючий суддя Верховець А.А., судді: Пантелієнко В.О., Поляков Б.М.) апеляційну скаргу Компанії "OliconAB" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 у справі №910/2059/20 залишено без руху на підставі ч. 2 ст. 260 ГПК України, надано скаржнику строк на усунення недоліків.
Після усунення недоліків апеляційної скарги, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.01.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії "Olicon AB" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 у справі №910/2059/20; розгляд апеляційної скарги призначено на 02.02.2021.
22.01.2021 до суду апеляційної інстанції від Компанії "Olicon AB" надійшло клопотання про заміну відповідача-2 на його процесуального правонаступника - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
26.01.2021 до суду апеляційної інстанції від Камініон Холдінгз Лімітед надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно з яким позивач просить суд залишити оскаржувану ухвалу без змін, апеляційну скаргу без задоволення. 
В обґрунтування своєї позиції позивач вказав на те, що наявний в матеріалах справи висновок експерта Жихарева О.С. не може бути покладено в основу судового рішення, оскільки експертиза проводилась без врахування всієї сукупності доказів, що в свою чергу свідчить про наявність підстав для проведення у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
Крім того, 26.01.2021 до суду апеляційної інстанції від Камініон Холдінгз Лімітед надійшла заява, згідно якої представник позивача просив суд всю кореспонденцію у даній справі надсилати на адресу представника позивача (адвоката Гладюк Олени Олександрівни): вул. Дмитрівська, 92-94, 3-й поверх, м. Київ, 01135, Адвокатське об`єднання "Адвокатська фірма "Сергій Козьяков та Партнери".
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2021 здійснено процесуальне правонаступництво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України шляхом заміни співвідповідача у справі №910/2059/20 - Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; відкладено розгляд справи №910/2059/20 за апеляційною скаргою Компанії "Olicon AB" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 на 16.02.2021.
В судовому засіданні 16.02.2021 оголошено перерву у розгляді справи №910/2059/20 за апеляційною скаргою Компанії "Olicon AB" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 на 25.02.2021.
25.02.2021 до суду апеляційної інстанції від Компанії "OliconAB" надійшло клопотання, згідно якого відповідача-1 просив суд приєднати до матеріалів справи тези промови у судових дебатах у формі презентацій та врахувати їх при прийнятті постанови.
В судовому засіданні 25.02.2021 представники скаржника вимоги апеляційної скарги підтримали, просили суд апеляційну скаргу задовольнити, оскаржувану ухвалу скасувати, у задоволенні клопотання позивача про призначення судової експертизи відмовити.
Представник відповідача-2 підтримав доводи викладені у апеляційній скарзі, просив суд оскаржувану ухвалу скасувати.
Представник позивача заперечував проти вимог викладених у апеляційній скарзі, просив суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржувану ухвалу - без змін.
В судовому засіданні 25.02.2021, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.
Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Згідно з ч. 1 ст. 271 ГПК України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку представників сторін, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при постановленні оскаржуваної ухвали норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги Компанії "OliconAB" не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" звернулось до місцевого господарського суду з позовом до Компанії "OliconAB", Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (наразі ДП "Український інститут інтелектуальної власності") про: 
- визнання патенту України НОМЕР_1 на винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" від 27.08.2007 недійсним повністю;
- зобов`язання Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_1 на винахід " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.08.2007 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
В обґрунтування позовних вимог Компанія посилається на обставини невідповідності винаходу за патентом України НОМЕР_1 умовам патентоздатності за критерієм "винахідницький рівень".
В підтвердження своїх доводів позивач надав до суду висновок спеціаліста за результатами проведення інженерно-технічного металознавчого дослідження на винахід " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за патентом України НОМЕР_1.
Крім того, беручи до уваги, що для доведення обставин невідповідності спірного патенту умовам патентоздатності, а саме винахідницькому рівню, потрібні спеціальні знання, позивач у своїх заявах неодноразово вказував на необхідність проведення судової експертизи та на те, що ним буде заявлено відповідне клопотання. 
Відповідач-1 проти позову заперечує вказуючи на те, що патент України НОМЕР_1 на винахід був виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи.
При цьому, спростовуючи зазначені твердження позивача, представником відповідача-1 подано до суду Висновок судового експерта Жихарева О.С. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №3 від 11.08.2020, відповідно до якого експерт дійшов висновку, що винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 від 27.08.2007 відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до наданих документів.
01.09.2020 Камініон Холдінгз Лімітед звернулось до місцевого господарського суду з клопотанням про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності на вирішення якої просило поставити наступне питання: «Чи відповідає винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 від 27.08.2007 умові патентоздатності «винахідницький рівень», відповідно до матеріалів даної справи?».
В обґрунтування даного клопотання позивач зазначив, що для вирішення питання чи відповідає винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 умові патентоздатності «винахідницький рівень» потрібні спеціальні знання, а отже обов`язковим є проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Разом з тим позивач відмітив, що наявний в матеріалах справи Висновок судового експерта Жихарева О.С. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №3 від 11.08.2020 викликає сумніви щодо його правильності, оскільки експертне дослідженням проведено буз врахування всієї доказової бази у даній справі.
Представник відповідача-1 заперечував проти клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи посилаючись на те, що в матеріалах справи вже наявний висновок експерта, а тому, в розумінні норм ст. 99 ГПК України, відсутні підстави для призначення судової експертизи.
Місцевий господарський суд розглянувши зазначене клопотання позивача дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з чим погоджується суд апеляційної інстанції, враховуючи наступне.
Згідно із статтею 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Відповідно до ст.1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.
Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.
Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.
Отже, судова експертиза призначається у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування або наявні у справі докази є суперечливими.
Як слідує з матеріалів справи та було зазначено вище, звертаючись до суду з даним позовом позивач посилається на обставини невідповідності винаходу за патентом України НОМЕР_1 умовам патентоздатності «винахідницький рівень».
Відповідно до п. а) ч. 1 ст. 33 Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) невідповідність запатентованого винаходу умовам патентоздатності є підставою для визнання патенту недійсним (в редакції від 10.08.2002). 
Частиною 1 ст. 6 Закону встановлено, що правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.
Згідно до ч. ч. 1, 4, 7 ст. 7 Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.
Відповідно до п. 6.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України №5 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про:
- наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням);
- наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним);
- відповідність корисної моделі критерію патентоздатності "промислова придатність";
- наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.
Таким чином для розгляду даного спору по суті та встановлення обставин того, чи відповідає винахід за патентом України НОМЕР_1 винахідницькому рівню, потрібні спеціальні знання. 
При цьому колегія суддів зауважує, що наявний в матеріалах справи Висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №3 від 11.08.2020 викликає обґрунтовані сумніви щодо повноти дослідження, оскільки був поданий відповідачем-1 до суду 11.08.2020 (до закриття стадії подання доказів), тоді як стороною позивача 01.09.2020 були подані додаткові докази, які місцевий господарський суд  08.10.2020 долучив до матеріалів справи. Отже, твердження позивача стосовно того, що висновок експерта №3 від 11.08.2020 складений без врахування всієї доказової бази у даній справі підтверджуються матеріалами справи.
Враховуючи зазначене та з огляду на те, що у спорі між сторонами виникли розбіжності стосовно відповідності патенту України НОМЕР_1 умові патентоздатності «винахідницький рівень», роз`яснення яких потребує спеціальних знань та досліджень, з метою виключення сумнівів у повноті дослідження при складанні висновку експерта Жихарева О.С., та беручи до уваги заявлений у позові намір позивача ініціювати проведення судової експертизи на доведення своїх вимог, задля дотримання принципу рівності учасників процесу та змагальності сторін (відповідно до ч. 3 ст. 13 ПІК України), суд апеляційної інстанції погоджується з місцевим господарським судом та вважає доведеною наявність підстав для призначення у справі №910/2059/20 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
Разом з тим колегія суддів, зважаючи на предмет та підстави даного позову, критично сприймає доводи скаржника про порушення місцевим господарським судом норм процесуального права при призначенні у справі судової експертизи, адже призначення у справі судової експертизи має на меті з`ясувати обставини, що мають значення для справи, встановлення яких потребує спеціальних знань у сфері іншій ніж право, а також дотримання принципу рівності сторін у процесі.
Так, рішеннями ЄСПЛ у справах „DomboBeheerB.V. v. theNetherlands" від 27.10.1993 (п. 33), та „Ankerlv. Switzerland" від 23.10.1996 (п. 38) встановлено, що принцип рівності сторін у процесі - у розумінні „справедливого балансу" між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. Рівність засобів включає:  розумну можливість представляти справу в умовах, що не ставлять одну сторону в суттєво менш сприятливе ніж іншу сторону; фактичну змагальність; процесуальну рівність; дослідження доказів, законність методів одержання доказів; мотивування рішень.
Крім того, принцип змагальності тісно пов`язаний з принципом рівності, тоді як рівноправність сторін - один із необхідних елементів принципу змагальності, „без якого змагальність як принцип не існує". Рівноправність сторін є суттю змагальності, бо тільки через рівні можливості сторін можлива реалізація принципу змагальності.
Також, у рішенні ЄСПЛ „Дульський проти України" від 01.06.2006 (заява № 61679/00), зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. 
За таких обставин колегія суддів вважає, що місцевим господарським судом в оскаржуваній ухвалі було обґрунтовано для з`ясування яких саме обставин, що входять до предмету доказування в межах даної справи, призначена судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності.
Враховуючи все вищевикладене в сукупності, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку, що ухвала Господарського міста Києва від 08.10.2020 у справі №910/2059/20 прийнята з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, доводи апеляційної скарги обґрунтованих висновків суду не спростовують, у зв`язку з чим оскаржувана ухвала має бути залишена без змін, а апеляційна скарга Компанії "OliconAB"- без задоволення.
У зв`язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянта.
Керуючись ст. ст. 99, 100, 269, 270, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Компанії "OliconAB" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.10.2020 у справі №910/2059/20 залишити без задоволення.
2. Ухвалу Господарського міста Києва від 08.10.2020 у справі №910/2059/20 залишити без змін.
3. Матеріали справи №910/2059/20 повернути до Господарського суду міста Києва.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.
Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.
Повний текст постанови складено01.03.2021. 

Головуючий суддя                                                            А.А. Верховець 

Судді                                                                                Б.М. Поляков

                                                                                В.О. Пантелієнко