ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
79010, м.Львів, вул.Личаківська,81
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" січня 2021 р.                                                                    Справа №914/959/20
Західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого - судді                                                                      Скрипчук О.С. 
суддів                                                                                          Орищин Г.В.
                                                                                          Мирутенка О.Л. 
Секретар судового засідання                                                             Лагутін В.Б. 
розглянувши апеляційну скаргу  ОСОБА_1 б/н від 06.11.2020 року (вх. № 01-05/3196/20 від 09.11.2020 року та вх. № 01-05/3193/20 від 09.11.2020 року) 
на ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.10.2020 року (повний текст ухвали складено 27.10.2020 року,м. Львів, суддя Долінська О.З.) 
про призначення експертизи та зупинення провадження
у справі № 914/959/20 
за позовом: Приватного підприємства "Агенство журналістських розслідувань", м. Івано-Франківськ
до відповідача-1:Дочірнього підприємства "Ефорт-Гарант-17", м. Львів
до відповідача-2:  ОСОБА_2 , м. Львів
до відповідача-3:  ОСОБА_3 , м. Львів
до відповідача-4:  ОСОБА_4 , смт. Козин Обухівського району Київської області
про заборону використання винаходу 
та за зустрічним позовом:  ОСОБА_3 , м. Львів
до відповідача-1:  ОСОБА_1 , м. Івано-Франківськ
до відповідача-2: Приватного підприємства "Агенство журналістських розслідувань", м. Івано-Франківськ 
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, м. Київ 
про визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та визнання повністю недійсним договору № 25/01-1 про надання дозволу на використання патенту № НОМЕР_1 від 25.01.2018 року. 
за участю представників:
від позивача (відповідача-2 за зустрічним позовом)-  не з`явився
від відповідача-1 -Мілян Р.З. - довіреність б/н від 20.07.2020
від відповідача-1 (за зустрічним позовом)- Треф`янчин А.М. - ордер серії ІФ № 052595 від 15.01.2021
від відповідача - 2 -    не з`явився
від відповідача - 3(позивача за зустрічним позовом) - ОСОБА_5 - довіреність № 2095 від 20.07.2020
від відповідача - 4-  не з`явився 
від третьої особи - не з`явився 
ВСТАНОВИВ:
Приватне підприємство "Агенство журналістських розслідувань" звернулося до Господарського суду  Львівської області  з позовом  до Дочірнього підприємства "Ефорт-Гарант-17", ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про заборону використання винаходу.
20.07.2020 року відповідачем-3 за первісним позовом подано зустрічну позовну заяву до ОСОБА_1 , Приватного підприємства "Агенство журналістських розслідувань" про     визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та визнання повністю недійсним договору № 25/01-1 про надання дозволу на використання патенту № НОМЕР_1 від 25.01.2018 .
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 12.08.2020 судом прийнято зустрічну позовну заяву до спільного розгляду з первісною позовною заявою у справі № 914/959/20. Вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом. Залучено Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача за зустрічним позовом.
29.09.2020 відповідачем-3 за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом) ОСОБА_3 подано до  суду клопотання за вх. № 2488/20 про призначення у справі експертизи, відповідно до якого останній просив суд  призначити у справі № 914/959/20 експертизу з питань інтелектуальної власності, а саме: експертизу корисної моделі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за патентом України № НОМЕР_1 .
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 21.10.2020, зокрема, клопотання ОСОБА_3 про призначення у справі № 914/959/20 експертизи за вх. № 2488/20 від 29.09.2020 задоволено. 
Призначено експертизу з питань інтелектуальної власності у справі №914/959/20, а саме: експертизу корисної моделі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за патентом України № НОМЕР_1 , на вирішення якої поставлено наступне питання:
1) Чи відповідала корисна модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки № u201705624 від 07.06.2017 відповідно до матеріалів справи № 914/959/20?
Проведення експертизи доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (79024, м. Львів, вул. Липинського, 54).
Зупинено провадження у справі № 914/959/20 на час проведення експертизи.
Ухвала суду мотивована тим, що встановити відповідність чи невідповідність корисної моделі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» можливо, зокрема, шляхом проведення компетентним експертом (експертами) експертизи з питань, які не є питаннями права, а потребують спеціальних знань в галузі інтелектуальної власності та без яких встановити відповідні обставини неможливо.
Не погоджуючись із ухвалою суду в частині задоволення клопотання про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі, ОСОБА_1  подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.10.2020 в частині призначення експертизи  з питань інтелектуальної власності та зупинення провадження у справі на час проведення експертизи та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. Також, скаржник просить відмовити відповідачу - 3 в прийнятті до розгляду зустрічної позовної заяви про визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та визнання повністю недійсним договору № 25/01-1 про надання дозволу на використання патенту № НОМЕР_1 від 25.01.2018.
Апеляційна скарга мотивована тим, що судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваної ухвали порушено норми матеріального та  процесуального права. А саме, скаржник зазначає, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.07.2020 у справі № 757/63332/18-ц, предметом спору у якій є, також, визнання недійсним патенту № НОМЕР_1 та його невідповідність умові патентоздатності «новизна», прийнято рішення призначити судову експертизу з питань інтелектуальної власності, виконання якої доручено Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
Відтак, на думку скаржника, питання призначення експертизи  корисної моделі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_1 вже вирішено по суті Печерським районним судом міста Києва в ухвалі від 16.07.2020, законність якої підтверджена постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.10.2020, тому призначення експертизи у даній справі та зупинення провадження у справі є необґрунтованим та таким, що порушує норми матеріального та процесуального права.
Також, скаржник вказує, що судом першої інстанції при відкритті провадження за зустрічним позовом  порушено вимоги підсудності, оскільки позови фізичної особи пред`являються в суд за місцем проживання або перебування, а  до юридичних осіб  за їх місцезнаходженням.
ДП «Ефорт-Гарант-17» та ОСОБА_3 подали до суду  відзиви на апеляційну скаргу,  в яких просять апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду Львівської області - без змін. 
Відповідно до п. 4 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
Розглянувши матеріали справи, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються доводи та заперечення сторін, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи, заслухавши в судовому засіданні доводи представників сторін, суд встановив наступне.
Предметом зустрічного позову у цій справі є вимоги про визнання недійсним патенту на корисну модель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та визнання недійсним договору № 25/01-1 про надання дозволу на використання патенту № НОМЕР_1 від 25.01.2018 року. 
Як стверджує позивач за зустрічним позовом, встановити відповідність чи невідповідність  корисної моделі " ІНФОРМАЦІЯ_1 "  за патентом № НОМЕР_1 від 25.01.2018 умові патентоздатності «новизна» можливо, зокрема шляхом проведення компетентним експертом (експертами) експертизи, з питань, які не є питаннями права, а потребують спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності та без яких встановити відповідні обставини неможливо.
Відповідачем-3 за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом)     було додано до зустрічного позову докази, які підтверджують невідповідність корисної моделі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна», а саме: 1) Висновок експертизи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 19523/ЗУ/18 від 11.07.2018 р. за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи корисної моделі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом № НОМЕР_1 від 10.08.2017 р. щодо умов патентоздатності; 2) Висновок судового експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 4795 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08.11.2018 р.; 3) Висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності № 249/20-27 від 13.02.2020 р. Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 
Проте, як стверджує позивач за зустрічним позовом ці докази у справі № 914/959/20 мають статус письмових доказів та не можуть вважатися саме висновками експертів в розумінні ГПК України, оскільки вони отримані не на замовлення сторони у справі № 914/959/20 та не на підставі ухвали суду у цій справі. 
Розглядаючи спір, суд першої інстанції дійшов висновку, що  вказані  обставини підлягають з`ясуванню із застосуванням спеціальних знань в галузі інтелектуальної власності та без яких встановити відповідні обставини неможливо та призначив експертизу  з питань інтелектуальної власності
При винесенні постанови колегія суддів виходила з наступного.
Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками експертів (ст.73 ГПК України).
Згідно із положеннями ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Стаття 99 ГПК України передбачає, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. 
Пунктами 1, 2 статті 98 ГПК України встановлено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.
Апеляційна інстанція звертає увагу на те, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.
Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин та подання зустрічного позову) у разі невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, зокрема, умові патентоздатності «новизна», патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.
Згідно з ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин та подання зустрічного позову) патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.
Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-ІХ від 21.07.2020) у разі невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, зокрема, умові патентоздатності «новизна», права на корисну модель можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково.
Згідно з ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-ІХ від 21.07.2020) права на корисну модель, визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію корисної моделі.
Тобто, у разі визнання повністю недійсним патенту на корисну модель, яка не відповідає умові патентоздатності «новизна», права інтелектуальної власності на цю корисну модель, які випливають із патенту, зокрема, право забороняти іншим особам використовувати корисну модель без дозволу власника патенту, вважатимуться такими, що не набрали чинності з дати публікації відомостей про видачу такого патенту.
Таким чином, у разі визнання патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не відповідає умові патентоздатності «новизна», повністю недійсним у судовому порядку, сам патент України № НОМЕР_1 , а відтак і права, що випливають з цього патенту, вважатимуться такими, що не набрали чинності з дати публікації відомостей про видачу цього патенту, а саме: з 10.08.2017.
Встановити відповідність чи невідповідність корисної моделі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» можливо, зокрема, шляхом проведення компетентним експертом (експертами) експертизи з питань, які не є питаннями права, а потребують спеціальних знань в галузі інтелектуальної власності та без яких встановити відповідні обставини неможливо.
З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що у справі № 914/959/20 необхідно вирішити питання, які потребують спеціальних знань, з метою повного і об`єктивного розгляду справи, суд апеляційної інстанції  вважає обґрунтованим висновок суду першої інстанції про необхідність призначення  у даній  справі експертизи з питань інтелектуальної власності.
Твердження скаржника про те, що  питання призначення експертизи  корисної моделі «Охоронна система «Аресконт» за патентом України №118627 вже вирішено по суті Печерським районним судом міста Києва в ухвалі від 16.07.2020, колегією суддів оцінюються критично, адже суд, розглядаючи дану справу, на підставі поданих учасниками судового процесу доказів, може встановити обставини справи № 914/959/20.
Встановлені Печерським районним судом міста Києва обставини справи № 757/63332/18-ц, жодним чином не впливають на оцінку доказів Господарським судом Львівської області у даній справі.
Крім того,  склад учасників справи № 914/959/20 та справи № 757/63332/18-ц є різним. Докази у справі № 914/959/20, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), шо обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для справи, можуть відрізнятися від доказів, зібраних у справі № 757/63332/18-ц. 
Також, суд апеляційної інстанції доводи апелянта щодо підсудності зустрічного позову та вимогу апеляційної скарги про відмову в прийнятті до розгляду зустрічної позовної заяви не розглядає, оскільки оскаржуваною ухвалою від 21.10.2020  вказані питання судом першої інстанції не вирішувались.
Враховуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла до висновку, що ухвалу Господарського суду Львівської області слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Оскільки, апеляційна скарга до задоволення не підлягає, то відповідно понесені судові витрати на сплату судового збору за подання апеляційної скарги залишаються за скаржником.
Керуючись, ст.ст. 269, 270, 271, 275, 276, 282, 284 Господарського процесуального кодексу України, Західний апеляційний господарський суд -
ПОСТАНОВИВ :
1. В задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_1 відмовити.
2. Ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.10.2020 року у справі №    914/959/20 залишити без змін.
3. Судовий збір, сплачений за апеляційну скаргу покласти на скаржника.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.Строки та порядок оскарження постанов апеляційного господарського суду визначені § 1 глави 2 Розділу IV ГПК України.

Повний текст постанови складено  02.02.21

Головуючий суддя                                                  О.С. Скрипчук
суддя                                                                                 О.Л. Мирутенко
          суддя                                                                                Г.В.  Орищин