ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року 
м. Київ

Справа №  910/6411/19 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і  Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача - Компанії Xiaomi Inc. - Дрюк Н.О.,
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС" - Кобець Т.М.,
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київської міської митниці Державної фіскальної служби України - не з`яв., 

розглянув касаційну скаргу   товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС" (далі - Товариство)
на постанову   Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 
(головуючий суддя    Остапенко О.М., судді Сотніков  С.В. і Отрюх Б.В.)
зі справи № 910/6411/19  
за позовом   Компанії Xiaomi Inc. (далі - Компанія)
до    Товариства
про    заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України (далі - Митниця).

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про:
- заборону Товариству здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608 (далі - Митна декларація), а саме - смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold (далі - Смартфони  Gold) - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black (далі - Смартфони Black) - 20 шт.;
- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за Митною декларацією, а саме Смартфонів  Gold і Смартфонів Black у зазначених кількостях.

2. Позов обґрунтовано ввезенням на територію України продукції за Митною декларацією з порушенням прав інтелектуальної власності правовласника торговельних марок (далі - ТМ) "Xiaomi", "RedMi" та "Mi" і тим, що продукція за вказаною декларацією є контрафактною.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 31.10.2019 (суддя Марченко О.В.): у позові відмовлено; судові витрати покладено на Компанію.

4. Рішення мотивовано безпідставністю та необґрунтованістю позовних вимог.

5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020:
- задоволено апеляційну скаргу Компанії;
- зазначене рішення місцевого господарського суду скасовано;
- прийнято нове рішення;
-заборонено Товариству здійснювати розповсюдження товарів за Митною декларацією, а саме Смартфонів Gold - 20 шт., Смартфонів Black - 20 шт.;
- вирішено вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар за Митною декларацією,  а саме зазначені смартфони;
- стягнуто з Товариства на користь Компанії відповідні суми судового збору.  

6. Постанову мотивовано правомірністю вимог позивача.

Короткий зміст вимог касаційної скарги 

7. У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про порушення апеляційним господарським судом норм матеріального і процесуального права, просить оскаржувану постанову скасувати і залишити в силі рішення місцевого господарського суду з даної справи.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

8.  Апеляційним господарським судом проігноровано факт введення позивачем у цивільний обіг спірного товару та його оригінальність [порушено вимоги статей 330, 338 Господарського кодексу України, статей 2, 86, 236 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України)].

9. Названим судом проігноровано поданий відповідачем як доказ висновок експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені засл. проф. М.С.Бокаріуса від 06.06.2019 № 10559 (далі - Висновок експерта № 10559), на який відповідач посилався у відзиві на апеляційну скаргу.

10. Позивачем не доведено в суді контрафактність товару - Смартфонів Gold і  Black у кількості по 20 шт. кожного з них.

11. Судом порушено право на незалежний, неупереджений суд, провадження в якому відповідає вимогам справедливого судового розгляду. 

12. Судом порушено право мирного володіння майном. 

Доводи інших учасників справи 

13. У відзиві на касаційну скаргу Компанія заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх безпідставність та необґрунтованість і водночас - про необхідність передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, оскільки суди попередніх інстанцій, на думку позивача, не дослідили індивідуальні ознаки спірного товару для встановлення його контрафактності. У зв`язку з наведеним позивач просить постанову Північного апеляційного господарського суду з даної справи скасувати і передати справу на новий розгляд до господарського суду міста Києва "із наданням вказівок щодо правильного застосування норм права".

14. Від Митниці відзив на касаційну скаргу не надходив. 

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

15.    Судом першої інстанції у розгляді справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.

15.1. Компанія (попередня назва - Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.) є правовласником ТМ "Xiaomi", "Mi" та "RedMi", за міжнародною реєстрацією, які діють на території України у повному обсязі, відповідно, з 28.11.2012, 23.04.2014 та 23.04.2014.

Ці ТМ зареєстровані для 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), зокрема для мобільних телефонів та планшетних комп`ютерів.

15.2. За даними офіційного сайту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, власником названих ТМ є Компанія, іменована до 30.07.2013 як Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd.

15.3. За повідомленням Митниці, наданим позивачеві, 22.04.2019 було здійснено призупинення митного оформлення товарів: Смартфони  Gold - 20 шт., Смартфони Black - 20 шт., виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd, країна виробництва CN, одержувач - Товариство, оскільки є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

15.4. На думку позивача, товари, відображені в Митній декларації, дійсно містять такі ознаки, оскільки він не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав Товариству товари та жодної угоди з ним не укладав; тому відповідно до пункту 17 статті 4 Митного кодексу України відповідні товари "можуть тлумачитися як контрафактні".
15.5. Товар, зазначений у Митній декларації, придбано Товариством у Concord Trade Inc. Остання придбала цей товар у Hong Kong Hung AU Development Company Limited, що є офіційним дистриб`ютором "Xiaomi".
16. Судом апеляційної інстанції додатково з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.
16.1. На час розгляду справи митне оформлення вказаного товару призупинено, товар знаходиться на стадії Митниці.
16.2. Правовласником ТМ "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" - Компанією спірний товар не було введено в цивільний обіг ні за міжнародним принципом, ані за національним принципом вичерпання прав.
Подані відповідачем докази на підтвердження законності придбання ним товару у офіційного дистриб`ютора не доводять правомірності використання відповідачем на заявлених до ввезення в Україну смартфонах - з підстави припинення дії дистриб`юторської угоди від 13.01.2017 між Hong Kong Hung AU Development Company Limited та Xiaomi H.K. Limited  на момент ввезення спірного товару. 
16.3. Відповідачем не надано суду доказів наявності у нього права здійснювати використання знаків для товарів і послуг "Xiaomi", "Mi" і "RedMi" за відповідними міжнародними реєстраціями, права на які (знаки) належать позивачу.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА 

17. Пункт 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу України: 
- суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

18. ГПК України:

частини перша, третя статті 86:
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів; 
- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів); 

частини перша, п`ята статті 236:
- судове рішення повинно бути, зокрема, обґрунтованим;
- обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків суду попередньої інстанції 

19. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для заборони відповідачу здійснювати розповсюдження товарів за Митною декларацією - Смартфонів  Gold  та  Black у кількості по 20 шт. та вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару за зазначеною декларацією. 

20. Таким чином, задоволення заявлених позовних вимог ставилося у залежність від встановлення контрафактності спірного товару. 

Контрафактними, за визначенням, наведеним у пункті 17 частини першої статті 4 Митного кодексу України, є, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

У відповідності до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки.

21. Визначення тотожності або схожості позначення з охоронюваною в Україні ТМ до ступеню сплутування стосовно одного й того самого виду товарів потребує спеціальних знань у сфері, іншій, ніж право, та може здійснюватися лише особою, яка має такі знання, тобто експертом. 

22. Для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи є схожими ТМ настільки, що їх можна сплутати, тощо) господарському суду необхідно вирішувати питання про призначення судової експертизи, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

23. У матеріалах справи наявний Висновок експерта № 10559, складений на замовлення відповідача, який має назву "Висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічного дослідження" і на який відповідач посилався, зокрема, у відзиві на апеляційну скаргу. 

Проте судом апеляційної інстанції зазначений Висновок не досліджено і не оцінено як доказ у справі. У тому числі не з`ясовані питання про те, чи є відповідний документ саме висновком експерта у галузі інтелектуальної власності, а, отже, чи може він засвідчувати ознаки контрафактності товару, стосовно якого виник спір зі справи. 

24. Водночас суд апеляційної інстанції не розглянув і, відповідно, не вирішив питання щодо наявності/відсутності визначених процесуальним законом (стаття 99 ГПК України) умов (підстав) для призначення судової експертизи з метою з`ясування зазначених питань (пункти 20-22 цієї постанови). 

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

25. Таким чином, суд апеляційної інстанції не з`ясував й не перевірив усіх обставин справи та пов`язаних з ними доказів, що є порушенням наведених вимог статей 86, 236 ГПК України щодо, зокрема, прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. 

Викладене згідно з частинами третьою і четвертою статті 310 ГПК України є підставою для скасування постанови названого суду, а оскільки припис частини другої статті 300 названого Кодексу містить заборону для суду касаційної інстанції щодо вчинення процесуальних дій, пов`язаних із встановленням обставин справи та оцінкою доказів, - то й для передачі справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

26. У новому розгляді суду необхідно врахувати наведене, перевірити обставини та дослідити докази, зазначені в цій постанові, надати їм і доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону.

За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. 

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС"                задовольнити частково.

2.  Постанову   Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 у справі  № 910/6411/19 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          В. Селіваненко 
                            
Суддя                                                                                                          І. Булгакова
                                    
Суддя                                                                                                                          Б. Львов