СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2020 р.                                                                 Справа № 905/716/20  
Колегія суддів у складі: головуючий суддя Пушай В.І., суддя Барбашова С.В., суддя  Пелипенко Н.М. 
секретар судового засідання Євтушенко Є.В.
за участю представників сторін:
від позивача - Мунтян О.М. (адвокат), за ордером та свідоцтвом; 
від відповідача - Мостовий М.В. (особисто), Борисова Т.В. (адвокат), за ордером та свідоцтвом;
розглянувши апеляційну скаргу фізичної особи-підприємця Мостового Микити Вікторовича, м. Білозерське Донецької області вх. № 2693 Д/З на рішення господарського суду Донецької області від 09.09.2020 р. у справі № 905/716/20 (суддя - Лейба М.О., повний текст складено та підписано 11.09.2020 р.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дабл Ф Груп», м. Вишневе Київської області
до фізичної особи-підприємця Мостового Микити Вікторовича, м. Білозерське Донецької області
про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг та стягнення заборгованості

ВСТАНОВИЛА:

15.04.2020 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дабл Ф Груп» (далі - ТОВ  «Дабл Ф Груп», позивач) звернулося до господарського суду Донецької області з позовом до фізичної особи-підприємця Мостового Микити Вікторовича (далі - ФОП Мостовий М.В., відповідач) про:
- заборону ФОП Мостовому М.В. здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг ТМ «Сирне королівство» у господарській діяльності без дозволу ТОВ  «Дабл Ф Груп»;
- зобов`язання ФОП Мостового М.В. повернути ТОВ «Дабл Ф Груп» «Пакет рекомендацій» по веденню бізнесу «Сирне королівство»;
- стягнення з ФОП Мостового М.В. роялті за користування торговельною маркою в сумі 48  544,20 грн. за січень-березень 2020 року.
В обґрунтування позову ТОВ «Дабл Ф Груп» посилається на порушення відповідачем умов договору франчайзингу № 15/06/17-23Ф від 15.06.2017 р. шляхом заснування власного підприємства, яке веде аналогічний бізнес, що конкурує з бізнесом «Сирне королівство», а також на несплату відповідачем роялті з жовтня 2019 року.
Під час розгляду справи місцевим господарським судом позивач заявою від 23.06.2020 р. збільшив позовні вимоги, вважаючи що роялті за користування ТМ «Сирне королівство» має бути сплачено відповідачем включно по 31.05.2020 р., тобто ще додатково за квітень та травень по 16  161,40 грн. за кожен місяць.
Ухвалою господарського суду Донецької області від 14.07.2020 р. дана заява позивача прийнята до розгляду, подальший розгляд справи здійснений судом першої інстанції з її урахуванням.
Рішенням господарського суду Донецької області від 09.09.2020 р. позовні вимоги задоволено частково:
- закрито провадження у справі в частині позовних вимог щодо зобов`язання ФОП Мостового М.В. повернути ТОВ «Дабл Ф Груп» «Пакет рекомендацій» по веденню бізнесу «Сирне королівство» у зв`язку з відсутністю предмету спору;
- заборонено ФОП Мостовому М.В. здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг ТМ «Сирне королівство» у господарській діяльності без дозволу ТОВ  «Дабл Ф Груп»;
- стягнуто з ФОП Мостового М.В. на користь ТОВ «Дабл Ф Груп» роялті за користування торговельною маркою в сумі 80  907,00 грн. та судовий збір в сумі 6  306,00 грн.
Рішення суду мотивоване, зокрема, з тих підстав, що з огляду на умови п. 11.5 договору франчайзингу № 15/06/17-23Ф від 15.06.2017 р. він не є припиненим до моменту підписання сторонами акту звірки про відсутність взаємозобов`язань, а на момент звернення позивача з позовом відповідач не повернув «Пакет рекомендацій» по веденню бізнесу та не сплатив роялті за січень-травень 2020 року, а також не дотримався умов порядку припинення договору та його наслідків.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржуване рішення скасувати в частині задоволення позовних вимог і ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову ТОВ «Дабл Ф Груп» в повному обсязі.
В обґрунтування апеляційної скарги скаржник посилається на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.
Відповідач стверджує, що після отримання повідомлення позивача від 12.12.2019 р. відповідно до п. 11.2 договору припинив експлуатацію бізнесу, про що свідчить відсутність поставок, його реалізації (відсутність фіскальних чеків, первинних господарських документів, припинення оренди приміщення, в якому здійснювалася господарська діяльність відповідача з використанням ТМ позивача).
Оскільки п. 11.5 договору складається з двох частин, які є взаємопов`язаними між собою, тому відповідач вважає, що цей пункт не може застосовуватися до спірних правовідносин, внаслідок того, що ФОП Мостовий М.В. не вимагав від позивача повернення платежів, які були сплачені.
Скаржник наголошує, що акт звірки в даному випадку не складається - з 01.01.2020 р. по 31.05.2020 р. між сторонами не проводилася господарські операції (відсутній предмет звірки), а умови п. 11.2 та п. 11.4 договору не містять обов`язку складати такий акт.
За доводами апеляційної скарги, договір припинив свою дію з 20.12.2019 р., натомість припинення договору не ставиться в залежність від повернення «Пакету рекомендацій».
На думку скаржника позивач не навів доказів та підстав обґрунтованості суми розрахунку, який відповідав би умовам договору та підтверджувався первинними документами, а також позивач не надав належних доказів ведення відповідачем конкурентної діяльності по відношенню до позивача.
Крім того, в апеляційній скарзі скаржник не погоджується з віднесенням на нього всієї суми судового збору як при задоволенні позову у повному обсязі.
У визначений ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 20.10.2020 р. строк, від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу.
Позивач стверджує, що відповідач заснував товариства - ТОВ «Вайн Рут+», ТОВ «Вайн Рут» та ТОВ «Дегустатор ЛТД», зареєстрував ТМ «СОLLАВА» і почав через них вести бізнес, аналогічний бізнесу «Сирне королівство», повністю використовуючи ноу-хау та модель бізнесу, отриману за франчайзинговим договором. Крім того, нехтуючи своїми обов`язками за укладеним договором почав закупати продукцію у сторонніх постачальників, якість якої не відповідала ТМ «Сирне королівство», проте реалізовував цю продукцію саме під ТМ позивача, що суворо заборонено укладеним договором.
За доводами позивача, відповідач у своїй діяльності продовжував використовувати ТМ «Сирне королівство», її зображення було присутнє на чеках при відпуску продукції в магазині відповідача, в самому магазині, в рекламі на інтернет-сайтах.
Згідно з відзивом, відповідач жодного разу не повідомив позивача, що він припинив бізнес, не надав жодного доказу, що він змінив інтер`єр магазину, не надав жодного звіту/іншого документу про відсутність в нього доходу, не виконав інші вимоги, передбачені договором, не заперечував проти направлених на його адресу рахунків щодо сплати роялті, тому застосування судом першої інстанції положень п. 5.3 та п. 5.5 постанови Пленуму ВГСУ №12 від 17.10.2012 р. вважає правомірним.
Представник позивача у судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечив за доводами, викладеними у відзиві на апеляційну скаргу.
Відповідач та його представник у судовому засіданні підтримали апеляційну скаргу у повному обсязі.
У даному судовому засіданні до закінчення судових дебатів обидві сторони заявили про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в порядку ч. 8 ст. 129 ГПК України.
Частинами 1-2 статті 269 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Дослідивши повноту встановлення господарським судом обставин справи та докази у справі на їх підтвердження, їх юридичну оцінку, а також доводи апеляційної скарги в межах вимог, передбачених статтею 269 Господарського процесуального кодексу України, судова колегія Східного апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "ДАБЛ Ф ГРУП" є власником знака для товарів і послуг "Сирне королівство" згідно зі свідоцтвом №211214, зареєстрованим 25.04.2014 в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також згідно зі свідоцтвом №184868, зареєстрованим 25.04.2014 в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 8, 29, 35, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.                    
15.06.2017 між  ТОВ "ДАБЛ Ф ГРУП" (Сторона 1) та ФОП Мостовим М.В. (Сторона 2) укладено договір франчайзингу "Сирне королівство" №15/06/17-23Ф (далі - договір), за умовами п.1.1. якого Сторона 1 зобов`язується за плату надати Стороні 2 право на використання в підприємницькій діяльності Сторони 2 комплексу прав, належних Стороні 1, а Сторона 2 зобов`язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити Стороні 1 обумовлену договором винагороду.
Відповідно до п.1.2 договору, до комплексу прав, що Сторона 1 передає Стороні 2 входять право користування правами інтелектуальної, комерційної таємниці, права на використання торговельної марки "Сирне королівство", технологіями продажу, маркетинговими технологіями, право на використання комерційного досвіду та ділової репутації Сторони 1 для здійснення Стороною 2 діяльності на обумовлений цим договором строк.
Згідно з п.1.3. договору, використання прав здійснюватиметься таким чином: Сторона 2 вправі здійснювати реалізацію продукції, що постачається Стороною 1 за договорами поставки, безпосереднім споживачам під торговельною маркою Сторони 1.
Умовами п.1.4. договору сторони погодили, що для безпосередньої реалізації даного договору не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту підписання Сторонами даного договору будуть укладені договори поставки. У випадку не укладання договорів поставки, даний договір франчайзингу вважається неукладеним, а сплачені на його основі кошти підлягають поверненню.
Згідно з п.2.3. договору, протягом дії цього договору, Сторона 2 зобов`язана виконувати умови даного договору та додатків до нього, дотримуватися всіх вимог Сторони 1, а також виконувати інші зобов`язання, до яких відносяться, зокрема, 
підпункт 2.3.1.9. 
- вести бізнес сумлінно у відповідності до стандартів, встановлених Стороною 1 у "Пакеті рекомендацій" та повідомлених протягом здійснення стажування персоналу;
- здійснювати діяльність, обумовлену даним договором, тільки у погодженому в цьому договорі приміщені;
- вчасно і відповідно до умов даного договору виплачувати Стороні 1 всі платежі, що підлягають сплаті згідно з ст.3 даного договору.
Відповідно до п.3.1. договору, валюта платежів та їх строки вказані в додатку 1, що є невід`ємною складовою даного договору. 
При здійсненні платежу після прострочення, Сторона 1 із грошових коштів, що надійшли, зараховує спочатку нараховані штрафні санкції, а потім належний до сплати платіж (п.3.2. договору).
Умовами п.3.3. договору встановлено, що надані послуги Сторона 1 відображає в акті прийому-здачі виконаних робіт, який підписують Сторони.
Згідно з п.4.1. договору, після сплати Стороною 2 вступного платежу, Сторона 1 передає 1 (один) екземпляр "Пакета рекомендацій" з метою неухильного виконання та використання Стороною 2 при ведені Бізнесу. Передача "Пакета рекомендацій" оформлюється актом передачі.
Пунктом 4.2. договору визначено, що "Пакет рекомендацій" і всі частини є власністю Сторони 1 і передається Стороні 2 винятково в тимчасове користування. 
Сторони договору відповідають за порушення своїх зобов`язань за договором відповідно до відповідних пунктів договору й законодавчих актів України (п.8.1. договору).
Згідно з п.11.1. договору, Сторона 1 має право припинити дію даного договору шляхом направлення відповідного повідомлення, зокрема, якщо Сторона 1 не сплачує належний Стороні 1 платіж, відповідно до статті 3 цього договору.
За умовами п.11.2. договору, після одержання повідомлення про припинення дії договору Сторона 2 повинна протягом 1 місяця припинити експлуатацію бізнесу, включаючи, але не обмежуючись зазначеним: припинити користування об`єктами інтелектуальної власності Сторони 1 та системою бізнесу. Припинення користування системою бізнесу передбачає, що Сторона 2 в своїй подальшій діяльності не використовує елементи системи бізнесу, частково або в повній їх сукупності, не копіює "Пакет рекомендацій" або його елементи, не використовує основний асортимент товарів, що використовуються при веденні бізнесу та описані у "Пакеті рекомендацій".
Пунктом 11.3. договору сторонами погоджено, що у випадку строкового припинення дії договору і небажання жодної із Сторін продовжити термін його дії, або дострокового припинення дії договору з ініціативи Сторони 2, Сторона 2 повідомляє про це Сторону 1 за один місяць шляхом направлення рекомендованого листа, а також не пізніше дати припинення дії договору завершує експлуатацію бізнесу, користування системою бізнесу, об`єктами інтелектуальної власності Сторони 1, знімає вивіску або вивіски, на яких була зазначена Торгова марка, по яким споживач асоціював підприємство Сторони 2 з мережею "Сирне королівство". У 30 - денний термін Сторона 2 повинна привести приміщення, його художнє оформлення та інтер`єр до такого стану, при якому воно б не асоціювалося у споживача з мережею "Сирне королівство".
Відповідно до п.11.4. договору, у разі припинення дії цього договору (незалежно від причин такого припинення) Сторона 2 повинна зробити всі платежі Стороні 1 за даним договором, договорами поставок, ліцензійним договором або іншим договором, який має безпосередній зв`язок з даним договором, до дня розірвання або припинення дії даного договору.
Пунктом 11.5. договору встановлено, що у разі припинення дії цього договору (незалежно від причин такого припинення) Сторона 2 не має права претендувати на повернення будь-яких платежів (у т.ч. вступного платежу) сплачених за даною угодою, які зараховуються у дохід Сторони 1. Припинення дії цього договору та повернення Стороні 1 "Пакета рекомендацій" засвідчується актом звірки про відсутність взаємозобов`язань між Сторонами за цим договором.
Строк дії договору встановлений у п. 13.1 - протягом 4-х років та 11 місяців з моменту його підписання сторонами. 
За умовами додатку №1 від 15.06.2017 до договору франчайзингу, щомісячно з дати відкриття Торгівельного магазину Сторона 2 з 1 по 10 число кожного місяця сплачує Стороні 1 грошову суму. Розмір грошової суми Сторони зобов`язуються встановити не пізніше ніж 5-го числа (місяця, наступного за місяцем запуску магазина Стороною 2), шляхом підписання додаткової угоди до договору (п.5 додатку №1). Несплата роялті в зазначений строк є підставою для одностороннього розірвання договору з боку Сторони 1, при цьому до сторони 2 застосовуються ті ж самі санкції, що й у разі розірвання договору у зв`язку з порушенням його умов (п.9 додатку №1).
Крім того, п. 2 цього додатку обумовлена сплата Стороною 2 паушального внеску Стороні 1 у розмірі 175  140,00 грн., що є еквівалентом 6  000 євро; Сторона 1 передає Стороні 2 «Пакет рекомендацій» після сплати паушального внеску.
Додатком №2 від 15.06.2017 до договору франчайзингу сторонами визначено вид ліцензії на використання знака - невиключна (п.3 додатку №2). Під невиключною ліцензією розуміється дозвіл Сторони 2 на використання знака в порядку та на умовах, визначених договором та додатками до нього, при тому, що за таким дозволом Сторона 1 залишає за собою право на використання знака та виключне право розпоряджатися знаком на свій розсуд по всій території України, а також зберігає право видачі інших невиключних ліцензій третім особам (п.4 додатку №2).
15.06.2017 сторонами договору укладено додаткову угоду, якою Сторони погодили встановити розмір щомісячної грошової винагороди Стороні 1, а  саме: 4% від загального місячного доходу від кожного магазина Сторони 2. Також Сторонами погоджено наступну процедуру оплати платежів:
- п.2: Сторони зобов`язуються щомісячно з 1-го по 5-те число кожного календарного місяця здійснити обмін інформацією стосовно кількості проданого товару в магазині Сторони 2 та встановити загальну фактичну суму місячних продаж товарів та місячного доходу в магазині Сторони 2. Встановлення загальної фактичної суми продаж товарів та місячного доходу оформлюється актом взаєморозрахунків сторін, що підписується Сторонами або їх уповноваженими особами.
- п.3: на підставі акту взаєморозрахунків Сторона 1 направляє рахунок Стороні 2 (але не пізніше 5-го числа поточного місяця для розрахунків). В свою чергу Сторона 2 зобов`язується оплатити рахунок в строки, що вказані в п.5 додатку №1 до договору.
15.06.2017 Сторонами підписаний акт прийому-передачі, який є додатком №3 до договору франчайзингу. За вказаним актом Сторона 1 передала, а Сторона 2 прийняла "Пакет рекомендацій" по веденню бізнесу "Сирне королівство". Даним актом також Сторони підтверджують, що згідно з договором, Сторона 2 передала, а Сторона 1 прийняла вступний платіж (паушальний внесок) у розмірі 175 140,00грн., що є еквівалентом 6000,00 євро.
За твердженнями позивача, з початку ведення бізнесу у мережі "Сирне королівство" та до жовтня 2019 року зобов`язання по сплаті роялті виконувалися відповідачем належним чином. В подальшому відповідач перестав сплачувати роялті та, заснувавши власне підприємство, розпочав вести аналогічний бізнес, конкуруючий з бізнесом "Сирне королівство", що є грубим порушенням умов п.2.3.1.8 договору.
У зв`язку із цим позивач 13.12.2019 р. направив відповідачеві повідомлення від 12.12.2019 р. про дострокове припинення договору на підставі п.11.1 договору - з 20 грудня 2019 року та про припинення експлуатації бізнесу "Сирне королівство" у відповідності до п.11.2 договору протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. 
Дане повідомлення отримано відповідачем 17.12.2019 р. (що визнається ним в апеляційній скарзі), проте залишено без відповіді.
В подальшому позивач звертався до відповідача з претензіями від 10.02.2020 та від 10.03.2020 про припинення дії договору франчайзингу "Сирне королівство" №15/06/17-23Ф, в яких також вимагав припинити експлуатацію бізнесу "Сирне королівство", повністю розрахуватися по роялті та іншим договорам, пов`язаним з припиненим договором франчайзингу, повернути "Пакет рекомендацій", підписати акт звірки про відсутність зобов`язань та внести належні зміни у фіскальні чеки.
Зазначені претензії так само залишені відповідачем без відповіді та без виконання.
Посилаючись на те, що в останнє роялті сплачено відповідачем за грудень 2019 року, позивач звернувся з даним позовом до господарського суду.
Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. 
Згідно з ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
За приписами ч. 2 ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Відповідно до ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
За змістом ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.
Частиною 1 статті 495 ЦК України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:
1) право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції від 11.12.2019 р., яка була чинною на день звернення позивача з цим позовом до суду), використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Відповідно до ч. 8 даної статті Закону, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.
Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.
Статтею 20 цього Закону в зазначеній редакції визначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.
Проаналізувавши умови укладеного між сторонами договору, судова колегія дійшла висновку, що він за своєю правовою природою є договором комерційної концесії, а не ліцензійним договором.
Відповідно до ст. 1115 ЦК України, за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов`язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. 
Статтею 1116 ЦК України врегульовано, що предметом договору комерційної концесії є право на використання об`єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.
Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту. 
Згідно з ч. 1 ст. 1122 ЦК України, в договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:
1) обов`язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;
2) обов`язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;
3) обов`язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;
4) обов`язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.
У пункті 71 постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» роз`яснено, що на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.
Відповідно до п. 59 цієї постанови Пленуму ВГСУ, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з`ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.
Як зазначено вище, умовами п. 11.5 чітко визначено, що припинення дії договору і повернення позивачеві «Пакета рекомендацій» засвідчується актом звірки про відсутність взаємозобов`язань за цим договором.
Таким чином, місцевим господарським судом вірно встановлено, що договір не є припиненим до моменту підписання сторонами такого акту звірки у розумінні умов п. 11.5 договору, і на момент звернення позивача з цим позовом до суду договір не припинився і був чинний.
При цьому, відповідач не відреагував на повідомлення позивача від 12.12.2019 р. про припинення дії договору, а також залишив без відповіді та без виконання претензії ТОВ «Дабл Ф Груп», в т.ч. не повернув на вимогу позивача «Пакет рекомендацій».
Відповідачем не надано до матеріалів справи і доказів припинення експлуатації бізнесу «Сирне королівство» після отримання згаданого повідомлення позивача.
Посилання відповідача на договір суборенди нежитлових приміщень № А33-2/Д-1С від 04.09.2018 р., укладеного між ТОВ «Вайн Рут+», як орендодавцем, та ФОП Мостовим М.В., як орендарем, та на акт приймання-передачі від 04.09.2018 р. до цього договору і угоду від 14.12.2019 р. про розірвання договору суборенди не приймаються до уваги, оскільки:
- по-перше, у п. 1.3 договору суборенди міститься посилання на договір від 16.06.2017 р., укладений між ТОВ «Вайн Рут+» та ТОВ «Метрополія»;
- по-друге, ТОВ «Вайн Рут+» зареєстровано як юридичну особу лише 29.08.2018 р., відтак товариство більше чим за рік до проведення його державної реєстрації не мало змоги укладати договір оренди.
Твердження відповідача про заснування ТОВ «Вайн Рут+» шляхом підписання додаткової угоди про передачу прав на оренду між трьома суб`єктами господарювання, викладені у запереченнях (т. 1, а.с. 145-148) суперечать загальним засадам цивільного та господарського законодавства щодо створення юридичної особи, зокрема ст. 87 ЦК України.
Крім того, щодо оренди приміщення у ТРЦ «Караван» відповідачем надані наступні пояснення (т. 2, а.с. 61-62):
- ФОП Мостовий М.В. уклав договір оренди № А33-2/Д-1 з ТОВ «Метрополія» від 16.06.2017 р. на приміщення у ТЦ, секція № А33-2, у березні 2018 року та у вересні 2018 року відбулася заміна сторони - орендаря у цьому договорі оренди на ТОВ «С-Вайн» (угода від 28.03.2018 р.), а в подальшому - на ТОВ «Вайн Рут+» (угода від 04.09.2018 р.);
- ФОП Мостовий М.В., розірвавши договір з ТОВ «С-Вайн» уклав нові договірні відносини суборенди з ТОВ «Вайн Рут+» (договір від 04.09.2018 р.) щодо приміщення, яке він займав у ТЦ «Караван» для продажу товару ТМ «Сирне королівство», розділивши його з цією юридичною особою як торгову площу.
Такі доводи відповідача судовою колегією оцінюються критично. З наданих до матеріалів справи ФОП Мостовим М.В. договорів вбачається, що 01.04.2018 р. за актом приймання-передачі він передав новому орендарю ТОВ «С-Вайн» приміщення площею 35,1 кв.м. (тобто, весь магазин), а свої орендні правовідносини оформив вже з ТОВ «Вайн Рут+» шляхом укладення договору суборенди від 04.09.2018 р. щодо приміщення площею 12 кв.м. - з 01.04.2018 р. до 04.09.2018 р. ФОП Мостовий М.В. не мав у своєму володінні приміщення у ТРЦ «Караван» для продажу сирів ТМ «Сирне королівство».
Враховуючи, що договір франчайзингу укладений 15.06.2017 р., відповідачем не надано доказів погоджень таких змін приміщення з позивачем, які мали засвідчуватися відповідним актом (п. 2.3.1.2 договору). До того ж, позивач наголошує на своєчасній сплаті роялті відповідачем до жовтня 2019 року, а цей платіж за умовами п. 1.1 додаткової угоди від 15.06.2017 р. до договору вираховується від загального місячного доходу магазина відповідача, тобто з 01.04.2018 р. до 04.09.2018 р. відповідач провадив господарську діяльність та отримував дохід, з якого і сплачував позивачеві належне йому роялті.
Отже, факт припинення орендних правовідносин щодо магазину, розташованого у ТРЦ «Караван» (м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17), у грудні 2019 року відповідачем не доведений належними доказами.
Надані відповідачем до матеріалів справи договір оренди приміщення № АД-01/04/18-101 від 01.04.2018 р., укладений між ТОВ «Дельмар Реал Естейт» та ТОВ «С-Вайн», з подальшими документами до нього також не можуть бути прийняті до уваги у зв`язку з тим, що ці документи мають відношення до іншого приміщення (№ 101, площею 56,68 кв.м. на першому поверсі в будівлі Центру, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 27), аніж того, в якому був розташований магазин відповідача для ведення бізнесу «Сирне королівство» (у ТРЦ «Караван», м. Дніпро по вул. Нижньодніпровська, 17).
На підтвердження факту продовження використання відповідачем у своїй господарській діяльності ТМ «Сирне королівство» позивачем до позовної заяви додано копії двох чеків, в яких відносно особи продавця зазначено такі відомості: «ВайнРут, Дніпро, вул. Нижньодніпровська, буд. 17, ФОП Мостовой В.В.»
Позивачем також надано до матеріалів справи безкоштовний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого ТОВ «Вайн Рут» засновано Мостовим М.В. та зареєстровано в реєстрі 29.08.2018 р., а керівником цього товариства є Мостовий Віктор Вікторович (за поясненнями позивача, він є рідним братом відповідача).
Таким чином, продаж продукції під ТМ «Сирне королівство» в магазині за зазначеною адресою здійснено не безпосередньо відповідачем, а ТОВ «Вайн Рут», керівником якого є не відповідач, а гр. Мостовий В.В . Та обставина, що відповідач є засновником ТОВ «Вайн Рут» не може свідчити про порушення прав позивача саме засновником, а не цією юридичною особою чи її керівником.
Отже, згадані чеки не є належними доказами на підтвердження факту використання ТМ «Сирне королівство» відповідачем у своїй господарській діяльності.
Посилання позивача на фотографії (т. 1, а.с. 204-206) так само не доводять використання його ТМ відповідачем, оскільки не містять відомостей про інтернет-ресурси та про ідентифікаційні ознаки сфотографованого магазину.
У розумінні п. 11.5 договору франчайзингу за відсутності акту звірки про відсутність взаємозов`язань між сторонами цей договір не є припиненим, а відповідачем не доведено ані суду першої, ані суду апеляційної інстанції належними доказами факту припинення експлуатації бізнесу «Сирне королівство» на виконання умов п. 11.2 договору, тому позовна вимога про заборону ФОП Мостовому М.В. здійснювати будь-яке використання знаку для товарів і послуг ТМ «Сирне королівство» у господарській діяльності без дозволу ТОВ  «Дабл Ф Груп» підлягає задоволенню, оскільки має на меті належне виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань за цим договором.
Доводи апеляційної скарги про неможливість застосування до спірних правовідносин п. 11.5 договору та про неможливість складання акту звірки за відсутності проведення господарських операцій з 01.01.2020 р. по 31.05.2020 р. зводяться до довільного тлумачення скаржником умов договору.
Відсутність поставок, фіскальних чеків, інших первинних господарських документів не є доказом припинення експлуатації бізнесу позивача, оскільки таке припинення полягає у вчиненні комплексу дій, в т.ч. зміну інтер`єру та екстер`єру магазину тощо, чого відповідачем здійснено не було, а тому доводи апеляційної скарги про зворотнє відхиляються за недоведеністю.
Оскільки у судовому засіданні суду першої інстанції, яке відбулося 09.09.2020 р., представником відповідача передано представнику позивача «Пакет рекомендацій», про що складено відповідний акт прийому-передачі на виконання п. 4 додатку № 1 до договору, тому господарським судом Донецької області на законних підставах закрито провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України в частині позовних вимог про зобов`язання ФОП Мостового М.В. повернути ТОВ «Дабл Ф Груп» «Пакет рекомендацій» по веденню бізнесу «Сирне королівство» у зв`язку з відсутністю предмету спору.
Щодо позовних вимог про примусове стягнення з відповідача роялті за січень-травень 2020 року, враховується наступне.
Заявлена до стягнення сума заборгованості розрахована позивачем від загального доходу відповідача за 11 місяців 2019 року, з якого вирахувано середньомісячний дохід відповідача, з якого, в свою чергу, розраховано роялті у розмірі 4 %.
Умовами п. 1.1 додаткової угоди від 15.06.2017 р. до договору визначено, що щомісячна грошова винагорода позивачеві становить 4 % від загального місячного доходу від кожного магазину відповідача.
Доказів постачання продукції відповідачеві з метою її реалізації кінцевим споживачам у спірний період позивачем до матеріалів справи не надано, так само як і доказів отримання відповідачем прибутку від господарської діяльності із застосуванням у ній ТМ «Сирне королівство» у магазині, що розташований у ТРЦ «Караван» (м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17).
В обґрунтування наявності підстав для стягнення роялті не від поточної діяльності відповідача, а із розрахунку за минулий період позивач посилався на п. 5.3 постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 р., згідно з яким якщо ліцензійним договором передбачено оплатне використання об`єкта права інтелектуальної власності, ліцензіарові не може бути відмовлено у вимозі про стягнення плати з мотиву невикористання ліцензіатом відповідного об`єкта (якщо договір є чинним). У разі коли сторони ліцензійного договору погодили розмір зазначеної плати у формі відрахувань від доходу, сума плати може визначатися виходячи з ціни, яка за порівнюваних обставин звичайно стягується за правомірне використання об`єкта інтелектуальної власності.
Судова колегія не погоджується з висновком місцевого господарського суду щодо застосування даного пункту постанови Пленуму ВГСУ до правовідносин у справі, оскільки між сторонами виникли договірні відносини на підставі договору комерційної концесії (ст. 1115 ЦК України), а не на підставі ліцензійного договору (ст. 1109 ЦК України).
З огляду на те, що умовами договору франчайзингу (комерційної концесії) не передбачено нарахування роялті у процентному співвідношенні від прибутку за минулий рік, так само як і не передбачено сплати сталої суми роялті, тому слід дійти висновку, що позивачем не доведено належними доказами питання обґрунтованості розрахунку заявленої до стягнення суми, чим обумовлюється відмова у задоволенні позову в цій частині.
Крім того, судова колегія наголошує, що у позовній заяві позивач посилався на ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також на ст. 16, ст. 432, п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦК України. Дійсно, ч. 2 ст. 20 названого Закону передбачено право власника свідоцтва на стягнення збитків з порушника, проте заявлена до стягнення сума роялті визначена позивачем як заборгованість, тому при вирішенні спору в цій частині наведені норми, якими врегульовано стягнення збитків/упущеної вигоди за наявності всіх елементів складу цивільного правопорушення в даному випадку не підлягають застосуванню. 
Враховуючи викладене, оскаржуване рішення суду підлягає частковому скасуванню в частині задоволення позову про стягнення з відповідача на користь позивача роялті за користування ТМ в сумі 80  907,00 грн. з прийняттям нового рішення в цій частині про відмову у задоволенні даної позовної вимоги, у зв`язку з чим апеляційна скарга у наведеній частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору за позовом та апеляційною скаргою покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Доводи скаржника про безпідставність віднесення на нього судового збору за вимогою про повернення «Пакету рекомендацій» не приймаються до уваги, оскільки відновлення порушеного права позивача в цьому випадку мало місце вже під час розгляду справи судом першої інстанції, а не до його звернення з позовом до суду. 
Керуючись статтями 269, 270, 275, 277, 281, 282, 284 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду, - 

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу фізичної особи-підприємця Мостового Микити Вікторовича на рішення господарського суду Донецької області від 09.09.2020 р. у справі № 905/716/20 задовольнити частково.
Рішення господарського суду Донецької області від 09.09.2020 р. у справі № 905/716/20 скасувати частково.
Відмовити у задоволенні позовної вимоги про стягнення з фізичної особи-підприємця Мостового Микити Вікторовича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дабл Ф Груп» роялті за користування торговельною маркою в сумі 80  907,00 грн., а також у стягненні судового збору за позовом в сумі 2  102,00 грн.
В решті рішення господарського суду Донецької області від 09.09.2020 р. у справі № 905/716/20 залишити без змін, та відмовити в решті вимог апеляційної скарги.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Дабл Ф Груп» (08133, Київська обл., м. Вишневе, вул. В`ячеслава Чорновола, б. 1-А, офіс 6, код ЄДРПОУ 40167002) на користь фізичної особи-підприємця Мостового Микити Вікторовича ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) судовий збір за апеляційною скаргою в сумі 3  153,00 грн.
Доручити господарському суду Донецької області видати відповідний наказ.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом 20-ти днів.
Повний текст постанови складено 08.12.2020 р.

Головуючий суддя                                                                    В.І. Пушай

Суддя                                                                                           С.В. Барбашова  

Суддя                                                                                           Н.М. Пелипенко