Постанова
Іменем України                                   
25 листопада 2020 року
м. Київ
справа № 760/19163/15-ц
провадження № 61-24412св18
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Висоцької В. С., 
суддів: Калараша А. А., Литвиненко І. В. (суддя-доповідач), Петрова Є. В., Фаловської І. М.,
учасники справи:
позивач - Волинська обласна рада,
відповідачі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Галичина-Табак», ОСОБА_1 , Державна служба інтелектуальної власності України,
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу Волинської обласної ради на рішення Солом?янського районного суду міста Києва від 17 лютого 2016 року у складі судді                     Лазаренко В. В. та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 28 березня                   2017 року у складі колегії суддів: Болотова Є. В., Білич І. М., Поліщук Н. В.,
ВСТАНОВИВ:
ОПИСОВА ЧАСТИНА
Короткий зміст позовних вимог
У жовтні 2015 року Волинська обласна рада звернулась до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Галичина-Табак» (далі - ТОВ «Галичина-Табак»), ОСОБА_1 , Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії.
Позовна заява мотивована тим, що 25 вересня 2015 року Державною службою інтелектуальної власності України було видано свідоцтво № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, власниками якого є ТОВ «Галичина-Табак» та ОСОБА_1 .
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 25 вересня 2015 року не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки зображення герба Волинської області використовується без згоди Волинської обласної ради, і його використання в складі знака при маркуванні алкогольної продукції може призводити до введення в оману споживачів щодо територіальної приналежності виробника та щодо схвалення такої продукції органом місцевого самоврядування. Вказане призводить до дискредитації органу місцевого самоврядування, в компетенції якого знаходиться затвердження змісту, опису та порядку використання символіки області.
Волинська обласна рада просила визнати повністю недійсним свідоцтво                         № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг; зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання повністю недійсним свідоцтва № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Рішенням Солом?янського районного суду міста Києва від 17 лютого 
2016 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив із того, що позивачем не доведено заявлені позовні вимоги.
Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 28 березня 2017 року апеляційну скаргу Волинської обласної ради відхилено.
Рішення Солом?янського районного суду міста Києва від 17 лютого 
2016 року залишено без змін.
Відхиляючи апеляційну скаргу Волинської обласної ради, апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції та додатково вказував, що знак для товарів і послуг відповідає умовам надання правової охорони, що підтверджено результатом проведеної кваліфікаційної експертизи. Будь-яких доказів, які б спростовували такі висновки суду позивачем не надано.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
18 квітня 2017 року Волинська обласна рада подала до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу, у якій просить скасувати рішення Солом`янського районного суду міста Києва                      від 17 лютого 2016 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 28 березня 2017 року та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга мотивована тим, що при ухвалені судових рішень, судами першої та апеляційної інстанцій неправильно застосовано положення частини другої статі 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Судами не проведено повного та всебічного з`ясування обставин, не досліджено та не надано оцінки всім доказам у справі, безпідставно відмовлено у задоволенні клопотання про призначення у справі експертизи.
Доводи інших учасників справи
23 червня 2017 року представник ТОВ «Галичина-Табак» та ОСОБА_1 - ОСОБА_2 подала до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ заперечення, в якому просить касаційну скаргу Волинської обласної ради відхилити, а рішення Солом?янського районного суду міста Києва від 17 грудня 2016 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва              від 28 березня 2017 року залишити без змін.
Рух справи в суді касаційної інстанції.
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 травня 2017 року відкрито касаційне провадження у цій справі та витребувано матеріали цивільної справи з Солом?янського районного суду міста Києва.
У червні 2017 року матеріали справи надійшли до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення» ЦПК України у редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Статтею 388 ЦПК України встановлено, що судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
У травні 2018 року касаційну скаргу разом з матеріалами справи передано до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 17 січня 2019 року справу призначено до судового розгляду.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
Судами встановлено, що 25 вересня 2015 року Держслужба на підставі заявки № m2014 03374, (дата подання заявки - 11 березня 2014 року) та висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи видала свідоцтво № НОМЕР_1 на ім`я ТОВ «Галичина-Табак» та ОСОБА_1 .
Знак за свідоцтвом № НОМЕР_1 зареєстровано для товарів і послуг відносно 33-го класу МКТП - горілка.
Експертиза заявки № m 2014 03374 проводилася відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28 липня 1995 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України                      02 серпня 1995 року за № 276/812 (в редакції наказу Державного патентного відомства України № 72 від 20 серпня 1997 року).
За результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки № m2014 03374 зразок пройшов експертизу ДП «Український інститут промислової власності» за висновком якого встановлено, що заявлений зразок відповідає умовам надання правової охорони, а заявка відповідає вимогам статті 11 Закону України «Про охорону прав на промисловий зразок».
При проведенні кваліфікаційної експертизи, вказаної заявки, заявлене позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним законом, зокрема, чи не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги або виробляє товари. При цьому, використовувалась інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА
Позиція Верховного Суду 
Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» від 15 січня 2020 року № 460-ІХ установлено, що касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом. Тому в тексті цієї постанови норми ЦПК України наводяться в редакції, яка була чинною станом на 07 лютого 2020 року.
Частиною другою статті 389 ЦПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим (частина перша статті 263 ЦПК України).
Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права
Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами.
Згідно зі статтею 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
Статтею 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Відповідно до частин першої - третьої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (частина четверта статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
Відповідно до частин другої, третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
За змістом підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону права на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Аналіз зазначених норм права дає можливість дійти висновку про те, що підставою для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг є відомість в Україні торгівельної марки до дати подання до Установи заявки на реєстрацію позначення щодо таких же або споріднених товарів і послуг, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє або надає останні.
Таким чином, при розгляді вказаної справи Волинська обласна рада повинна довести суду, що відповідачами надаються тотожні або споріднені з товариством послуги.
Пунктом 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 визначено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно, зокрема, визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.
Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Частиною першою статті 57 ЦПК України (в редакції, чинній на час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій) передбачено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно зі статтею 58 ЦПК України (в редакції, чинній на час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій) належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Відповідно до статті 60 ЦПК України (в редакції, чинній на час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій) кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Аналогічні правила закріплені у статях 76, 77, 81 ЦПК України у редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року.
Відмовляючи у задоволенні позову Волинської обласної ради, суди на підставі належним чином оцінених доказів, поданих сторонами, виходили із того, що не доведено порушення відповідачами прав позивача щодо використання знаку при маркуванні алкогольної продукції. При цьому, Волинська обласна рада не є установою, яка надає послуги, що давало б підстави, в розумінні частини другої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлювати суду відповідність знаку умовам надання правової охорони, визначеним Законом, зокрема, чи не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги або виробляє товари.
Доводи касаційної скарги про те, що суд апеляційної інстанції необґрунтовано відмовив у задоволенні заяви про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є безпідставними, оскільки у справі було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності за клопотанням Волинської обласної ради, проте така експертиза не була проведена у зв?язку з відсутністю її оплати Волинською обласною радою.
Посилання у касаційній скарзі на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального права, а саме частини другої статті 6 «Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також не знайшло свого підтвердження при розгляді справи, враховуючи те, що Волинська обласна рада не є тією установою, яка надає послуги та виробляє товари, щоб давало підстави стверджувати про введення споживачів товарів і послуг в оману.
Згідно із частинами першою та другою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України від 09 квітня 2015 року № 317-VIIІ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.
Звертаючись із позовом, позивач вказував, що відповідачем неправомірно використовується герб Волинської області, який є елементом знаку для товарів та послуг та на який компетентним органом держави видано свідоцтво                         № НОМЕР_1 .
Разом із тим, як було встановлено судами попередніх інстанцій за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки № m2014 03374 зразок пройшов експертизу ДП «Український інститут промислової власності» за висновком якого встановлено, що заявлений зразок відповідає умовам надання правової охорони, а заявка відповідає вимогам статті 11 Закону України «Про охорону прав на промисловий зразок».
При проведенні кваліфікаційної експертизи, вказаної заявки, заявлене позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом, зокрема, чи не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги або виробляє товари. При цьому, використовувалась інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.
Вказані обставини підтверджуються копіями матеріалів заявки № m2014 03374 , доданими представником Державної служби інтелектуальної власності до своїх заперечень.
Отже обґрунтованими є висновки судів попередніх інстанцій про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 від 25 вересня 2015 року видавався відповідно до охоронних документів наданих Державною службою інтелектуальної власності комплексно, а не як окремого елемента, як зазначає позивач.
Враховуючи, що спеціальним законом, який підлягає застосуванню до спірних правовідносин є саме Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вказаним нормативним актом не передбачено одержання згоди для використання символіки області як одного з елементів знаку для товарів та послуг, та ту обставину, що судами попередніх інстанцій було встановлено, що використання знака для товарів та послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1                                   від 25 вересня 2015 року відбувається відповідно до охоронних документів наданих Державною службою інтелектуальної власності колегія суддів відхиляє доводи касаційної скарги про незаконність та необґрунтованість оскаржуваних судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій.
Таким чином, касаційна скарга не містить доводів на спростування висновків судів попередніх інстанцій, які є обґрунтованими та узгоджуються із матеріалами справи, при встановленні зазначених фактів судами не було порушено норм процесуального законодавства та правильно застосовано норми матеріального права.
Наведені у касаційній скарзі доводи зводяться до незгоди з висновками суду першої та апеляційної інстанцій стосовно установлення обставин справи, зводяться до переоцінки доказів, що в силу вимог статті 400 ЦПК України виходить за межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Наведені у касаційній скарзі доводи були предметом дослідження в судах попередніх інстанцій із наданням відповідної правової оцінки всім фактичним обставинам справи, яка ґрунтується на вимогах чинного законодавства, і з якою погоджується суд касаційної інстанції.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
Статтею 410 ЦПК України визначено, що суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. 
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення Солом?янського районного суду міста Києва від 17 лютого 2016 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 28 березня 2017 року - без змін, оскільки підстави для скасування судових рішень відсутні.
Керуючись статтями 400, 409, 410, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційної цивільного суду,
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу Волинської обласної ради залишити без задоволення.
Рішення Солом?янського районного суду міста Києва від 17 лютого 
2016 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 28 березня 2017 рокузалишити без змін.
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Головуючий                                                                                   В. С. Висоцька
 
Судді                                                                                                А. А. Калараш 
                                                                                                          І. В. Литвиненко
Є. В. Петров
І. М. Фаловська