ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року 
м. Київ

Справа №  910/15594/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача - науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю - Гордійчука Ю.В., 
відповідача - Антимонопольного комітету України - Чернюшок М.І., 
Консорціо ді тутела делла деномінаціоне ді оріджине контролата просекко (Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata prosecco) -                 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

розглянув касаційні скарги Антимонопольного комітету України (далі - АМК), Консорціо ді тутела делла деномінаціоне ді оріджине контролата просекко (Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata prosecco; далі - Консорціум) і науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (далі - Підприємство)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020
(головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді Агрикова О.В. і Євсіков О.О.)
зі справи № 910/15594/18
за позовом    Підприємства 
до    АМК
про скасування рішень.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про скасування рішень АМК від 20.09.2018 № 502-р у справі  № 127-26.4/118-16 (далі - Рішення № 502-р), від 20.09.2018 № 503-р у справі № 127-26.4/119-16 (далі - Рішення № 503-р) та рішення від 11.10.2018             № 544-р у справі   № 127-26.4/116-16 (далі - Рішення № 544-р). 

2. Позов обґрунтовано тим, що оскаржувані рішення прийняті за неповного з`ясування обставин, які мають значення для справи, відповідачем у їх прийнятті не доведено обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, і викладені в цих рішеннях висновки не відповідають обставинам справи.

Короткий зміст рішень судових інстанцій

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 05.03.2019 (суддя Підченко Ю.О.) у позові відмовлено.

4. Рішення місцевого господарського суду мотивовано тим, що оскаржувані рішення прийняті АМК з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, з повним з`ясуванням і доведенням обставин, які мають значення для справи, за відповідності висновків, викладених у рішеннях, обставинам справи.

5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020:
- частково задоволено апеляційну скаргу Підприємства; 
- зазначене рішення місцевого господарського суду скасовано й прийнято нове рішення, згідно з яким:
позов задоволено частково;
скасовано Рішення № 502-р;
у решті позовних вимог відмовлено;
стягнуто з АМК на користь Підприємства 1 762 грн. судового збору "за звернення з позовом" і 2 463 грн. судового збору "за зверненням з апеляційною скаргою".

6. Постанову мотивовано прийняттям рішення місцевого господарського суду в частині відмови в задоволенні позовних вимог про визнання незаконним та скасування Рішення № 502-р за неповного з`ясування обставин. У решті апеляційна інстанція погодилася з висновками господарського суду першої інстанції. 
Короткий зміст вимог касаційних скарг
7. У касаційній скарзі до Верховного Суду АМК, зазначаючи про необґрунтованість постанови апеляційної інстанції у частині скасування Рішення № 502-р, прийняття її в цій частині з порушенням норм матеріального і процесуального права, просить скасувати частково оскаржувану постанову апеляційного господарського суду щодо  часткового задоволення позову та скасування Рішення № 502-р, ухвалити нове рішення, яким відмовити Підприємству в задоволенні позову про скасування зазначеного рішення АМК.

8. Консорціум у касаційній скарзі до Верховного Суду, зазначаючи про прийняття апеляційним господарським судом рішення про права, інтереси та обов`язки Консорціуму який не був залучений до участі у справі (пункт 8 частини першої статті 310 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України), просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020 з цієї справи та направити останню на новий апеляційний розгляд, а також вирішити питання розподілу судових витрат.

9. Підприємство у касаційній скарзі до Верховного Суду, зазначаючи про незаконність, необґрунтованість оскаржуваної постанови апеляційного господарського суду, прийняття її з порушенням норм матеріального і процесуального права, просить: зазначену постанову скасувати в частині відмови в скасуванні Рішення № 503-р та в частині відмови в скасуванні Рішення № 544-р; ухвалити нове рішення, яким скасувати Рішення №№ 503-р і 544-р.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи, осіб, які подали касаційні скарги 

10. Доводи АМК:

10.1. Судом апеляційної інстанції неправильно застосовано норми матеріального і процесуального права, стосовно чого відсутній висновок Верховного Суду, зокрема статей 13, 14, 86, 99, 101, 104 ГПК України, щодо правових підстав для призначення експертизи за клопотанням учасника справи.

10.2. Названим судом застосовано статтю 86 ГПК України, статтю 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтю 41 Закону України "Про захист економічної конкуренції", статтю 13 Цивільного кодексу України без урахування висновку щодо застосування цих норм у постановах Верховного Суду.

11. Доводи Консорціуму:

11.1. Апеляційний господарський суд прийняв рішення щодо права, інтереси та обов`язки Консорціуму, який не залучений до участі у справі, і залишив поза увагою безпідставну відмову господарського суду міста Києва в залученні Консорціуму як третьої особи у справі.

11.2. Неправомірне обмеження апеляційним господарським судом права на захист від недобросовісної конкуренції стало можливим внаслідок призначення судом комісійної експертизи у справі, необхідність проведення якої не була обґрунтована.

12. Доводи Підприємства:

12.1. Апеляційним господарським судом не враховано та не надано оцінки низці обставин та доказів.

12.2. Суд апеляційної інстанції безпідставно не застосував у вирішенні спору норми матеріального права, у тому числі статтю 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", статтю 39 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", статтю 35 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Інші доводи учасників справи

13. У відзиві на касаційну скаргу АМК Підприємство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про невідповідність викладених в Рішенні №502-р висновків обставинам справи та про законність постанови Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020 у частині задоволення вимог позивача, й просить у задоволенні вказаної касаційної скарги відмовити, відповідну постанову в частині скасування Рішення №502-рзалишити без змін.

У відзиві на касаційну скаргу Консорціуму Підприємство зазначає про відсутність підстав для її задоволення і про невідповідність висновків, викладених у Рішенні №502-р, обставинам справи та про законність постанови Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020 в частині задоволення вимог позивача, й просить вказану касаційну скаргу залишити без задоволення, а відповідну постанову в частині задоволення позовних вимог Підприємства - без змін.

14. У відзиві на касаційну скаргу Товариства АМК заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх безпідставність та необґрунтованість і про вичерпне обґрунтування апеляційним господарським судом своєї позиції щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог, й просить відмовити в задоволенні вказаної касаційної скарги.

15.   Консорціум у відзиві на касаційну скаргу Підприємства заперечує проти доводів останнього, зазначаючи про їх необґрунтованість та про пов`язаність доводів щодо порушення судом норм права виключно з переоцінкою доказів у справі, і просить касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою закрити й здійснювати касаційний розгляд за скаргами Консорціуму та АМК. 

16.   Також Консорціумом подано "письмові пояснення (тези виступу в судових дебатах)", в яких зазначається та обґрунтовується прохання: касаційну скаргу АМК задовольнити частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020 з цієї справи скасувати, справу направити на новий апеляційний розгляд; провадження за касаційною скаргою Підприємства закрити.  

17. У письмових поясненнях щодо відзивів Підприємства на касаційні скарги Корсорціума і АМК Консорціум вважає позиції Підприємства такими, що не відповідають та суперечать дійсним обставинам справи і просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020, а справу направити на новий апеляційний розгляд.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

18. Судом першої інстанції у розгляді справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.

18.1. Судом відмовлено у залученні до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, компаній Сантеро Фрателлі Енд К. - Індустріа Вінікола Агрікола Санто Стефанесе - С.П.А., Консорціо Пер Ла Тутела Делл`асті та ОСОБА_3 , а також Консорціуму, який звернувся до суду з відповідною заявою, котру мотивовано тим, що оскаржуване у справі рішення АМК прийняте за його (Консорціуму) заявою. 

18.2. Згідно з Рішенням № 502-р:
- визнано, що Підприємство вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді неправомірного використання в господарській діяльності позначення PROSECCO, яке раніше почали використовувати в господарській діяльності учасники Консорціуму, без їх дозволу, що може призвести до змішування з діяльністю цих суб`єктів господарювання, та їх пляшки, схожої на пляшку Twist виробництва Сантеро Фрателлі Енд К. - Індустріа Вінікола Агрікола Санто Стефанесе - С.П.А., з одночасним використанням позначення PROSECCO, без дозволу цього суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх у господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Консорціуму, що становить недобросовісну конкуренцію;
- за зазначене порушення на Підприємство накладено штраф у розмірі 222 100 грн;
- зобов`язано Підприємство у двомісячний строк з дати отримання рішення припинити використовувати у господарській діяльності позначення PROSECCO, що є схожим на позначення PROSECCO, яке раніше почали використовувати в господарській діяльності учасники Консорціуму, без їх дозволу, що може призвести до змішування з діяльністю цих суб`єктів господарювання.

18.3. Згідно з Рішенням № 503-р:
- визнано, що Підприємство вчинило порушення, передбачене статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення на контретикетках/кольєретках вин "ШАМПАНСЬКЕ УКРАЇНИ БРЮТ" (домінуюче позначення на етикетці - "SALUTE PROSECCO WHITE BRUT") власного виробництва інформації, що вводять в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей: "використовується виноград італійського походження", кольорів національного прапора Італійської Республіки, що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання вин Підприємства як італійських вин, що становить недобросовісну конкуренцію.
- за зазначене порушення на Підприємство накладено штраф у розмірі 51 500 грн.

18.4. Згідно з Рішенням № 544-р:
- визнано, що Підприємство вчинило порушення, передбачене статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення на контретикетках вин "САЛЮТЕ АСТІ ВИНО ІГРИСТЕ СОЛОДКЕ БІЛЕ" (домінуюче позначення на етикетці - " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") власного виробництва інформації, що вводять в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей: "від італійських виробників з П`ємонту", "використовується виноград італійського походження", що можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання вин Підприємства як італійських вин, що становить недобросовісну конкуренцію;
- за зазначене порушення на Підприємство накладено штраф у розмірі 794 720 грн;
- зобов`язано Підприємство у двомісячний строк з дати отримання рішення припинити поширювати інформацію, зазначену в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, шляхом приведення інформації щодо вин власного виробництва у відповідність із властивостями цих вин, що не буде вводити споживачів в оману, зокрема, внаслідок обраного способу викладення інформації.
18.5. Позначення PROSECCO є зареєстрованим зазначенням походження товарів в Європейському Союзі № PDO-IT-A0516. Вино, марковане цим позначенням, учасники Консорціуму імпортують на територію України з 2005 року, і не надавали згоди (дозволу) Підприємству на використання даного позначення для маркування своєї продукції.
18.6. Підприємство є власником знака для товарів і послуг (далі - ЗТП), який охороняється свідоцтвом України на ЗТП від 25.05.2009 № 111047 на позначення "ТАЇРОВО".
18.7. Також Підприємство використовує ЗТП "SALUTE PROSECCO САЛЮТЕ ПРОСЕККО", який охороняється свідоцтвом України на ЗТП від 10.04.2015 № 198077 (далі - Свідоцтво № 198077).
18.8. Підприємство на підставі субліцензійного договору від 10.12.2014, укладеного Підприємством та фізичною особою ОСОБА_4 , використовує промисловий зразок - різьблену пляшку, який охороняється патентом України на промисловий зразок від 10.12.2014 № 28474 (далі - Патент № НОМЕР_1 ).
18.9. На всіх етикетках, що наносяться на вина виробництва Підприємства на фронтальній частині упаковки продукції вказане українське походження вина та адреса його виробництва (65494, Одеська обл., Овідіопольський район, смт Таїрове, вул. 40 річчя Перемоги, буд. 1).
18.10. Сантеро Фрателлі Енд К. раніше почала використовувати на території України пляшку форми Twist, ніж Підприємство - пляшку (гвинтоподібної/різьбленої форми) для виготовлення вина "ШАМПАНСЬКЕ УКРАЇНИ БРЮТ".
18.11. Вина, марковані позначенням PROSECCO, виробництва Підприємства пропонуються до продажу по всій Україні у низці торговельних мереж.
19. Судом апеляційної інстанції додатково зазначено, зокрема, таке.
19.1. У висновку експертів за результатами комплексної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 09.12.2019 № 249/19 (далі - Висновок № 249/19) зазначено, що:
- позначення "SALUTE PROSECCO САЛЮТЕ ПРОССЕКО" за Свідоцтвом № 198077, яке використовується Підприємством для маркування продукції наведеної на фото № 1 (додаток № 1 до клопотання про призначення експертизи), не є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "SANTERO PROSECCO", яке використовується Консорціумом для маркування продукції наведеної на фото № 2;
- у виробі "Пляшка Twist" виробництва Сантерофрателлі Енд К. - Індустріа Вінікола Агрікола Санто Стефанесе - С.П.А. не використано усю сукупність суттєвих ознак промислового зразку "ПЛЯШКА" за Патентом №28474, який використовується Підприємством для продукції, наведеної на фото №1.

Даний висновок був наданий Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 за клопотанням (Підприємства), обґрунтованим "в розрізі питання схожості та можливості сплутати позначення PROSECCO та різьблену пляшку, які використовує у своїй діяльності позивач, з позначенням та відповідною пляшкою з одночасним використанням цих позначень, які використовують інші суб`єкти господарювання" (цитується за текстом відповідної ухвали Північного апеляційного господарського суду).

19.2. Правомірність використання відповідного позначення та пляшки підтверджується наявними у матеріалах справи Свідоцтвом № 198077, ліцензійним договором б/н від 10.05.2015, Патентом №28474, субліцензійним договором від 10.12.2014 та актом приймання-передачі Патенту №28474.

19.3. Наведене у Висновку № 249/19, на думку апеляційного господарського суду, спростовує висновки, викладені у Рішенні № 502-р, про те, що дії позивача, які полягали у неправомірному використанні в господарській діяльності позначення PROSECCO шляхом зазначення (маркування) на комплекті етикеток та пляшки, схожої на пляшку Twist виробництва Сантеро, з одночасним використанням позначення PROSECCO, що може призвести до змішування з діяльністю учасників Консорціуму, які кваліфіковано АМК як недобросовісну конкуренцію у вигляді неправомірного використання позначення.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА 

20. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції": 

частина перша статті 4:
- неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання;

стаття 151:
- поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб`єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб`єкта господарювання.  Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які: містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору; містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб`єкта господарювання; приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають; містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації.

21. ГПК Укрїни:
частини перша, друга статті 50:
- треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи;
- якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору;

пункт 1 частини першої статті 267:
- суддя-доповідач у порядку підготовки справи до апеляційного розгляду з`ясовує питання про склад учасників судового процесу. У разі встановлення, що рішення господарського суду першої інстанції може вплинути на права та обов`язки особи, яка не брала участі у справі, залучає таку особу до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;

частини перша, третя, четверта статті 269 :
- суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги;

- докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

- суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів попередніх інстанції
22.  Як вбачається з матеріалів справи та встановлених попередніми судовими інстанціями обставин:
- справи АМК, зазначені в пункті 1 цієї постанови, були порушені ним за заявою, зокрема, Консорціуму;
- цими рішеннями констатовано обставини недобросовісної конкуренції з боку Підприємства (позивача) стосовно італійських виробників вина PROSECCO (ПРОСЕККО), захист інтересів яких в Україні здійснює Консорціум;
- відповідні рішення АМК прямо і безпосередньо стосуються прав та законних інтересів Консорціуму, які (права та інтереси) пов`язані із захистом від дій, що кваліфіковані АМК як недобросовісна конкуренція, та від неправомірного, на думку як АМК, так і Консорціуму, використання позивачем відповідного позначення, причому право Консорціуму на такий  захист не визнається та оспорюється позивачем у цій господарській справі.

23. За таких обставин суд першої інстанції у розгляді даної справи безпідставно відхилив клопотання Консорціуму  та АМК про залучення Консорціуму до участі в даній справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача (АМК), а суд апеляційної інстанції, у свою чергу, у розгляді справи не врахував цього, не скористався повноваженнями, що надані йому наведеними положеннями статей 267 і 269 ГПК України, у зв`язку з чим припустився порушення статті 50 ГПК України, не вирішивши питання про залучення Консорціуму до участі у справі, та прийняв рішення про права та інтереси особи, що не була залучена до участі у справі, що згідно з пунктом 8 частини першої статті 310 ГПК України є підставою для обов`язкового скасування судового рішення з направленням справи на новий розгляд.

Висновки за результатами розгляду касаційних скарг

24. З урахуванням наведеного касаційні скарги у справі підлягають частковому задоволенню, а справа - направленню на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. 

25. У новому розгляді суду необхідно врахувати викладене, вирішити у встановленому процесуальним законом порядку питання щодо залучення Консорціуму до участі у справі у належному процесуальному статусі, надати доводам учасників справи, її обставинам і доказам у ній обґрунтовану правову оцінку та вирішити спір відповідно до закону. 

За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо судових витрат у ній.

Керуючись статтями  300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги Антимонопольного комітету України, Консорціо ді тутела делла деномінаціоне ді оріджине контролата просекко (Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata prosecco)  та науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю задовольнити частково.  

2. Постанову  Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020 зі справи № 910/15594/18 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду. 

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                     В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                     І. Булгакова

Суддя                                                                                                                    Т. Малашенкова