ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" жовтня 2020 р.           Справа№ 910/11158/17
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Полякова Б.М.
суддів:            Доманської  М.Л. 
          Шаптали  Є.Ю. 

за участю секретаря судового засідання Михайлюченко О.Г.
розглянувши матеріалами апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ»)
на рішення Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 (повний текст складено 14.02.2020)
у справі №910/11158/17 (суддя - Мандринченко О.В.)
за позовом     ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ»
до     Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (відповідач 1);
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2)
про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії
за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 28.10.2020
В С Т А Н О В И В :
ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Реал-Право" (відповідач 1), Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2) про визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП; зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "Реал-Право" щодо товарів 5 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188498 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо позивача, який з 2007 року та станом на дату подання позову у справі здійснює виробництво та реалізацію товару (лікарського засобу) з нанесенням на його упаковку позначення "АТРОГРЕЛ".
Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 зі справи № 910/11158/17   у задоволенні позову відмовлено повністю.
Рішення місцевого господарського суду мотивоване відсутністю порушеного права та охоронюваного інтересу позивача, наявність яких є підставою для звернення з позовом до суду.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2019 (ухваленою у новому розгляді справи) рішення місцевого господарського суду зі справи № 910/11158/17 скасовано; ухвалено нове рішення про задоволення позову; визнано недійсним повністю свідоцтво України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ «Реал-Право»; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ «Реал-Право», та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Стягнуто з ТОВ «Реал-Право» на користь ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 8000 грн витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви та апеляційної скарги.
Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано обґрунтованістю заявлених позовних вимог.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.09.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2019 зі справи № 910/11158/17 скасовано. Справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Скасовуючи рішення попередніх інстанцій та направляючи справу на новий розгляд, Верховний Суд у своїй постанові від 26.09.2019 вказував, що судам у вирішенні даного спору, насамперед, належало встановити визначені законом підстави застосування абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України  «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та з`ясувати, чи існують підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону (з огляду на абсолютність визначеного ним критерію для відмови у наданні правової охорони), на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 у задоволені позову відмовлено.
Ключовим мотивом рішення є:
-  позивач не має жодних реєстрацій на знак "АТРОГРЕЛ" або раніше поданих заявок на їх реєстрацію, тобто не має жодних раніше набутих законних прав на таке або схоже позначення, а відтак у позивача відсутні будь-які охоронювані законом права на позначення "АТРОГРЕЛ".
Не погодившись з прийнятим рішенням, до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулося ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», у якій просить рішення суду першої інстанції скасувати, та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити.
Ключовим аргументом скарги є:
-  позивач має право на захист своєї інтелектуальної власності, оскільки він створив нове слово (неологізм) - позначення "АТРОГРЕЛ", яке з моменту створення постійно використовується позивачем в якості назви лікарського засобу.
Від ТОВ "Реал-Право" надійшов відзив на апеляційну скаргу ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
Ключовим аргументом відзиву є:
-          ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» не має жодних реєстрацій на знак «Атрогрел» або поданих заявок на його реєстрацію, у зв`язку з чим права позивача не порушенні. 
ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ»  надало письмові пояснення на відзив.
Ключовими аргументами пояснень є:
-          висновок суду, що позивач обрав неналежний спосіб захисту є помилковим;
-          з 2007 по теперішній час ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу «АТРОГРЕЛ», який має широку популярність серед споживачів.
Від ТОВ "Реал-Право" надійшли письмові пояснення, з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 26.09.2019.
Ключовим мотивом пояснень є:
-          норми абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть бути застосовані до даного спору.
Від Мінекономіки надійшли письмові пояснення, з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 26.09.2019.
Ключовими мотивами пояснень є:
-          позивач не має жодних реєстрацій на знак «АТРОГРЕЛ», не має жодних раніше набутих законних прав на таке або схоже позначення;
-          норми абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть бути застосовані до даного спору.
Від ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» надійшли письмові пояснення, з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 26.09.2019.
Ключовими мотивами пояснень є:
-          у ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ» наявні охоронювані законом інтереси, які є самостійним об`єктом судового захисту.
Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.03.2020 справу № 910/11158/17 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Поляков Б.М., судді Верховець А.А., Остапенко О.М. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.03.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 у справі №910/11158/17, справу призначено до розгляду.
Згідно з витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.08.2020 для розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 у справі №910/11158/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Доманська М.Л., Шаптала Є.Ю. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.
Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.08.2020 розгляд справи №910/11158/17 відкладено на 23.09.2020.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2020 розгляд справи №910/11158/17 відкладено на 28.10.2020.
В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.
Як вбачається з матеріалів справи, ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" з 2007 року здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу "АТРОГРЕЛ" із нанесенням на його упаковку позначення "АТРОГРЕЛ", що підтверджується, зокрема:
- реєстраційними посвідченням Міністерства охорони здоров`я України на лікарський засіб "АТРОГРЕЛ" від 03.07.2007 № UA/6567/01/01, від 12.07.2012 № UA/6567/01/01 та від 30.05.2017 № UA/6567/01/01; витягом з аналітичної нормативної документації та змінами до них, в якій затверджено маркування упаковки, а також інструкцією для медичного застосування препарату "АТРОГРЕЛ";
- довідкою від 29.06.2017 № 21/2-1692, яка свідчить про кількість виробленого та реалізованого лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "АТРОГРЕЛ";
- договорами на поставку лікарських засобів, серед яких - лікарський засіб, маркований торгівельною маркою "АТРОГРЕЛ" з додатковими угодами, специфікаціями та розхідними накладними;
- договорами на розміщення та виготовлення інформаційно-рекламних послуг;
- витягами з "Компедиум - лікарські препарати" за 2007-2016 роки, видавництва Маріон.
Предметом спору у справі являється визнання недійсним Свідоцтва України № 188498 на знак для товарів і послуг "АТРОГРЕЛ", власником якого є ТОВ "Реал-Право" (з підстав невідповідності знаку умовам надання правової охорони, а саме:  знак є оманливим або такими, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а не як помилково стверджують відповідачі з підстав того, що  знак не має розрізняльної здатності)  та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 188498 від 10.07.2014 недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Відповідно до ст. ст.  15,  16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
За приписами  ст. 494 Цивільного кодексу України  (далі -  ЦК України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Таку ж норму щодо обсягу правової охорони містить й п. 4  ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"  (далі Закон).
Згідно пункту «В» ст. 6 quinquies Паризької конвенції, товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: (...) 3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку  та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.
Водночас підпунктом "а" п. 1 ст. 19  Закону  передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Відповідно до п. 1  ст. 5 Закону  правова охорона надається знаку, який, зокрема не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
За приписами абз. 5 п. 2  ст. 6 Закону  згідно з цим  Законом  не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Так відповідно до наявного в матеріалах справи висновку експерта від 20.11.2017 № 112 (а.с. 79-127 Т 2) вбачається наступне:
- для таких товарів 05 класу МКТП, як…(наведено перелік)…елемент у вигляді позначення "Атрогрел" в комбінованому знаку для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "АТРОГРЕЛ", яке з 2007 року використовує позивач при маркуванні відповідного лікарського засобу;
- станом на 07.02.2014 - дату подання заявки №m 2014 01761, стосовно таких товарів 05 класу МКТП, як…(наведено перелік)…знак за оскаржуваним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме може викликати помилкове враження як про пов`язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача, так і про пов`язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП, з позивачем, зокрема, про наявність тісних ділових зв`язків між обома особами.
Крім того, в матеріалах справи міститься висновок № 07-1 спеціального дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 04.07.2017 (а.с. 389-407 Т.1), складений представником у справах інтелектуальної власності - патентним повіреним, за результатами якого був зроблений висновок, що комбінований знак для товарів та послуг «Атрогрел» за свідоцтвом № 188498 від 10.07.2014 для товарів 5 класу МКТП є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє з 2007 року товар (лікарський засіб) з нанесенням на упаковки позначення «Атрогрел», а саме, щодо ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".
З наведеного вбачається, що ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" виробляє з 2007 року товар (лікарський засіб) з нанесенням на упаковки позначення «Атрогрел», а зареєстрований знак для товарів та послуг «Атрогрел» за свідоцтвом № 188498 від 10.07.2014 для товарів 5 класу МКТП є таким, що може вводить в оману споживачів щодо товару та особи, яка товар виробляє.
За таких обставин, матеріалами справи підтверджено, що знак для товарів та послуг «Атрогрел» за Свідоцтвом України № 188498 від 10.07.2014 не відповідає правовій охороні, оскільки знак за оскаржуваним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника лікарського засобу «Атрогрел» - ТОВ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", який з 2007 року по теперішній час здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу «Атрогрел» на території України. 
Отже, реєстрація товарного знака та видача Свідоцтва України № 188498 від 10.07.2014 на знак для товарів та послуг «Атрогрел» проведена в порушення п. 2  ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з чого слідує, що позовні вимоги стосовно визнання недійсним свідоцтва України №188498 від 10.07.2014 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Стаття 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"  передбачає, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.
Частина 2  ст. 20 Господарського кодексу України, як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб`єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб`єкта господарювання або споживачів.
Відповідно до ч. 1  ст. 21 ЦК України  суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.
Оскільки позовні вимоги до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України є похідними від вимог про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та враховуючи, що внесення змін до Реєстру про визнання свідоцтва недійсним відноситься до виключної компетенції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, то позов в частині зобов`язання відповідача-2 внести відповідні зміни до Реєстру також підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1  ст. 74 ГПК України  кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно  ст. 86 ГПК України  суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.
За наведеного в постанові, враховуючи, що Свідоцтво України № 188498 від 10.07.2014 на знак для товарів та послуг «Атрогрел» не відповідає умовам надання правової охорони, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" підлягає задоволенню, рішення Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 у справі № 910/11158/17 підлягає скасуванню, як таке, що при неправильному застосуванні норм матеріального права.        
У зв`язку з задоволенням апеляційної скарги, відповідно до  ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО".
Керуючись ст. ст.  253-255, 269, ст.   275, ст.  277,  281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
П О С Т А Н О В И В:
1.          Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 у справі №910/11158/17 задовольнити.
2.          Рішення Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 у справі №910/11158/17 скасувати та ухвалити нове рішення.
3.          Визнати недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188498 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "Реал-Право" щодо товарів 5 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". 
4.          Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покласти на ТОВ "Реал-Право".
5.          Доручити Господарському суду м. Києва видати наказ.
6.          Справу №910/11158/17 повернути до Господарського суду міста Києва.
  7.          Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя                                                            Б.М. Поляков 

Судді                                                                                М.Л. Доманська

                                                                                Є.Ю. Шаптала

повний текст складено 03.11.2020