ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" грудня 2020 р.           Справа№ 910/11487/18
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Отрюха Б.В.
суддів:            Грека  Б.М. 
          Остапенка О.М. 
 
Секретар судового засідання: Вознюк К.Л.
За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 03.12.2020.

розглянувши апеляційну скаргу МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США)

на рішення Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 
у справі № 910/11487/18 (суддя Бондаренко - Легких Г.П.)
За позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер, 19808, США; 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9-й поверх)
До 1) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2)
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5)
Про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

                                               ВСТАНОВИВ:
МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (позивач; Компанія) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1; Міністерство) та товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (відповідач-2; ТОВ "Асканія-Трейдінг") про зобов`язання вчинити дії, зокрема:
визнати свідоцтво України № 130111 від 11.10.2010 на знак для товарів і послуг "Mc'Corn" недійсним повністю; 
зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130111 від 11.10.2010 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; 
визнати свідоцтво України № 130112 від 11.10.2010 на знак для товарів і послуг "MacCorn" недійсним повністю; 
зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130112 від 11.10.2010 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 у справі № 910/11487/18 в задоволенні позову Компанії до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ТОВ "Асканія-Трейдінг" про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії відмовлено, судові витрати позивача по сплаті судового збору та інші судові витрати покладено на позивача, скасовано заходи забезпечення позову, вжиті у справі № 910/11487/18 ухвалою про забезпечення позову від 14.09.2018, з моменту набрання законної сили цим рішенням.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Компанія звернулася з апеляційною скаргою, в якій просить вказане рішення скасувати повністю і ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог позивача до Міністерства та ТОВ "Асканія-Трейдінг" про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 130111, 130112 від 11.10.2010 на знаки для товарів і послуг "Mc'Corn", "MacCorn", зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України №№130111, 130112 від 11.10.2010 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". 
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Остапенко О.М. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.10.2020 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/11487/18 за апеляційною скаргою Компанії на рішення Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 та призначено справу до розгляду на 25.11.2020. 
13.10.2020 представник позивача (апелянта) подав суду письмові пояснення, в яких представник підтримав доводи викладені в апеляційній скарзі.
27.10.2020 представник  ТОВ «Асканія-Трейдінг» подав суду відзив на апеляційну скаргу, в якому просив апеляційну скаргу позивача на рішення Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 у справі №910/11487/18 залишити  без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 у справі №910/11487/18 - без змін.
04.11.2020 до суду надійшли письмові заперечення, в яких апелянт просив надати критичну оцінку та відхилити доводи ТОВ "Асканія-Трейдінг", викладені у відзиві на апеляційну скаргу.
10.11.2020 від представника ТОВ "Асканія-Трейдінг" надійшли заперечення на письмові пояснення позивача .
У судовому засіданні 25.11.2020 було оголошено перерву до 03.12.2020.
02.12.2020 представники Компанії та відповідача-2 подали суду додаткові письмові пояснення по суті справи.
У судовому засіданні 03.12.2020 представники апелянта та відповідача-2 надали пояснення по суті спору.
Так, зокрема, представники апелянта зауважили, що фактично оскаржуваним рішенням було визнано порушення прав позивача (ар.р. 13), але відмовлено у задоволенні позовних вимог з тих підстав, що сплив строк позовної давності (ар.р. 15), проте, судом не взято до уваги, що позивач, обґрунтовуючи позовні вимоги (сторінка 23 позовної заяви; том 1, а.с. 16) пояснював суду, що довідався про дію в Україні оскаржуваних свідоцтв України № № 130111, 130112 на спірні торговельні марки «Mc», «MacCorn» 07.03.2018, що було підтверджено поданими суду копіями листів (від 27.02.2018 № 270218 та від 07.03.2018 № 070318/13419).
Представник відповідача-2 заперечив проти апеляційної скарги, зокрема, зазначивши, що судом першої інстанції обґрунтовано відмовлено в задоволенні позовних вимог з підстав пропуску строку позовної давності, а норми статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності не слід застосовувати у даному випадку оскільки, її застосування можливе у разі, якщо знаки зареєстровані чи такі, що використовуються недобросовісно, а оскільки реєстрація була проведена належним чином, а використання є добросовісним, то застосування норм Паризької конвенції є недоцільним.
Колегією суддів на підставі частини сьомої статті 270 ГПК України   надано учасникам судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке ними реалізовано.
Дослідивши доводи, наведені в апеляційній скарзі, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку можливість її задоволення з огляду на таке.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач є власником добре відомої торгівельної марки "Мс" для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг, пов'язаних з громадським харчуванням станом на 01.06.2009, що підтверджується рішенням Апеляційної Палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, що набрало законної сили 18.01.2017. Торгівельна марка "Мс" для товарів та послуг 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг зареєстрована за позивачем на підставі свідоцтва України № 144001 від 08.02.2010.
Крім того, позивач є власником добре відомих торгівельних марок "McDonald`s" та "Mc" для усіх товарів і послуг у класах 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 Міжнародної класифікації товарів і послуг станом на 05.12.1995, що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 03.03.2004 у справі № 21/609, залишеним без змін за результатами перегляду в апеляційній та касаційній інстанції.
Загалом, позивач є власником 89 торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc (Mаc)", зареєстрованих на території України.
При цьому, позивач використовує належні йому позначення у комбінаціях з переважно червоного, жовтого та білого кольорів.
Як встановлено судом першої інстанції та перевірено судом апеляційної інстанції, 11.10.2010 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (правонаступником якого є відповідач - 1) було зареєстровано дві словесні торгівельні марки «Mc», «MacCorn»  для товарів та послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, пов'язаних із різними продуктами харчування та напоями, та видала на ім'я відповідача - 2 відповідні свідоцтва України № 130111 та № 130112, що підтверджується офіційною інформацією щодо дії вказаних свідоцтв України, наведеною в офіційній базі даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" на офіційному інтернет сайті ДП "Укрпатент", а також публікацією про видачу даних свідоцтв відповідачу - 2, що була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 19 за 2010 рік.
14.07.2010 -  дата подання відповідачем - 2 відповідних заявок № m201010846 та № m201010848.
На даний час торгівельні марки «Mc», «MacCorn»  фактично використовуються відповідачем - 2 на ринку громадського харчування для маркування продуктів швидкого харчування - попкорну для мікрохвильової печі з 2011 року. Торгівельні марки «Mc», «MacCorn»  відповідач - 2 використовує з використанням поєднання червоного, жовтого та білого кольорів.
На думку позивача, державна реєстрація торгівельних марок "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами № 130111 та № 130112 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства, порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відому торгівельну марку "Mc", інші добре відомі торгівельні марки зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc", сім'ю (серію) із 49 раніше зареєстрованих торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc(Mаc)", які протягом тривалого часу інтенсивно та безперервно використовуються на ринку громадського харчування для позначення товарів харчування та напоїв у діяльності ресторанів позивача.
Як зазначає Компанія, зареєстровані відповідачем-2 торгові марки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки відповідні торгові марки є:
- оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
- схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
Торгові марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" є оманливими тому, що можуть породити помилкову асоціацію із позивачем та належною йому сім'єю (серією) торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc(Mаc)", в тому числі з огляду на фактичне використання спірних торгівельних марок відповідачем - 2 у поєднанні з комбінацією червоного, жовтого і білого кольорів для таких же самих та споріднених з ними товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Відповідні асоціації породжують небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари громадського харчування або надає послуги ресторанів.
Вказані торговельні марки відповідача - 2 повністю включають до свого складу добре відому та раніше зареєстровану торговельну марку "Мс" позивача, спільний елемент - префікс "Мс(Мас)" раніше зареєстрованої сім'ї (серії) торгівельних марок позивача, і при цьому суттєвою своєю частиною, а саме, вказаним префіксом "Мс(Мас)" відтворюють та імітують добре відому торговельну марку позивача "Мс", що здатне викликати змішування з даною добре відомою торговельною маркою.
На замовлення позивача судовим експертом Жилою Б. В. 09.07.2018 було складено висновок експерта № 143 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за результатами якого експерт дійшов таких висновків:
1) Торговельна марка "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 має істотну складову частину "Мс", яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку "Мс".
Всі товари 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також такі послуги 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, як реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівнювання цін; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб - сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 130111, є спорідненими з товарами 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, щодо яких торгівельну марку "Мс" визнано добре відомою в Україні;
2) Торговельна марка "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 має істотну складову частину "Мас", яка є імітацією належної МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відомої торговельної марки "Мс", здатною викликати змішування з нею;
Всі товари 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також такі послуги 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, як: реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівнювання цін; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб - сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 130112, є спорідненими з товарами 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, щодо яких торгівельну марку "Мс" визнано добре відомою в Україні;
3) Торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами України № № 130111, 130112 від 11.10.2010 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє наведені у вказаних свідоцтвах товари 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та надає наведені у вказаних свідоцтвах послуги 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.
В обґрунтування позовних вимог, позивач також надав до матеріалів справи докази успішного відстоювання ним прав на належну йому добре відому торгівельну марку "Мс", що утворює відповідну сім'ю (серію) торговельних марок зі спільним елементом - префіксом "Мс(Мас)", на території США та Європейського Союзу.
Як зазначає апелянт, він довідався про дію в Україні оскаржуваних свідоцтв України № 130111 та № 130112 на спірні торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" 07.03.2018 з листа - відповіді представника позивача за № 070318/134419, направленого позивачу за результатами проведеного представниками позивача пошуку щодо чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок до позначення "МасСоіn", згідно листа позивача з відповідними інструкціями від 27.02.2018 за № 270218 (засвідчені копії вказаних листів наявні в матеріалах справи).
В подальшому позивач направив відповідачу - 2 пропозицію щодо добровільної відмови від спірних торговельних марок, проте відповідач - 2 на пропозицію позивача не погодився, що і стало підставою для звернення до суду.
Так, як вірно встановлено судом першої інстанції, предметом позову у справі є матеріально - правові вимоги позивача до відповідача - 2 про визнання недійсними свідоцтв України № 130111 та № 130112 та до відповідача - 1 про зобов'язання останнього внести відомості про визнання недійсними свідоцтв України № 130111 та № 130112 до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені відповідача - 1.
Заперечуючи проти задоволення апеляційної скарги, відповідач - 2 зазначає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, оскільки спливу строку позовної давності щодо відповідних вимог, адже спірні товарні знаки було зареєстровано 11.10.2010 - за майже 8 років до направлення позивачем відповідачу - 2 листів з пропозицією добровільно відмовитись від свідоцтв України № 130111 та № 130112, при цьому товари під торговим знаком "Mc`Corn" були присутні на ринку весь цей час, тому позивач міг дізнатися про існування таких товарів та реєстрацію знаків "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" до березня 2018 року.
Разом з тим, відповідач - 2 надав в матеріали справи висновок експерта № G-003-TTM/18, складений 04.10.2018 судовим експертом Ткачук Т.М. на замовлення відповідача-2, за результатами проведеного дослідження експерт дійшов таких висновків: 
- торговельна марка «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 не є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельною маркою "" за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994 на ім'я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, торговельною маркою "McDonald`s" за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994, торговельною маркою "Мс" за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011 для таких самих або споріднених з ними товарів класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;
- торговельна марка "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 не є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованими торгівельною маркою "" за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994 на ім'я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, торговельною маркою "McDonald`s" за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994, торговельною маркою "Мс" за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011 для таких самих або споріднених з ними товарів класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.
- торгівельні марки "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 не є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "Мс", визнаною добре відомою в Україні на ім'я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд.
- торгівельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами України № 130111 та № 130112 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, а саме щодо особи МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер;
- (1) товари 30-го класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № №130111 та 130112 є частково тими самими та в цілому порідненими з товарами 30-го класу, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № № 4960, 4963, 144001 та знак "Мс" визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати України від 26.12.2016 послуги 35-го МКТП, для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 можуть розглядатись як супутні послуги для реалізації товарів 30 класу; (2) порівнювані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 зі знаками за свідоцтвами України №№ 4960, 4963, 144001 та знаком "Мс", зазнаним добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати України від 15 12.2016, в цілому не є схожими; (3) в наданих матеріалах містяться відомості про зареєстровані знаки в Україні для товарів 30-го та послуг 35 класів МКТП, відповідно до яких існує певна кількість : реєстрованих в Україні знаків, які мають у своєму складі префікс та/або початкову частину "мас/мс". Тобто наявність такого елемента у знаку не пов'язується з певним виробником або товаром; (4) фактична діяльність з використанням порівнюваних знаків компанією МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд. та відповідачем є різною, що унеможливлює введення в оману споживачів.
Оскільки сторони надали суду висновки, що суперечать один одному, суд першої інстанції за власною ініціативою призначив у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставив такі питання:
- Яка причина розбіжності у висновках, до яких дійшли судові експерти, що проводили судову експертизу № G-003-TTM/18 у сфері інтелектуальної власності від 04.10.2018 та судову експертизу № 145 від 09.07.2018?; 
- Чи є торговельні марки "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками на ім'я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США)  за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994, "McDonald`s" за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994, "Мс" за свідоцтвом № 144001 від 12.09.2011, для таких самих або споріднених з ними товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП?;
- Чи є істотною частина "Мс (Мас)" в торговельних марках "Mаc`Corn" за свідоцтвами України №130111 та №130112, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, добре відому торговельну марку "Мс" або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?;
- Чи можуть торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 від 11.10.2010 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?;
- Чи містяться в матеріалах справи відомості про фактори, які підтверджують обставини того, що станом на 01.06.2009 для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської Птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос"; знак для товарів і послуг "Мс" вже був добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA)?;
- Чи використовується знак "Мс" інших належних компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA) знаках для товарів і послуг, комерційному (фірмовому) найменуванні, назвах продуктів харчування, веб-сайтах, доменних іменах, маркуванні товарів і послуг, рекламних та інших матеріалах, які містяться в матеріалах справи?;
- Чи має знак "Мс" розрізняльну здатність відносно товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA)?;
- Чи містить торговельна марка "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 істотну частину, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку "Мс" або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?;
- Чи містить торговельна марка "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 істотну частину, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку "Мс" або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?
За результатами судової експертизи у справі судовим експертом Стародубовим І. В. був складений висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019, в якому наведені такі висновки щодо поставлених судом питань:
1 (2). Торговельні марки "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 не є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торгівельними марками на ім'я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) "" за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994, "McDonald`s" за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994.
Торговельні марки "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торгівельною маркою на ім'я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) "Мс" за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011, для таких самих або споріднених з товарами і послугами 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів МКТП товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП.
2 (3). Істотна складова частина "Мс (Мас)" в торговельних марках "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами України № 130111 та № 130112, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) добре відому торгівельну марку "Мс" є імітацією, здатною викликати змішування з нею для таких самих та споріднених товарів і послуг 30-го та 35-го класів МКТП з товарами 29-го, 30-го класів МКТП та послуг 43-го класу МКТП "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос" товарів 30-го та послуг 35 класу МКТП товарів 30-го та послуг 35 класу МКТП.
3 (4). Торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 від 11.10.2010 можуть ввести в оману щодо МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США), як особи, яка виробляє товари та надає послуги.
4 (5). У наданих матеріалах справи містяться відомості про фактори, які підтверджують обставини, що станом на 01.06.2009 для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської Птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сендвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сендвічі з курячим м'ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос"; знак для товарів і слуг "Мс" вже був добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США).
5 (6). Знак "Мс", визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, використовується у інших належних компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) знаках для товарів і послуг за переліком згідно Таблиці 1 нижче, комерційних (фірмових) найменуваннях згідно Таблиці 2 нижче, назвах ресторанів "McDonald`s", продуктів харчування за переліком згідно Таблиці 3 нижче, веб-сайтах та доменних іменах за переліком згідно Таблиці 4 нижче, відомості про що містяться у матеріалах справи № 910/11487/18.
6 (7). Знак "Мс", визнаний добре відомим за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, має розрізняльну здатність відносно товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США).
Так, згідно ст. 499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. 
Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. 
Відповідно до ч. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
За приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.
Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил).
Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Так, обґрунтовуючи апеляційну скаргу, позивач наголошував, що правовою підставою його позовних вимог є положення статті 6-bis Паризької конвенції, відповідно до яких за клопотанням зацікавленої особи визнається недійсною реєстрація товарного знаку, що становить відтворення, імітацію загальновідомого знака в цій країні, що здатні викликати змішування цих знаків, або коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
Апеляційною Палатою Державною служби інтелектуальної власності України в 2017 році (рішення від 26.12.2016, затверджене наказом Державної служби інтелектуальної власності України 18.01.2017) було визнано знак "Мс" загальновідомим на дату - 01.06.2009.
Згідно з висновком експерта № 001-СІВ/19 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 20.12.2019, експерт, зокрема, дійшов висновків: 
що торговельні марки "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торгівельною маркою на ім'я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) "Мс" за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011, для таких самих або споріднених з товарами і послугами 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів МКТП товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП;
що істотна складова частина "Мс (Мас)" в торговельних марках "Mc`Corn" та "Mаc`Corn", яка відтворює належну МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) добре відому торгівельну марку "Мс" є імітацією, здатною викликати змішування з нею для таких самих та споріднених товарів і послуг; 
що торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" можуть ввести в оману щодо МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США), як особи, яка виробляє товари та надає послуги.
Колегія суддів апеляційної інстанції, погоджується з висновком суду першої інстанції, що висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019 є обґрунтованим та узгодженим із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України, а відтак, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019 є належним і допустимим доказом у справі.
Наявні в матеріалах справи докази підтверджують, що зареєстровані на ім'я відповідача - 2 знаки для товарів і послуг "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 та "Mаc`Corn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 не відповідають умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування із раніше зареєстрованим знаком позивача "Мс" для таких самих товарів або споріднених товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, при цьому істотна складова частина вказаних знаків є імітацією знаку "Мс", яка також здатна викликати змішування. При цьому, суд зазначає, що на дату подання заявок щодо оскаржуваних знаків (охороняються за Свідоцтвами України № 130111 та № 130112), а саме станом  на 14.07.2010 - дату подання відповідачем - 2 заявок,  знак позивача "Мс", що охороняється за свідоцтвом  № 144001 (дата подання заявки - 08.02.2010 року),  не був визнаний добре відомим.
За змістом абз. 4 п. 63 Постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 року №12 (далі - Постанова пленуму ВГСУ №12), порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний обіг позначень, які с тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.
Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону про торговельні марки, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Отже, з огляду на наведене, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що у даному випадку наявне порушення відповідачем - 2 прав та законних інтересів позивача, як власника знаку "Мс", а їх позовні вимоги є обґрунтованими та доведеними.
Проте, Північний апеляційний господарський суд не погоджується з висновком суду першої інстанції щодо застосування наслідків спливу строку позовної давності з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:
а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;
б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Так, позивач є власником добре відомої торгівельної марки "Мс" для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг, пов'язаних з громадським харчуванням станом на 01.06.2009, що підтверджується рішенням Апеляційної Палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, що набрало законної сили 18.01.2017. Торгівельна марка "Мс" для товарів та послуг 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг зареєстрована за позивачем на підставі свідоцтва України № 144001 від 08.02.2010.
Разом з тим, позивач є власником добре відомих торгівельних марок "McDonald`s" та "Mc" для усіх товарів і послуг у класах 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 Міжнародної класифікації товарів і послуг станом на 05.12.1995, що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 03.03.2004 у справі № 21/609, залишеним без змін за результатами перегляду в апеляційній та касаційній інстанції.
Загалом, позивач є власником 89 торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом "Mc (Mаc)", зареєстрованих на території України, при цьому, позивач використовує належні йому позначення у комбінаціях з переважно червоного, жовтого та білого кольорів.
Отже, з наведеного можна дійти висновку, що внаслідок подання спірних заявок було порушено права інших осіб.
У статті 3 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що "якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору". 
Згідно з положенням статті 6-bis Паризької конвенції, відповідно до яких за клопотанням зацікавленої особи визнається недійсною реєстрація товарного знаку, що становить відтворення, імітацію загальновідомого знака в цій країні, що здатні викликати змішування цих знаків, або коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
Крім того, за змістом частини 3 вказаної статті, строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону  застосування  знаків,  зареєстрованих  чи  таких,  що використовуються недобросовісно. 
Так, висновком експерта № 001-СІВ/19 встановлено ряд порушень, а саме: спірні торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торгівельною маркою на ім'я Компанії, для таких самих або споріднених з товарами і послугами 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів МКТП товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП; що істотна складова частина "Мс (Мас)" в торговельних марках "Mc`Corn" та "Mаc`Corn", яка відтворює належну Компанії добре відому торгівельну марку "Мс" є імітацією, здатною викликати змішування з нею для таких самих та споріднених товарів і послуг; що торговельні марки "Mc`Corn" та "Mаc`Corn" можуть ввести в оману щодо МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США), як особи, яка виробляє товари та надає послуги.
Також судом першої інстанції необґрунтовано не взято до уваги, що Компанія довідалася про дію в Україні оскаржуваних свідоцтв України № № 130111, 130112 на спірні торговельні марки «Mc», «MacCorn» 07.03.2018, що було підтверджено поданими суду копіями листів (від 27.02.2018 № 270218 та від 07.03.2018 № 070318/13419).
Водночас, посилання відповідача-2 на те, що позивач повинен був дізнатись про порушення своїх прав саме від 11.10.2010, тобто, безпосередньо з моменту реєстрації спірних знаків «Mc», «MacCorn»  у Державному реєстрі свідоцтв України, є безпідставним, оскільки відповідно до висновків Верховного Суду (постанова Верховного Суду від 28.05.2020 у справі № 910/13119/17) з питань застосування норми права ч. 1 ст. 261 ЦК України у подібних правовідносинах, дата реєстрації знаку у Реєстрі не є початком перебігу строку позовної давності для звернення до суду із позовом про визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним».
Разом з тим, на момент реєстрації спірних знаків у Реєстрі (11.10.2010) позивачу не було відомо про вказані реєстрації і він не мав набутих прав на добре відомий знак «Mc», які були набуті лише 18.01.2017, а відтак, підсумовуючи обставини у сукупності, судом першої інстанції недоцільно застосовано наслідки спливу строку позовної давності. 
У частині третій статті 13, частині першій статті 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
За приписами частини першої статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, як: не стосуються предмета доказування.
Відповідно до частини першої статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Статтею 78 ГПК України встановлено, що достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. 
Беручи до уваги наведене, враховуючи, що доводи апеляційної скарги не є очевидно безпідставними та підтверджені належними доказами у розумінні статті 76 ГПК України, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про можливість її задоволення.
Керуючись статтями 129, 267-270, 273, 275, 277, 281-285 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1.          Апеляційну скаргу МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) на рішення Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 у справі № 910/11487/18 задовольнити.
2.          Рішення Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 у справі № 910/11487/18 скасувати повністю.
3.          Прийняти нове рішення яким повністю задовольнити позовні вимоги МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер, 19808, США; 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9-й поверх).
4.          Визнати свідоцтво України № 130111 від 11.10.2010 на знак для товарів і послуг "Mc'Corn" недійсним повністю. 
5.          Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130111 від 11.10.2010 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". 
6.          Визнати свідоцтво України № 130112 від 11.10.2010 на знак для товарів і послуг "MacCorn" недійсним повністю. 
7.          Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130112 від 11.10.2010 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
8.          Матеріали справи  № 910/11487/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено статтею 287 ГПК України.
Повний текст постанови підписано 09.12.2020. 

Головуючий суддя                                                            Б.В. Отрюх 

Судді                                                                                Б.М. Грек
                                                                                О.М. Остапенко