РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А 
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 липня 2020 року м. Рівне
Справа № 569/4688/15-ц
Провадження № 22-ц/4815/861/20
Рівненський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: Бондаренко Н.В. (суддя-доповідач), Ковальчук Н.М., Хилевича С.В.
секретар судового засідання: Шептицькій С.С.

учасники справи:
позивач –Товариство з обмеженою відповідальністю «Технотек»,
відповідачі – ОСОБА_1 , Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

за участю представника ОСОБА_1 - адвоката Калініченко Н.А.

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Технотек» на рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 13 грудня 2017 року в складі судді Тимощука О.Я., ухваленого в 9год.41хв в м. Рівне, повний текст складено 14.12.2017 року
в с т а н о в и в:
У березні 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю «Технотек» (далі - ТОВ «Технотек») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 , Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач 2) про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок та зобов`язання внести запис до Державного реєстру патентів України.
Позовна заява мотивована тим, що ТОВ «Технотек» здійснює виробництво та реалізацію власної продукції «Електроди анодні комплектні типу ПВЕК ЗК», сукупність суттєвих ознак якого співпадає з сукупністю суттєвих ознак промислового зразка «Електрод анодного заземлення».
Зазначало, що ТОВ «Технотек» розпочало роботу з розробки та впровадженню у виробництво анодного заземлювача пластинчастого (робоча назва - графітопластовий анодний заземлювач глибинного типу) 1 січня 2011 року. 27 березня 2013 року ТОВ «Технотек» отримало сертифікат відповідності на продукцію «Електроди анодні комплектні типу ПВЕК ЗК». Виріб «Електрод анодний комплектний типу ПВЕК ЗК» було розроблено та впроваджено у виробництво у жовтні 2012 року. На момент видачі спірного патенту (станом на 25 квітня 2014 року) вироби позивача вже мали широке поширення серед споживачів як в Україні, так і закордоном.
Вказувало, що відомості щодо сукупності суттєвих ознак промислового зразка містяться у каталозі продукції компанії «Технопром», який був розміщений у відкритому доступі у мережі Інтернет 29 квітня 2013 року. Також зазначало, що ТОВ «Технопром» співпрацює з ТОВ «Технотек». У період з 5 січня 2012 року по 5 квітня 2013 року ОСОБА_1 працював на посаді директора ТОВ «Технотек», тому останньому при подачі заявки на отримання спірного патенту було відомо, що такий промисловий зразок не є новим.
Вважало, що подання ОСОБА_1 заявки та одержання патенту України на промисловий зразок № 26500 «Електрод анодного заземлення» (а також можливість та ймовірність використання ним прав, що випливають із вказаного патенту), є достатньою підставою для виникнення у позивача передбаченого частиною першою статті 3 ЦПК України права на звернення до суду за захистом охоронюваного законом інтересу.
З наведених підстав, ТОВ «Технотек» просило суд визнати недійсним патент України на промисловий зразок № 26500 «Електрод анодного заземлення», зобов`язавши Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідний запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про недійсність цього патенту та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність», а також стягнути з відповідача понесені судові витрати.
Рішенням Рівненського міського суду Рівненської області від 13 грудня 2017 року у задоволенні позову ТОВ «Технотек» відмовлено. Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що позивачем не надано належних та допустимих доказів того, що промисловий зразок за патентом України № 26500 не відповідав умовам надання правової охорони станом на дату подання відповідної заявки 5 листопада 2013 року, а також доказів на підтвердження факту порушення чи оспорення ОСОБА_1 будь-яких законних прав чи охоронюваних інтересів позивача у зв`язку з наданням правової охорони промисловому зразку за патентом України № 26500, а тому відсутні правові підстави для задоволення позову.  
У поданій апеляційній скарзі позивач вважає рішення суду таким, що постановлене з порушенням норма матеріального та процесуального права, в зв`язку з не повним дослідженням письмових доказів.
Вказує, що відмовляючи у задоволені вимог, суд першої інстанції взяв до уваги висновок повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності №4485 від 30.10.2017 року, підставою для призначення якої стала рецензія нібито фахівця вченого у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_2 . 
Доводить, що первинна експертиза проведена атестованим судовим експертом з дотриманням положень ЗУ «Про судову експертизу», він містить докладний опис проведеного експертом дослідження та обґрунтовані чіткі висновки з поставленого питання. Ним підтверджено, що спірний промисловий зразок не є новим, а тому не відповідає умовам патентоспроможності і підлягає визнанню судом недійсним на підставі пп.а п.1 ст.25 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки».
Зазначає, що суд за відсутності правових підстав поставив під сумнів висновок судового експерта на основі рецензії сторонньої особи, яка не є судовим експертом та не має підтвердженої кваліфікації та безпідставно призначив повторну експертизу, висновки в якій поклав в основу судового рішення.
Стверджує, що повторна експертиза не ґрунтується на матеріалах справи, зокрема Технічних умовах ТУ У 27.1-32171142-012:12 Електроди заземлення анодні комплектні ПВЕ.ЗК», що належало ТОВ «Технотек», які містять зображення електрода заземлення, аналогічне зображенням, запатентованим спірним патентом України №26500. Також ці Техумови 20.09.2012 року безпосередньо підписувалися ОСОБА_1 та були розроблені головним інженером цього товариства ОСОБА_3 27.08.2012 року і погоджені 19.09.2012 р. в подальшому головним санітарним лікарем Рівненської області, 25.09.2012 зареєстровані ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».
Вказані обставини свідчать про те, що захищений спірним патентом промисловий зразок «Електрод анодного заземлення» вже був відомий у 2012 році, що експертом при проведенні повторної експертизи проігноровано.
Крім цього, суд, взявши за основу висновки повторної екпертизи, не дав оцінки наявним у справі доказам, які підтверджують факт розроблення та запровадження у виробництво виробу анодного заземлювача пластинчастого ще у жовтні 2012 року та його широкого поширення серед споживачів України та за кордоном.
З наведених підстав, просить скасувати рішення суду першої інстанції, постановити нове про задоволення позовних вимог.
У відзиві на апеляційну скаргу представник ОСОБА_1 - адвокат Калініченко Н.А. вважає рішення суду законним та обґрунтованим, постановленим з дотриманням норм матеріального та процесуального права.
Вказує, що висновок проведеної первинної судової експертизи був підданий сумніву рецензією патентного повіреного України ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , який є кандидатом юридичних наук, співавтором Методики судово-експертного дослідження промислових зразків, в якій докладно описано в чому полягає неправильність висновку первинної експертизи №297/16 від 7.02.17р., а повторна експертизи проведена судом з дотриманням норм ЦПК України. 
Зазначає, що позивачем в ході розгляду справи не доведено невідповідність запатентованого промислового зразка за патентом України №26500 умові патентноздатності «новизна», що є наслідком відмови у задоволенні позову. Просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції-без змін.
Ухвалою Рівненського апеляційного суду від 21.07.2020року замінено відповідача у справі із Державної служби інтелектуальної власності України на її процесуального правонаступника Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Згідно із ч. 1ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначає поняття промисловий зразок, яким є результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.
За приписами ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).
Відповідність промислового зразка умовам патентоздатності перевіряється під час проведення експертизи.
Судом першої інстанції встановлено, що 25 квітня 2014 року зареєстровано патент України на промисловий зразок № 26500 «Електрод анодного заземлення» за заявою ОСОБА_1 , який став власником патенту.
Обґрунтовуючи позов, товариство вказує на те, що запатентований промисловий зразок не відповідає умові патентоздатності «новизна», а згідно вимог ч.1 ст. 461 ЦК України, ч.1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.
За ст. 461 ЦК України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. У процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.
Статтею 462 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.  
У статті 469 ЦК України передбачено, що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (пункт 3 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").
Встановлено, що за клопотанням представника позивача та представника ОСОБА_1 ухвалою Рівненського міського суду від 18.10.2016 року у справі призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. (а.с. 152-153 т. 1)
Так, згідно з Висновком експерта №297/16 від 7.02.2017 року за результатами проведення судової експертизи промисловий зразок за патентом України №26500 від 25.04.2014 року не відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до наданих матеріалів справи. (а.с.165-170 т.1)
Після ознайомлення із результатами цієї експертизи представником ОСОБА_1 була надана рецензія ОСОБА_2 від 27.03.2017 року на висновок експерта №297/16 від 7.02.2017 року, відповідно до якої опис ознак промислового зразка за патентом України №26500 є неточним, а виділення сукупності його суттєвих ознак  сумнівним. Рецензент звертає увагу на те, що у висновку не вказані конкретні джерела відомостей (найменування документів, дати їх створення чи засвідчення). Разом з цим, доведеність введення об`єкту господарської діяльності «схожого на об`єкт дослідження»  саме з 29.04.2013 року у висновку не показана. Походження зображень (рис. 3, 4) у висновку не зазначено. Висновок експерта є неправильним.
Вказана рецензія стала єдиною підставою для призначення судом, за клопотанням представника ОСОБА_1 , повторної експертизи.
Відповідно до висновку № 4485 повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності за матеріалами цивільної справи № 569/4688/15-ц від 30 жовтня 2017 року, промисловий зразок за патентом України № 26500 від 25.02.2014 р. відповідає умові патентоздатності «новизна», відповідно до матеріалів справи.
Висновок суду першої інстанції про необґрунтованість позовних вимог повністю ґрунтується на висновку повторної комісійної судової експертизи, який цілком протилежний висновку первинної судової експертизи з тих же питань. 
Апеляційний суд критично відноситься та не приймає до уваги висновок повторної експертизи, виходячи з наступного.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади, включаючи суди загальної юрисдикції зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Інститут рецензування висновків судових експертів унормовано Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 (далі – Порядок). Метою рецензування висновків судових експертів, згідно з пунктом 2 Порядку, є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків. При цьому, Порядок не передбачає надання рецензії на висновок судового експерта на розгляд суду, чи інших учасників судового процесу. Пункт 9 Порядку встановлює, що за результатами рецензування рецензентом надаються рекомендації щодо удосконалення роботи експерта та підвищення рівня його професійних знань.
 Також, Порядок у пункті 3 встановлює вичерпні підстави для рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, при цьому, не передбачає проведення такої рецензії на підставі заяви фізичної особи, представника сторони у справі, що перебуває на розгляді у суді.
Рецензування висновків судових експертів не передбачено ні в Законі України «Про судову експертизу», ні в Цивільному процесуальному кодексі України, ні в інших законах України, тому надана представником відповідача рецензія на висновок судової експертизи №297/16 від 7.02.2017 року не має доказового і юридичного значення та не могла бути підставою для прийняття ухвали про проведення повторної експертизи. Колегія суддів вважає, що остання проведена з порушенням норм ст.113 ЦПК України.
Також, у судовому рішенні не зазначено, які саме суперечності у висновку судової експертизи та які порушення при його складенні викликали сумніви суду в його правильності та стали підставою для призначення повторної судової експертизи. 
Крім цього, висновки повторної експертизи не беруться апеляційним судом до уваги ще й на підставі того, що аналіз суттєвих ознак спірного виробу «Електрод анодний комплексний типу ПВЕК 3К» експертами не проводився взагалі через нечіткість його зображення, не зважаючи на те, що на а.с. 207-214 т.1 знаходяться його Технічні умови ТУ У 27.1-32171142-012:12 «Електроди заземлення анодні комплектні ПВЕ.ЗК», які містять зображення цього електрода заземлення, з детальним описом його суті та суттєвих ознак, які аналогічні зображенню та опису, запатентованим спірним патентом України №26500. Даним техумовам, що 20.09.2012 року безпосередньо підписувалися ОСОБА_1 та 27.08.2012 року були розроблені головним інженером цього товариства ОСОБА_3 , погодженим 19.09.2012 р. санітарним лікарем Рівненської області та 25.09.2012 зареєстровані ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» експертами не надано жодної оцінки, хоча вони на момент проведення повторної експертизи знаходилися в матеріалах справи.
Висновок експерта №№297/16 від 7.02.2017 року апеляційний суд вважає обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи, зокрема, досліджено питання новизни промислового зразку з огляду на докази, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
Факт розроблення та запровадження позивачем у виробництво виробу анодного заземлювача пластинчастого у жовтні 2012 року стверджується в сукупності зображенням виробу промислового зразка «Електрод анодного заземлення», бібліографічними даними, що містяться у відкритій інтерактивній базі даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні», копією наказу №10.1 від 01.02.2011 р. «Про створення робочої групи для розробки нових виробів», зображенням сторінки з сайту www.premierdesign.ru, копію контракту №11-05-12-ТП-1 від 11.05.2012 р., зі специфікацією до нього, митною декларацією та міжнародною товаротранспортною накладною, копією Протоколу Загальних зборів засновників ТОВ «Технотек» від 4.01.2012 р. та копією Протоколу Загальних зборів засновників ТОВ «Технотек» від 29.03.2013 р.
Крім цього, виробу промислового зразка «Електрод анодного заземлення» ДП НТЦ «Сепроз» НАН України виданий сертифікат відповідності серії ВВ НОМЕР_1 926739, зі строком дії 27.03.2013 року до 26.03.2014 року.(а.с.12 т.1)
Отже встановлено, що ОСОБА_1 на промисловий зразок «Електрод анодного заземлення» отримав права за спірним патентом, що не є новим, оскільки на момент його видачі (станом на 25 квітня 2014 року) сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи.
За наведеного, промисловий зразок «Електрод анодного заземлення» за патентом України № 26500 не відповідає умові патентоздатності «новизна», а тому спірний патент відповідно до підпункту “а” п. 1 ст. 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” слід визнати недійсним.
Відповідно до п. 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 290 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 р. за № 378/5569 у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково. Згідно п. 2.3. даного Положення підставою для внесення відомостей до реєстру є, зокрема, рішення судових органів.
Враховуючи викладене обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення є вимоги позивача про зобов`язання відповідача 2 внести запис до Державного реєстру патентів на промислові зразки про визнання спірного патенту недійсним та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».
У статті 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Необхідність судового захисту прав ТОВ "Технотек»" полягає в тому, що позивач є виробником та розповсюджувачем продукції «Електроди анодні комлектні типу ПВЕК 3К», а ОСОБА_1 , маючи права на патент №26500 «Електрод анодного заземлення», може заборонити позивачу виробляти та реалізовувати свою продукцію, в якій використана сукупність суттєвих ознак належного відповідачу промислового зразка, що стане перешкодою для господарської діяльності товариства.
Таким чином рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню, з постановленням нового-про задоволення позову.
Щодо судових витрат
Відповідно до підпункту «б» пункту 4 частини першої статті 382 ЦПК України суд апеляційної інстанції повинен вирішити питання про розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції.
Згідно ч.1 та ч. 13 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Позивачем при подачі позову, апеляційної та касаційної скарг сплачено 4011,20 грн. судового збору та 7944грн. за проведення первинної експертизи.
Понесені ОСОБА_1 витрати по оплаті повторної експертизи у сумі 4952грн. віднести на його рахунок.
Отже, вказані понесені судові витрати підлягають відшкодуванню відповідачами порівну.
Керуючись ст.ст. 367, 368, 374, 375, 376, 381, 382, 383, 384, 390 ЦПК України, ст.ст. 6,25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст.ст.461,462,469 ЦК України, апеляційний суд
п о с т а н о в и в:
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Технотек» задовольнити.
Рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 13 грудня 2017 року скасувати.
Позов задовольнити.
Визнати патент України на промисловий зразок №26500 «Електрод анодного заземлення» недійсним.
Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним патенту України на промисловий зразок №26500 «Електрод анодного заземлення» та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність».
Стягнути з  ОСОБА_1 та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Технотек», з кожного по 5977 (п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят сім)грн.60 коп. понесених витрат по сплаті судового збору та за проведення експертизи.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її проголошення. Касаційна скарга може бути подана до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини постанови, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
позивач –Товариство з обмеженою відповідальністю «Технотек», місцезнаходження  м.Рівне вул.Будівельників,1 Д, код  ЄДРПОУ:32171142, ІПН:321711417160
відповідачі – ОСОБА_1 , місце проживання АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, місцезнаходження 01008 м.Київ вул.Грушевського,12/2, код ЄДРПОУ 37508596.
Постанова виготовлена 30.07.2020 року
Судді: Бондаренко Н.В.

Ковальчук Н.М.

Хилевич С.В.