ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" липня 2020 р.                                   Справа№ 910/6411/19
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Остапенка О.М.
суддів:            Сотнікова  С.В. 
          Отрюха Б.В. 
 
за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.
у присутності представників сторін: 
від позивача: Єнакієва О.В. - ордер серії ДП №6051 від 03.02.2020
від відповідача: Кобець Т.М. - довіреність б/н від 20.09.2019
від третьої особи: не з'явились
розглянувши апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року
у справі           №910/6411/19 (суддя Марченко О.В.) 
за позовом           Компанії Xiaomi Inc. 
до                     Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" 
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача -           Київська міська митниця Державної фіскальної служби України 
про                    заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з 
                    цивільного обороту і знищення контрафактного товару,
ВСТАНОВИВ:
У травні 2019 року Компанія Xiaomi Inc. (далі - Компанія, позивач) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Ен-Ай-Ес" (далі - Товариство, відповідач) про заборону Товариству здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт., а також вилучення з цивільного обороту та знищення вказаного контрафактного товару.
В обґрунтування позовних вимог Компанія зазначає, що: 
- Xiaomi Inc. є правовласником торговельних марок "Xiaomi" (міжнародна реєстрація №1177611), "RedMi" (міжнародна реєстрація №1213534) та "Mi" (міжнародна реєстрація №1173649), що зареєстровані та діють на території України;
- на адресу представника правовласника вказаних торговельних марок надійшов лист Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (далі - Митниця, третя особа) від 22.04.2019 року №4014/10/26-70-18-03 про призупинення митного оформлення товару;
- 22.04.2019 року Митницею було здійснено призупинення митного оформлення товарів - телефонних апаратів для сотових мереж зв'язку Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold, смартфон - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black, смартфон - 20 шт., одержувачем якого є Товариство; до Митниці було подано митну декларацію від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608 на вказаний товар, відповідно до якої імпортером смартфонів зазначено Товариство;
- Митницею прийнято рішення про призупинення митного оформлення спірних товарів, що мають ознаки зображувальної торговельної марки, внесеної до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності з 23.02.2017 року за №3360, №3361 та №3362, строком на 10 днів у відповідності до статті 399 Митного кодексу України;
- Товариство не є дистриб'ютором правовласника торговельних марок "Xiaomi", "RedMi" та "Mi";
- позивач не надавав відповідачу жодних дозволів на ввезення такого товару, не укладав з Товариством будь-яких договорів щодо можливості імпорту товарів на територію України;
Таким чином, за твердженням позивача, ввезення на територію України продукції за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608 є порушенням прав інтелектуальної власності правовласника торговельних марок "Xiaomi", "RedMi" та "Mi", а продукція за вказаною митною декларацією є контрафактною.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.05.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/6411/19.
Ухвалою суду від 10.06.2019 року залучено до участі у справі Київську міську митницю Державної фіскальної служби України як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.
За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 у задоволенні позову відмовлено у зв'язку з його безпідставністю та необґрунтованістю. 
За висновками місцевого господарського суду позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар, позначений знаками для товарів і послуг "Xiaomi", "RedMi" та "Mi" на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.
Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 та прийняти нове, яким позовні вимоги Компанії Xiaomi Inc. до ТОВ "Ен-Ай-Ес" задовольнити, посилаючись на недоведеність обставин, що мають значення для вирішення справи, які суд визнав встановленими. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 року колегією суддів у складі головуючого судді: Сотнікова С.В., суддів: Остапенка О.М., Копитової О.С. апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. повернуто скаржнику на підставі п. 1 ч. 5 ст. 260 ГПК України.
13.01.2019 року апеляційна скарга Компанії Xiaomi Inc. надійшла до Північного апеляційного господарського суду повторно.
Ухвалою суду від 14.01.2020 року  колегією суддів у складі: головуючий суддя - Грек Б.М., судді: Копитова О.С., Отрюх Б.В. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду.
У поданому через відділ документального забезпечення суду відзиві на апеляційну скаргу відповідач просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду - без змін.
В судовому засіданні 04.02.2020 року оголошено перерву у справі до 10.03.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України.
06.03.2020 через відділ документального забезпечення від представника відповідача надійшла заява про відвід головуючого судді Грека Б.М.
Ухвалою суду від 10.03.2020 року визнано необґрунтованим заявлений ТОВ "Ен-Ай-ЕС" відвід головуючого судді Грека Б.М. від розгляду справи №910/6411/19 та зупинено апеляційне провадження у справі №910/6411/19 для вирішення питання про відвід у порядку, встановленому ст. 32 ГПК України.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.03.2020 року заяву ТОВ "Ен-Ай-Ес" про відвід головуючого судді Грека Б.М. передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Сотніков С.В.
Ухвалою суду від 16.03.2020 року відмовлено у задоволені заяви ТОВ "Ен-Ай-Ес" про відвід головуючого судді Грека Б.М. від розгляду справи №910/6411/19.
Ухвалою суду від 17.03.2020 року колегією суддів у складі: головуючий суддя Грек  Б.М., судді: Копитова О.С., Отрюх Б.В., поновлено провадження у справі №910/6411/19, продовжено строк розгляду апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 та призначено справу до розгляду на 28.04.2020 року.
У зв'язку з перебуванням судді Отрюха Б.В. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.04.2020 для розгляду справи № 910/6411/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя: Грек Б.М., судді: Остапенко О.М., Копитова О.С.
У зв'язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.04.2020 для розгляду справи №910/6411/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя: Грек Б.М., судді: Остапенко О.М., Сотніков С.В.
Ухвалою суду від 28.04.2020 року справу №910/6411/19 прийнято до провадження у визначеному складі суду. 
Іншою ухвалою суду від 28.04.2020 року відкладено розгляд справи на 19.05.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України.
Ухвалою суду від 19.05.2020 року, з урахуванням ухвали про виправлення описки від 20.05.2020 року, заяву судді Грека Б.М. про самовідвід у справі №910/6411/19 задоволено та відведено суддю Грека Б.М. від розгляду справи, матеріали справи передано для здійснення визначення складу судової колегії у відповідності до положень ГПК України.
Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.05.2020 року справу №910/6411/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Отрюх Б.В.
Ухвалою суду від 26.05.2020 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/6411/19 за апеляційною скаргою Компанії Xiaomi Inc. на рішення Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року та призначено її до розгляду на 11.06.2020 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.
В судовому засіданні 11.06.2020 року представником відповідача надано суду пояснення по справі.
Ухвалою суду від 11.06.2020 року відкладено розгляд справи на 25.06.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України. 
В судовому засіданні 25.06.2020 року представником позивача надано суду заперечення на відзив на апеляційну скаргу та на додаткові письмові пояснення.
Заслухавши пояснення представників сторін в судовому засіданні 25.06.2020 року, судом оголошено перерву у справі до 02.07.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України.
Представник позивача в судовому засіданні 02.07.2020 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва 31.10.2019 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги Компанії Xiaomi Inc. до ТОВ "Ен-Ай-Ес" задовольнити.
Представник відповідача в судовому засіданні проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду - без змін.
Представники третьої особи в судове засідання не з'явились, причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не заявляли.
Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи. 
02.07.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у даній справі - скасуванню з прийняттям нового про задоволення позовних вимог, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.
Згідно ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. 
Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.
До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).
Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема, знаки для товарів і послуг (торговельні марки).
Суб'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.
Статтею 492 ЦК України передбачено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Згідно із статтею 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
Відповідно до частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Водночас частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 року, який набрав чинності для України 01.06.2000 року, передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.
Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, Компанія Xiaomi Inc. (попередня назва Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.) є правовласником торговельних марок: "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012 року), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012 року) та "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 року №1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014 року).
Вказані торговельні марки зареєстровані для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 та №1213534, зокрема, для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів.
Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності та підтверджені наявними в матеріалах справи листами ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 18.03.2019 року №495/3, №494/3 та №493/3, власником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" є Xiaomi Inc., іменована до 30.07.2013 року як Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd.
Листом від 27.02.2017 року №2779/Г/99-99-18-03-02-14 Державна фіскальна служба України повідомила позивача про те, що на виконання пункту 2.5 Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року №648, відповідно до заяв Xiaomi Inc. про сприяння захисту майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності 23.02.2017 року до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності включені на строк 1 рік: за №3360 - знак для товарів і послуг "Xiaomi" (міжнародна реєстрація від 28.11.2012 року №1177611); за №3361 - комбінований знак для товарів і послуг "Mi" (міжнародна реєстрація від 28.11.2012 року №1173649); за №3362 - знак для товарів і послуг "RedMi" (міжнародна реєстрація від 23.04.2014 року №1213534); крім того, оскільки правова охорона на вказані знаки розповсюджується на певні товари 9 класу МКТП, переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 і №1213534, до митного реєстру внесена інформація щодо товарів з кодами згідно з УКТЗЕД, що наведені у додатку заяв, а саме 8471300000, 8471500000, 8504405500, 8504409000, 8506101100, 8506503000, 8507600000, 8507800000, 8517120000, 8517620000, 8518210090, 8518309590, 8521900000, 8525801900, 8525809900, 8526920090, 8528594000, 8537109990, 9504500000; інформація митного реєстру щодо знака за міжнародною реєстрацією №1213534 містить також коди товарів відповідно до УКТЗЕД - 8528724000, 8544429098, 9405209900, 9405409900, 9405204000, 9004901000.
Судом також встановлено, що листом від 22.04.2019 року №4014/10/26-70-18-03 Митниця повідомила позивача про те, що 22.04.2019 року було здійснено призупинення митного оформлення товарів, а саме: Xiaomi RedMi 6A 2+16 G EU Gold, смартфон - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8G EU Black, смартфон - 20 шт., торгова марка: Xiaomi, виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd, країна виробництва CN, код за УКТЗЕД - 8517120000, які заявлені за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608, одержувач - Товариство, на строк до 10 робочих днів з 22.04.2019 року до 08.05.2019 року; враховуючи, що до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності під №003360 внесено об'єкт інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "Xiaomi", права на який захищаються за міжнародною реєстрацією №1177611, зокрема, для вказаних товарів, та у зв'язку з тим, що одержувач даних товарів не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об'єкт інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.
Листом від 10.05.2019 року № 4555/10/26-70-18-03 Митниця повідомила позивача про прийняття останньою рішення про продовження призупинення митного оформлення зазначеного товару до 22.05.2019 року.
В подальшому, ухвалою господарського суду міста Києва від 17.05.2019 року у справі № 910/6048/19 за заявою Компанії Xiaomi Inc. вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено Київській міській митниці здійснювати митне оформлення за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року на товар смартфони: Xiaomi Redmi 6А 2+16G EU Gold - 20 шт., Xiaomi Redmi GO 1+8G EU Black - 20 шт.
Таким чином, станом на дату розгляду справи митне оформлення вищевказаного товару призупинено і товар знаходить на складі митниці.
Згідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. При цьому використанням знака визнається: 
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. 
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Імпорт (ввезення) товару із застосуванням зареєстрованого знаку є самостійним видом використання об'єкта права інтелектуальної власності. При цьому, не вчинення імпортером дій з патентно-інформаційного пошуку з метою попереднього виявлення потенційної можливості порушення прав інтелектуальної власності у країні імпорту перед ввезенням товару, чи свідоме вчинення дій щодо імпорту товару із усвідомленням про порушення прав інтелектуальної власності в будь-якому разі свідчить про наявність вини імпортера у формі необережності (у першому випадку) чи у формі умислу (у другому випадку).
Так, праву однієї особи, якій належать права інтелектуальної власності, що за своєю правовою природою є абсолютними, кореспондується обов'язок інших осіб утримуватись від їх порушення.
Отже,  судом апеляційної інстанції встановлено, що Компанії Xiaomi Inc., як правовласнику торгівельних марок, належить виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у міжнародних реєстраціях товарів і послуг. 
При цьому, як зазначає позивач, товари, які відображені у вказаній митній декларації, містять ознаки порушення прав інтелектуальної власності, оскільки позивач не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав Товариству товари та жодної угоди з ним не укладав стосовно ввезення таких товарів, а тому відповідно до пункту 17 статті 4 МК України товари, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення на підставі статті 399 МК України, можуть тлумачитися як контрафактні товари.
На підтвердження власних доводів позивачем подано суду та до матеріалів справи долучено:
- лист-заяву представника Xiaomi Inc. від 01.07.2019 року, в якому представник повідомив про те, що Xiaomi Inc. як правовласник ніколи не надавав свого дозволу на використання торговельних марок "Xiaomi", "Mi", "МІНОМЕ" та "RedMi" будь-яким способом, зокрема, Товариству;
- лист Хiaomi H.K. Limited від 22.07.2019 року, в якому Хiaomi H.K. Limited підтверджує, що не здійснювала продаж товару, передбаченого для ринку України, а саме смартфонів Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. компанії Hong Kong Hung AU Development Company Limited; крім того, в даному листі зазначено, що товар, який Hong Kong Hung AU Development Company Limited купує у Хiaomi H.K. Limited, передбачений для продажу лише в Індонезії.
За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач зазначає, що власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.
Як зазначає відповідач, зазначений у митній декларації від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608 товар було придбано Товариством у Concord Trade Inc. згідно з контрактом від 01.10.2016 року №10-16. В свою чергу, Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 03.04.2019 року №HW032-102183 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited, що є офіційним дистриб'ютором "Xiaomi" згідно з дистриб'юторською угодою від 13.01.2017 року, укладеною Хiaomi H.K. Limited та Hong Kong Hung AU Development Company Limited.
Відтак, на думку скаржника, відповідач є добросовісним набувачем спірного товару і позивач не має права заперечувати проти використання такого товару без його згоди.
За змістом ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.
Суд зазначає, що приписи ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. 
Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). 
Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, 01.10.2016 року між ТОВ "Ен-Ай-Ес", як покупцем, та Concord Trade Inc., як продавцем, укладено контракт №10-16, відповідно до якого продавець зобов'язується продати, а покупець - придбати комп'ютерну техніку у кількості, асортименті та по цінах згідно Специфікацій (Додаток №1) до вказаного контракту, які є невід'ємною його частиною. 
Згідно Специфікації №38 від 03.04.2019 року предметом вказаного контракту виступають смартфони Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт. та Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.
Відповідно до інвойсу №38 від 03.04.2019 року, вартість товару: смартфони Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт. та Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт., придбаного ТОВ "Ен-Ай-Ес" у Concord Trade Inc., складає 2 500 дол. США, а з урахуванням вартості доставки - 2 775 дол. США.
При цьому, в матеріалах справи наявний інвойс компанії Hong Kong Hung AU Development Company Limited №HW032-102183 від 03.04.2019 року компанії Concord Trade Inc. на поставку товару: смартфони Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт. та Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.
Наведеним підтверджуються доводи відповідача, що зазначений у митній декларації від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608 товар було придбано відповідачем у Concord Trade Inc. згідно контракту від 01.10.2016 року №10-16, а Компанія Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 03.04.2019 року №HW032-102183 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited.
Що стосується доводів відповідача про те, що позивач не вправі заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу на території України товару - смартфонів Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт. та Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. через те, що такий товар було введено у цивільний оборот під цим знаком для товарів і послуг власником торговельної марки (або іншою уповноваженою особою), суд зазначає таке.
З матеріалів справи вбачається та судом встановлено, що 13.01.2017 року між Hong Kong Hung AU Development Company Limited як дистриб'ютором та Xiaomi H.K. Limited укладено дистриб'юторську угоду, відповідно до якої дистриб'ютор може розміщувати замовлення для придбання обладнання марковане, зокрема, товарними знаками "Xiaomi", "Мі" "Мі Note", "RedMi", "Redmi Note".
Разом з тим, судова колегія зазначає, що надану відповідачем дистриб'юторську угоду було укладено між Hong Kong Hung AU Development Company Limited та Xiaomi H.K. Limited, в той час як правовласником знаку для товарів і послуг "Xiaomi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1177611, який використано у товарі за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608, є позивач - компанія Xiaomi Inc., тобто відповідну ліцензійну угоду укладено з іншою, аніж позивачем, особою.
При цьому, будь-яких доказів на підтвердження передання саме правовласником торгової марки "Xiaomi" (позивачем) права її використання компанії Xiaomi H.K. Limited суду не надано та матеріали даної справи не містять, у зв'язку з чим відсутні підстави вважати доведеними твердження відповідача про введення спірного товару за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608 в цивільний обіг власником торгової марки "Xiaomi" чи іншою уповноваженою особою. 
Більш того, судом апеляційної інстанції також встановлено, що відповідно до п. 14.1 вищевказаної Дистриб'юторської угоди від 13.01.2017 року, вона діє до 30.06.2018 року, тобто її дія закінчилась майже за рік до дати спірної поставки товару (квітень 2019 року).
Отже, надані відповідачем докази на підтвердження законності придбання товару в офіційного дистриб'ютора не доводять правомірність використання відповідачем на заявлених до ввезення в Україну смартфонах торгівельних марок "Xiaomi" та "RedMi" з підстави припинення дії Дистриб'юторської угоди від 13.01.2017 між Hong Kong Hung AU Development Company Limited та Xiaomi H.K. Limited на момент ввезення спірного товару.
Таким чином, на переконання судової колегії, правовласником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" - Компанією Xiaomi Inc. спірний товар не було введено в цивільний обіг ані за міжнародним принципом, ані за національним принципом вичерпання прав. 
Місцевий господарський суд, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, вказаних вище обставин не врахував, чим дійшов помилкового висновку про вичерпання у позивача прав у зв'язку із введенням ним спірного товару у цивільний обіг з огляду на придбання вказаного товару в офіційного дистриб'ютора.
За наведених обставин, суд апеляційної інстанції доходить висновку, що у позивача наявне право забороняти відповідачу використання торговельної марки "Xiaomi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1177611, "Mi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1173649 та "RedMi" за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 року №1213534 при ввезенні товару, маркованого вказаними торговельними марками, за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608, оскільки положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо обмеження виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак (ч. 6 ст. 16 закону) не поширюються на спірні правовідносини з огляду на не доведення відповідачем обставин щодо введення спірного товару власником чи його уповноваженою особою.
Враховуючи викладене, оскільки відповідачем не надано суду доказів щодо наявності у нього прав здійснювати використання знаку для товарів і послуг "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1177611), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1173649) та "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 року №1213534), права на які належать позивачу, відповідач не є дистриб'ютором правовласника вказаних торгівельних марок та не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об'єкт інтелектуальної власності, позивач не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав Товариству товари та жодної угоди з ним не укладав стосовно ввезення таких товарів, оскільки доказів зворотнього матеріали справи не містять, судова колегія дійшла висновку, що позовні вимоги про заборону відповідачу здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт., є обґрунтованими, а обраний позивачем спосіб захисту відповідає його порушеному праву та нормам Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв'язку з чим позов в цій частині підлягає задоволенню.
Крім того, як на підтвердження правомірності своїх тверджень щодо відсутності підстав для задоволення позову, відповідач посилається на позицію Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.03.2020 року у справі № 911/2674/17 за позовом Компанії Xiaomi H.K. Limited до ТОВ "Ен-Ай-Ес", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Київська митниця Державної фіскальної служби України про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
Вказаною постановою було залишено без змін постанову суду апеляційної інстанції про відмову у задоволенні позовних вимог Компанії Xiaomi H.K. Limited з тих підстав, що позивач належним чином не довів, що у нього наявні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" за ліцензійною угодою, оскільки не було подано офіційного перекладу українською мовою тексту законів Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" та "Про договори", а також з підстав скасування рішення про призупинення митного оформлення товару, як наслідок випуск вказаного товару у вільний обіг, що в свою чергу унеможливило визнання товару контрафактним за його фактичної відсутності.
Разом з тим, наведена справа №911/2674/17 за своєю природою та суб'єктним складом не є тотожною зі справою №910/6411/19 та була прийнята за інших фактичних обставин, оскільки, по-перше, позивачем у даній справі №910/6411/19 є саме правовласник торговельних марок Компанія Xiaomi Inc., відтак питання чинності ліцензійної угоди в даному випадку не є предметом дослідження, по-друге, митне оформлення спірного товару наразі призупинено згідно ухвали господарського суду міста Києва від 17.05.2019 року у справі №910/6048/19 про вжиття заходів забезпечення позову і товар знаходиться на складі митниці, що в свою чергу, дає можливість його ідентифікувати.
За вказаних обставин, колегія суддів не бере до уваги вказані посилання відповідача, оскільки вони не спростовують відповідних доводів позивача та встановлених судом обставин. 
Щодо вимоги позивача про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт., суд зазначає наступне.
Відповідно до ст. 432 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.
Позовна вимога щодо вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару є правомірною, оскільки ґрунтується на наведеному приписі п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України. Водночас, застосування згаданого положення статті 432 ЦК України не ставиться у залежність від вчинення Митницею призупинення митного оформлення спірного товару.
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 26.03.2019 року у справі №910/507/18.
З огляду на викладене, оскільки обраний спосіб захисту є ефективним та правомірним, позов в частині вимог про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. підлягає задоволенню.
При цьому, з приводу доводів відповідача про те, що товар, ввезений за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608, не є контрафактним, суд зазначає, що відповідно до Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. № 412, контрафактні товари - об'єкти  інтелектуальної власності, переміщення яких через митний кордон України  призводить до порушення прав правовласника, що захищаються відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
З огляду на викладене, оскільки ввезення відповідачем товарів за митною декларацією від 19.04.2019 року №UA100230/2019/066608 призводить, за висновками суду, до порушення прав позивача як власника знаків для товарів і послуг "Xiaomi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1177611, "Mi" за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року №1173649 та "RedMi" за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 року №1213534, то вказаний у зазначеній митній декларації товар є контрафактним у розумінні зазначених норм законодавства, як наслідок підлягає вилученню з цивільного обороту та знищенню.
За наведених вище обставин, рішення місцевого господарського суду про недоведеність та необґрунтованість позовних вимог і, як наслідок, їх відхилення прийнято з порушенням норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, щодо порушення судом норм матеріального та процесуального права знайшли своє підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку, а відтак наявні правові підстави для її задоволення та скасування рішення суду першої інстанції з прийняттям нового про задоволення позовних вимог.
Відповідно до ч. 14 ст. 129 ГПК України, якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.
З огляду на задоволення апеляційної скарги, скасування оскаржуваного рішення та прийняття нового про задоволення заявлених позовних вимог, судовий збір у розмірі 3 842,00 грн. за подання позовної заяви та 5 763,00 грн. за подання апеляційної скарги у відповідності до ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача шляхом їх стягнення на користь позивача.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 129, 269, 270, 273, 275, 277, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд, 
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 задовольнити.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №  910/6411/19 скасувати.
3. Прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.
4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (04050, м. Київ, вул. мельникова, буд. 12, код ЄДРПОУ 325319920) здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.
5. Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме смартфони: Xiaomi RedMi 6A 2+ 16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт.
6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, код ЄДРПОУ 325319920)  на користь Xiaomi Inc.  (Китайська Народна Республіка, Пекін, 13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, вул. Цинхе Міддл Стріт, Хайдянь Дістрікт) судовий збір у розмірі 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. за подання позовної заяви та 5 763 (п'ять тисяч сімсот шістдесят три) грн. 00 коп. за подання апеляційної скарги.
7. Доручити господарському суду міста Києва видати накази.
8. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі та третій особі.
9. Справу №910/6411/19 повернути до господарського суду міста Києва.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.
Повний текст постанови підписано 07.07.2020 року.

Головуючий суддя                                                            О.М. Остапенко 

Судді                                                                                С.В. Сотніков
                                                                                Б.В. Отрюх