ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року 
м. Київ

Справа №  910/19256/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Бенедисюка І.М. і  Булгакової І.В.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача за первісним позовом - Мові Хелс ГмбХ (Movi Health GmbH) -              Савчук В.В., 
відповідачів за первісним позовом:
Органосин Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд (Organosyn Life Sciences Pvt. ltd.) - не з`яв.;
товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" - Павленко М.В.,                      ОСОБА_1 ;
Міністерства охорони здоров`я України - не з`яв.,
третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів (за первісним позовом):   
Державної фіскальної служби України - не з`яв.;
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками - не з`яв.; державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" - не з`яв., 
відповідача за зустрічним позовом - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - не з`яв., 

розглянув касаційну скаргу   товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" (далі - Товариство)
на рішення   господарського суду міста Києва від 02.03.2020 
(суддя Гумега О.В.) та
постанову   Північного апеляційного господарського суду від 26.05.2020 
(головуючий суддя    Сотніков      С.В., судді Остапенко О.М. і Поляков Б.М.)
зі справи № 910/19256/16
за первісним позовом   Мові Хелс ГмбХ (Movi Health GmbH)
до:   Органосин Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд (Organosyn Life Sciences Pvt. Ltd; далі - Органосин Лайф Саєнсиз);
Товариства;
Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України),
про   захист прав інтелектуальної власності, визнання недійсним наказу та зобов`язання вчинити дії,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:   Державна фіскальна служба України (далі -ДФС України);
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - Державна служба);
державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - Підприємство) та
за зустрічним позовом   Товариства
до   Мові Хелс ГмбХ (Movi Health GmbH) та
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки України)
про   визнання патенту на винахід недійсним, про зобов`язання вчинити дії.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Первісний позов було подано про визнання порушення відповідачами прав інтелектуальної власності на винахід "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" (далі - Винахід), що охороняється патентом України № 100373 (далі - Патент), власником якого є позивач; визнання недійсним та скасування наказу МОЗ України від 15.08.2016 № 837 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 837) у частині державної реєстрації лікарського засобу (далі - ЛЗ) під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01, UА/15397/01/01; зобов`язання МОЗ України виключити зазначений ЛЗ з Державного реєстру лікарських засобів (далі - Державний реєстр ЛЗ) шляхом видання наказу. 

2. Позов обґрунтовано порушенням належних позивачу прав інтелектуальної власності на Винахід, що охороняється Патентом. 

3. Зустрічний позов подано про визнання повністю недійсним Патенту на Винахід та зобов`язання Мінекономіки України внести зміни до Державного реєстру патентів на винаходи шляхом внесення до нього відомостей щодо визнання Патенту недійсним.

4. Позов обґрунтовано невідповідністю Винаходу таким умовам патентоздатності, як "новизна" та "винахідницький рівень" (стаття 7 Закону України      "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").        
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
5. Рішенням господарського суду міста Києва від 02.03.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.05.2020: 
- первісний позов задоволено;
- визнано порушення Органосін Лайф Саєнсиз та Товариством прав інтелектуальної власності на Винахід, що охороняється Патентом, власником якого є Мові Хелс ГмбХ; 
- визнано недійсним та скасовано Наказ № 837  у частині державної реєстрації ЛЗ під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01 та UА/15397/01/01;
- зобов`язано МОЗ України виключити названий ЛЗ  з Державного реєстру ЛЗ шляхом видання наказу;
- у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

6. Рішення та постанову мотивовано відсутністю доказів надання позивачем дозволу на використання відповідачами Винаходу за Патентом і, водночас, доведеністю позивачем обставин використання у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" кожної ознаки незалежного пункту формули Винаходу за Патентом. 

Короткий зміст вимог касаційної скарги 

7. У касаційній скарзі до Верховного Суду (з доповненнями до неї) Товариство, зазначаючи про незаконність та необґрунтованість оскаржуваних судових рішень зі справи, просить їх скасувати та передати останню на новий розгляд до господарського суду міста Києва.  

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
8.  Судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосовано норми права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 11.02.2020 у справі № 910/14822/17, від 31.01.2020 у справі № 916/2724/18, від 11.04.2018 у справі   № 903/408/16, від 25.02.2020 у справі № 910/11573/18 та у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2018 у справі                               № 917/1345/17. Крім того, судове рішення апеляційної інстанції оскаржується   з підстави, передбаченої частиною першою   статті 310  Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), зокрема, скаржник вважає, що справу було розглянуто і вирішено неповноважним складом Північного апеляційного господарського суду.

Доводи та заяви учасників справи 

9. У відзиві на касаційну скаргу Мові Хелс ГмбХ заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх помилковість та про законність і обґрунтованість оскаржуваних судових рішень, і просить оскаржувані рішення і постанову залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

10. Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.

11. У письмових поясненнях на касаційну скаргу Підприємство зазначає про прийняття Наказу № 837 у частині реєстрації ЛЗ під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01 та UА/15397/01/01, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

12. 02.07.2020 на адресу Касаційного господарського суду від ДФС України надійшла заява про процесуальне правонаступництво, в якій ДФС України просить замінити її на Державну митну службу України.

Дана заява обґрунтована тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" (далі - Постанова №1200) утворено Державну податкову службу України та Державну митну службу України, які є правонаступниками реорганізованої ДФС України у відповідних сферах.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 Постанови №1200 ДФС України продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби, Державної митної служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Абзацом восьмим пункту 2 Постанови №1200 встановлено, що підрозділи податкової міліції у складі ДФС України продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

ДФС України зазначає, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1217-р погоджено пропозицію Міністерства фінансів України щодо можливості забезпечення здійснення з 08.12.2019 Державною митною службою України покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" функцій і повноважень ДФС України, що припиняється, з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

Підпунктами 3, 7 пункту 4 Положення про Державну митну службу України встановлено, що Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань: забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань державної митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну митну службу України, під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; вживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.

Відповідно до вимог статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Крім того, відповідно до частин першої та п`ятої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДФС України з 17.05.2019 перебуває в стані припинення. Тобто ДФС України свою діяльність не припинила, а лише перебуває у стані припинення.

Розглянувши заяву щодо заміни сторони правонаступником, Верховний Суд доходить висновку про відсутність підстав для її задоволення у зв`язку із ненаданням заявником всіх документів на підтвердження правонаступництва, зокрема, на підтвердження передачі повноважень новоствореному органу - Державній митній службі України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019               № 227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України".

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

13.    Мові Хелс ГмбХ є власником Патенту, заявка від   27.10.2009   № а 2009 10861, дата набрання Патентом чинності - 26.12.2012, і він є чинним на час розгляду справи. 

14. Товариство надало суду складений на його замовлення висновок експерта від 07.03.2019 № 11-ОВМ/18 (далі - Висновок № 11-ОВМ/18), згідно з яким Винахід за Патентом не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".
15. Натомість Мові Хелс ГмбХ посилалося на кваліфікаційну експертизу, що передувала видачі Патенту, та на складені на його замовлення висновки експертів від 31.07.2019 № 133/19 (далі - Висновок №133/19) та від 15.11.2019  № 3990/19-27 (далі - Висновок № 3990/19-27). 
З Висновку № 3990/19-27 вбачається, що Винахід за Патентом відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", а з Висновку № 133/19 - що Винахід відповідає умові патентоздатності  «новизна».
16. Судом першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, зазначено про прийнятність Висновків №№ 3990/19-27, №133/19 як більш вірогідних доказів у справі, ніж Висновок № 11-ОВМ/18. 
17. Позивачем за зустрічним позовом не доведено невідповідність Винаходу таким умовам патентоздатності, як новизна та винахідницький рівень. 
18. Як зазначалося, Мові Хелс ГмбХ є власником Патенту на Винахід.
МОЗ України було видано Наказ № 837, зокрема, про реєстрацію та внесення до Державного реєстру ЛЗ лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®" у 2-х формах випуску, в якому використана без згоди правовласника кожна ознака, включена до незалежного пункту формули Винаходу, захищеного Патентом, що є порушенням належних Мові Хелс ГмбХ виключних майнових прав за Патентом.
Дії Органосин Лайф Саєнсиз як заявника та власника реєстраційних посвідчень на ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01, UА/15397/01/01), а також Товариства, яке отримало ліцензію на провадження діяльності з імпорту в Україну лікарських засобів, до якої, окрім інших, включений ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®", є порушенням прав інтелектуальної власності на Винахід, захищений Патентом.
19. Сторонами подані висновки експертизи, а саме: висновок від 09.08.2017 № 02-02/17 (далі - Висновок № 02-02/17), складений на замовлення Товариства, висновок від 26.07.2019 №2380/19-27 (далі - Висновок №2380/19-27), складений на замовлення Мові Хелс ГмбХ. 
Згідно з Висновком № 02-02/17 у названому ЛЗ не використано кожну ознаку незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознаку, еквівалентну їй.
Відповідно до Висновку № 2380/19-27    у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®"    використана кожна ознака незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознака, еквівалентна їй.
Як належний доказ суд першої інстанції (з яким погодився апеляційний господарський суд) прийняв Висновок №2380/19-27, яким встановлено, що у названому ЛЗ "   використана кожна ознака незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознака, еквівалентна їй".
20. Оскільки рішення про реєстрацію (перереєстрацію) ЛЗ або про відмову в ній приймає МОЗ України, то Наказ № 837 у частині державної реєстрації ЛЗ під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення №№ UА/15396/01/01,                                            № UА/15397/01/01, порушує виключні майнові права Мові Хелс ГмбХ на Винахід за Патентом.
21. Заявником та власником реєстраційних посвідчень на ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" є компанія Органосін Лайф Саєнсиз. Державною службою Товариству видано ліцензію на провадження діяльності з імпорту лікарських засобів, до якої, зокрема, включено названий ЛЗ.
При цьому матеріали справи не містять доказів надання Мові Хелс ГмбХ дозволу на використання відповідачами за первісним позовом  Винаходу за Патентом.
22. Судом апеляційної інстанції не прийнято посилання скаржника на обставини, встановлені рішенням господарського суду міста Києва від 16.04.2019 у справі                         № 911/2551/17, як на преюдиційні для даної справи.
З відповідного судового рішення вбачається, що висновок суду про те, що у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" не використано кожну ознаку незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознаку, еквівалентну їй, ґрунтується виключно на висновку експерта від 17.09.2018 № 16-01. Також судом зроблено висновок про те, що позивачем не подано суду доказів на підтвердження порушення прав інтелектуальної власності Мові Хелс ГмбХ. Таким чином, рішенням у господарській справі №911/2551/17 не були встановлені обставини, які не потребують доказування при розгляді даної справи, оскільки в задоволенні позовних вимог було відмовлено з огляду на їх недоведеність.
У той же час зібраними в даній справі новими доказами в їх сукупності вказаний висновок суду спростований, і у розгляді цієї справи позивачем (за первісним позовом) доведені обставини використання у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" кожної ознаки незалежного пункту формули Винаходу за Патентом, які покладені в основу підстав зазначеного позову в даній справі.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА 

23. Цивільний кодекс України: 

частини перша і друга статті 459:
- винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання; об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології;

частини  перша і друга статті 462:
- набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом; обсяг правової охорони визначається формулою винаходу; 

стаття 469: 
- права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

24. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі":

стаття 1:

- винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

частини перша, друга, п`ята і шоста статті 6:

- правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.  Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом; 

частини перша, третя - восьма статті 7:
- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи (тобто центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, далі - Установа) або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; при цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться. Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності; 

частина друга статті 28:
- патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй; 

частини  перша, третя статті 33:

- патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:  невідповідності запатентованого винаходу  умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; наявності у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. 

25. Господарський процесуальний кодекс України:

частина друга статті 4:
- юридичні особи мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду; 

частини перша - третя статті 13:
- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом;  

частини перша, четверта статті 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

частина перша статті 76: 
- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування; суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

частина  перша статті 77: 
- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

стаття 86:
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів); 

частини перша - четверта, шоста, сьома статті 98:
- висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань; предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків;

частина перша статті 99:
- суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів; 

частини перша, друга, п`ята - сьома статті 101:
- учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав; 

стаття 104:

- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні;

стаття 107:
- якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам; 

частини перша - п`ята статті 236:
- судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи; 

частини перша, друга, четверта статті 300: 

- переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги; 

пункт 2 частини першої статті 308:

- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;

частини третя, п`ята статті 310:
- підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є, зокрема, порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо: суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу; або  суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу, яка підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження; або суд необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи; або суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів. Висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

26. Причиною спору зі справи стали питання:  за первісним позовом  - питання щодо наявності або відсутності порушення прав інтелектуальної власності Мові Хелс ГмбХ на Винахід, що охороняються Патентом та випливають з нього, за зустрічним позовом питання щодо дійсності того ж патенту.

27. У розгляді даної справи судами попередніх інстанцій з`ясовано наявність рішення господарського суду Київської області від 16.04.2019 зі справи № 911/2551/17 (яке залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2019)  за позовом ТОВ "Мові Хелс", що діє в інтересах  Мові Хелс ГмбХ, до Товариства (треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, - ДФС України і Підприємство) про визнання порушення права інтелектуальної власності та заборону неправомірного використання винаходу. За результатами розгляду зазначеної справи у позові відмовлено. 

28. Судами попередніх інстанцій у цій справі № 910/19256/16 з`ясовано також, що, як зазначено судами у згаданих судових рішеннях зі справи № 911/2551/17, у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" не використано кожну ознаку незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознаку, еквівалентну їй, а також що позивачем у згаданій справі (ТОВ "Мові Хелс") не надано належних та допустимих доказів на підтвердження порушення прав інтелектуальної власності компанії Мові Хелс ГмбХ (від імені якої він діє), за захистом яких цей позивач звернувся до суду.

29. На думку, зокрема, апеляційного господарського суду (див. також пункт 22 цієї постанови), у господарській справі №911/2551/17 не були встановлені обставини, які не потребують доказування в даній справі № 910/19256/16, оскільки "в задоволенні позовних вимог у справі № 911/2551/17) було відмовлено з огляду на їх недоведеність."
З таким висновком погодитися не можна. 
30. Так, згідно з частиною четвертою статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду, зокрема, в господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

У судових рішеннях зі справи № 911/2551/17 встановлено не лише недоведеність позовних вимог у згаданій справі, а й факт невикористання у ЛЗ "ПРОТЕКОН ФАСТ®" кожної ознаки незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознаки, еквівалентної тій, що має значення і для даної справи № 910/19256/16.

Водночас судові рішення у справі № 911/2551/17 набрали законної сили, не були переглянуті у касаційному порядку та відтак набули статусу остаточних. 

Поряд з тим, як відзначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 19.02.2009 (далі - ЄСПЛ) у справі "Христов проти України" (заява № 24465/14), право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слід тлумачити в контексті преамбули цієї Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство права, одним з основоположних аспектів якого є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхні рішення, що набрали законної сили, не може ставитися під сумнів (див. також справу "Брумареску проти Румунії", заява №28342/95). Принцип юридичної визначеності вимагає поваги до принципу res judicata, тобто поваги до остаточного рішення суду. 

Також згідно з практикою ЄСПЛ одним з основних елементів верховенства права є принцип правової певності, який серед іншого передбачає, що рішення суду з будь-якої справи, яке набрало законної сили, не може бути поставлено під сумнів (рішення у справах "Совтрансавто-Холдинг" проти України", заява №48553/99; "Україна-Тюмень" проти України", заява №22603/02). 

Отже, обставини, встановлені в остаточному судовому рішенні, не можуть бути заперечені, спростовані чи переглянуті в іншій справі, в якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини (якщо законом не встановлено інше).

31. У розгляді даної справи попередні судові інстанції наведеного не врахували, обставин і доказів взаємозв`язку між згаданою справою № 911/2551/17 і даною справою належним чином не з`ясували, у зв`язку з чим у Касаційного господарського суду відсутні підстави для висновку про відповідність оскаржуваних судових рішень наведеним приписам статті 236 ГПК України щодо законності і обґрунтованості судового рішення.  

32. Касаційний господарський суд, приймаючи рішення у цій справі, враховує також заборону формалізму як одну з вимог принципу пропорційності, який зобов`язує суди не допускати декларативного підходу в оцінці доказів. 

За основу судових рішень у даній справі було взято, зокрема, Висновок № 3990/19-27 (пункти 15, 16 цієї постанови). 

При цьому судами попередніх інстанцій не здійснено перевірки та оцінки обґрунтованості доводів позивача за зустрічним позовом (Товариства) щодо: 

- невідповідності даного Висновку вимогам Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" і Правилам розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 №197 (далі - Правила розгляду заявки); 

- неподання позивачем за первісним позовом (Мові Хелс ГмбХ)  експерту, яким складено згаданий Висновок, для проведення дослідження усіх документів рівня техніки, що наявні в матеріалах даної справи, а лише частини із зазначених документів (що потягло за собою, на думку скаржника, неповноту експертного дослідження), у т.ч. ненадання таких документів рівня техніки, як опис до Патенту на Винахід, інструкцію для медичного застосування препарату   "ПРОТЕКОН ®", а також інструкції для медичного застосування інших препаратів  ("ВОЛЬТАРЕН ® РАПІД" і "РАПТЕН РАПІД"), які, на переконання позивача за зустрічним позовом, мають стосунок до розгляду даної справи; 

- підтвердженості документами, поданими  позивачем за зустрічним позовом, відомості усієї сукупності суттєвих відрізняльних ознак Винаходу за спірним Патентом.

33. У зв`язку з наведеним Суд звертає увагу й на таке. 

Відповідно до приписів частини першої статті 33  Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнаний у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності,  що визначені статтею 7 цього Закону. 

Згідно з положеннями статті 7 названого Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Надання винаходу правової охорони відбувається в порядку, встановленому Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами розгляду заявки. 

Поряд з тим питання щодо відсутності патентоздатності винаходу має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суді  визначені Правилами розгляду заявки, і висновок щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих Правил. 

Однак суди попередніх інстанцій у розгляді справи і не підтвердили, і не спростували відповідності здійсненої перевірки формули Винаходу кожного з експертних висновків у справі при вирішенні питання щодо наявності або відсутності новизни Винаходу тому порядку, який визначено Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і Правилами розгляду заявки.

34.  З огляду на викладене в пунктах 27-33 цієї постанови знаходять підтвердження доводи скаржника про те, що у вирішенні даного спору суди попередніх інстанцій не дотрималися наведених у пункті 25 цієї постанови вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення всіх фактичних обставин справи, які мають значення для правильного вирішення спору, а тому судові рішення зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права. 

У Касаційного господарського суду з наведених у цій постанові мотивів відсутні й підстави для висновку про правомірність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права, у тому числі Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Водночас відповідні порушення не можуть бути усунуті Касаційним господарським судом у силу наведених у цій постанові приписів статті 300 ГПК України. 

35.  Водночас не знаходять підтвердження за матеріалами справи  посилання скаржника на те, що останню  «розглянуто і вирішено неповноважним складом Північного апеляційного господарського суду».

Так, зайнятість представника Товариства на час розгляду його апеляційної скарги у цій справі в іншій справі Обухівського районного суду Київської області не виключала можливості апеляційного розгляду даної справи. Апеляційним господарським судом не визнавалася обов`язковою явка представників учасників справи у судове засідання з розгляду апеляційної скарги. Скаржником, у свою чергу, не обґрунтовано й не доведено,  що він був позбавлений можливості забезпечити участь у цьому засіданні іншого свого представника (якщо вважав таку участь необхідною).

Так само скаржником не обґрунтовано і не доведено неможливості заявлення ним відводу одному з суддів апеляційного господарського суду (нібито у зв`язку з неучастю представника скаржника у засіданні цього суду 26.05.2020). Процесуальним законом не передбачено заявлення відводу судді виключно в судовому засіданні. Заяву про відвід судді може бути подано у будь-який спосіб, який забезпечує належну фіксацію відповідної процесуальної дії, у тому числі засобами поштового та електронного зв`язку, а також безпосередньо до канцелярії суду (у тому числі й завчасно, до початку судового засідання). Скаржником не зазначено поважних причин, з яких він не міг би скористатися одним з таких способів заявлення відводу судді, - при тому, що про участь судді Сотнікова С.В. в апеляційному перегляді рішення місцевого господарського суду в даній справі  йому (скаржникові) було відомо, принаймі, з моменту одержання ним ухвали апеляційного господарського суду  про відкриття відповідного апеляційного провадження.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

36. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Товариства задовольнити, оскаржувані судові акти зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

37. У новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи та докази, надати їм належну правову оцінку і в залежності від встановленого вирішити спір відповідно до закону. 

За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. 

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" задовольнити.

2.  Рішення   господарського суду міста Києва від 02.03.2020 та постанову   Північного апеляційного господарського суду від 26.05.2020 у справі                            № 910/19256/16 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          В. Селіваненко 
                            
Суддя                                                                                                          І. Бенедисюк
                                    
Суддя                                                                                                                          І.Булгакова