ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року 
м. Київ

Справа №  922/2017/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і  Львова Б.Ю.
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром" -  Лузана О.С.
приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" -  не з`яв.,
товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" - не з`яв., 

розглянув касаційну скаргу   приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" (далі - Комбінат)
на рішення господарського суду Харківської області від 24.07.2019 (суддя                       Жельне С.Ч.) та
постанову       Східного апеляційного господарського суду від 15.06.2020 (головуючий суддя - Попков Д.О., судді Стойка О.В. і Барбашова С.В.)
зі справи № 922/2017/17
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром"  (далі - Фабрика)
до Комбінату 
про заборону використання знака для товарів і послуг та визнання дій незаконними та за зустрічним позовом Комбінату
до: Фабрики;
товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - Товариство)
про визнання права попереднього користувача.

РУХ СПРАВИ ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ  СУДОВИХ РІШЕНЬ У НІЙ

Короткий зміст позовних вимог і попередніх судових рішень у справі

1. Первісний позов було подано про:
- заборону незаконного використання Комбінатом знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) «Каштан» відповідно до свідоцтва на ЗТП від 14.04.2001 №19356 (далі - Свідоцтво № 19356);
- заборону Комбінату маркувати товар «морозиво» ЗТП «Каштан» відповідно до Свідоцтва №19356;
- визнання незаконними дій Комбінату щодо використання ЗТП «Каштан»  у зв`язку з відсутністю права на використання цього ЗТП.
2. Рішенням господарського суду Харківської області від 18.09.2017, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017, позовні вимоги Фабрики були задоволені у повному обсязі.
3. Постановою Верховного Суду від 30.05.2018 зазначені рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області. 
4. Комбінат, у свою чергу, під час нового розгляду справи звернувся із зустрічним позовом до Фабрики та Товариства з вимогами про визнання за ним права попереднього користувача на словесне позначення "Каштан" для товару 30 класу МКТП "морозиво" та послуг 35 класу МКТП_" рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство" за Свідоцтвом №19356.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.08.2018 зустрічну позовну заяву прийнято до спільного розгляду з первісним позовом, вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом.
5. Рішенням господарського суду Харківської області від 24.07.2019 первісний позов задоволено, у зустрічному позові відмовлено.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 15.06.2020 зазначене рішення залишено без змін, а апеляційну скаргу Комбінату - без задоволення.
6. Відповідні рішення та постанову мотивовано:
- встановленням факту використання Комбінатом належного Фабриці ЗТП "Каштан" за Свідоцтвом №19356, що порушує права та законні інтереси Фабрики як ліцензіата за ліцензійним договором на використання  цього свідоцтва; 
- недоведеністю позивачем за зустрічним позовом порушення Фабрикою та Товариством будь-яких прав та законних інтересів Комбінату щодо пріоритету використання ним ЗТП "Каштан" до подання заявки та видачі Свідоцтва № 19356. 
Короткий зміст вимог касаційної скарги 

7. У касаційній скарзі до Верховного Суду Комбінат, зазначаючи про незаконність оскаржуваних судових рішень,  неправильне застосування судами норм матеріального права, неврахування ними правових висновків, викладених у постановах Верховного Суду, просить: оскаржувані судові рішення зі справи скасувати; ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Фабрики відмовити, а позовні вимоги Комбінату за зустрічним позовом задовольнити; судові витрати розподілити у визначеному законом порядку. 

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу, і її клопотання

8.  Оскільки ліцензійним договором його сторони не передбачили можливості звернення до суду господарської юрисдикції, який "не є тотожним" місцевому загальному суду (суду загальної юрисдикції), то подання первісного позову Фабрикою саме до суду господарської юрисдикції є виходом за межі прав, наданих ліцензіаром Фабриці як ліцензіату.  

9. Суд першої інстанції не застосував, а суд апеляційної інстанції неправильно застосував положення закону, які підлягали застосуванню в даній справі, у тому числі статті 1107-1109, 1113 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

10. Висновки попередніх судових інстанцій про використання Комбінатом у позначеннях виробленої ним продукції саме ЗТП "Каштан" за Свідоцтвом № 19356 є необґрунтованими та помилковим через недоведення таких обставин належними й допустимими доказами. 

11. Висновок суду про розповсюдження "доброї відомості знака" (ЗТП "Каштан") на позивача (Фабрику) є безпідставним та таким, що не відповідає обставинам справи. 

12.  Не ґрунтуються на приписах цивільного законодавства твердження судів попередніх інстанцій про неможливість застосувати у спірних правовідносинах статтю 500 ЦК України. 

13. Вимоги первісного позову не  підлягали задоволенню, оскільки докази у справі свідчили про використання Комбінатом схожих позначень, а не ЗТП за Свідоцтвом № 19356.

14. Комбінатом також подано клопотання про відкладення розгляду справи, мотивоване перебуванням представника Комбінату на самоізоляції "у зв`язку із отриманими позитивними тестами на наявність вірусної РНК COVID-19  у деяких співробітників ПрАТ "Львівський холодокомбінат".

Судом не знайдено підстав для задоволення зазначеного клопотання з урахуванням такого.

Законом не передбачено і судом не визнавалася обов`язковою явка представників учасників справи у судове засідання з розгляду касаційної скарги. Жодних доказів на підтвердження зазначених у клопотанні обставин скаржником не подано. Так само ним не доведено неможливості забезпечити участь у судовому засіданні іншого свого представника (якщо скаржник вважав таку участь необхідною).   

Доводи інших учасників справи 

15. У відзиві на касаційну скаргу Фабрика заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про те, що скарга є надуманою, оманливою, ґрунтується на припущеннях та власному "особливому" тлумаченні ним чинного законодавства України, не відповідає матеріалам справи, а судами попередніх інстанцій було досліджено всі матеріали (докази) зі  справи, надано кваліфіковану оцінку кожному з них, розглянуто всі клопотання, заяви, заперечення, скарги сторін і прийнято законне, повне, обґрунтоване та неупереджене рішення у справі. У зв`язку з цим  Фабрика просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, поклавши судові витрати на Комбінат.

Товариство у своєму відзиві на касаційну скаргу наводить аналогічні доводи й мотивування і так само просить відповідні судові рішення залишити без змін, а  скаргу - без задоволення, з покладенням судових витрат на Комбінат. 

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
16.  Державним департаментом інтелектуальної власності України 16.04.2001  за заявкою від 22.02.1999 №99020539  було зареєстровано ЗТП «Каштан» й видано відкритому акціонерному товариству "Київський холодокомбінат №2" Свідоцтво №19356 за класами МКТП: 16, 29, 30 (у тому числі морозиво), 31, 32, 33, 34, 35.
17. 25.05.2011 право власності на ЗТП за Свідоцтвом №19356 передано акціонерному товариству закритого типу "Хладопром".
18. Власником Свідоцтва №19356,  за даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, на час розгляду даної справи значилося Товариство. 
19. Товариство (ліцензіар) уклало з Фірмою (ліцензіат) ліцензійний договір на право використання об`єктів права інтелектуальної власності №2/9-17 (далі- Ліцензійний договір), за умовами якого, зокрема:
- ліцензіар на строк дії та на умовах договору надає ліцензіатові за винагороду невиключну ліцензію на використання свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зокрема №UA19356 від 16.04.2001 для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно з переліком товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП (пункт 2.1);
- ліцензіар надає ліцензіату всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають із свідоцтв, зазначених у пункті 1.1 цього договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальної юрисдикції України тощо (пункт 4.5);
- якщо треті особи порушують права, які надані за цим договором ліцензіату, то ліцензіат має право пред`являти позов щодо захисту прав інтелектуальної власності (пункт 4.3);
- про випадки протиправного використання третіми особами прав, які захищені свідоцтвами ліцензіара та стали відомими ліцензіату, сторони негайно інформують одна одну та приймають спільні дії, які спрямовані на припинення такого використання (пункт 7.1);
- строк дії Ліцензійного договору (з урахуванням додаткової угоди до нього) - до 31.12.2019. 
20. Фабрика здійснює виробництво морозива з використанням ЗТП "Каштан" згідно із Свідоцтвом №19356.
Комбінат здійснює виробництво і реалізацію морозива з написом "ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі", "Каштан зі смаком ванілі", "Львівський Каштан" та "Каштан зі Львова".
21.  Згідно з висновком призначеної у новому розгляді справи експертизи у сфері інтелектуальної власності  (проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності) від 25.02.2019 №005/19: позначення "Львівський Каштан", "Каштан зі смаком ванілі", "Каштан зі Львова", "ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі", що використовуються для товару  - морозиво, є схожими настільки, що їх можна сплутати із ЗТП №19356; наведені позначення є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням ЗТП за Свідоцтвом №19356.
22. Комбінатом надано суду висновок експерта Сопової К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 08.04.2019 №13-04/19 (далі - Висновок №13-04/19), згідно з яким наведені позначення не є схожим із ЗТП "Каштан" за Свідоцтвом  №19356 настільки, що внаслідок їх використання ці позначення і ЗТП можна сплутати і не є схожими настільки, що їх використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а саме щодо власника Свідоцтва №19356. 
23. Місцевим господарським судом встановлено, що при складенні Висновку № 13-04/19 порушені вимоги частини другої статті 102 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), а також  пункт 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5. 
24. Фабрикою подано суду копію витягу з бази Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент), відповідно до якого "Каштан" визнано добре відомим в Україні в 30 класі МКТП як товар морозиво за рішенням Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/18843/15-ц від 19.11.2015.  Цим рішенням визнано словесний ЗТП "Каштан" добре відомим в Україні знаком приватного акціонерного товариства "Хладопром" відносно товару 30 класу МКТП "морозиво" станом на 29.09.2000.  
У мотивувальній частині того ж рішення вказано, зокрема, що «...той факт, що тривалість та характер використання позначення обумовили набуття ним ознак добре відомого в Україні знака певного виробника конкретного товару, вказує на те, що таке позначення володіє особливою, в порівнянні з іншими знаками, розрізняльною здатністю, оскільки, на відміну від них, воно асоціюється виключно з особою конкретного виробника товарів». Згадане рішення Солом`янського районного суду м. Києва залишено в силі постановою Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 06.02.2019.  
25. Комбінат зазначив, що з 1997 року розпочав серйозну підготовку до виробництва морозива "Каштан", а також і саме виробництво, на підтвердження чого надав відповідні докази:  упаковки морозива, свідоцтво від 10.09.1997 про присвоєння товару ідентифікаційного номеру в міжнародній системі товарної нумерації EAN,  кольорові зображення упаковок морозива, звіт по виробництву морозива, документи на реалізацію морозива "Каштан", заяви свідків; проте відповідні докази оцінено судами критично з причин, зазначених  в оскаржуваних судових рішеннях, через їх невідповідність вимогам статей 78, 79 ГПК України щодо достовірності та вірогідності доказів. 
Судом апеляційної інстанції  також було досліджено пояснення експертів у цій справі.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА. ПОЦИЗІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ 

Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів
26. Відповідно до частин другої та п`ятої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон, тут і далі - в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. 
27. Згідно зі статтею 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. 
28. У відповідності до частини восьмої статті 16 Закону власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. 
Згідно з частиною першою статті 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензійного договору.
29. Частиною першою статті 1109 ЦК України унормовано, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. 
Відповідно до частин третьої - шостої вказаної статті ЦК України у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. 
Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. 
Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об`єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. 
Права на використання об`єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. 
30. Невиключна ліцензія, відповідно до приписів статті 1108 ЦК України, не виключає можливості використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері. 
У свою чергу, виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері. 
31. Відповідно до частин першої та другої статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. 

32. Відповідно до статті 1 ГПК України (в редакції, чинній станом на час подання первісного позову зі справи) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи  мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. 

Згідно із статтею 21 ГПК України (в  тій же редакції) сторонами в судовому процесі є позивач і відповідач; позивачами є підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

33. За встановленими у справі обставинами, Фабрика отримала від Товариства невиключну ліцензію  на використання ЗТП за Свідоцтвом № 19356; у той же час право дозволяти використання торгівельної марки (ЗТП) та право перешкоджати її (його) неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання, є складовими виключних майнових прав на торговельну марку.  

34. У розгляді даної справи суди попередніх інстанцій не встановили належним чином обставин (і не дослідили належним чином пов`язані з цим докази) стосовно обсягу переданих Товариством Фабриці прав інтелектуальної власності на ЗТП за Свідоцтвом № 19356.

Так, у постанові апеляційного господарського суду зі справи зазначається, що "дійсно, відповідно до ліцензійного договору №2/9-17 від 01.01.2017р., що міститься в матеріалах справи, Позивач за первісним позовом не набув для себе виключних майнових прав на заборону незаконного використання знаку для товарів і послуг «Каштан» та маркування товару означеним знаком, проте ці права, наявність яких підтверджене свідоцтвом для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р. та які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Хладопром», Позивач має процесуальні права захищати шляхом подання означеного позову."

Такий висновок суду є суперечливим, оскільки первісний позов у даній справі подано саме про заборону використання відповідачем за цим позовом ЗТП "Каштан" та заборону маркувати товар цим знаком, і залишається нез`ясованим питання про те, на яких законодавчо визначених підставах Фабрика зверталася до суду з позовом про захист не переданих їй виключних майнових прав (щодо заборони незаконного використання ЗТП), - при тому, що наведеним у пункті 31 цієї постанови приписом статті 1 ГПК України передбачалася можливість звернення юридичної особи до господарського суду тільки за захистом своїх  прав (а не прав іншої особи).

35. Також із встановлених у справі обставин випливає, що:

- первісний позов було подано про заборону незаконного використання саме знака для товарів і послуг "Каштан";
- водночас предметом судового розгляду і дослідження доказів у даній справі (в тому числі експертного дослідження) були виключно позначення, які, на думку позивача за цим позовом, були схожі із зареєстрованим знаком.

Позовні вимоги у справі про заборону використання позначень не заявлялися. 

При цьому наведені у пункті 25 цієї постанови положення Закону чітко визначають заборону використання ЗТП  як такого і заборону використання позначення, схожого із зареєстрованим ЗТП, як самостійні, окремі один від одного способи захисту прав і законних інтересів власника свідоцтва на ЗТП. 

Таким чином, попередніми судовими інстанціями не з`ясовані обставини та не досліджені докази у справі на предмет відповідності обраного позивачем за первісним позовом способу захисту прав (інтересів) та предмета і підстав цього позову наявній у ній (справі) фактично-доказовій базі. 

36. Отже, у розгляді первісного позову зі справи попередні судові інстанції  припустилися порушення вимог частин першої і п`ятої статті 236 ГПК України  щодо обґрунтованості судового рішення, не з`ясувавши обставини, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень  і які були б підтверджені доказами, дослідженими в судовому засіданні. 

Відтак у Касаційного господарського суду відсутні й підстави для висновку про правомірність застосування судами попередніх інстанцій до спірних правовідносин за первісним позовом норм матеріального права, у тому числі ЦК України та Закону. 

При цьому суд касаційної інстанції згідно з частиною другою статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

37. Водночас Суд бере до уваги, що зустрічний позов за визначенням, наведеним у частині другій статті 180 ГПК України, є взаємопов`язаним з первісним позовом і підлягає розгляду спільно з ним, тобто вимоги за зустрічним позовом не можуть бути предметом окремого (від вимог за первісним позовом) судового розгляду, в тому числі і в касаційній інстанції.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

38. З урахуванням наведеного та відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

39. У новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини та дослідити докази, зазначені в цій постанові, надати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону. 

За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. 

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" задовольнити частково. 

2. Рішення   господарського суду Харківської області від 24.07.2019 та постанову       Східного апеляційного господарського суду від 15.06.2020 у справі                                № 922/2017/17 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          В. Селіваненко 
                            
Суддя                                                                                                          І. Булгакова
                                    
Суддя                                                                                                                          Б.Львов