ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" липня 2020 р.           Справа№ 910/9438/19
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Копитової  О.С.
суддів:            Остапенка О.М. 
          Сотнікова  С.В. 

при  секретарі судового засідання Халько В.А.
за участю представників сторін:
від позивача (апелянта) -  Дитинюк Я.Л., довіреність б/н від 09.01.2020 року
від відповідача 1 - Курінський О.Г., ордер серія ВВ №1003871 від 13.04.2020 року
від відповідача 2 - не з`явилися,

розглянувши матеріали апеляційної скарги приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод»
на рішення  господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року
(повний текст складено 28.02.2020 року)
у справі №910/9438/19 (суддя Бондаренко Г.П.)
за позовом приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод»
до 1) товариства з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп», 
2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
про визнання недійсним свідоцтва №245964, заборону використання знаку

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року в задоволенні позову приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» до  товариства з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання недійсним свідоцтва №245964 та  заборону використання знаку відмовлено. Судові витрати позивача по сплаті судового збору та інші судові витрати покладено на приватне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод».
Обґрунтовуючи своє рішення суд першої інстанції, з посиланням на приписи ст.ст. 5, 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 418, 420, 492, 494 Цивільного кодексу України, а також висновки експертних досліджень № 05/07-2019 від 14.08.2019 року та № 34-10/19 від 18.11.2019 року, складених за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зазначив, що  використання назв саме для лікарських препаратів має законодавчо визначені особливості, які мають бути враховані при встановленні факту чи є товарні знаки, які використовуються для маркування саме лікарських препаратів, схожими до ступеня сплутування. При цьому, суд зазначає, що також необхідно  враховувати форму випуску лікарських засобів, їх сферу використання та  коло споживачів, які будуть споживати товари, марковані таким товарним знаком для лікарських препаратів, а тому зазначив про відсутність підстав для задоволення заявлених позовних вимог. Суд дійшов висновку, про відповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом України № 245964 від 27.08.2018 року, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв`язку з чим вказав на відсутність підстав для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» недійсним та відмовив у задоволенні позовних вимог щодо заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Геоліок Фарм Маркетинг Груп» здійснювати використання всіма можливими способами позначень «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві свідоцтвом України на знак «Новірин» № 152459 від 27.02.2012 року. Крім того, з посиланням на приписи ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №10 від 10.01.2002 року, відмовив у задоволені позовних вимог до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо зобов`язання внести відомості про визнання недійсним зазначеного свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму бюлетені.
Не погоджуючись із рішенням господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року, приватне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» задовольнити повністю.
Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги з урахуванням поданих доповнень до апеляційної скарги, приватне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» вважає, що оскаржуване рішення є необґрунтованим, незаконним і таким, що підлягає скасуванню з підстав невідповідності висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи та неправильного застосування норм матеріального права. 
Апелянт зазначає, що при прийнятті оскаржуваного рішення суд першої інстанції при оцінці наданого позивачем експертного висновку № 05/07-2019 від 14.08.2019 року допустив неправильне застосування норм ч. 1,3 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.1995 року. Крім того, на думку апелянта, місцевий господарський суд при вирішенні вказаного спору застосував положення Закону України «Про лікарські засоби», який не підлягає застосуванню до спірних правовідносин, внаслідок чого порушив правила оцінки доказів встановлені приписами Господарського процесуального кодексу України, а також не надав оцінки поясненням усіх експертів щодо наданих ними висновків, що призвело до не з`ясування причини виявлених у них розбіжностей, зокрема щодо дати станом  на яку має перевірятися відповідність заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони знака в Україні. 
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.03.2020 року вищезазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Копитова О.С., судді: Остапенко О.М., Сотніков С.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.03.2020 року вищевказаною колегією відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» на рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року по справі №910/9438/19, розгляд апеляційної скарги призначено на 06.05.2020 року та встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.05.2020 року повідомлено учасників справи №910/9438/19, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» на рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року, призначене на 06.05.2020 року, не відбудеться, у зв`язку із встановленням постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року на усій території України карантину, з урахуванням листа Ради суддів України від 16.03.2020 року №9рс-186/20, яким рекомендовано встановити особливий режим роботи судів України на зазначений період та зазначено, що про дату та час наступного судового засідання у справі №910/9438/19 учасники справи будуть повідомлені додатково ухвалою суду.
15.05.2020 року від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України через відділ документального забезпечення суду надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач 2 просить апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року без змін, оскільки рішення про реєстрацію знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018 року прийнято у відповідності до вимог чинного законодавства та з дотриманням процедури прийняття такого рішення, а обізнаність споживачів та фахівців про лікарський препарат «Новірин» унеможливлює його сплутування з лікарським засобом товариства з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп».
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2020 року призначено розгляд справи №910/9438/19 за апеляційною скаргою приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» на рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року на 01.07.2020 року.
01.07.2020 року до початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від товариства з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач 1 просить у задоволенні апеляційної скарги приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» на рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року відмовити  в повному обсязі, з підстав відповідності знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» умовам правової охорони, відсутності факту порушення з його боку прав позивача, оскільки відповідач - 1 не здійснює фактичне використання знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» (ніякі товари вказаним знаком не маркуються) та зазначає, що товари для яких зареєстровані знаки «Новірин» та «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є спорідненими за формою випуску та потенційно не можуть бути сплутані пересічним споживачем.
Ухвалою Північного апеляційного суду від 01.07.2020 року розгляд справи було відкладено на 09.07.2020 року.
09.07.2020 року до початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду, від приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод»  надійшли пояснення по справі, в яких представник скаржника підтримує вимоги апеляційної скарги та просить їх задовольнити в повному обсязі.
В судове засідання призначене на 09.07.2020 року представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не з`явилися, хоча про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином.  
Присутній в судовому засіданні представник приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити з підстав зазначених у апеляційній скарзі. 
Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп»  в судовому засіданні заперечив проти задоволення поданої апеляційної скарги та просив оскаржуване рішення залишити без змін.    
В судовому засіданні 09.07.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови.
Відповідно до      ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
Згідно із ч. 1     ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, в суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.
Відповідно до ч. 1 ст. 271 Господарського процесуального кодексу України, апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Як убачається з матеріалів справи, звертаючись до суду з позовом  про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торгівельну марку товариство з обмеженою відповідальністю «Київський вітамінний завод» просило визнати недійсним частково (для товарів і послуг 05 класу МКТП для реєстрації знаків, для яких його зареєстровано) в Україні свідоцтво України № 245964 від 27.08.2018 року на знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп»; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання частково недійсним свідоцтва України № 245964 від 27.08.2018 року на знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені; заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» здійснювати використання всіма можливими способами позначень «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак «НОВІРИН» № 152459 від 27.02.2012 року.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на необхідність захисту належних йому прав інтелектуальної власності реєстрацією знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за товариством з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» та невідповідністю такої реєстрації умовам правової охорони.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, позивач є власником свідоцтва України на знак № 152459 від 27.02.2012 року за заявкою №m201118385 від 18.11.2011 року, яким засвідчується право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Новірин» для товарів і послуг 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні та ветеринарні препарати; антибіотики; антисептики; активні біологічні добавки; фармацевтичні препарати для лікування і профілактики інфекційних захворювань вірусної етіології; препарати для лікування і профілактики серцевих захворювань; вітамінні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; розчини для ін`єкцій; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; ферментні препарати на лікарські потреби; бадьорівники (тонізівники) (бадьрівні, тонізівні лікарські препарати); желатина на лікарські (медичні) потреби; жир риб`ячий; жуйки (жуйні гумки) на лікарські (медичні) потреби; заспокоївники (заспокійливі, седативні засоби); капсули (облатки) на фармацевтичні потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; коріння лікувальне (цілюще); лікувальні олії; льодяники (смоктунці) лікувальні; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; цукерки лікувальні.
Позивачем використовується знак для товарів і послуг № 152459 від 27.02.2012 року для маркування: 1) лікарського засобу під торговельним найменуванням «Новірин» (таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в пачці; реєстраційне посвідчення № UA/12436/01/01); 2) лікарського засобу під торговельним найменуванням «Новірин» (сироп по 50 мг/мл по 120 мл у флаконі у комплекті з мірним стаканчиком, по 1 флакону в пачці; реєстраційне посвідчення № UA/16831/01/01).
27.08.2018 року за товариством з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» був зареєстрований в Україні знак для товарів та послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 (заявка №m201614966 від 11.07.2016 року) для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди, та товарів 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у роздрібних магазинах, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою каталогів посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів; надавання послуг, що полягають у реєструванні, записуванні, складанні, збиранні та систематизуванні письмових повідомлень і записів, а також послуги щодо збирання математичних і статистичних даних; послуги рекламних агентств, в тому числі розповсюджування проспектів чи зразків безпосередньо або поштою.
На думку позивача, сам факт реєстрації за відповідачем знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом № 245964 від 27.08.2018 року порушує його права інтелектуальної власності на знак «Новірин» за свідоцтвом № 152459 від 27.02.2012 року, оскільки знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» є настільки схожим із знаком для товарів і послуг «Новірин», що потенційний споживач може допустити помилку та придбати замість лікарського засобу «Новірин» товар під знаком «АВІРИН АВИРИН AVIRIN», оскільки зазначені знаки зареєстровані для 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.
При цьому, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що в матеріалах справи відсутні докази того, що товариство з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» використовувало або використовує станом на дату розгляду судом першої інстанції вказаного позову знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» для позначення будь-яких товарів. Не надано відповідних доказів і апеляційному суду. Навпаки під час апеляційного розгляду відповідач 1 зазначеній обставині заперечував.
Обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача 1, дослідивши матеріали справи та перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскарженого рішення норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.
Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об`єктів права інтелектуальної власності, згідно ч. 1     ст. 155 Господарського кодексу України      та ч. 1     ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1     ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1     ст. 494 Цивільного кодексу України).
Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.
Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 245964 від 27.08.2018 року, заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» №m201614966 було подано 11.07.2016 року.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 09.04.2015 року, яка була чинною на дату подання заявки №m201614966, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Приписами ч.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що позивач зазначав, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 245964 від 27.08.2018 року не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки може ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар, та є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом України № 152459 від 27.02.2012 року, власником якого є позивач, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знак за оспорюваним свідоцтвом таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є такий знак схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України №152459 від 27.02.2012 року для зареєстрованих товарів.
Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Приписами п.п. "а" п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Судом встановлено, що позивач використовує торгівельний знак «Новірин» в своїй господарській діяльності для товарів віднесених до 05 класу МКТП, водночас доказів того, що товариство з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» в своїй господарській діяльності використовує знак для товарів та послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» матеріали справи не містять. Вказана обставина заперечувалася відповідачем 1, під час судового розгляду.
Згідно приписів ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими     статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
Дослідивши наявний в матеріалах справи висновок експертів № 05/07-2019 від 14.08.2019 року складений за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, експерти ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , наданий приватним акціонерним товариством «Київський вітамінний завод», колегія суддів відзначає, що при вирішенні питань: 1) Чи є такими самими і (або) спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом України на знак №245964 від 27.08.2018 року та товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «Новірин» за свідоцтвом України на знак №152459 від 27.02.2012 року?; 2) Чи є знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом №245964 від 27.08.2018 року, схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Новірин» за свідоцтвом України на знак №152459 від 27.02.2012 року, раніше зареєстрованим (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП); 3) Чи є знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом №245964 від 27.08.2018 року, таким, що внаслідок його використання для заявлених таких самих і споріднених товарів 5 класу МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями «Новірин» (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ «Київський вітамінний завод»?, дійшли таких висновків:
1. Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак №245964 від 27.08.2018 року є такими самими та спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак №152459 від 27.02.2012 року;
2. Знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом №245964 від 27.08.2018 року є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Новірин» за свідоцтвом України на знак №152459 від 27.02.2012 року, раніше зареєстрованим на ім`я АТ «Київський вітамінний завод» (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП);
3. Знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом №245964 від 27.08.2018 року є таким, що внаслідок його використання для заявлених таких самих і споріднених товарів 5 класу МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями «Новірин» (за реєстраційними посвідченнями №UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ «Київський вітамінний завод».
Дослідивши наявний в матеріалах справи висновок експертів № 34-10/19 від 18.11.2019 року складений за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, експерти Сопова К. А. та Петренко С. А. , наданий «Геолік Фарм Маркетинг Груп» колегія суддів відзначає, що при вирішенні аналогічних вказаних вище питань, дійшли таких висновків:
1. Товари 5 та 35 класів МКТП, для яких зареєстрований знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом №245964 є такими самими та спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак «Новірин» за свідоцтвом України на знак №152459;
2. Знак для товарів в послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом №245964 від 27.08.2018 року, не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Новірин» за свідоцтвом України на знак №152459 від 27.02.2012 року, раніше зареєстрованим на ім`я АТ «Київський вітамінний завод» (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП);
3. Знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом №245964 від 27.08.2018 року, не є таким, що внаслідок його використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями «Новірин» (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ «Київський вітамінний завод».
Колегія суддів, оцінюючи наявні в матеріалах справи висновки експертів, враховує наступні обставини, зокрема, по-перше, у висновках зазначено, що експерти обізнані про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а у висновку №34-10/19 також зазначено про те, що висновок експерта підготовлений для подання до господарського суду в якості доказу; по-друге, досліджувані знаки для товарів і послуг є словесними і відповідно визначення їх схожості необхідно проводити за правилами визначення схожості словесних позначень.
Загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від від 28.07.1995 року (надалі по тексту - Правил).
Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Згідно з п. 4.3.2.4. Правил, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.
Пунктом 4.3.2.5. Правил, встановлено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Відповідно до п. 4.3.2.6. Правил, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
При цьому, слід враховувати, що семантичний критерій є лише однією (але не єдиною) з ознак, які підлягають врахуванню при визначені схожості спірних позначень до ступеню сплутування та можливості введення в оману. 
Враховуючи той факт, що в обох висновках №05/07-2019 від 14.08.2019 року та №34-10/19 від 18.11.2019 року експертами було встановлено, що товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак №245964 від 27.08.2018 року є такими самими та спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак №152459 від 27.02.2012 року, а відтак, колегія суддів вважає зазначену обставину доведеною, як про то вірно зазначив місцевий господарський суд.
Як вбачається з наявного в матеріалах справи висновку №05/07-2019 від 14.08.2019 року експертами зазначено, що порівнювальні словесні знаки за вимовою відрізняються на початку позначень звуками [а] та [н] [о] відповідно і співпадають за всіма іншими звуками [в] [і] [р] [и] [н], враховуючи вказане експерти дійшли висновку, що наявна звукова схожість за переважною більшістю ознак фонетичної схожості може призвести до фонетичного змішування. Експерти також вказали, що порівнювальні знаки є схожими за графічними (візуальними) ознаками та що семантична схожість знаків в даному випадку визначається, найвірогідніше, їх фонетичною схожістю, тобто близькістю асоціацій, що виникають у свідомості споживача при слуховому сприйнятті цих знаків. На підставі вказаного експерти дійшли висновку, що порівнювальні знаки можуть викликати у свідомості споживача однакові асоціації від їх сприйняття через близькість асоціацій, що виникають у свідомості споживача при слуховому сприйнятті фонетично схожих знаків, а тому підсумовуючи зазначили, що порівнювальні знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Водночас, як вбачається з висновку №34-10/19 від 18.11.2019 року при визначенні схожості позначень, які становлять назви лікарських засобів, також необхідно враховувати, що такий товар як лікарські засоби (фармацевтичні препарати) має свої особливості реалізації на ринку, які полягають у наступному: споживач (пацієнт, хворий тощо) вибирає цей товар у спеціалізованій торговельній мережі (аптечні заклади) зазвичай не за своїм розсудом та вподобаннями. Спочатку певний фармацевтичний препарат споживачу рекомендує спеціаліст (лікар), який попередньо провів обстеження і виявив необхідність призначення ліків. Призначення надається в письмовому (рецепт) або в усному вигляді і таким же чином передається споживачем іншому фахівцю - фармацевту, працівнику аптеки, а тому вірогідність помилки, викликаної саме сплутуванням назв лікарських засобів у даній схемі дуже низька, оскільки перевірка правильності назви лікарського засобу здійснюється принаймні у три етапи: лікарем - при призначенні лікарського засобу, фармацевтом - при замовленні лікарського засобу та кінцевим споживачем - при ознайомленні з інструкцією до застосування лікарського засобу.
Тому, необхідно враховувати ступінь уваги середнього споживача до фармацевтичних препаратів (лікарських засобів) та категорію відпуску - за рецептом або без.
Найбільш високий ступінь уваги зазвичай пов`язаний з наступними видами покупок: дорогими покупками, покупкою потенційно небезпечних або технічно складних товарів. Середній споживач часто шукає професійну допомогу або поради при виборі або купівлі певних видів товарів або послуг (наприклад, автомобілі, фармацевтичні продукти).
В тому числі, враховуючи викладене, експерти у висновку №34-10/19 від 18.11.2019 року дійшли висновку, що товари для яких зареєстровані порівнювальні знаки вважаються спорідненими, за такими ознаками як призначення товару, коло споживачів та місце збуту товарів. Однак, оскільки до таких товарів як фармацевтичні препарати приділяється пильна увага, а також товари, для яких зареєстровані досліджувальні знаки, споживач придбаває через призначення їх лікарем, та замовлення через фахівця - фармацевта, а також оскільки вони впливають на стан здоров`я споживача, споживач не схильний їх плутати.
При встановленні схожості словесних позначень у висновку №34-10/19 від 18.11.2019 року експертами були враховані звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, зокрема, схожість звучання їх середніх та кінцевих частин (другий та третій склади), та розбіжність початкових частин, що досліджувальні позначення не мають самостійного смислового змісту. 
При цьому, експерти зазначили, що різне звучання першого складу та відмінність голосних у другому та третьому складі словесних елементів «АВИРИН» та «AVIRIN» зі знаком «Новірин» впливають на різність звучання порівнювальних позначень в цілому, з огляду, зокрема, на: в першу чергу привертають увагу споживача перші звуки (літери) знаку і споживач зазвичай згадує слово по першій літері; звук [н] є дзвінким приголосним, який неможливо сплутати з голосним [а]; загалом початок знаку має значний вплив на загальне враження, яке справляє марка.
Крім того, експертами враховано, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» складається з трьох слів, отже при його вимові в цілому, він буде відрізнятися від знаку «Новірин» через кількість слів та їх довжину.
Також, враховано, що характерною особливістю близьких за складом і фармакологічними властивостями препаратів є використання в їхніх назвах спільної основи, яка може вказувати на належність відповідних лікарських засобів до певної хімічної і/або фармакологічної групи або на їх основне призначення, що може призводити до часткових збігів у назвах лікарських засобів. При цьому, назви лікарських засобів не розраховані на сприйняття пересічним споживачем, оскільки їх застосування можливе за призначенням лікаря або рекомендацією фахівця, і відповідно назви ліків покликані допомагати фахівцям орієнтуватися в їх складі і дії.
Окрім вищезазначеного, експертами було враховано, що українському споживачу відома наголошена морфема «-рин» або «-вірин», яка часто застосовується у назвах лікарських засобів, наприклад, «Папаверин», «Інгавірин», «Гепавірин», «Максвірни», «Меверин», «Неоворин», «Сноверин-ARN», «Спазоверин», «Рибавірин», тощо.
Експерти дійшли висновків, що наявність у порівнювальних позначеннях співпадаючої частини «вірин» не призводить до однакового семантичного їх сприйняття споживачем, оскільки така частина часто використовується іншими власниками у складі назв фармацевтичних препаратів з таким же призначенням, що в свою чергу впливає на сприйняття наведених назв споживачем, які перестають звертати особливу увагу на поширений елемент позначень як на розрізняльний елемент знака. Підсумовуючи викладене експерти зазначили, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком «Новірин».
Як вбачається з висновку №05/07-2019 від 14.08.2019 року експертами зазначено, що здатність позначення вводити в оману споживачів визначається на основі дослідження як елементів самого позначення так і внаслідок використання тотожних чи схожих позначень різними особами для споріднених товарів. Оскільки при проведенні дослідження було встановлено, що товари 5 класу, для яких зареєстровані порівнювальні знаки є спорідненими та що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» є схожим настільки зі знаком «Новірин», що їх можна сплутати, а також враховуючи, що на дату подання заявки на реєстрацію знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» знак «Новірин» вже створював певний асоціативний зв`язок між відповідною продукцією - лікарським засобом «Новірин» та її виробником - АТ «Київський вітамінний завод», експерти ОСОБА_1 та ОСОБА_2 дійшли висновку, що використання знаку «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» для маркування таких самих або споріднених товарів на території України, іншою особою, ніж АТ «Київський вітамінний завод», не виключає небезпеку (тобто існує вірогідність) введення в оману споживача відповідної продукції, через те, що може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з відомим йому виробником, які насправді не відповідають дійсності. Це може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто щодо джерела походження товару (особи виробника).
Водночас, у висновку №34-10/19 від 18.11.2019 року вказано, що можливість введення в оману громадськості може виникати при використанні позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, який набув певної репутації відносно іншої особи, внаслідок чого у споживача можуть виникнути неправдиві асоціації щодо походження товару або його виробника. Знак «Новірин» використовується як торгова назва конкретного рецептурного лікарського засобу у вигляді таблеток та сиропу, водночас лікарські засоби під назвою «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не зареєстровані та не допущені до використання в Україні, тобто відповідний знак не використовується на території України. З урахуванням викладеного та тих обставин, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «Новірин», експерти Сопова К.А. та Петренко С.А. дійшли висновку, що знак «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» не є таким, що внаслідок його використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями «Новірин» (за реєстраційними посвідченнями №UA/12436/01/01 та №UA/16831/01/01) - АТ «Київський вітамінний завод».
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів оцінивши наявні в матеріалах справи висновки експертів №05/07-2019 від 14.08.2019 року та №34-10/19 від 18.11.2019 року, погоджується з місцевим судом, що висновок №34-10/19 від 18.11.2019 року містить більш змістовні відповіді на поставлені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, а тому, висновок експертів №34-10/19 від 18.11.2019 року, приймається апеляційним судом як належний та допустимий доказ, водночас колегія суддів не приймає висновок експертів №05/07-2019 від 14.08.2019 року в частині стосовно другого та третього питання та не вважає висновки надані по вказаним питанням змістовними та обґрунтованими, оскільки останні не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів. 
При цьому, суд погоджується, що  використання назв саме для лікарських препаратів має і законодавчо визначені особливості, які мають бути враховані при встановленні факту чи є товарні знаки, які використовуються для маркування саме лікарських препаратів, схожими до ступеня сплутування. Необхідно також враховувати форму випуску лікарських засобів, їх сферу використання та  коло споживачів, які будуть споживати товари, марковані таким товарним знаком для лікарських препаратів.
Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, враховуючи наведені вище висновки судових експертиз, колегія суддів погоджується з висновком місцевого суду  про відповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» за свідоцтвом України №245964 від 27.08.2018 року, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а відтак, не вбачає підстав для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» недійсним та задоволення позовних вимог щодо заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Геолік Фарм Маркетинг Груп» здійснювати використання всіма можливими способами позначень «АВІРИН АВИРИН AVIRIN» стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак «Новірин» № 152459 від 27.02.2012 року та як наслідок, відсутні підстави і для задоволення позовних вимог в частині зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості про визнання недійсним зазначеного свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму бюлетені.
Відповідно до ч. 1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Статтями 76, 77 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування с обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Згідно зі ст. 86  Господарського процесуального кодексу України,  суд  оцінює  докази  за своїм  внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.
Враховуючи вищевикладені обставин, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції прийняте у відповідності до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків суду першої інстанції, а відтак підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.
В зв`язку з відмовою у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати за розгляд апеляційної скарги відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України      покладаються на позивача. 
Керуючись ст.ст. 129, 269, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» на рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року по справі №910/9438/19 залишити без задоволення.
2.Рішення господарського суду міста Києва від 04.02.2020 року  по справі №910/9438/19 залишити без змін.
3.Матеріали справи №910/9438/19 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 09.07.2020 року. 

Головуючий суддя                                                            О.С. Копитова 

Судді                                                                                О.М. Остапенко

                                                                                С.В. Сотніков