ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" вересня 2020 р.           Справа№ 910/17369/18
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Полякова Б.М.
суддів:            Отрюха Б.В. 
          Верховця  А.А. 

за участю секретаря судового засідання Михайлюченко О.Г.
розглядаючи апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Екосвіт Ойл» (далі - ТОВ «Екосвіт Ойл», скаржник, відповідач -2)
на рішення Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 (повний текст складено 20.02.2020) 
у справі № 910/17369/18 (суддя Щербакова С.О.)
за позовом     Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" (далі - позивач)
до     1) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС-ФАРМА» (далі - ТОВ «ТАС-ФАРМА», відповідач -1),
2) ТОВ «Екосвіт Ойл»
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2     -     Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир»
про     припинення правопорушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг
за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 30.09.2020
В С Т А Н О В И В :
Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "ТАС-ФАРМА" та ТОВ "Екосвіт Ойл" в якому просила суд:
- заборонити ТОВ "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2"; під час продажу дієтичної добавки "ІНФОРМАЦІЯ_2"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаній з продажем дієтичної добавки "ІНФОРМАЦІЯ_2" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках;
- заборонити ТОВ "Екосвіт Ойл" використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2" на упаковках товару - дієтичної добавки "ІНФОРМАЦІЯ_2", а також на таких товарах як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування цих позначень в мережі Інтернет;
- зобов`язати ТОВ "Екосвіт Ойл" вилучити з цивільного обороту і знищити упакування та товар - дієтична добавка "ІНФОРМАЦІЯ_2"; знищити упакування та товар, який містить на упаковці позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2","ІНФОРМАЦІЯ_2" "ІНФОРМАЦІЯ_2".
Позовні вимоги обґрунтував тим, що відповідачі своїми діями з використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" шляхом його продажу, нанесення позначення на первинну та вторинну упаковку, використання його у діловій документації, в мережі Інтернет при рекламуванні та пропонуванні до продажу, порушують майнові права позивача на знаки, встановлені ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та положення ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 позов задоволено. Заборонено ТОВ "ТАС-Фарма" використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2": під час продажу дієтичної добавки "ІНФОРМАЦІЯ_2"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаній з продажем дієтичної добавки "ІНФОРМАЦІЯ_2" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чеках. Заборонено ТОВ "Екосвіт Ойл" використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2" на упаковках товару - дієтичної добавки "ІНФОРМАЦІЯ_2", а також на таких товарах як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", шляхом їх виготовляння, пропонування до продажу, рекламування та застосування цих позначень в мережі Інтернет. Зобов`язано ТОВ "Екосвіт Ойл" вилучити з цивільного обороту і знищити упакування та товар - дієтична добавка "ІНФОРМАЦІЯ_2"; знищити упакування та товар, який містить на упаковці позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2","ІНФОРМАЦІЯ_2" "ІНФОРМАЦІЯ_2". Вирішено питання розподілу судового збору. 
Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням до Північного апеляційного господарського суду, 02.03.2020 з апеляційною скаргою звернулось ТОВ "Екосвіт Ойл", в якій просило скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити. 
Ключовим аргументом скарги є:
-          суперечливість використаної судовими експертами методики проведення судової експертизи;
-          незастосування судом висновку патентного повіреного ОСОБА_1 від 22.02.2019;
-          невірно обраний спосіб захисту права;
-          суд вийшов за межі позовних вимог в частині спорідненості товарів.
Від Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" надійшов відзив на апеляційну скаргу.
Ключовими аргументами відзиву є:
-          експертний висновок № 145/19 від 28.10.2019 є належним та допустимим;
-          висновок патентного повіреного ОСОБА_1 від 22.02.2019 є недостовірним доказом;
-          позивач обрав спосіб захисту прав - припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності;
-          суд не вийшов за межі підстав позову.
Від третьої особи - ТОВ «Керуюча компанія Еліксир» надійшли пояснення.
Ключовими аргументами пояснень є:
-          у експертному висновку № 145/19 від 28.10.2019 було невірно визначено фонетичну транслітерацію досліджуваних позначень.
-          10-ти річна практика спільного використання позначень відповідачем -2 та знаків для товарів та послуг позивачем свідчить про неможливість сплутування продуктів споживачами.
Від відповідача - ТОВ "ТАС-ФАРМА" надійшли пояснення.
Ключовими аргументами пояснень є:
-          ТОВ "Екосвіт Ойл"використовує несхожі з Компанією "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ" позначення;
-          позивач звернувся до суду поза межами позовної даності.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи № 910/17369/18 між суддями від 31.03.2020 для розгляду апеляційної скарги ТОВ "Екосвіт Ойл" у даній справі сформовано колегію суддів у складі: Поляков Б.М. - головуючий, судді Пантелієнко В.О., Верховець А.А. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.04.2020 відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою, справу призначено до розгляду на 06.05.2020. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2020 призначено розгляд справи № 910/17369/18 на 10.06.2020.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2020 розгляд справи №910/17369/18 відкладено на 19.08.2020.
Розпорядженням керівника апарату від 12.08.2020 у зв`язку з перебуванням судді Пантелієнко В.О. у відпустці призначено повторний   автоматизований розподіл судової справи.
Згідно з витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.08.2020 для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" на рішення Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 у справі №910/17369/18 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Верховець А.А., Отрюх Б.В. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.
Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.08.2020 розгляд справи №910/17369/18 відкладено на 30.09.2020.
В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Згідно ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені   статтею 16   цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, позивач є власником наступних свідоцтв України: № НОМЕР_1 від 15.08.2000 на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 »   щодо 5 класу МКТП; № НОМЕР_2 від 15.05.2003 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3»   щодо 5, 35, 42 класів МКТП; № 11875 від 30.04.1999 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» (комбіноване)   щодо 5 класу МКТП; № 15526 від 15.08.2000 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» (комбіноване)   щодо 5 класу МКТП;   № 110251 від 27.07.2009 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» (комбіноване)   щодо 5 класу МКТП, а також є власником міжнародної реєстрації №435496 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_6», зареєстровану для товарів 05 класу МКТП: ліки, а саме препарати для печінки та жовчного міхура.
Суд зазначає, що матеріали справи не містять доказів отримання ТОВ   «Керуюча компанія Еліксир» свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2». Крім того, судом здійснено пошук за заявкою № НОМЕР_3   в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг в мережі інтернет за посиланням https://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrtm, проте на дату винесення рішення у даній справі, у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відсутні відомості щодо реєстрації знака для товарів і послуг на підставі   заявки № НОМЕР_3.
Ухвалюючи рішення про задоволення позову в частині заборони ТОВ «Екосвіт Ойл» використовувати позначення, суд першої інстанції виходив з того, що ТОВ «Екосвіт Ойл» використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», які є схожими з позначаннями позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» до ступеню змішування,   відносно споріднених товарів 5 класу МКТП (п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).  
Ухвалюючи рішення в частині заборони ТОВ "ТАС-ФАРМА" реалізувати продукцію (дієтичну харчову добавку) відповідача-2 марковану позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», суд виходив з того, що у матеріалах справи відсутні докази на підтвердження факту повернення відповідачу-2, продукції зі спірними позначаннями, тому вимога позивача в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ТАС-Фарма"   використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2"; під час продажу дієтичної добавки "ІНФОРМАЦІЯ_2"; під час продажу таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати"; у діловій документації, пов`язаній з продажем дієтичної добавки "ІНФОРМАЦІЯ_2" та таких товарів як: "біологічні препарати на фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; капсули на фармацевтичні потреби; капсули для ліків; препарати на лікарські потреби; лікарські препарати на медичні потреби; лікарські засоби для людини; фармацевтичні препарати", в тому числі і на касових чека є обґрунтованою.
Колегія суддів зазначає, що апеляційна скарга ТОВ «Екосвіт Ойл» містить лише мотиви незгоди з тим, що немає доказової бази та є припущення, що існує можливість сплутування спірних позначень. Інших мотивів апеляційна скарга не містить, тому відповідно ч. 1 ст. 269 ГПК України рішення суду першої інстанції апеляційний суд переглядає лише в межах доводів наведених в скарзі.
Так матеріали справи містять висновок експертів № 145/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.10.2019 (а.с. 139-173 Т 3), який відповідає вимогам ст. 98 ГПК України.
Відповідно до зазначеного висновку, експертами встановлено, що: 
1. Товари, на які нанесено позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл"   є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".
2. Товари, на які нанесено позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл"   є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_2, власником якого є Компанія "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".
3. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України №  НОМЕР_1 .
4. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ІНФОРМАЦІЯ_2», що наносяться на упакування товарів, які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України №  НОМЕР_2.
5. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ІНФОРМАЦІЯ_2», що наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".
6. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», що наноситься на упакування товару Товариства з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл" є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3», а саме щодо Компанії "А. Наттерманн енд Сіе. ГембХ".
Крім того, експертами у висновку зазначено, що товари 5 класу, на які поширюється правова охорона знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2   є спорідненими товарами на які нанесено позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», які виробляються та пропонуються до продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", оскільки такі товари: 
- одного виду - фармацевтичні препарати;
- однакове функціональне призначення товарів - призначається хворій людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання або зміни стану фізіологічних функцій організму;
- вид матеріалу, з якого товари виготовлені - біологічні або хімічні речовини;
- умови і канали збуту товарів (загальне місце продажу, здійснення шляхів продажів) - спеціалізовані пункти продажу;
- коло споживачів - кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні захворювань та профілактики.
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).
Оскільки в справі є висновок експертів, з якого вбачається, що ТОВ «Екосвіт Ойл» використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», які є схожими з позначаннями позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» до ступеню змішування,   відносно споріднених товарів 5 класу МКТП, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, апеляційний суд погоджується з судом першої інстанції про те, що позов підлягає задоволенню. 
Доводи апеляційної скарги скаржника щодо недоведеності факту схожість товарних знаків до ступеня змішування, апеляційний суд відхиляє у зв`язку з їх необґрунтованістю.
Колегія суддів також звертає увагу на те, що Європейський Суд з прав людини у рішенні, прийнятому у справі «Проніна проти України» зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. 
За таких обставин судова колегія прийшла до висновку, що рішення Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 у справі №910/17369/18 ухвалено відповідно до фактичних обставин справи, з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для його зміни чи скасування не вбачається. 
Судові витрати в порядку ст. 129 ГПК України покладаються на скаржника.
Керуючись ст. ст.  253-255, 269, ст.   276, ст.  277,  281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
П О С Т А Н О В И В:
1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Екосвіт Ойл» на рішення Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 у справі №910/17369/18 залишити без задоволення.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 у справі №910/17369/18 залишити без змін.
3. Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покласти на скаржника.
4. Справу №910/17369/18 повернути до Господарського суду міста Києва.
5. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя                                                            Б.М. Поляков 

Судді                                                                                Б.В. Отрюх

                                                                                А.А. Верховець

повний текст складено 30.09.2020