22-ц/804/2339/20 
                                                                                264/4263/18 
                                               
Головуючий у 1 інстанції Литвиненко Н.В.

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

      22 липня 2020 року Донецький апеляційний суд  у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:
                   головуючого суді Принцевської В.П.
                   суддів Баркова В.М., Лопатіної М.Ю.
                   секретар Сидельникова А.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою  представника відповідача ОСОБА_1 – адвоката Тітової Олесі Федорівни на рішення Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 15 травня 2020 року у цивільній справі № 264/4263/18 за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг,        
   В С Т А Н О В И В:
        У серпні 2018 року позивач звернувся до суду із позовом, в якому просив заборонити відповідачу ОСОБА_1 та  будь-яким іншим особам здійснювати використання торговельної марки «ЗЕРКАЛЬНЫЙ Торговая сеть», зареєстрованої за  Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №229638, відносно надання послуг за класом 35 МКТП в магазинах ТС «Зеркальный» та розміщення реклами в Інтернеті. В обґрунтування позовних вимог зазначив про те, що 23 листопада 2016 року він звернувся із заявкою m 201626064 про реєстрацію знака для товарів та послуг «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГАСТРОНОМЪ» до державного підприємства «Український інститут промислової власності (далі - «Укрпатент»). 25 вересня 2017 року «Укрпатент» зареєстрував вказане позначення та видав на його ім`я Свідоцтво на знак для товарів і послуг «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГАСТРОНОМЪ» за №232292. Цей знак зареєстровано за таким класом Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП): 35 клас: демонстрування товарів; послуги з порівнювання цін; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі; сприяння продажам (посередництво).    
       Після його звернення, 15 грудня 2016 року,  відповідач ОСОБА_1 також звернулась до «Укрпатенту» із заявою про реєстрацію знака та товарів і послуг «ЗЕРКАЛЬНЫЙ Торговая сеть», та 25 липня 2017 року на її  ім`я  було видане Свідоцтво  на знак для товарів і послуг №229638 за 29, 43 класами МКТП. 
       Позивач вважає, що відповідач використовує зареєстровану торгову марку не для виробництва товарів групи 29 класу МКТП, а  для здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування різного асортименту та побутової хімії, а також здійснює під цією торговою маркою рекламування товарів, систематично розміщує в ЗМІ рекламні тексти, що вимагає наявності реєстрації даного торгового знаку за 35 класом МКТП, якої він не має. Вважає, що відповідач незаконно використовує знак для товарів і послуг за Свідоцтвом НОМЕР_1 та позначення «ЗЕРКАЛЬНЫЙ Торговая сеть» під час розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, а також представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках та веб-сайтах інформації щодо асортименту продовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати, замовляти ці товари і отримувати необхідну інформацію про ці товари. 
            Рішенням Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 15 травня 2020 року позовні вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг задоволено частково. Заборонено ОСОБА_1 здійснювати використання торгівельної марки «Зеркальный Торговая сеть», зареєстрованої за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 229638, відносно надання послуг за класом 35 МКТП в магазинах ТС «Зеркальный» та розміщення реклами в мережі Інтернет. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 судовий збір в сумі 704,80 гривень та витрати за проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 5625,60 грн., а всього стягнуто 6330,40 грн.
            З вказаним рішенням не погодилася відповідачка ОСОБА_1 і її адвокат - Тітова О.Ф. оскаржила це рішення в апеляційному порядку. Посилалась на те, що суд ухвалив рішення з порушенням вимог процесуального і матеріального Закону і просила рішення суду скасувати, ухвалити нове рішення, яким в задоволенні позову відмовити.

            В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 повністю підтримала доводи апеляційної скарги і просила її задовольнити. 
            ОСОБА_1 до суду не з`явилася, повідомлена про час і місце розгляду справи належним чином.
            Позивач  ОСОБА_2 до суду також не з`явився, повідомлений про час імісце судового засідання належним чином.
            Представник позивача в судовому засіданні заперечувала проти доводів апеляційної скарги. 

             Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін по справі, дослідивши матеріали справи, апеляційний суд вважає необхідним залишити без задоволення апеляційну скаргу з наступних підстав.

        Відповідно до положень п.4 ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
        Відповідно до статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
       Згідно із статтею 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
        Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
        Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
         Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
          Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.
          Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу,  пропонування його  для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в  рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі,  що відрізняється  від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
          Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
         Згідно зі ст. 20 Закону України Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди  власника  свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається  порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна  сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

       Судом правильно встановлено, що 23 листопада 2016 року ОСОБА_2 звернувся із заявкою m 201626064 про реєстрацію знака для товарів та послуг «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГАСТРОНОМЪ» до державного підприємства «Український інститут промислової власності (далі - «Укрпатент»).
         25 вересня 2017 року «Укрпатент» зареєстрував вказане позначення та видав на  ім`я ОСОБА_2 свідоцтво на знак для товарів і послуг «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГАСТРОНОМЪ» за №232292. Цей знак зареєстровано за таким 35 класом МКТП: демонстрування товарів; послуги з порівнювання цін; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; рекламування; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі; сприяння продажам (посередництво). 
          15 грудня 2016 року ОСОБА_1 звернулась до «Укрпатенту» із заявою про реєстрацію знака та товарів і послуг «ЗЕРКАЛЬНЫЙ Торговая сеть» та 25 липня 2017 року на її  ім`я  було видане Свідоцтво  на знак для товарів і послуг №229638 за 29, 43 класами МКТП.

              Згідно з вимогами статті 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
              Апеляційний суд перевірив доводи апеляційної скарги і дійшов висновку, що вони є безпідставними. 
       Відповідно до ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
       Згідно зі ст.77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.
        Статтею 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

          Згідно висновку експерта №25-26 від 25.10.2019 року, знак для товарів і послуг «ЗЕРКАЛЬНЫЙ Торговая сеть» за свідоцтвом України НОМЕР_2 229638 від 25.07.2017 року є схожим зі знаком для товарів і послуг «ЗЕРКАЛЬНЫЙ Гастрономъ» за свідоцтвом України №232292 від 25.09.2017 року настільки, що їх можна сплутати, та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу.
          Апеляційний суд звертає увагу на те, що позивач подав заявку на реєстрацію торгівельної марки раніше ніж відповідач. З моменту подання заявки на реєстрацію торгівельної марки особа має право пріоритету. Подача заявки на реєстрацію торгівельної марки обмежує реєстрацію тотожної або схожої торговельної марки на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п.3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).   

          Статтею 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності  добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
          Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
           Суд дійшов правильного висновку, що доводи представника відповідача в частині здійснення підготовки до використання знаку для товарів та послуг є безпідставними, оскільки належними та допустимими доказами такі доводи не підтверджені.
          Також суд дійшов правильного висновку, що для встановлення факту наявності в особи права попереднього користувача на знак для товарів та послуг, не достатньо наявності самих намірів такого використання іншими особами в майбутньому, в даному випадку належними доказами можуть бути лише ті докази, які б підтверджували саме факт використання торгової марки (товарний чек, виготовлена продукція з зазначенням торгової марки тощо) або факт здійснення саме ОСОБА_1 значної та серйозної підготовки для такого використання.
        Дослідивши надані відповідачем докази, суд правильно встановив, що вони не є неналежними доказами в розумінні ст. 77 ЦПК України, ані кожний окремо, ані в сукупності, вони не свідчать про вчинення  значної та серйозної підготовки саме з боку відповідача ОСОБА_1 починаючи з 2014 року для використання нею торгівельної марки «ЗЕРКАЛЬНЫЙ Торговая сеть» та не доводять наявності в неї права попереднього користувача на даний знак.
         Доводи представника відповідача ОСОБА_3 в частині того, що рекламування своєї торгової марки само по собі витікає з обсягу повноважень щодо її володіння, суд вважає безпідставними та до уваги не приймає, оскільки як встановлено під час судового розгляду знак для товарів і послуг за свідоцтвом №229638 від 25.07.2017 використовується не тільки для маркування товарів, для яких його зареєстровано та їх реклами з метою продажу, а й для маркування мережі супермаркетів, що входять до торгової мережі (мережі роздрібної торгівлі), метою діяльності яких є роздрібна торгівля продуктовими та непродуктовими товарами, тобто фактично це послуги 35 класу МКТП, для яких зареєстровано інший знак для товарів і послуг – за свідоцтвом №232292 від 25.09.2017.

         Статтею 19 ЦПК України передбачено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.
         Щодо посилань апелянта на порушення юрисдикції, апеляційний суд звертає увагу на те, що згідно Свідоцтв на знак для товарів і послуг, які видані позивачу і відповідачу, сторони по справі вказані власниками торгових марок як фізичні особи. 
         В цьому випадку між сторонами виник спір про право інтелектуальної власності, тому вказаний спір розглядається у прядку цивільного судочинства.
                 
         З огляду на викладене, апеляційний суд вважає необхідним залишити без задоволення апеляційну скаргу  ОСОБА_1 , а рішення суду залишити беззмін.

              Керуючись ст. 375, ст. 381, ст. 382 ЦПК України, апеляційний суд

                                                                 ПОСТАНОВИВ:
        Апеляційну скаргу представника відповідача ОСОБА_1 – адвоката Тітової Олесі Федорівни, залишити без задоволення.
        Рішення Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 15 травня 2020 року залишити без змін.
        Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення безпосередньо до Верховного Суду.

         Судді