ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" червня 2020 р.           Справа№ 910/16493/19
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Отрюха Б.В.
суддів:            Остапенка О.М. 
          Грека  Б.М. 
 
секретар судового засідання: Вознюк К.Л.
за участю представників відповідно до протоколу судового засідання від 24.06.2020,
розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Серджіо» (далі - ТОВ «Серджіо»)
на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.04.2020 
у справі № 910/16493/19 (суддя Зеленіна Н.І.)
за позовом ТОВ «Серджіо»
до товариства з обмеженою відповідальністю «Агелес компані» (далі - ТОВ «Агелес компані»)
про припинення порушення прав інтелектуальної власності, 

ВСТАНОВИВ:

На розгляді у Господарському суді міста Києва перебуває справа №910/16493/19 за позовом ТОВ "Серджіо" до ТОВ "Агелес компані" про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушує права інтелектуальної власності позивача на корисні моделі за патентами №105140 від 10.03.2016, № 99387 від 25.05.2015 та промислові зразки за патентами №  35935 від 26.12.2017, № 36043 від 10.01.2018. 
26.02.2020 представник позивача у підготовчому засіданні підтримала подане клопотання про призначення у справі комплексної товарознавчої експертизи та експертизи об`єктів прав інтелектуальної власності.
Обґрунтовуючи необхідність призначення у справі комплексної товарознавчої експертизи та експертизи об`єктів прав інтелектуальної власності, представник позивача зазначив, що у матеріалах справи містяться два протилежні за висновками висновки судових експертів - висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. №1282 за результатами проведення комплексної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 15.10.2019, поданий позивачем, та висновок судового експерта Стародубова І.В. №001-СІВ/20 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.02.2020, поданий відповідачем.
Разом з тим, представник ТОВ «Серджіо» зазначив, що у наданому відповідачем висновку, судовий експерт досліджував процес виробництва та склад цукерок "FruViMix", не маючи при цьому кваліфікації для проведення товарознавчої експертизи.
08.04.2020 ухвалою Господарського суду міста Києва: клопотання позивача від 26.02.2020 про призначення судової експертизи задоволено частково; призначено у справі № 910/16493/19 комісійну судову експертизу об`єктів прав інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, оф. 501); на вирішення експерта поставлено ряд питань, а саме:
1) Чи використано у продукції (фруктові цукерки) виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Агелес компані" всі ознаки корисної моделі за патентом України № 99387 від 25.05.2015 р. чи ознаки, еквівалентні їм?
2) Чи використано у продукції (фруктові цукерки) виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Агелес компані" всі ознаки корисної моделі за патентом України № 105140 від 10.03.2016 р. чи ознаки, еквівалентні їм?
3) Чи використано в упаковці (обгортці) продукції (фруктові цукерки) виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Агелес компані" всі ознаки промислового зразка за патентом України № 36043 від 10.01.2018 р. чи ознаки, еквівалентні їм?
витрати на проведення експертизи покладено на ТОВ "Серджіо" та ТОВ "Агелес компані" в рівних частинах; зобов`язано сторін попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі; зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.
Не погоджуючись з прийнятою ухвалою, ТОВ «Серджіо», звернулося з апеляційною скаргою, в якій просило поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.04.2020 про призначення комісійної судової експертизи об`єктів прав інтелектуальної власності у справі № 910/16493/19 та ухвалити нову, якою задовольнити клопотання ТОВ "Серджіо" про призначення комплексної товарознавчої експертизи та експертизи об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено питання:
1.          При якій фактичній температурі відбувається сушка фруктових цукерок виробництва ТОВ «Агелес Компані» під торговою маркою "FruViMix"?
2.          Який фактичний склад формоутворюючого пласта фруктових цукерок виробництва ТОВ "Агелес Компані" під торговою маркою "FruViMix"?
3.          Чи використовуються ТОВ "Агелес Компані" всі істотні ознаки корисної моделі за патентом України №99387 "Спосіб виробництва листових солодощів на ягідно-фруктовій основі" під час фактичного виробництва фруктових цукерок під торговою маркою "FruViMix"?
4.          Чи використовуються ТОВ "Агелес Компані" всі істотні ознаки корисної моделі за патентом України №105140 "Кондитерський виріб" під час фактичного виробництва фруктових цукерок під торговою маркою "FruViMix"?. 
Апеляційну скаргу обґрунтовано, зокрема, тим, що судом першої інстанції необґрунтовано не поставлено на дослідження питання, що були надані позивачем і вирішення яких необхідне для правильного вирішення справи по суті.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Грек Б.М.
25.05.2020 ухвалою суду, зокрема: клопотання           ТОВ "Серджіо" про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду  міста Києва від 08.04.2020 у справі №910/16493/19 задоволено; поновлено ТОВ "Серджіо" строк на апеляційне оскарження вказаної ухвали; відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Серджіо" у справі № 910/16493/19 у визначеному складі; призначено справу до розгляду на 24.06.2020.
15.06.2020 представник ТОВ «Агелес компані» подав суду відзив на апеляційну скаргу відповідно до якого просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.04.2020 у справі №910/16493/19 без змін.  
24.06.2020 через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду від представника ТОВ «Серджіо» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Разом з тим, у судовому засіданні 24.06.2020 представники сторін надали пояснення по суті спору та по суті апеляційної скарги.
Представник скаржника зауважив, що: Висновок експерта від 05.02.2020 є неповним та необ`єктивним, оскільки експертом під час встановлення процесів виробництва продукції «Fru ViMix» були використані лише технологічні карти, складені відповідачем; вказані технологічні карти не можуть вважатись належними та достовірними доказами, оскільки складені відповідачем на свій розсуд, не підтверджені відповідними протоколами випробувань готових зразків харчової продукції, а отже показники та процеси, які в них зазначаються, можуть не відповідати дійсному процесу виробництва; судовий експерт Стародубов І.В. є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, проте, встановлення процесу виготовлення та складу цукерок не належить до компетенції експерта при проведенні експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності.
Представник ТОВ «Агелес компані» в її задоволенні просив відмовити та, зокрема, зауважив, що товарознавча експертиза не дасть можливості дослідити питання, що є суттєвими для вирішення цього спору, крім того, неможливо буде встановити яке процентне співвідношення фруктів та цукрової частки в сировині яку закладають для виготовлення солодощів.
Колегією суддів на підставі частини сьомої статті 270 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України)                     надано учасникам судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке учасниками справи реалізовано.
Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши доводи, що наведені в апеляційній скарзі, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку, про задоволення апеляційної скарги з огляду на таке. 
За змістом пункту 11 частини першої статті 255 ГПК України, окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції, зокрема, про призначення експертизи.
За змістом частини першої статті 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1)          для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2)          жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Як вбачається з матеріалів справи, однією із заявлених позивачем вимог є припинення неправомірного використання відповідачем промислового зразка, запатентованого за № 36043 «Упаковка-етикетка для солодощів «ФРУКФЕТТА» від 10.01.2018.
Відповідно до висновку № 1282 від 15.10.2019 за результатами проведення комплексної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, що підготовлений судовим експертом Науково- дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенко О.Ф. (далі - висновок № 1282) та поданий позивачем в обґрунтування позовних вимог, судовий експерт дійшов висновку про те, що у фруктових цукерках виробництва ТОВ «Агелес Компані» під торговельною маркою «Fru ViMix» використано всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом № 36043 «Упаковка-етикетка для солодощів «ФРУКФЕТТА».
Відповідно до висновку № 001-СІВ/20 від 05.02.2020 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, виконаний судовим експертом Відокремленого структурного підрозділу «Центр судової експертизи та експертних досліджень» ДП «Інформаційні системи» Державної судової адміністрації Стародубовим І.В. (далі - висновок № 001-СІВ/20) та поданий відповідачем в обґрунтування заперечень на позовну заяву, судовий експерт дійшов висновку про те, що у фруктових цукерках виробництва ТОВ «Агелес Компані» під торговельною маркою «Fru ViMix» не використано кожну ознаку, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 99378 «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі» або ознаку еквівалентну їй.
Отже, як вбачається, матеріали справи містять два протилежних висновки, що ускладнює вирішення спору по суті.
Відповідно до пункту 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.
Вимоги в апеляційній скарзі зводяться до того, що судом першої інстанції було не поставлено питання, що, на думку апелянта, є необхідними для дослідження у даній справі, а саме:
- при якій фактичній температурі відбувається сушка фруктових цукерок виробництва ТОВ «Агелес Компані» під торговою маркою «Fru ViMix»?
- який фактичний склад формоутворюючого пласта фруктових цукерок виробництва ТОВ «Агелес Компані» під торговою маркою «Fru ViMix»?
- чи використовуються ТОВ «Агелес Компані» всі істотні ознаки корисної моделі за патентом України № 99387 «Спосіб виробництва листових солодощів на ягідно-фруктовій основі» під час фактичного виробництва фруктових цукерок під торговою маркою «Fru ViMix»?
- чи використовуються ТОВ «Агелес Компані» всі істотні ознаки корисної моделі за патентом України № 105140 «Кондитерський виріб» під час фактичного виробництва фруктових цукерок під торговою маркою                   «Fru ViMix»?
Відповідно до підпункту пункту 1.2 пункту 1 Розділу IV Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 визначено, що основними завданнями товарознавчої експертизи, зокрема, є питання визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері; визначення змін показників якості товарної продукції; установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника.
Аналізуючи наведені скаржником запитання, колегія суддів дійшла висновку, що компетентні відповіді на них дадуть змогу встановити наявність чи відсутність порушень прав позивача на корисні моделі за патентами №105140 від 10.03.2016, № 99387 від 25.05.2015 та промислові зразки за патентами №  35935 від 26.12.2017, № 36043 від 10.01.2018.
Сутність судово-товарознавчої експертизи полягає у встановленні фактичних товарних властивостей за допомогою спеціальних досліджень, крім того, під час проведення товарознавчої експертизи експерт може оглянути місце виробництва продукції, дослідити склад продукту, а також умови та процес його виробництва, відповідність продукту технологічним картам та нормативним вимогам, відповідність складу продукту відомостям, які зазначено на його обгортці та описано в технологічних картах.
Отже, з огляду на наведені обставини можна дійти висновку, що судом першої інстанції необґрунтовано не прийнято до уваги мотивування позивача щодо необхідності проведення експертного дослідження з вказаних питань, оскільки вказані у оскаржуваній ухвалі питання направлені на дослідження готового продукту, але для отримання відповіді щодо використання відповідачем всіх ознак формул корисних моделей позивача, необхідно також досліджувати, не тільки готовий продукт, а ще й процес його виробництва, як от склад формоутворюючої маси, умови її сушіння, товщину шару залиття маси для сушіння.
Згідно з пунктом 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи», під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, оскільки заінтересованою особою  в дослідженні вказаних питань є позивач, і судом апеляційної інстанції поставлено експертній установі запитання, що були запропоновані скаржником, то суд апеляційної інстанції вважає за доцільне покласти витрати за проведення експертного дослідження на ТОВ «Серджіо».   
Відповідно до вимог          статті 1 Закону України «Про судову експертизу»          судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Згідно з вимогами          статті 103 ЦПК України          суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.
За частинами 1, 3, 5          ст. 104 ЦПК України          про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Північний апеляційний господарський суд вбачає за можливе доручити проведення комплексної товарознавчої та експертизи у сфері інтелектуальної власності фахівцям Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6, при цьому, посилання відповідача на те, що КНІСЕ не має можливості проведення вказаної експертизи, не підтверджені належними та допустимими доказами в розумінні статей 76 - 77 ГПК України. 
Керуючись статями 100, 255, 277 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:
1.          Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Серджіо» задовольнити.
2.          Ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.04.2020 у справі           № 910/16493/19 скасувати.
3. Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Серджіо» про призначення комплексної товарознавчої експертизи та експертиз об`єктів інтелектуальної власності задовольнити. 
4. Призначити у справі № 910/16493/19 комплексну товарознавчу експертизу та експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6.
5. На вирішення експертів поставити наступні питання:
1)          При якій фактичній температурі відбувається сушка фруктових цукерок виробництва ТОВ «Агелес Компані» під торговою маркою "FruViMix"?
2)          Який фактичний склад формоутворюючого пласта фруктових цукерок виробництва ТОВ "Агелес Компані" під торговою маркою "FruViMix"?
3)          Чи використовуються ТОВ "Агелес Компані" всі істотні ознаки корисної моделі за патентом України №99387 "Спосіб виробництва листових солодощів на ягідно-фруктовій основі" під час фактичного виробництва фруктових цукерок під торговою маркою "FruViMix"?
4)          Чи використовуються ТОВ "Агелес Компані" всі істотні ознаки корисної моделі за патентом України №105140 "Кондитерський виріб" під час фактичного виробництва фруктових цукерок під торговою маркою "FruViMix"?
6. Витрати на проведення експертизи покласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Серджіо".
7. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю "Серджіо" попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.
8. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.
9.   Провадження у справі № 910/16493/19 зупинити до проведення судової експертизи.
10. Матеріали справи № 910/16493/19 надіслати до Господарського суду міста Києва для подальшого скерування до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), (місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6.) для проведення комплексної товарознавчої експертизи та експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Повний текст складено 02.07.2020.  

Головуючий суддя                                                            Б.В. Отрюх 

Судді                                                                                О.М. Остапенко

                                                                                Б.М. Грек