ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" травня 2020 р.           Справа№ 904/9943/17
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Верховця  А.А.
суддів:            Полякова Б.М. 
          Пантелієнка  В.О. 
 
за участю секретаря судового засідання Халько В.А.
та представників сторін:
від ПрАТ "Київський маргариновий завод" Косенко А.П., ордер серії АІ №10339331 від 14.05.20

розглянувши матеріали апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" 
на рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018
у справі № 904/9943/17 (суддя Балац С.В.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро" 
до                ПрАТ "Київський маргариновий завод"
про              захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок, 

ВСТАНОВИВ:
ТОВ "Щедро" звернулося до господарського суду з позовом до ПрАТ "Київський маргариновий завод" про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок.
Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем порушено право позивача на використання промислових зразків за патентами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 у вигляді виготовлення, пропонування для продажу та реалізації невизначеному колу осіб продукції, яка за зовнішнім виглядом є схожою до ступеня змішування із продукцією позивача.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 позов задоволено повністю, а саме: 
зобов`язано відповідача припинити пакування фасованих маргаринів:
- в ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_2, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26.11.2012;
- в ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_2, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26.11.2012;
- в ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий особливий", що є візуально схожим до ступеня змішування на пакувальний лист Маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованого в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 10.01.2017;
зобов`язано ПрАТ "Київський маргариновий завод" вилучити з цивільного обороту фасовані маргарини, які упаковані у вказані пакувальні листи; розподілено судові витрати.
Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, ПрАТ "Київський маргариновий завод" звернулось до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення суду від 03.09.2018 та постановити нове рішення, яким відмовити ТОВ "Щедро" в задоволенні позову в повному обсязі.
Апеляційна скарга мотивована тим, що: оскаржуване рішення прийнято з неповним та неправильним встановленням обставин, які мають значення для справи; під час прийняття оскаржуваного рішення, суд першої інстанції надав неправильну оцінку поданим сторонами доказів та порушив норми матеріального і процесуального права; покладений в основу рішення суду першої інстанції Висновок експерта від 07.05.2018 № 083/18 суперечливий, а тому, таке рішення підлягає скасуванню.  
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 апеляційну скаргу ПрАТ "Київський маргариновий завод" задоволено; рішення місцевого господарського суду від 03.09.2018 р. скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено повністю; розподілено судові витрати.
Постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 07.04.2020 у справі №904/9943/17 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро" задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 у справі №904/9943/17 скасовано; справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.
Направляючи справу на новий розгляд до апеляційного суду Верховний Суд вказав на те, що в оскаржуваній постанові  (як і в інших процесуальних документах апеляційного господарського суду в даній справі) відсутні дані (відомості) про те, що: відповідач (Завод) порушував перед цим судом питання про поновлення строку подання доказів, указаних в пункті 17 цієї постанови, наводив та обґрунтовував (доводив) поважні причини неможливості їх подання до суду першої інстанції, а апеляційний господарський суд належним чином оцінив поважність таких причин та перевірив її відповідними доказами.
Отже, ухвалюючи оскаржувану постанову, суд апеляційної інстанції не встановив тих фактичних обставин справи, від яких залежить її правильне вирішення, не дослідив пов`язаних з цим доказів та не надав відповідним обставинам і доказам належної правової оцінки, а тому дійшов передчасного висновку щодо необґрунтованості вимог позивача у цій справі. Тобто оскаржувану постанову прийнято з порушенням вимог частин першої, другої і п`ятої статті 236 ГПК України щодо законності і обґрунтованості судового рішення.
В пункті 17 постанови Верховного Суду від 07.04.2020 йдеться про те, що як зазначено скаржником (позивачем), не заперечується відповідачем та підтверджується матеріалами справи (як змістом оскаржуваної постанови, так і наявними у справі письмовими поясненнями відповідача з додатками до них - т.3, а. с. 15-58), названі матеріали заявок на ПЗ було подано відповідачем до суду апеляційної інстанції.
Верховний Суд зазначив що під час нового розгляду справи суду апеляційної інстанції слід встановити обставини, зазначені в цій постанові (пункт 19 останньої), дослідити пов`язані з ними докази, надати таким обставинам та доказам належну правову оцінку і з урахуванням встановленого прийняти законне і обґрунтоване судові рішення.
Пункт 19 Постанови ВС. За змістом частин третьої, восьмої статті 80 та частини третьої статті 269 ГПК України відповідач повинен подати суду відповідні докази разом з поданням відзиву. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються апеляційним судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.  
Частиною 1   ст. 316 ГПК України   закріплено, що вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.
Згідно супровідного листа Верховного Суду від 09.04.2020 №23.2-16/904/9943/17/241/2020 матеріали справи №904/9943/17 скеровані до Північного апеляційного господарського суду.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.04.2020 апеляційна скарга ПрАТ "Київський маргариновий завод"  у справі №904/9943/17 передана на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Полякова Б.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.04.2020 у справі №904/9943/17 апеляційну скаргу ПрАТ "Київський маргариновий завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 у справі №904/9943/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Полякова Б.М.; розгляд апеляційної скарги призначено на 19.05.2020.
14.05.2020 до суду апеляційної інстанції від  ПрАТ "Київський маргариновий завод" надійшли письмові пояснення щодо мотивів, наведених Верховним Судом у п.19, 23, 24 постанови ВС від 07.04.2020 року.
Відповідач у наданих суду апеляційної інстанції поясненнях зазначав, що подані докази, а саме: матеріали заявок на промислові зразки за патентами України НОМЕР_2, НОМЕР_1, права на які належать Позивачу, було здійснено у відповідності до норм ч.8 ст.80 та ч.1 ст.102 ГПК України, а саме: докази, які були необхідні для проведення судової експертизи, про що експертна організація повідомила суд, були подані відповідачем у встановленому ПАГС строк. Позивач, не надав до суду матеріалів заявок на промислові зразки за патентами України НОМЕР_2, НОМЕР_1, та ухилився від їх подання в суді апеляційної інстанції на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2019 року. 
Відповідач щодо додаткових пояснень по суті справи також посилається на те, що в основу оскаржуваного рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 року було покладено недопустимий доказ, а саме: Висновок первинної судової експертизи №083/18 від 07.05.18, при складенні якого було допущено численні порушення та який спростовується Висновком повторної судової експертизи №022-СІВ/18 від 11.09.2019, є достатні підстави для скасування рішення Господарського суду м. Києва від 03.09.2018 року як такого, що було прийняте у результаті неповного з`ясування обставин справи, недоведеності обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, невідповідності висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи.
19.05.2020 до суду апеляційної інстанції від ПрАТ "Київський маргариновий завод" надійшла заява про розподіл судових витрат, відповідно до якої просить суд здійснити новий розподіл витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи №904/9943/17 у суді першої інстанції та покласти на ТОВ "ЩЕДРО" (49033, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 122, літ. Д-2, ідентифікаційний код: 41162327) витрати, по сплаті судового збору в сумі 9   600 грн. 00 коп. та витрати на проведення експертизи в сумі 26   083 грн. 20 коп.
Стягнути з ТОВ "ЩЕДРО" (49033, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 122, літ. Д-2, ідентифікаційний код: 41162327) на користь ПрАТ "Київський маргариновий завод" (03039, м. Київ, просп. Науки, буд. 3, ідентифікаційний код: 00333581), у зв`язку з переглядом справи №904/9943/17 у суді апеляційної інстанції, а саме витрати, по сплаті судового збору в сумі 14   400 грн. 00 коп. та витрати на проведення повторної судової експертизи в сумі 30   144 грн. 00 коп.
В судовому засіданні 19.05.2020 представник ПрАТ "Київський маргариновий завод" підтримав апеляційну скаргу з викладених у ній підстав, просив суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 року у справі №904/9943/17 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити ТОВ "ЩЕДРО" в задоволенні позову в повному обсязі; судові витрати покласти на позивача.
Представник ТОВ "ЩЕДРО" у судове засідання 19.05.2020 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 12   ст. 270 ГПК України   неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
Враховуючи, що суд апеляційної інстанції розглядає апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 вдруге (після передачі Верховним Судом на новий розгляд), оскільки позивач був належним чином повідомлений про час та місце розгляду апеляційної скарги (про що свідчить повідомлення про вручення 04116 30294894, яке міститься в матеріалах справи), явка сторін не визнавалася обов`язковою судом апеляційної інстанції, а участь в засіданні суду є правом, а не обов`язком сторони, Північний апеляційний господарський суд дійшов до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги по суті в судовому засіданні 19.05.2020.
Відповідно до ст.   269, ч. 1 ст.   270 Господарського процесуального кодексу України   суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. У суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених при перегляді справ в порядку апеляційного провадження.
В судовому засіданні 19.05.2020 було оголошено вступну та резолютивну частини постанови суду.
Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника апелянта, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про задоволення апеляційної скарги виходячи з такого.
За змістом частини першої статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Частиною другою вказаної статті суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Відповідно до частини першої і третьої статті 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним; ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Стаття 420 ЦК України встановлює, що до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать промислові зразки та торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Частина перша статті 424 ЦК України передбачає, що майновими правами інтелектуальної власності є, зокрема, право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
Змістом Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено таке.
- правова  охорона  надається  промисловому  зразку,  що  не суперечить  публічному  порядку,  принципам гуманності і моралі та відповідає  умовам  патентоспроможності;
- об`єктом промислового зразка може бути форма,  малюнок  чи розфарбування або їх поєднання, які  визначають  зовнішній  вигляд промислового виробу і призначені  для  задоволення  естетичних  та ергономічних потреб.
- право  власності  на  промисловий  зразок   засвідчується патентом.
- строк  дії  патенту  на промисловий зразок становить 10 років від  дати  подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п`ять років.
- дія патенту припиняється достроково  за  умов,  викладених  у статті 24 цього Закону.
- обсяг   правової   охорони,  що  надається,   визначається сукупністю суттєвих ознак промислового  зразка,  представлених  на зображенні   (зображеннях)   виробу,   внесеному   до  Реєстру,  і засвідчується патентом з наведеною у  ньому  копією  внесеного  до Реєстру зображення виробу.
- тлумачення ознак  промислового зразка повинно здійснюватися в 
межах його опису (частини перша, друга, п`ята та шоста статті 5 Закону);
- патент України на промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях; виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка (пункт 2 статті 20);
- патент України на промисловий зразок надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту (пункт 3 статті 20); 
- будь-яке посягання на права власника патенту України на промисловий зразок, передбачені     статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (пункт 1 статті 26);
- на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки (пункт 2 статті 26).
Статтею 432 ЦК України     встановлено також, що:
- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу (частина перша);
- суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів.
Як вбачається з матеріалів справи, громадянин України ОСОБА_1 є власником патентів на промислові зразки, а саме:
- патенту на промисловий зразок № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1", який зареєстрований в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 26.11.2012;
- патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", який зареєстрований в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 10.01.2017.
Так, між ОСОБА_1 , як ліцензіаром, та позивачем ТОВ "ЩЕДРО" як ліцензіатом, укладено ліцензійний договір про передачу прав на використання промислових зразків за патентами від 03.04.2017 № 177 (далі - Договір № 177), відповідно до предмету якого ліцензіар, будучи власником патентів, перелік яких наведено у додатку № 1 до цього договору, передав, а ліцензіат отримав невиключну ліцензію (дозвіл) на використання промислових зразків в межах строку дії патентів (пункт 1.1 Договору № 177).
В додатку № 1 до Договору № 177 наявні патенти України № НОМЕР_2 та           № НОМЕР_1.
Пунктом 2.1 Договору № 177 визначено, що ліцензіар надає ліцензіатові на строк дії цього договору і за винагороду невиключну ліцензію (дозвіл) на використання промислових зразків, які охороняються патентами. При цьому ліцензіатові надається право:
- на виготовлення, застосування, ввезення, вивезення, експорт, імпорт, пропонування до продажу, продажу, в тому числі через мережу Інтернет, та інше введення в цивільний, господарський оборот, зберігання продукції за ліцензією;
- надавати субліцензії третім особам з обов`язковим повідомленням ліцензіара;
- перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, забороняти таке використання, вимагати поновлення порушених прав ліцензіара, як власника патенту, у спосіб, що передбачений законодавством.
Положеннями пункту 8.4 Договору № 177 передбачено, що ліцензіар надає згоду та уповноважує ліцензіата здійснювати всі необхідні дії щодо поновлення порушених прав власника патенту, у тому числі шляхом звернення до суду.
ТОВ "Щедро" є виробником масложирової продукції, зокрема, фасованих маргаринів у брусках.
Користуючись правом на використання промислового зразку на пакувальний лист для упаковки маргаринів, відповідно до умов договору № 177 позивач виробляє, пропонує для продажу та здійснює продаж:
- маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", зображення пакувального листа в якості промислового зразка та вказівка відносно кольорів захищені патентом № НОМЕР_2;
- маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", зображення пакувального листа в якості промислового зразка та вказівка кольорів захищені патентом № НОМЕР_2;
- маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", зображення пакувального листа в якості промислового зразка та вказівка відносно кольорів захищені патентом № НОМЕР_1.
Як зазначає позивач, після отримання прав на використання промислових зразків за патентами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1, йому стало відомо, що відповідач виготовляє, пропонує для продажу та здійснює продаж невизначеному колу осіб фасований маргарин в упаковках, а саме:
- маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик";
- маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик";
- маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий".
Позовні вимоги ТОВ "Щедро" мотивовані тим, що використані відповідачем зображення на пакувальних листах мають всі суттєві ознаки промислових зразків, що захищені патентами позивача № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1. При візуальному порівнянні запатентованих зображень пакувальних листів з пакувальними листами, що введені в обіг відповідачем, вбачаються схожість форми, кольору, фону, графіки, виконання технічної частини, включаючи головне зображення та знаки на бокових частинах, виду матеріалу пакування. Тобто, маргарини, які упаковані в пакувальні листи та введені в цивільний обіг відповідачем, можливо сплутати з маргаринами, які упаковані в запатентовані пакувальні листи та випускаються відповідачем.
У зв`язку з наведеним позивач просив суд першої інстанції зобов`язати відповідача припинити пакування фасованих маргаринів: в ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик", в ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик", в ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий особливий" та зобов`язати відповідача вилучити з цивільного обороту фасовані маргарини, які упаковані в такі пакувальні листи.
Так, рішенням Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 позов задоволено повністю. 
Оскаржуване рішення суду першої інстанції обґрунтоване, зокрема, висновками, наведеними у Висновку експерта від 07.05.2018 № 083/18 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у даній справі, яким встановлено таке: 
- у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик" використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2;
- у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "вершковий смаколик" використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2;
- у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий особливий" використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1.
Виходячи з наведеного, суд першої інстанції дійшов висновку, що факт використання сукупності суттєвих ознак промислового зразка у виробах відповідача підтверджений Висновком експерта від 07.05.2018 № 083/18 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у даній справі.
Разом з тим, в матеріалах справи також міститься висновок спеціаліста патентного повіреного Прохорова-Лукіна Г.В. та консультативний висновок від 14.06.2018 спеціаліста ОСОБА_3 , які суперечать висновкам, наведеним у Висновку від 07.05.2018 № 083/18. 
З наведеного вбачається, що суд першої інстанції, приймаючи рішення, виходив з суперечливого Висновку експерта від 07.05.2018 № 083/18 при цьому не обґрунтував належним чином чому не прийняв до уваги висновки, що наведені у висновку спеціаліста патентного повіреного ОСОБА_6 та консультативний висновок від 14.06.2018 спеціаліста ОСОБА_3 
З метою встановлення істини, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, про доцільність  задоволення клопотання апелянта про призначення повторної судової експертизи та призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
На вирішення експерта було поставлено такі питання: 
які ознаки промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 є суттєвими? 
чи використано у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2?
чи використано у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2?
чи використано у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий особливий" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1?
Проведення експертизи було доручено Центру судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи".
Докази про які зазначив Верховний Суд у постанові ВС від 07.04.2020 року - матеріали заявок на промислові зразки за патентами України НОМЕР_2, № НОМЕР_1 , права на які належать Позивачу, які були подані Відповідачем під час провадження справи № 904/9943/17 у суді апеляційної інстанції.
Так для проведення повторної судової експертизи у справі № 904/9943/17, Центр судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" звернувся до Північного апеляційного господарського суду з проханням зобов`язати сторони надати суду завірені копії матеріалів заявок на промислові зразки за патентами України №№НОМЕР_2, НОМЕР_1.
Згідно зі ст.5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки":
"Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.
Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису."
А тому Центр судової експертизи просив зобов`язати сторони надати суду завірені копії матеріалів заявок на промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2 та завірені копії матеріалів заявок на промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 в яких саме і міститься опис промислового зразка.   
Витребування матеріалів заявок на промислові зразки, зроблене Центром судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи", було здійснено у межах наданих експерту прав відповідно до абз.3 п.2.1 Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, та на виконання ч.6 ст.5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". Слід зауважити, що ненадання експерту на його клопотання додаткових матеріалів, є підставою для відмови експерта від проведення експертизи, відповідно до абз.5 п.1.13, абз. 12 п.2.1, п.4.11 Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5. Зазначене свідчить про те, що визначення остаточного переліку матеріалів необхідних для проведення експертного дослідження, здійснюються, в будь-якому випадку, за участю судового експерта, який є особою, що володіє необхідними спеціальними знаннями та несе відповідальність за результати судової експертизи, що викладаються у формі висновку, який може підтвердити обставини, що мають значення для справи. Зважаючи на наведене, саме від судового експерта залежить визначення остаточного переліку необхідних для проведення експертного дослідження матеріалів, що в свою чергу може вирішальним чином вплинути на результати судової експертизи та розгляд справи, загалом.
Суд апеляційної інстанції відмічає, що підставою для подання цих доказів стала ухвала Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2019 року, відповідно до п.4 резолютивної частини якої було зазначено: "Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Щедро" та Приватному акціонерному товариству "Київський маргариновий завод" надати до 14.03.2019 завірені копії матеріалів заявок на промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_2 та завірені копії матеріалів заявок на промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1 в яких саме і міститься опис промислового зразка."
Докази, були подані 14.02.2019 року Відповідачем через канцелярію Північного апеляційного господарського суду у встановлений судом строк. (т.3, а.с.15-58.)
Зазначені докази збиралися судом для проведення судової експертизи, призначеної у справі №904/9943/17, відповідно до ухвали Північного апеляційного господарського суду від 06.12.2018 року. Про необхідність цих доказів для проведення судової експертизи було зазначено експертною організацією, якій було доручено проведення судової експертизи у справі №904/9943/17, у листі від 09.01.2019 року №4/19-Вих. (т.3, а. с. 6-7), який був адресований Північному апеляційному господарському суду, про що, в тому числі, зазначено в останньому абзаці першого аркуша, та першому абзаці другого аркуша Висновку експерта №022-СІВ/18 ( т.3, а. с. 71) за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №904/9943/17 від 11 вересня 2019 року, де зазначено наступне: "09.01.2019 року листом №4/19-Вих. Центром судової експертизи та експертних досліджень … з проханням зобов`язати сторони надати суду завірені копії матеріалів заявок на промислові зразки за патентами України №№НОМЕР_2, НОМЕР_1." 
Відповідно до ч.3 ст.80 ГПК України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву.
З даною правовою нормою кореспондується ч.3 ст.269 ГПК України, відповідно до якої докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причини, що об`єктивно не залежали від нього.
Проте, наведені норми не виключають можливості подання доказів сторонами, на інших стадіях провадження у справі, в т.ч. у ході апеляційного розгляду справи, у випадку, якщо такі докази необхідні для проведення експертизи.
Відповідно до ч.1 ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
Крім того, відповідно до ч.8 ст.80 ГПК України докази приймаються судом у строк:
1)          встановлений законом;
2)          встановлений судом;
3)          з пропущенням встановленого строку, у випадку якщо особа яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.
Таким чином, подання доказів, а саме: матеріалів заявок на промислові зразки за патентами України НОМЕР_2, НОМЕР_1, права на які належать Позивачу, було здійснено у відповідності до норм ч.8 ст.80 та ч.1 ст.102 ГПК України, а саме:докази, які були необхідні для проведення судової експертизи, про що експертна організація повідомила суд, були подані Відповідачем у встановлений Північним апеляційним господарським судом строк.
В даній ситуації не застосовується положення ч.3 ст.80 та ч.3 ст.269 ГПК України, оскільки дана норма встановлює порядок подання доказів, що подаються відповідачем з власної ініціативи.
Результатом проведення повторної судової експертизи у справі №904/9943/17 став Висновок експерта №022-СІВ/18 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №904/9943/17 від 11 вересня 2019 року. (т.3 а.с.71-115).
Результати повторної судової експертизи не містили суперечностей та протиріч, які були у висновку первинної судової експертизи №083/18 від 07.05.2018.
Висновок повторної судової експертизи №022-СІВ/18 від 11.09.2019 спростував висновки первинної судової експертизи та зазначив, що у пакувальних листах відповідача не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 та за патентом України НОМЕР_1.
Відповідно до Висновку повторної судової експертизи №022-СІВ/18 від 11.09.2019 року:
-у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик" не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2;
-у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик" не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2;
-у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1 "Смачно як завжди" "Вершковий особливий" не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1.
Висновок повторної судової експертизи №022-СІВ/18 від 11.09.2019 року є протилежним Висновку судового експерта №083/18 від 07.05.18 року НДЦ СЕ з питань інтелектуальної власності Мін`юсту ОСОБА_5 , у зв`язку з тим, що при проведенні первинної судової експертизи тлумачення ознак досліджуваних промислових зразків було здійснено без урахування описів промислових зразків за патентом України НОМЕР_2 та НОМЕР_1, наведених у матеріалах заявок НОМЕР_3 та НОМЕР_4, тобто з порушенням положень ч.6 ст.5 ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки", відповідно до якої тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах опису.
З огляду на наведене, суд апеляційної інстанції приймає Висновок                № 022/СІВ/18 від 11.09.2019 як належний та допустимий доказ у даній справі, оскільки експертом повно та всебічно досліджено питання, що були поставлені йому на вирішення. 
У частині третій статті 13, частині першій статті 74 ГПК України встановлено, що     кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
За приписами частини першої статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які: не стосуються предмета доказування.
Частиною першою статті 79 ГПК України встановлено, що     достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.
Отже, беручи до уваги наведене, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду враховуючи та дослідивши вказівки Верховного Суду  дійшла висновків, що розглядаючи матеріали справи, Господарський суд міста Києва неповно з`ясував обставини, що мають значення для справи, не оцінив доводи сторін в сукупності, не дослідив належним чином сутність розходження висновків, зроблених експертами.
У зв`язку з невідповідністю висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи та з огляду на те, що доводи апеляційної скарги не є очевидно необґрунтованими, суд апеляційної інстанції вбачає за можливе апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове рішення яким в задоволенні позову відмовити у повному обсязі.
Перша частина статті 277 ГПК України встановлює, що підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є:
1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи;
2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими;
3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи;
4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.
Беручи до уваги наведене, на підставі пункту 1-4 частини першої статті 277 ГПК України, оскаржуване рішення     підлягає скасуванню в апеляційному порядку з прийняттям нового рішення про     відмову у задоволенні позову в повному обсязі.
Статтею 129 ГПК України визначено порядок розподілу судових витрат.          
Так, частинами четвертою, восьмою статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
Частиною чотирнадцятою статті 129 ГПК України передбачено, що якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.
Отже, на підставі наведеного суд апеляційної інстанції здійснює розподіл судових витрат наступним чином:     за подачу позову судовий збір покладається на позивача, а за подачу апеляційної скарги судовий збір підлягає стягненню з позивача на користь скаржника.
Крім того, стягненню з позивача підлягають і витрати на проведення судових експертиз. 
Керуючись статтями 129, 255,     269,     270,     271,     275,     277,     282,     283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 у справі № 904/9943/17 - задовольнити
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 у справі                № 904/9943/17 скасувати.
3. Прийняти нове рішення, яким в задоволенні позову відмовити повністю.
4. Судовий збір за подачу позовної заяви та витрати на проведення експертизи в суді першої інстанції покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Щедро".
5. Судовий збір за подачу апеляційної скарги та витрати на проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Щедро".
6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро" (49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр.. Богдана Хмельницького, буд. 122, літ. Д-2, код ЄДРПОУ 41162327) на користь Приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" (03039, м. Київ, проспект Науки, буд. 3, код ЄДРПОУ 00333581) 14     400,00 грн. судового збору за подачу апеляційної скарги та витрати на проведення повторної судової експертизи в сумі 30     144, 00 грн. Видати наказ.
7. Видачу наказу доручити Господарському суду міста Києва відповідно до вимог процесуального законодавства.
8. Матеріали справи № 904/9943/17 повернути до Господарського суду міста Києва.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.
Сторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому статтями 286 - 291 ГПК України.

Повний текст постанови складено 25.04.2020.

Головуючий суддя                                                            А.А. Верховець 

Судді                                                                                Б.М. Поляков

                                                                                В.О. Пантелієнко