ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" травня 2020 р.           Справа№ 910/17202/17
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Верховця  А.А.
суддів:            Полякова Б.М. 
          Пантелієнка  В.О. 
 
За участю секретаря судового засідання Халько В.А.
та представників сторін: 
від ТОВ "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек": Курзін О.А. довіреність №б/н від 03.01.20; 
від ТОВ "ІНФУЗКЕЙК": Сташків К.І. - рдер серія АА №1014269 від 27.12.19;
від ТОВ "Науково-Виробниче об`єднання "Біовелл": Осколков І.Л. - ордер серія АА №1014234 від 27.12.19.

розглянувши матеріали апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФУЗКЕЙК" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019

у справі     №910/17202/17 (суддя Мандриченко О.В.) 
за первісним  позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек"; 
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФУЗКЕЙК" (відповідач 1); 
    Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" (відповідач 2);                               
про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл"; 
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек" (відповідач 1); 
       Вітротест Сп. з О.О. (відповідач 2);                                                                                                                            
про визнання права попереднього користувача на торгівельну марку.

                                              ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек" звернулось до місцевого господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітротект-Біореагент" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" згідно якої просило суд: 
1) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "РАМІНТЕК ЛТД" припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО™ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" на торговельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053; 
2) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БІОВЕЛЛ" припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" на торговельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053;
3) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "РАМІНТЕК ЛТД" використовувати позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" схожі з торговельною маркою "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053 на упаковках продукції-засобів для діагностики власного виробництва, а також використовувати позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" схожі з торговельною маркою "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053 будь-якими шрифтами та алфавітами з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу, заборони використання схожих позначень "Vitrotest" та "Vitro-test" в діловій, фінансовій та будь-якій іншій документації;
4) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БІОВЕЛЛ" використовувати позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" схожі з торговельною маркою "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053 будь-якими шрифтами та алфавітами з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу, заборони використання схожих позначень "Vitrotest" та "Vitro-test" в діловій, фінансовій та будь-якій іншій документації; 
5) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "РАМІНТЕК ЛТД"  вилучити з цивільного обороту та знищити діагностичні набори (тести) під назвою "Vitrotest" та "Vitro-test", як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" на торговельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053 ; 
6) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БІОВЕЛЛ" вилучити з цивільного обороту та знищити діагностичні набори (тести) під назвою "Vitrotest" та "Vitro-test", як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" на торговельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053 .
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" якими марковані засоби для діагностики, що виробляє відповідач-1 та продає відповідач-2, порушують права власника торгівельної марки "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053 , оскільки вказані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за свідоцтвом України №186053.
В свою чергу Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" звернулось до місцевого господарського суду з зустрічною позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек" та Вітротест Сп. З О.О. про визнання права попереднього користувача на торгівельну марку.
В обґрунтування позовних вимог відповідач-2 стверджує, що до дати подання ТОВ «ІВК «Рамінтек» заявки на торгівельну марку (01.03.2013) ТОВ «НВО «Біовелл» здійснило значну і серйозну підготовку для виготовлення імуноферментних тест-систем із позначенням "Vitrotest" та здійснювало реалізацію цих тест-систем, а відтак має право попереднього користувача на торгівельну марку "VITROTEST". 
Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 (повний текст складено 16.12.2019) первісний позов задоволено повністю; у зустрічному позові відмовлено повністю.
Дане рішення мотивоване тим, що позначення "Vitrotest" та "Vitro-test", які містяться на продукції відповідача-1 та реалізуються відповідачем-2 є такими, що можуть ввести в оману та є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 186053 . ТОВ «НВО «Біовелл» належним чином не довело право попереднього користувача на торгівельну марку "VITROTEST".
Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 по справі №910/17202/17 в повному обсязі та ухвалити нове рішення, яким первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек" залишити без задоволення, а зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" задовольнити в повному обсязі.
Обґрунтовуючи вимоги викладені в апеляційній скарзі скаржник зазначає, що оскаржуване рішення господарського суду прийнято при неповному з`ясуванні обставин справи.
Мотивуючи доводи апеляційної скарги апелянт зазначає наступне:
- ТОВ «НВО «Біовелл» не могло порушувати права інтелектуальної власності позивача на торгівельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053 через відсутність у позивача таких прав;
- висновок експертів №224/18 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.05.2019 не може бути належним та допустимим доказом у справі, оскільки експертами не були досліджені відповідні об`єкти дослідження;
-  ТОВ «НВО «Біовелл» має право попереднього користувача на торгівельну марку "VITROTEST".
Крім того, не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулось також Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітротект-Біореагент", яке просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 по справі №910/17202/17 повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні первісного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек", та задовольнити зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл".
Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва прийняте з порушенням норм як матеріального так і процесуального права, без надання оцінки доказам, наявним в матеріалах справи.
Основними аргументами апеляційної скарги є:
- задовольняючи позовні вимоги позивача суд здійснив захист прав особи, яка не є власником свідоцтва на торгівельну марку;
- висновок експертів №224/18 від 24.05.2019 є необґрунтованим, необ`єктивним та таким, що суперечить матеріалам справи;
- місцевий господарський суд дійшов необґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог щодо вилучення з цивільного обороту та знищення товарів.
Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.01.2020 зазначені апеляційні скарги у справі №910/17202/17 передані на розгляд складу колегії суддів: головуючий суддя Верховець А.А., судді: Доманська М.Л., Отрюх Б.В.
Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітротект-Біореагент" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 у справі №910/17202/17; розгляд апеляційних скарг призначено на 18.02.2020.
04.02.2020 до суду апеляційної інстанції від Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек" надійшли відзиви на апеляційні скарги, згідно яких позивач за первісним позовом просить суд апеляційні скарги залишити без задоволення, оскаржуване рішення - без змін.
18.02.2020 (об 13:20) до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Вітротект-Біореагент" надійшла заява про відвід суддів Верховця А.А. та Доманської М.Л. у справі №910/17202/17.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2020 визнано необґрунтованою заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітротект-Біореагент" про відвід суддів Верховця А.А. та Доманської М.Л. від розгляду справи №910/17202/17. У розгляді справи №910/17202/17 за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітротект-Біореагент" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 оголошено перерву до 04.03.2020.
Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.03.2020, здійсненого у зв`язку із перебуванням судді Доманської М.Л., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, у справі №910/17202/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Отрюха Б.В,, Полякова Б.М..
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2020 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітротект-Біореагент" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 до 04.03.2020 у справі №910/17202/17 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів. 
В судовому засіданні 04.03.2020 оголошено перерву у розгляді справи №910/17202/17 за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітротект-Біореагент" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 до 16.03.2020.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.03.2020 здійснено заміну найменування відповідача-1 у справі з Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітротект-Біореагент" (код ЄДРПОУ 41291124) на Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФУЗКЕЙК" (код ЄДРПОУ 41291124); оголошено перерву у розгляді справи №910/17202/17 до 14.04.2020.
Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.04.2020, здійсненого у зв`язку із перебуванням судді Отрюха Б.В. який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, у справі №910/17202/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Пантелієнка В.О., Полякова Б.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.04.2020 апеляційні скарги ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та ТОВ "ІНФУЗКЕЙК" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 до 04.03.2020 у справі №910/17202/17 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.04.2020 відкладено розгляд справи №910/17202/17 за апеляційними скаргами ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та ТОВ "ІНФУЗКЕЙК" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 на 19.05.2020. 
В судовому засіданні 19.05.2020 представники скаржників вимоги апеляційної скарги підтримали, просили суд апеляційні скарги задовольнити, оскаржуване рішення скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні первісного позову та задовольнити зустрічний позов.
Представник позивача за первісним позовом та відповідача-2 за зустрічним позовом заперечував проти вимог викладених в апеляційних скаргах, просив суд апеляційні скарги залишити без задоволення, оскаржуване рішення - без змін.
В судовому засіданні 19.05.2020, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.
Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Розглянувши доводи апеляційних скарг, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку представників сторін, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФУЗКЕЙК" не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, станом на день звернення позивача з даним позовом до суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "РАМІНТЕК" було власником свідоцтва України №186053 на знак для товарів і послуг "VITROTEST". Вказана реєстрація діє на території України з 01.03.2013.
Торговельна марка "VITROTEST" зареєстрована для наступних товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати; ліки для людини; дієтичні речовини на лікарські потреби; дитяче харчування; пластири; перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати та засоби для діагностики in vitro на лікарські (медичні) потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні реактиви на лікарські (медичні) або ветеринарні потреби; ферменти і ферментні препарати на лікарські потреби; білкові препарати на лікарські (медичні) потреби".
Використовуючи знак для товарів і послуг "VITROTEST" ТОВ "ІВК "РАМІНТЕК" виготовляє та реалізовує медичні вироби для діагностики «in vitro» (імуноферментні тест-системи). 
Позивачу стало відомо, що 03.07.2017 ДП "Державний медичний центр сертифікації" МОЗ України видав ТОВ «Рамінтек-ЛТД» сертифікат відповідності №R3V 804 341 В1 для засобів діагностики (імуноферментних тест-систем для діагностики інфекційних захворювань та алергії), які містять позначення "Vitro-Test".
В травні 2017 року на території України з`явилася продукція - засоби для діагностики, марковані  позначеннями "Vitrotest" та "Vitro-test", виробником яких є ТОВ "Рамінтек ЛТД", продаж цієї продукції здійснює ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл".
ТОВ "ІВК "РАМІНТЕК" стверджує, що маркування упаковки вказаних вище товарів відповідачем-1 під позначенням "Vitrotest" та "Vitro-test" виконано із використанням об`єктів права інтелектуальної власності позивача - знака для товарів та послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053. 
Відповідачі заперечували проти позову стверджуючи про відсутність порушень прав позивача, як власника на торгівельну марку "VITROTEST" за свідоцтвом № 186053 , оскільки ТОВ «ІВК «Рамінтек» не є власником свідоцтва на вказаний знак для товарів та послуг. 
В свою чергу Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" подало до суду зустрічну позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек" та Вітротест Сп. З О.О. про визнання права попереднього користувача на торгівельну марку.
Таким чином, причиною виникнення спору у даній справі стало питання щодо: наявності чи відсутності підстав для припинення порушень прав інтелектуальної власності ТОВ «ІВК «Рамінтек», як власника  торгівельної марки "VITROTEST" за свідоцтвом №186053; наявності чи відсутності підстав про визнання за ТОВ Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" права попереднього користувача на торгівельну марку.
Вирішуючи питання стосовно наявності у ТОВ "ІВК "РАМІНТЕК" права на звернення до суду з відповідним позовом, колегія суддів зазначає наступне. 
Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. 
Згідно ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. 
Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.
Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову. 
Як стверджує позивач за первісним позовом, він звернувся до суду за захистом свого права як власник торгівельної марки "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053 , а в подальшому набув статуса ліцензіата за ліцензійним договором із компанією Вітротесп Сп. З О.О.
Разом з тим, скаржники в апеляційних скаргах зазначають про відсутність у позивача права на звернення до суду за захистом прав інтелектуальної власності, оскільки він не є власником свідоцтва України №186053.
Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційно-виробнича компанія "РАМІНТЕК" було власником свідоцтва України № 186053 на знак для товарів і послуг "VITROTEST" (реєстрація діє з 01.03.2013). 
10.10.2017 до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені відомості про передачу виключних майнових прав на свідоцтво України №186053 на знак для товарів і послуг "VITROTEST" від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" до Вітротест Сп. з О.О
10.10.2017 між Вітротест Сп. з О.О. та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІННОВАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РАМІНТЕК" був укладений ліцензійний договір, відповідно до умов якого Вітротест Сп. з О.О. надав позивачу виключну ліцензію на використання торговельної марки "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053. 
Пунктом 7.2 вказаного ліцензійного договору сторони передбачили, що ліцензіат  (ТОВ "ІВК "РАМІНТЕК")  захищатиме надані за договором права на знак та матиме право подати позов проти порушника або особи, яка незаконно використовує знак, застосовуючи при цьому всі передбачені діючим законодавством способи захисту порушених прав, з метою усунення будь-якого порушення незалежно від часу його вчинення.
За наведених обставин, беручи до уваги, що станом на час звернення до суду ТОВ "ІВК "РАМІНТЕК" було власником свідоцтвом України №186053, а в ході розгляду справи - ліцензіатом за ліцензійним договором, суд дійшов вірного висновку про доведеність позивачем наявності у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом. Відтак суд апеляційної інстанції відхиляє, як необґрунтовані доводи скаржників про відсутність у позивача порушеного права.
Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.
Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.          
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон), свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Як встановлено частинами 1, 2 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
В підтвердження доказів про порушення відповідачами прав інтелектуальної власності позивача за первісним позовом, останній надав до суду зображення упаковки засобів для діагностики, які виробляє відповідач-1, що містять позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" та копії видаткових накладних про поставку відповідачем-2 продукції замовникам.
Крім того, скориставшись своїм правом передбаченим ст. 101 ГПК України, позивач, в якості доказу подав до суду висновок експерта у сфері інтелектуальної власності №01-01/2018 від 17.01.2018 складений судовим експертом Андрєєвою А.В., відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:
- знак для товарів і послуг "Vitrotest" за свідоцтвом України № 186053 є схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями " Vitrotest ", " Vitro- Test", які містяться на упаковках продукції виробництва відповідача-1 та діловій документації відповідача-2;
- позначення " Vitrotest ", "Vitro-Test", які містяться на упаковках продукції виробництва відповідача-1 є формами використання знака для товарів і послуг "Vitrotest" за свідоцтвом України №186053.
Оцінюючи висновок експерта №01-01/2018 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений судовим експертом Андрєєвою А.В., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, висновок експерта є повним, складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Андрєєвою А.В., яка має вишу юридичну, економічну та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), кваліфікацію судового експерта з проведення експертиз в тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", (Свідоцтво №1910 видане Міністерством юстиції України 15.12.2017 і дійсне до 15.12.2020), стаж експертної роботи з досліджень об`єктів інтелектуальної власності 13 років, з 2005 року.
У висновку зазначено, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 КК України, а також про те, що висновок експерта буде доданий до матеріалів судової справи, як доказ.
Разом з тим, з метою об`єктивного вирішення даного спору, ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. На вирішення експертів поставлено наступні питання:
- чи є знак для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053 схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями "Vitrotest", яке міститься у діловій документації та на упаковках продукції виробництва ТОВ "Рамінтек ЛТД" та діловій документації ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл"?;
- чи є знак для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053 схожим настільки, що його можна сплутати із позначеннями "Vitro-test", яке міститься у діловій документації та на упаковках продукції виробництва ТОВ "Рамінтек ЛТД" та діловій документації ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл"?;
- чи є товари, для маркування яких ТОВ "Рамінтек ЛТД" використовує позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" та продаж яких здійснює ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл", такими самими або спорідненими із товарами 05 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053?
За результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №224/18 від 24.05.2019 експертами встановлено наступне:
- товари, для маркування яких ТОВ "Рамінтек ЛТД" використовує позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" та продаж яких здійснює ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл", є спорідненими із товарами 05 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України № 186053;
- позначення "Vitrotest", яке міститься у діловій документації та на упаковках продукції виробництва ТОВ "Рамінтек ЛТД" та діловій документації ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053;
- позначення "Vitro-test", яке міститься у діловій документації та на упаковках продукції виробництва ТОВ "Рамінтек ЛТД" та діловій документації ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053.
Місцевий господарський суд дослідивши зазначений висновок, прийняв його у якості належного та допустимого доказу у справі.
Однак, скаржники стверджують, що висновок експертів №224/18 від 24.05.2019 суперечить матеріалам справи.
Зокрема, за твердженнями апелянтів, дослідження позначень «Vitrotest», «Vitro-test», «Vitro-Test» на зображеннях упаковок а не самих упаковок суперечить змісту ухвали про призначення експертизи та порядку проведення експертизи.
Судова колегія відхиляє зазначені доводи скаржників, оскільки згідно п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5) експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку. Об`єктом дослідження було позначення нанесене на упаковку відповідача-1, а не упаковка продукції.
Також, скаржники зазначають, що експертами були допущені технічні помилки, оскільки згідно ухвали суду про призначення судової експертизи об`єктом дослідження визначено позначення "Vitro-test", однак в матеріалах справи наявне лише позначення «Vitro-Test» яке і будо досліджено судовими експертами, що за твердженнями апелянтів є неприпустимим та призвело до хибного висновку.
Як вбачається з висновку експертів №224/18 від 24.05.2019, експерти визначаючи схожість досліджуваних позначень досліджували звукові (фонетичні), семантичні (смислові) та графічні (візуальні) ознаки. Враховуючи, що торгівельна марка за свідоцтвом України № 186053 і позначення відповідача-1 є словесними позначеннями, то безумовно на перший план висуваються фонетичні та семантичні ознаки. У цих випадках графічні ознаки практично не впливають на розрізняльну здатність, а отже й не відіграють помітної ролі у змішуванні позначень, і як наслідок, зазначені технічні описки не вплинули на результат експертного дослідження.
Більш того, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, судом першої інстанції було викликано судових експертів Чабанець Т.М. та Фоя О.А. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними висновку №224/18 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 24.05.2019 у справі №910/17202/17.
Крім того, судовими експертами також надано письмові відповіді на поставлені їм питання, які долучено судом до матеріалів справи.
Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства, з урахуванням письмових відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак правомірно визнано судом першої інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.
За таких обставин, зважаючи на відсутність в матеріалах справи дозволів на використання відповідачами торговельної марки "VITROTEST" за свідоцтвом України №186053 та беручи до уваги, що судовою експертизою підтверджено, що позначення "Vitrotest" та "Vitro-test", які містяться на продукції відповідача-1, є такими що можуть ввести в оману та є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №186053, Господарський суд міста Києва дійшов обґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог ТОВ "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек".
Стосовно доводів апеляційної скарги ТОВ "ІНФУЗКЕЙК" про безпідставність рішення місцевого господарського суду щодо вилучення з цивільного обороту та знищення товарів (діагностичні набори (тести) під назвою "Vitrotest" та "Vitro-test"), суд апеляційної інстанції зауважує наступне.
Відповідно до ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності.
Згідно п. 2.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.
Як слідує з матеріалів справи та підтверджено в судовому засіданні скаржниками, відповідачі заперечують факт виготовлення та реалізацію товарів під назвою "Vitrotest" та "Vitro-test", а отже, не вбачається за можливе встановити наявність (відсутність) можливості усунення з упаковки позначень "Vitrotest" та "Vitro-test" з чого слідує обґрунтованість висновків суду першої інстанції про те, що позовні вимоги щодо зобов`язання відповідачів  вилучити з цивільного обороту та знищити діагностичні набори (тести) під назвою "Vitrotest" та "Vitro-test", підлягають задоволенню, оскільки товари з упаковкою та/або етикеткою, що містять спірне позначення "Vitrotest" та "Vitro-test" вже введені в цивільний оборот, а припинення їх реалізації на майбутнє не в повній мірі захистить права позивача, оскільки товар, який виготовляє відповідач-1 вже реалізуються, що підтверджується матеріалами справи.  
Щодо зустрічного позову ТОВ "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" колегія суддів відзначає наступне.
Як слідує з матеріалів справи, позивач за зустрічним позовом вважає, що у нього наявне право попереднього користувача на торговельну марку "VITROTEST". 
Обгрунтовуючи свої позовні вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" посилається на те, що на нього поширюється положення ст. 500 ЦК України, оскільки позивач за зустрічним позовом до дати подання ТОВ "ІВК "Рамінтек" заявки на торговельну марку "VITROTEST" (01.03.2013) здійснив значну та серйозну підготовку для виготовлення імуноферментних тест-систем із позначенням "Vitrotest", а також здійснював реалізацію цих тест-систем.
В підтвердження своїх доводів ТОВ "НВО "Біовелл" зазначає, що з січня 2009 року Товариство на підставі договору №09011001 про передачу прав на виробництво продукції під торговою маркою "Vitrotest" від 10.01.2009 розпочало співробітництво із ТОВ «Науково-виробнича компанія «Вітротест» щодо виробництва та реалізації тест-систем для імуноферментного аналізу під торговою маркою "Vitrotest".
Позивач за зустрічним позовом стверджує, що для досягнення мети та результатів, обумовлених вказаним договором, ТОВ "НВО "Біовелл" були вчинені, крім іншого, наступні дії:
- укладено 14.04.2009 із ТОВ "Науково-виробнича фірма "ДіаВетМед" Договір №8 надання послуг з розробки реєстраційних досьє для розробки документів для реєстрації імуноферментних тест-систем;
- укладено 24.06.2009 із ДП "Український медичний центр сертифікації" Договір №303- 09 Експ.ТУ на проведення приймальних технічних випробувань виробів медичного призначення;
- укладено 25.06.2009 із ФОП Рожнова Р .А . Договір №139-Р про надання науково-технічних послуг;
- отримано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.09.2009 N905.03.02-07/56810;
- укладено 29.10.2009 із ФОП Рожнова Р . А. Договір №158-Р про надання науково-технічних послуг;
- пройшло технічні випробування дослідних зразків виробів "Тест-системи імуноферментні для діагностики інфекційних захворювань ", що підтверджується Актом N9303-09, затвердженим ДП "Український медичний центр сертифікації" 25.11.2009;
- отримано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.06.2011 №Ю.02/413В;
- отримано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 22.07.2011 №05.03.02-04/77682;
- укладено 16.08.2011 із ПП "ПОЛІТОКС" Договору №212 на створення (передачу) науково-технічної продукції;
- успішно пройшло кваліфікаційні випробування виробів медичних "Тест-системи імуноферментні для діагностики інфекційний захворювань, що підтверджується Актом №188/1-11 кваліфікаційних випробувань виробів медичних, погодженим ДП "Український медичний центр сертифікації" 23.12.2011.
Крім того, ТОВ "НВО "Біовелл" вказав, що є власником патенту на корисну модель №60424-рекомбінантний модифікований генно-інженерний поліпептид Hccore-25, що імітує структурний білок нуклеокапсиду вірусу гепатиту С. А також є володільцем майнових прав інтелектуальної власності на службовий винахід: вектори для бактеріальної експресії білкових продуктів з тегами для хроматографічної очистки, які імітують білки р18 та EBNA1 вірусу Енштейна-Барр.
Північний апеляційний господарський суд дослідивши матеріали справи погоджується з висновком місцевого господарського суду про відсутність підстав для визнання за ТОВ "НВО "Біовелл" права попереднього користувача за торгівельною маркою "VITROTEST" за свідоцтвом на знаки для товарів та послуг, зважаючи на наступне.
Статтею 500 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. 
Частиною 6 статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарі і послуг" визначено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим      особам використовувати      без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
З наведених норм слідує, що на підтвердження факту виникнення права попереднього користування ТОВ "НВО "Біовелл" мав надати належне підтвердження добросовісного використання торговельної марки "VITROTEST або здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки на реєстрацію або з`явлення на неї пріоритету, а саме до 01.03.2013.
Дослідивши наданий позивачем за зустрічним позовом договір №09011001 від 10.01.2009 про передачу прав на виробництво продукції під торговою маркою "Vitrotest" колегія суддів вважає його неналежним доказом у справі, в розумінні ст. 73- 79 ГПК України, враховуючи слідуюче.
В преамбулі Договору зазначено, що і від імені ТОВ «Науково-виробнича компанія «Вітротест» і від імені ТОВ "НВО "Біовелл" договір укладає одна особа - директор Мурга О.М. Однак в реквізитах сторін зазначено, що від імені ТОВ "НВО "Біовелл" договір підписано заступником директора Ніколаєнко І.В. 
Крім того, станом на дату укладення цього договору (10.01.2009) торговельної марки "Vitrotest" в розумінні положень ЦК України та Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не існувало. Позначення "Vitrotest" набуло статусу торговельної марки лише 26.05.2014 за заявкою m201303504 від 01.03.2013, заявником по якій є Товариство з обмеженою відповідальністю "Іноваційно-виробнича компанія "Рамінтек", а тому не могло бути предметом будь-яких договорів. 
Проаналізувавши надані позивачем за зустрічним позовом в якості доказів про вчинення дій щодо підготовки для використання торгівельної марки документи та викладені в них відомості, колегія суддів встановила, що в жодному із вказаних документів не згадується торгівельна марка "Vitrotest", з чого слідує відсутність підстав стверджувати, що у ТОВ "НВО "Біовелл" виникло право попереднього користувача на торговельну марку "VITROTEST".
Посилання ж позивача за зустрічним позовом на патент України №60424 на корисну модель та на "службовий винахід" є також безпідставними, оскільки в даних документах також відсутні будь-які згадування про позначення "VITROTEST".
Отже, ТОВ "НВО "Біовелл" не довів наявність у нього права попереднього користувача торгівельної марки "VITROTEST" з чого слідує, що відповідачі за первісним позовом використовуючи позначення "Vitrotest" та "Vitro-test", що схоже із торговельною маркою "VITROTEST", без дозволу позивача, порушують права ТОВ "Інноваційно-виробнича компанія "Рамінтек".
Обґрунтовуючи своє рішення, колегія суддів приймає до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують при розгляді справи Конвенцію та практику Суду як джерело права та висновки Європейського суду з прав людини, зазначені в рішенні у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 2958. Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України   кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не  мають для суду заздалегідь встановленої сили.
За наведеного в постанові, судова колегія Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення було повністю з`ясовано всі обставини справи та надано їм правильну юридичну оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 судовою колегією не встановлено. 
Доводи, викладені в апеляційних скаргах, висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому підстав для задоволення апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФУЗКЕЙК" судом не вбачається.
В зв`язку з відмовою в задоволенні апеляційних скарг, відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянтів.
 Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Біовелл" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНФУЗКЕЙК" на рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 у справі №910/17202/17 залишити без задоволення.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 у справі №910/17202/17 залишити без змін.
3. Матеріали справи №910/17202/17 повернути до Господарського суду міста Києва.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.
Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.
Повний текст постанови складено 25.05.2020. 

Головуючий суддя                                                            А.А. Верховець 

Судді                                                                                Б.М. Поляков

                                                                                В.О. Пантелієнко