ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року 
м. Київ

Справа №  910/15156/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Селіваненка В.П.

за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,          
представників учасників справи:
позивача - Кириченко І.А. ,
відповідача_1- Луцького М.І., Мариничева Ю.П.
відповідача_2 - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Акціонерного товариства «Калцекс» (Kalceks, AS)

на рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020
за позовом Акціонерного товариства «Калцекс» (Kalceks, AS)
до: Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу»;
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1.          Стислий зміст позовних вимог
1.1.          Акціонерне товариство «Калцекс» (далі - АТ «Калцекс») звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власниками яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» (далі - ТОВ «ХФП «Здоров`я народу»), а саме:
свідоцтва України від 25.10.2017 № 233421 на знак для товарів і послуг (ТМ) «Фентаніл-ЗН» (далі - Свідоцтво № 233421)
свідоцтва України від 25.10.2017 № 233422 на знак для товарів і послуг (ТМ) «Морфін-ЗН» (далі - Свідоцтво № 233422).

Позивач також просить зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтв №№   233421, 233422 та опублікувати про це відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

1.2.          Відповідно до змісту ухвалених у справі судових рішень АТ «Калцекс», обґрунтовуючи позовні вимоги, зазначає, що зареєстровані  ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» ТМ «Фентаніл-ЗН», «Морфін ЗН» порушують майнові права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки позивач здійснював виробництво та постачав в Україну лікарські засоби «Морфін Калцекс» та «Фентаніл Калцекс» задовго до того, як ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» звернулося до Міністерства щодо реєстрації знаків для товарів і послуг, які охороняються оспорюваними свідоцтвами. Відповідач після реєстрації оспорюваних свідоцтв перешкоджає здійсненню законної діяльності позивача, посилаючись на вказані реєстрації.

2.          Стислий виклад судових рішень

Рішенням Господарського суду міста Києва (суддя Щербаков С.О.) від 24.10.2019 у задоволенні позову відмовлено.

2.1.          Постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 (колегія суддів (Верховець А.А. - головуючий, Поляков Б.М., Доманська М.Л.) рішення суду першої інстанції залишено без змін. 

Судові рішення мотивовано тим, що немає підстав для визнання оспорюваних свідоцтв недійсними внаслідок невідповідності зареєстрованих за ними знаків умовам надання правової охорони;

3.          Стислий виклад вимог касаційної скарги

3.1.          Згідно зі штампом вхідної кореспонденції Касаційного господарського суду 02.03.2020, тобто після внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) Законом України від 15.01.2020 № 460-IX, АТ «Калцекс» звернулося з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2019 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 зі справи №   910/15156/18 та передати справу новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

4.          Аргументи учасників справи

4.1.          Аргументи касаційної скарги

4.1.1.          AT «Калцекс» вважає, що наявні підстави для скасування рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції, оскільки ці судові рішення незаконні, необґрунтовані, ухвалені внаслідок неповного та неправильного встановлення обставин, які мають значення для справи, з неправильним застосуванням норм матеріального та порушенням норм процесуального права.

4.1.2.          Позивач зазначає, що предметом розгляду у справі є визнання недійсними Свідоцтв №№ 233421,  233422 на підставі того, що ТМ «Фентаніл-ЗН», «Морфін-ЗН» не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду та позначень, що звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

4.1.3.          Згідно з доводами касаційної скарги:

до позовної заяви долучені численні докази зловживання ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» своїми правами на домінуючі частини знаків для товарів і послуг «Морфін-ЗН» та «Фентаніл-ЗН» - міжнародні непатентовані назви ліків «морфін» та «фентаніл», доказами цього є: звернення ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» до органів Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю певних прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з оскаржуваних свідоцтв та патентів України на корисні моделі, внаслідок чого лікарські засоби позивача визнавалися митним органом контрафактними, а позивач зазнавав майнових втрат у зв`язку з затримкою митного оформлення вантажу та немайнової шкоди своїй діловій репутації; судові справи №№ 2040/7337/18, 643/17865/18, 635/4173/19, 636/1499/19 за заявами ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» та осіб, які діють в інтересах цього товариства; 28.11.2019 Укрпатент повідомив позивача про заперечення ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» щодо заявок AT «Калцекс» на реєстрацію торговельних марок «Фентаніл Калцекс» та «Морфін Калцекс», які складаються із Міжнародних непатентованих назв фармацевтичних субстанцій (МНН, International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances, ІNN) «фентаніл» та «морфін» та фірмового найменування їх виробника - «Калцекс». Зміст цих заперечень, зокрема, свідчать, що єдиною підставою для відмови у реєстрації знаків для товарів і послуг, на думку ТОВ «ХФП «Здоров`я народу, є схожість знаків «Морфін-Калцекс», «Фентаніл-Кальцекс» з ТМ «Морфін-ЗН», «Фентаніл-Кальцекс». Отже, ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» вважає, що має правову охорону саме міжнародних непатентованих назв фармацевтичних субстанцій (МНН) «морфін» і «фентаніл» та зобороняє позивачу їх використання;

суди, розглядаючи справу, не застосували положення пункту 2 статі 6 Закону України 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-ХІІ), відповідно до якого позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака;
ухвалами Господарського суду міста Києва від 21.02.2019 та від 13.06.2019 задоволено клопотання ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» та призначено комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. За результатами експертного дослідження складено висновок № 057/19 з різними датами його підписання, зазначеними на 1-й та 4-й сторінках - 30.07.2019, 26.02.2019. Цей висновок експертизи неповний та неточний, зокрема не місить визначення домінуючого («сильного») елемента досліджуваних торговельних марок. Експерти зробили необґрунтовані та необ`єктивні висновки про те, що «буквосполучення «ЗН» відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», а саме, «Здоров`я народу». Проте відомості щодо самостійного використання позначення «ЗН» як абревіації словосполучення «Здоров`я народу» в матеріалах справи відсутні;
оскільки рішення суду першої інстанції було прийняте за неповного з`ясування обставин, що мають значення для справи, для встановлення юридично значимих фактів під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції було необхідно призначити повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, але суд апеляційної інстанції цього не зробив;

висновки, покладені в основу оскаржуваних судових рішень, суперечать зібраним у справі доказам. Суди необґрунтовано відхилили всі клопотання позивача про дослідження доказів, призначення повторної експертизи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи; 

суди встановили обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимого доказу - Висновку комісійної експертизи № 057/19, якій містить ознаки завідомо неправдивого. Позивач заперечував проти доручення проведення комісійної експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, оскільки висновок експертів цієї установи на користь ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» був заздалегідь прогнозованим. Експерти цієї експертної установи неодноразово складали висновки на користь ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» з аналогічних питань, зокрема у справі №   910/16093/18, що стосувалась належних зазначеному товариству торговельних марок, які містили позначення «промедол», «цитрамон». У цій справі (№ 910/15156/18) ті самі експерти, що й у справі № 910/16093/18 підготували висновки схожого змісту, оскільки вони були пов`язані своїми висновками, зробленими в межах справи № 910/16093/18, та не могли їх спростувати. Позивач наводив суду відповідні доводи та заявляв відповідні клопотання, але суд першої інстанції їх проігнорував. Так, позивач звертав увагу суду, що Висновок комісійної експертизи № 057/19 - недопустимий доказ у справі, оскільки різні дати складання висновку, вказані на 1-й та 4-й сторінках, свідчать, що він був зроблений заздалегідь - коли судом вперше призначалась експертиза. Як випливає із вступної частини висновку, він складений експертами Чабанець   Т.М . та Фоя О.А. ще 26.02.2019, тому на сторінці 4 висновку є запис: «Даний висновок складений 26.02.2019, при його складанні були присутні члени комісії'». Номер висновку не може бути довільним - він присвоюється у хронологічній послідовності, тому логічно, що висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 04.04.2019 № 066/19 (який стосується згаданої вище справи № 910/16093/18) був складений пізніше, ніж Висновок комісійної експертизи № 057/19, правильною датою складання якого є саме 26.02.2019. За таких неоднозначних обставин суд не лише відмовив позивачу в задоволенні клопотання про виклик експертів у судове засідання для надання пояснень, але й знехтував усіма недоліками Висновку комісійної експертизи № 057/19, поклавши його в основу судового рішення. Крім того, Висновок комісійної експертизи № 057/19 характеризується неповнотою та неточністю описів ознак досліджуваних об`єктів, а також відсутністю оцінки суттєвості цих ознак для вирішення поставлених перед експертизою питань;
ці та інші обставини позивач виклав в апеляційний скарзі, яку апеляційний суд залишив без задоволення;
виготовлений експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Т. Чабанець висновок у справі № 910/3143/19 за позовом, зокрема, до ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» про визнання частково недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зміст ухваленої колегією суддів апеляційної інстанції - тією самою, що й постанова у цій справі, свідчать про те, що всупереч очевидним фактам загальновживаності позначень зазначений експерт завжди робить висновки, а Північний апеляційний господарський суд у складі зазначеної колегії приймає «однобічні» рішення на користь групи компаній «Здоров`я» («Здоров`я народу»);

суд першої інстанції, відмовляючи в задоволенні прозову, неправильно застосував положення пункту 2 статті 6, пункту 1 статті 19 Закону № 3689-XII, оскільки не надав належної оцінки тим фактичним обставинам, що назви лікарських засобів «морфін» та «фентаніл» займають домінуюче положення у зображеннях оспорюваних торговельних марок, тому відповідно до абзацу дев`ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону. Суд апеляційної інстанції помилкових висновків суду першої інстанції не виправив;
рішення суду першої інстанції зі справи містить помилкове посилання на закон, що регулює відносини стосовно інших об`єктів промислової власності. На сторінці   4 рішення зазначено: «Позивач також зазначає, що факт проведення уповноваженою установою перед видачею оспорюваних свідоцтв формальної та кваліфікаційної експертизи не свідчить про те, що оспорювані свідоцтва не можуть бути визнані судом недійсними у разі встановлення факту їх невідповідності встановленим законодавством умовам патентоздатності». Суд першої інстанції безпідставно зазначає, що позивач посилався на судові рішення, прийняті у межах справи № 910/4881/18, як на підставу для визнання недійсними Свідоцтв №№ 23341, 233422, оскільки позивач посилався на фактичні дані щодо історії створення та виробництва лікарських засобів під МНН «Морфін» та «Фентаніл», встановлені господарськими судами під час розгляду справи №   910/4881/18 та задокументовані у судових рішеннях, що набули законної сили. Отже, суд неправомірно не застосував положення статті 75 ГПК; 

попередні судові інстанції всупереч змісту статей 13 74, 76, 77, 86 та статті 236 ГПК ухвалили «однобічні», на користь ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», рішення. Жоден із доводів позивача не був прийнятий судами, всі його клопотання щодо встановлення обставин, які мають значення для вирішення спору по суті, були відхилені;
суди першої та апеляційної інстанцій також порушили приписи статті 104 ГПК у зв`язку з оцінкою Висновку комісійної експертизи № 057/19. Суди поклали цей висновок в основу оскаржуваних рішень зі справи, незважаючи на наявність ознак його фальсифікації;
суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами. Суд зобов`язаний дотримуватися основних засад господарського судочинства, визначених статтями 2, 4 ГПК;
відмовляючи в задоволенні позовних вимог, попередні судові інстанції взяли до уваги лише Висновок комісійної експертизи № 057/19. Водночас суд апеляційної інстанції не виправив допущених судом  першої інстанції порушень, не надав оцінки долученому до позовної заяви Висновку експертів № 1230 та відмовив у задоволенні клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі та не дослідив питання щодо загальновживаності кожної із частин позначень, що охороняються Свідоцтвами №№ 233421, 233421. Отже, попередні судові інстанції не дотримались вимог статей 86, 236 ГПК щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому судові рішення зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права

4.2.          Аргументи, зазначені у відзиві на касаційну скаргу 

4.2.1.          ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» у відзиві на касаційну скаргу просить залишити касаційну скаргу AT «Калцекс» без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 зі справи без змін.

4.2.2.          ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» зазначає, що:
зміст касаційної скарги в основному стосується  переоцінки доказів, що виходить за встановлені статтею 300 ГПК межі розгляду справи судом касаційної інстанції;

суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що визначених процесуальним законом, зокрема статтею 107 ГПК, підстав для призначення у справі повторної експертизи немає. Відхиляючи відповідне клопотання позивача, апеляційний суд зазначив, що мотиви позивача фактично зводяться до непогодження з Висновком комісійної експертизи № 057/19.
Зазначену експертизу було призначено за клопотанням позивача, а ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» лише звернулося з клопотанням щодо уточнення питань та установи, яка буде проводити експертизу. Водночас експерти надали чіткі, повні та зрозумілі відповіді на визначені судом питання, тому  зазначений висновок не може вважатися неповним або неясним. Немає підстав вважати, що, призначаючи експертизу, суд порушив норми процесуального права;
твердження позивача щодо завідомо неправдивого Висновку комісійної експертизи № 057/19 ґрунтується лише на його власних домислах, не підтверджене жодними доказами та спростовується матеріалами справи;
позивач у суді апеляційної інстанції не скористався своїм правом, передбаченим статтею 98 ГПК, та не викликав експертів для надання пояснень щодо висновку комісійної судової експертизи. Призначення повторної судової експертизи можливе лише якщо після заслуховування експертів не вдалося усунути виявлені у висновках недоліки;
призначення повторної експертизи порушувало б статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у частині дотримання розумних строків розгляду справи, оскільки подаючи одне й те ж клопотання з однаковою аргументацією, позивач зловживає своїми правами та затягує судовий процес. Так, у рішенні ЄСПЛ у справі «Gora v. POLAND (2004)» зазначено, що призначення чотирьох експертиз мало наслідком необґрунтоване затягування розгляду, навіть незважаючи на рівень складності справи; 
скасування повністю ухвалених у справі рішень та направлення справи на новий розгляд до Господарського суду міста Києва, про яке просить позивач у касаційній скарзі, є затягуванням процесу, оскільки на момент ухвалення цих рішень були наявні всі правові підстави та достатні докази для розгляду справи по суті та прийняття законних і обґрунтованих судових актів;

позивач у касаційній скарзі (та в апеляційній скарзі) зазначає обставини, які, на його думку, виключають участь судових експертів у справі, посилаючись на «аналогічну» справу № 910/16093/18, в якій досліджувався експертний висновок, зроблений тими самими судовими експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М.
ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» з такими аргументами не погоджується. Відповідно до частини сьомої статті 75 ГПК правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду. Відповідно до частини третьої статті 99 ГПК при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Статтею 98 ГПК передбачено, що у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Зазначених експертів попереджено про кримінальну відповідальність, про що свідчить зміст складеного ними висновку. Позивач не навів інших доводів, ніж співпадіння участі судових експертів в іншій справі за участю AT «Калцекс»;
справа № 910/3143/19, на яку містить посилання касаційна скарга, не стосується   
ТОВ «ХФП «Здоров`я Народу», тому незрозуміло контекст, в якому позивач  навмисного виділив у тексті касаційної скарги назву ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я». Неможливо розцінювати дійсні обставини справи №910/3143/19 лише з тексту ухвалених у цій справі рішень справи та відокремлювати для власної позиції окремі цитати, не бути обізнаним у всіх деталях справи.  Отже,  оскаржувані позивачем рішення ухвалені відповідно до вимог  матеріального та процесуального права, підстав їх зміни чи скасування
немає, а доводи касаційної скарги AT «Калцекс» ґрунтуються на припущеннях та
зводяться до намагань здійснити переоцінку обставин справи, вірно встановлених судами попередніх судових інстанцій.

5.          Обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій

5.1.          АТ «Калцекс», обґрунтовуючи свої вимоги, зазначило, що:

ця компанія є резидентом Латвійської Республіки та здійснює виробництво лікарських препаратів на виробничих потужностях, які знаходяться в Латвії та Словенії; 

АТ «Калцекс» є власником реєстраційного посвідчення № UA/15322/01/01 на лікарський засіб «Морфін Калцекс», розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл», виданого на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 № 787, та реєстраційного посвідчення № UA/15323/01/01 на лікарський засіб «Фентаніл Калцекс», розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл», виданого на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 № 787, тобто ці лікарські засоби були зареєстровані в Україні в 2016 році;

зазначені лікарські засоби виробництва позивача, що імпортуються до України, зареєстровані за законодавством Латвії, а саме: «Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін`єкцій» за свідоцтвом від 24.03.2016 № 96-0010; «Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій» за свідоцтвом від 12.11.2014 №14-0232;
ці лікарські засоби зареєстровані також у інших країнах: «Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій», у Латвії зареєстрований 12.11.2014, у Азербайджані - 26.10.2015, у Молдові - 30.07.2015, у Вірменії - 26.02.2016, у Грузії - 12.11.2014, у Киргизії - 18.01.2017, в Узбекистані - 24.03.2017, у Коста Риці - 16.05.2017, у Чехії - 22.11.2017, у Литві - 30.04.2015, у Польщі - 06.12.2017, у Кіпрі - 22.12.2017, у Нідерландах - 19.07.02017, у Португалії - 30.08.2017, у Мальті - 30.08.2017; 
«Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін`єкцій» у Латвії зареєстрований 22.02.1996; у Нідерландах - 08.12.2016, у Грузії - 19.12.2013, у Вірменії - 05.08.2014, у Молдові - 25.11.2014, у Швеції - 11.09.2014, у Литві - 30.04.2015, у Азербайджані- 05.10.2015, у Киргизії - 18.01.2017, у Польщі - 09.02.2017, у Монголії - 26.12.2014, в Узбекистані - 11.04.2017, у Чехії - 07.03.2018, у Словаччині- 19.03.2018;

позивач зареєстрував своє комерційне найменування «Калцекс» як торговельну марку для товарів 5 класу МКТП згідно з міжнародною реєстрацією від 01.10.2014 № 1226545;

5.2.          ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» є власником:

зареєстрованого 25.10.2017 за заявкою m201707195 від 20.04.2017 Свідоцтва №   233422, яким охороняється знак для товарів і послуг (ТМ) «Морфін-ЗН» для товарів 5 класу МКТП - фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, ліки для людей, наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби; 
          
зареєстрованого 25.10.2017 за заявкою m201707193 від 20.04.2017 Свідоцтва №233421, яким охороняється знак для товарів і послуг (ТМ) «Фентаніл-ЗН» щодо товарів 5 класу МКТП - фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, ліки для людей, наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби.

5.3.          АТ «Калцекс», обґрунтовуючи порушення його прав реєстрацією відповідачем ТМ «Морфін-ЗН» та ТМ «Фентаніл-ЗН», зазначає, що у 2018 році АТ «Кальцекс» поставляло в Україну лікарські засоби «Морфін Калцекс», розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл» та  «Фентаніл Калцекс», розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл». Доказом цього є інвойс від 07.02.2018 № КЕ-030. Вантажоотримувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДіАТОМ». ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», посилаючись на наявність у нього прав на об`єкти інтелектуальної власності, зокрема наявність патентів України на корисні моделі № 120761, №   120762, №   120763, № 120764, зверталося до органів Державної фіскальної служби із заявами, які перешкоджали митному оформленню зазначених лікарських засобів позивача та введення їх у цивільний оборот в Україні. 

5.4.          В оскаржуваних судових рішеннях зазначено, що АТ «Калцекс» просить визнати недійсними Свідоцтва №№ 23342, 233422, оскільки торговельні марки щодо яких видані ці свідоцтва, не відповідають умовам надання правової охорони відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

5.5.          Згідно з висновком призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.07.2019 № 057/19 (далі - Висновок комісійної експертизи №057/19), складеним судовими експертами Чабанець Т. М. та Фоя О.А. : 
елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг (ТМ)«МОРФІН-ЗН» Свідоцтвом № 233422 мав розрізняльну здатність на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017;

елемент «ЗН» який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг (ТМ) «ФЕНТАНІЛ-ЗН» Свідоцтвом № 233421, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m2017 0719320.04.2017 - 20.04.2017;

знак для товарів і послуг (ТМ) «МОРФІН-ЗН», який охороняється Свідоцтвом №233422, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017;

знак для товарів і послуг (ТМ) «ФЕНТАНІЛ-ЗН», який охороняється Свідоцтвом №233421, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07193 - 20.04.2017:

знак для товарів і послуг (ТМ) «МОРФІН-ЗН», який охороняється Свідоцтвом №233422, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар;

знак для товарів і послуг (ТМ) «ФЕНТАНІЛ-ЗН», який охороняється свідоцтвом України № 233421, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

5.6.          У мотивувальній частині Висновку комісійної експертизи № 057/19, зокрема, зазначено:
буквосполучення «ЗН» використовується ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» як частина назви лікарського засобу, елемент знака для товарів і послуг з 27.12.2013. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», а саме, «Здоров`я народу». Елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «Морфін-ЗН» Свідоцтвом № 233422, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m 2017 07195 - 20.04.2017;
буквосполучення «ЗН» використовується ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» як частина назви лікарського засобу, елемент знака для товарів і послуг до подання заявки, а саме з 27.12.2013. Відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу», а саме, «Здоров`я народу». Елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 від 25.10.2017, мав розрізняльну здатність, станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m 2017 07193;
відповідно до матеріалів справи, роздруківки з «Державного реєстру лікарських засобів України» за пошуковим запитом лікарського засобу, що починається з «морфін», отримано результат щодо зареєстрованих з 2013 року лікарських засобів «Морфін-ЗН», «Морфін Калцекс», «Морфіну гідрохлорид», «Морфіну сульфат» зі складом діючих речовин «морфіну гідрохлориду тригідрату»/«морфіну гідрохлориду»/«морфіну сульфату» таких виробників як ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» (Україна); ХБМ Фарма с.р.о. (всі стадії виробничого процесу крім випуску серії, Словаччина), AT «Гріндекс» (виробник, який відповідає за контроль серії/випробування, Латвія), AT «Калцекс» (виробник, який відповідає за випуск серії, Латвія); Макфарлан Сміт Лімітед (Велика Британія ), Товариство з додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ» (Україна);
відповідно до матеріалів справи виробником лікарського засобу, який не є товаром, що знаходиться у вільному продажу, обіг лікарського засобу регламентується законодавством, маркованого позначенням «Морфін-ЗН», що охороняється Свідоцтвом № 233422, є лише ТОВ «ХФП «Здоров`я народу».

5.7.           Позивач стверджував, що Висновок комісійної експертизи № 057/19 був складений заздалегідь (у той час, коли питання доцільності призначення експертизи було на стадії розгляду судом), оскільки на 1-й сторінці висновку зазначено дату його складання - 30.07.2019, а на 4-й сторінці - 26.02.2019, тому цей документ не може розглядатися судом як належний та допустимий доказ.
Суд першої інстанції відхилив зазначені аргументи позивача з огляду на таке:
ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої  доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; супровідним листом суду від 28.02.2019 № 01-1635/19 матеріали справи надіслано для проведення судової експертизи. 07.05.2019 зазначене експертна установа повернула матеріали справи без висновку експертизи у зв`язку з несплатою позивачем послуг проведення судової експертизи;
Господарський суд міста Києва постановив ухвалу від 13.06.2019, якою призначив судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. 09.08.2019 матеріали справи надійшли до суду разом з Висновком комісійної експертизи № 057/19;
отже, матеріали справи були надіслані судом до зазначеної експертної установи вперше лише 28.02.2019, що підтверджується супровідним листом суду від 28.02.2019 № 01-1635/19, тому твердження позивача про те, що Висновок комісійної експертизи № 057/19 був складений заздалегідь, 26.02.2019, безпідставні.
Суд апеляційної інстанції із зазначеними висновками суду першої інстанції погодився.

5.8.          Позивач, стверджуючи про наявність підстав для визнання недійсними Свідоцтв №№ 233422, 233422, посилався на фактичні обставини справи №910/4881/18. Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.07.2018  у цій справі, яке залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій,  визнано недійсними, зокрема, патенти України № 120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін» та  №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл», власниками яких було ТОВ «ХФП «Здоров`я народу».
Суд першої інстанції такі доводи позивача відхилив і зазначив, що спір у справі №   910/4881/18 стосувався визнання недійсними патентів ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» з  підстав їх невідповідності умові патентоздатності, визначеній статтею 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

5.9.          За таких обставин суд першої інстанції дійшов висновків, що знаки для товарів і послуг, щодо яких видані Свідоцтва №№ 233421, 233422, відповідають умовам надання правової охорони, немає підстав вважати, що вони зареєстровані з порушенням положень статті 6 Закону № 3689-XII та порушують права позивача, тому Свідоцтва №№ 233421, 233422 не можуть бути визнані недійсними згідно з частиною першою статті 19 цього Закону та, відповідно, відсутні й підстави для задоволення позовних вимог.

5.10.          Апеляційний суд встановив, що у матеріалах справи наявні три висновки експертизи:
1) долучений до позовної заяви АТ «Калцекс» висновок експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1230, складений 02.11.2018 експертами О.   Дорошенко та Н. Мінченко (далі - Висновок експертизи № 1230), згідно з яким позначення, що охороняються як знаки для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН» «Морфін-ЗН» за Свідоцтвами №№ 233421, 233422, складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду на дату подання заявок № m2017 07193, m 07195- 20.04.2017;
2) складений судовим експертом Струком І .О. на замовлення ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» висновок експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.01.2019 №   6193 (далі - Висновок експертизи № 6193), який серед інших містить висновки, що позначення, які охороняються як знак для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН» за Свідоцтво № 233421 та як знак для товарів і послуг «Морфін-ЗН» за Свідоцтвом №   233422 не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду на дату подання заявок  № m2017 07193, m 07195 - 20.04.2017;
3) Висновок комісійної експертизи № 057/19, призначеної судом першої інстанції. 

5.11.          Апеляційний суд відмовив у задоволені клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи з огляду на наявність зазначених висновків експертиз та визнавши обґрунтованим висновок суду першої інстанції про те, що немає підстав вважати Висновок комісійної експертизи № 057/19 завідомо неправильним у зв`язку із наявністю різних дат на 1-й та на 4-й сторінці цього документа. Суд апеляційної інстанції також зауважив, що таке клопотання вже розглядалось місцевим судом на стадії підготовчого провадження та під час розгляду справи по суті, а мотиви позивача щодо проведення повторної судової експертизи фактично зводяться до незгоди з Висновком комісійної експертизи №   057/19. Апеляційний суд визнав Висновок комісійної експертизи № 057/19 законним та обґрунтованим, та зазначив, що повторна експертиза призначається, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, або якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. 

5.12.          Суд апеляційної інстанції відхилив доводи позивача про упередженість судових експертів, які підготували Висновок комісійної експертизи № 057/19. Апеляційний суд зазначив, що ці доводи позивача ґрунтуються на тому, що: експерти, які склали висновок у справі № 910/16093/18 за позовом АТ «Калцекс» про визнання недійсними повністю свідоцтва України № 129188 від 27.09.2010 на знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» та свідоцтва України № 227836 від 12.06.2017 на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ», дійшли висновку щодо відповідності оспорюваних торговельних марок умовам надання правової охорони, тому позивач має сумніви, що експерти, які склали Висновок комісійної експертизи № 057/19, дотрималися принципів об`єктивності та незалежності.
Відхиляючи зазначені доводи, суд виходив з того, що відповідно до частини сьомої статті 75 ГПК правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду. Предмет, сторони, підстави позовів і обставини у цих справах є цілком відмінними одні від одних. Відповідно до частини третьої статті 99 ГПК при призначенні експертизи судом експерт  або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Судові експерти, які склали Висновок комісійної експертизи № 057/19, відповідно до статті 98 ГПК попереджені про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Інших доводів, окрім співпадіння участі судових експертів у цій справі та у справі №910/16093/18, позивачем не наведено.

5.13.          Апеляційний суд критично оцінив Висновок експертизи № 1230, долучений позивачем до матеріалів справи. У зв`язку з цим у постанові суду апеляційної інстанції зазначено таке: 
відповідно до висновку № 1230 позначення, що охороняються як знаки для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН» за Свідоцтвом № 233421 та «Морфін-ЗН» за свідоцтвом № 233421, є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду;
але суд встановив, що позначення «Морфін- ЗН» та «Фентаніл-ЗН» складаються, відповідно, зі слів «морфін» та «фентаніл», а також розділених дефісом з зазначеними словами сполученням букв «ЗН». Позначення «морфін» і «фентаніл» у назві лікарських засобів походять від хімічного складу препарату та є міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, тому вони не відповідають умовам надання правової охорони знакам та застосовуються низкою незалежних виробників лікарських засобів у назвах лікарських засобів тривалий час. Елемент «ЗН» є сполученням букв, що використовується як частина назви лікарського засобу, елементу знака для товарів і послуг та відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», а саме - «Здоров`я народу». Позначення «ЗН» не є загальновживаним позначенням, протилежне у справі не доведено, тому суд не може визнати позначення «ЗН» загальновживаним позначенням;
те, що позначення «ЗН» не є загальновживаним позначенням, спростовано Висновком комісійної експертизи № 057/19 і підтверджується змістом рішення суду першої інстанції у справі.

5.14.          Суд апеляційної інстанції, погодившись з висновками, покладеними в основу рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову, зокрема щодо обґрунтованості дослідженого судом першої інстанції змісту Висновку комісійної експертизи № 057/19, ухвалюючи постанову про залишення зазначеного рішення без змін, додатково навів такі мотиви:
1) відповідно до пункту 10.2.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджених наказом Державним підприємством «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (далі - Методичні рекомендації), під час перевірки заявленого позначення на наявність визначеної абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону (Закону № 3689-XII)  підстави для відмови в реєстрації знака перевіряється, чи не належить заявлене позначення до узагальненого переліку рекомендованих Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних субстанцій («International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances», INN); INN визначають фармацевтичні речовини або активні фармацевтичні компоненти унікальною назвою, яка є загальновизнаною суспільною власністю. Таким чином, назви фармацевтичних речовин вносяться до зазначеного переліку Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ), як родові назви певних фармацевтичних субстанцій. У зв`язку з цим в Інструкції по використанню INN для фармацевтичних субстанцій з посиланням на резолюцію ВООЗ WHA46.19 зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням, є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід; отже, підстава для відмови в наданні правової охорони знаку, встановлена абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону, може бути застосована у разі, якщо заявлене на реєстрацію для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні препарати) позначення є тотожним INN чи стему або містить у своєму складі позначення, яке є тотожним INN чи стему, незалежно від контексту, в якому застосовується таке позначення як елемент знака, за виключенням позначень, що містять INN разом із фірмовим найменуванням;

2) словесні позначення «Морфін-ЗН» та «Фентаніл-ЗН» мають елемент «ЗН», який вказує на фірму виробника. Такий елемент, як «ЗН» (скорочення від «Здоров`я народу») незмінно, протягом кількох років, використовується ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» на пакуванні препаратів власного виробництва. Іншими виробниками зазначений елемент не використовується. AT «Калцекс» не доведено, що скорочення «ЗН» має якесь інше смислове навантаження і не впливає на ідентифікацію виробника відповідних препаратів;
3) відповідно до частин першої-третьої  статті 5 Закону № 3689-XII об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
Згідно зі статтею 10 цього Закону за заявкою на отримання свідоцтва України проводиться експертиза, яка складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи та має статус науково-технічної експертизи. Пунктом 4.3 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг  (далі - Правила) передбачено, що задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону № 3689-XII, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони. Експертиза заявки по суті складається з: перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону № 3689-XII; перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону № 3689-XII;
отже, експертиза заявок m201707193 та m201707195 на знаки, які охороняються оспорюваними свідоцтвами проводилась відповідно до Закону № 3689-XII, встановлених на його основі Правил та Методичних рекомендацій закладом експертизи, уповноваженим Установою розгляду і проведення експертизи заявок - ДП «Український інститут промислової власності», яким проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, під час котрої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом;
так, на виконання пункту 4.3.1.3 Правил та відповідно до пункту 10.2 Методичних рекомендацій під час перевірки заявлених позначень «Морфін-ЗН» та «Фентаніл-ЗН» перевірялись підстави для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону та встановлювалося, чи не є позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
відповідно до усталеної процедури, на підставі висновків про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, 22.08.2017 Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступником якої є Міністерство) прийнято рішення про реєстрацію ТМ «Морфін-ЗН», «Фентаніл-ЗН», здійснено публікацію відомостей про видачу Свідоцтв №   233421, 233422 та видано зазначені свідоцтва;
отже, ТМ «Морфін-ЗН» та «Фентаніл-ЗН» за  Свідоцтвами №№ 233421, 233422 на дату подання заявок мали розрізняльну здатність та були зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства. 

5.15.          Апеляційний суд відхилив інші аргументи, зазначені позивачем в апеляційній скарзі, зазначивши, що вони фактично зводяться до незгоди з Висновком комісійної експертизи № 057/19.  

ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Цивільний кодекс України
Стаття 11 
Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон № 3689-XII)
Стаття 6 ( у редакції, чинній на момент подання заявок на ТМ «Фентаніл-ЗН» та ТМ «Морфін-ЗН»)
1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: 
державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); 
офіційні назви держав; 
емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; 
офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; 
нагороди та інші відзнаки. 

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою. 

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: 

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; 

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; 

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; 

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; 

складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; 

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. 
Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. 

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: 
знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; 
знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; 
фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; 
кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; 
знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Пункт 1 статті 19
Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: 
а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; 
б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;   
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

6.          Оцінка аргументів учасників справи та висновків попередніх судових інстанцій

6.1.          Колегія суддів касаційного господарського суду, дослідивши аргументи касаційної скарги, відзиву на касаційну скаргу та зміст оскаржуваних судових рішень, дійшла висновку про наявність підстав для скасування оскаржуваних судових рішень з огляду на таке.

6.2.          Попередні судові інстанції, відмовляючи у задоволенні позову, виходили з того, що згідно з Висновком комісійної експертизи № 057/19: елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «Морфін-ЗН» Свідоцтвом № 233422, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017; елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН» Свідоцтвом № 233421, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки m2017 0719320.04.2017 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг «Морфін-ЗН», який охороняється Свідоцтвом № 233422, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН», який охороняється Свідоцтвом № 233421, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07193 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг «Морфін-ЗН», який охороняється Свідоцтвом № 233422, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар; знак для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН», який охороняється Свідоцтвом № 233421, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар. Такі висновки зроблені судом апеляційної інстанції з посиланням на те, що позначення «ЗН» є фірмовим найменуванням відповідача і тому має розрізняльну здатність.

6.3.          Відповідно до частини третьої статті 2 ГПК основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальність сторін.
Суд першої інстанції, розглядаючи справу, не досліджував надані сторонами та долучені до матеріалів справи інші висновки експертизи. У постанові апеляційного суду зазначено про наявність у справі трьох висновків експертизи, але, як обґрунтовано зазначено в касаційній скарзі, суд апеляційної інстанції долучений позивачем до позовної заяви Висновок експертизи № 1230 не оцінив - фактично не відхилив результати відповідних експертних досліджень.
Так, у пункті 5.13 цієї постанови зазначені мотиви неприйняття апеляційним судом Висновку експертизи № 1230 з яких вбачається, що: позначення «ЗН» є абревіацією частини назви ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», а саме, - «Здоров`я народу»; позначення «ЗН» не є загальновживаним позначенням, це підтверджується Висновком комісійної експертизи № 057/19 та змістом рішення суду першої інстанції. 
У постанові суду апеляційної інстанції не зазначено, на підставі яких доказів, наданих сторонами, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позначення «ЗН» має розрізняльну здатність або набуло такої внаслідок його використання.

Відповідно до статті 102 ГПК:
1.Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
2. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.
3. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
4. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.
Тобто проведення експертизи має базуватися лише на доказах, що наявні в матеріалах справи.
Крім того, суди не надали оцінки доводам позивача про те, що позначення, які охороняються Свідоцтвами №№ 233421, № 233422, не можуть одержати правову охорону відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII, оскільки звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, базуючись на доказах, що містять матеріалах справи. Висновок судової експертизи хоча і є окремим доказом, але він має ґрунтуватися на досліджених доказах, наявних у матеріалах справи.
Апеляційний суд, посилаючись на зміст пункту 10.2.5. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (Методичні рекомендації), виходив з того, що відповідно до згаданої в цьому пункті Інструкції по використанню INN для фармацевтичних субстанцій з посиланням на резолюцію ВООЗ WHA46.19 зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням, є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід. Проте матеріали справи, і зокрема доводи позивача, свідчать про протилежне - як про заперечення відповідача щодо реєстрації відповідних торговельних марок позивачем, так і про перешкоджання його діяльності. Даним обставинам жодної оцінки судами не надано.
Крім того, судом апеляційної інстанції не зазначено на підставі яких наявних у справі доказів він дійшов висновку щодо використання ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» комерційного (фірмового) найменування «ЗН». 

6.4.          Суд касаційної інстанції позбавлений можливості дійти обґрунтованого висновку щодо правильності застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального права у справі в цілому, оскільки з огляду на зміст оскаржуваних судових рішень суди достовірно не встановили, посилаючись на які саме положення статті 6 Закону № 3689-XII, зокрема пункту 2 цієї статті, позивач просить визнати недійсними Свідоцтва №№ 233421, 233422.

З огляду на це слід зазначити, що відповідно до абзацу восьмого пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. Отже, якщо під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону № 3689-XII, виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі позначення, зазначені в абзацах другому-четвертому, шостому та сьомому пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII, то необхідно перевірити, чи не займають такі елементи домінуючого положення у зображенні знака.

7.          Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
Доводи АТ «Калцекс» щодо неправильного застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального права та порушення норм процесуального права, унеможливили встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, є обґрунтованими.
Аргументи, зазначені у відзиві на касаційну скаргу, цього не спростовують. 
Внаслідок зазначеного порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права та з огляду на межі розгляду справи в суді касаційної інстанції, колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновку, що оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.
У новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене в цій постанові та за результатами розгляду прийняти законне і обґрунтоване рішення.

8.          Судові витрати
Оскільки справа направляється на новий розгляд, то за результатами такого розгляду необхідно здійснити розподіл судових витрат зі справи, у тому числі пов`язаних з переглядом справи в суді касаційної інстанції. 
У зв`язку з цим не здійснюється відповідно до статті 129 ГПК розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу на підставі поданої позивачем 17.06.2020 до Верховного Суду заяви.

Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду, керуючись статтями 300, 301, 308, 310, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, 

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Акціонерного товариства «Калцекс» (Kalceks, AS) задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 зі справи №910/15156/18 скасувати.

Справу № 910/15156/18 передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                        І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                        І. Булгакова

Суддя                                                                                                         В. Селіваненко