ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року 
м. Київ

Справа №  922/2017/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,

представників учасників справи:
товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром»                          - Бобровська А.О., адвокат (ордер від 11.03.2020),
приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» - Рабінович М.П., адвокат (ордер від 24.01.2020),
товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційну скаргу приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» 
на рішення господарського суду Харківської області від 24.07.2019 (суддя                     Жельне С.Ч.)
та постанову Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020 (головуючий суддя: Істоміна І.О., судді: Пелипенко Н.М., Пушай В.І.)
у справі № 922/2017/17  
за первісним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» 
до приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» 
про заборону використання знака для товарів і послуг та визнання дій незаконними,
та за зустрічним позовом приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (далі - ПрАТ «Львівський холодокомбінат»)
до: товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» (далі - ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром»);
товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (далі - ТОВ «Хладопром»)
про визнання права попереднього користувача.
1.   ІСТОРІЯ СПРАВИ 
Короткий зміст позовних вимог
ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про: заборону відповідачу здійснювати незаконне використання знака для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356; заборону відповідачу маркувати товар «морозиво» знаком для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України від 16.04.2001  № 19356; визнання дій відповідача щодо використання знака для товарів і послуг «КАШТАН» незаконними у зв`язку з відсутністю у відповідача права на використання знака для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356.
Позовна заява мотивована тим, що відповідачем здійснено незаконне використання знака для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356, власником якого є ТОВ «Хладопром», при маркуванні товару - морозива виробництва відповідача.
У зустрічному позові ПрАТ «Львівський холодокомбінат» просило суд: визнати за ним право попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство» за свідоцтвом України № 19356 на знак для товарів і послуг.
Зустрічний позов мотивований тим, що ПрАТ «Львівський холодокомбінат», починаючи з 1997 року, здійснило значну та серйозну підготовку до використання позначення «КАШТАН», виробляло та реалізовувало морозиво, яке марковане вказаним позначенням.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.08.2018 зі справи                              № 922/2017/17 зустрічний позов прийнятий для спільного розгляду з первісним позовом у справі.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції 
Справа розглядалася судами неодноразово.
Рішенням господарського суду Харківської області від 24.07.2019 зі справи                              № 922/2017/17, яке залишено без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020, первісний позов задоволено повністю; у задоволенні зустрічного позову відмовлено. Стягнуто з ПрАТ «Львівський холодокомбінат» на користь ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» 34   320,00 грн. витрат за проведення судової експертизи.
Короткий зміст вимог касаційної скарги 
У касаційній скарзі ПрАТ «Львівський холодокомбінат» просить скасувати рішення попередніх судових інстанцій  та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні первісного позову і про задоволення зустрічного позову, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.
2.   АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В обґрунтування доводів касаційної скарги ПрАТ «Львівський холодокомбінат» посилається на те, що:
- позивач за первісним позовом не мав права на звернення з позовом до суду господарської юрисдикції, оскільки ліцензійний договір від 01.01.2017 № 2/9-17 передбачає право ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» на звернення до суду загальної юрисдикції;
-    у ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» відсутнє право на звернення з відповідним позовом до суду, оскільки названому Товариству не було передано за ліцензійним договором від 01.01.2017 № 2/9-17 право забороняти неправомірне використання знака для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356;
- суд першої інстанції не застосував положення закону, які підлягали застосуванню у даній справі, а саме, приписи статей 1107-1109, 1113 Цивільного кодексу України, частин п`ятої, шостої статті 13, частин першої - другої статті 22, а також частин першої - другої статті 23 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», у зв`язку з чим дійшов помилкового висновку про наявність підстав для задоволення первісного позову у справі;
- місцевий господарський суд не здійснив повного, всебічного та детального аналізу висновку експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25.02.2019 № 005/19, який фактично був єдиним доказом, покладеним в основу рішення суду першої інстанції про задоволення первісного позову, не надав оцінки запереченням ПрАТ «Львівський холодокомбінат» на висновок від 25.02.2019          № 005/19;
- місцевий господарський суд з невідомих причин не прийняв висновок від 08.04.2019 № 13-04/19, складений експертом Соповою К.А. на замовлення ПрАТ «Львівський холодокомбінат», в порушення вимог статей 86, 104 Господарського процесуального кодексу України не обґрунтував його відхилення. Апеляційний господарський суд, у свою чергу, взагалі не досліджував висновок від 08.04.2019 № 13-04/19, складений експертом Соповою К.А., формально зазначивши, що останній не був прийнятий судом першої інстанції, у зв`язку з порушенням експертом Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень;
- суди не врахували того, що, оскільки всі права та обов`язки, пов`язані зі знаком для товарів і послуг «КАШТАН», виникли у ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» виключно на підставі ліцензійного договору від 01.01.2017, який укладений з ТОВ «Хладопром», то й можливість використання прав, якими користується власник знака, що визнаний добре відомим в Україні відносно ТОВ «Хладопром» за рішенням суду, також мала бути обумовлена у договорі за волевиявленням сторін, проте угода не містить жодної згадки про таке судове рішення;
- твердження судів попередніх інстанцій про неможливість застосування до спірних правовідносин приписів статті 500 Цивільного кодексу України є такими, що не ґрунтуються на нормах цивільного законодавства, оскільки механізм реалізації права попереднього користувача, яке виникло в особи до набрання чинності Цивільним кодексом України, буде регулюватися останнім, з огляду на існування цього права з моменту його виникнення й відсутність підстав або законодавчих норм, які свідчили б про те, що таке право було припинене;
- суди попередніх інстанцій у межах розгляду справи дійшли взаємосуперечливих висновків у вирішенні питання про застосування норм права до спірних правовідносин (зокрема, приписів статті 500 Цивільного кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»);
- у винесенні оскаржуваних судових рішень судами не було здійснено всебічне та повне дослідження доказів, наданих скаржником, зокрема, заяв свідків, які підтвердили, що вже у 1997-1998 роках тодішнє ВАТ «Львівський холодокомбінат» здійснювало виробництво морозива під назвою «КАШТАН». Проте місцевий господарський суд відхилив такі докази, з посиланням на відсутність доказів на підтвердження того, що такі особи працювали на підприємстві. Докази на підтвердження того, що вказані особи працювали на підприємстві, надані скаржником до суду апеляційної інстанції, проте останній не вирішив питання про прийняття нових доказів у відповідності до приписів статті 269 Господарського процесуального кодексу України, заяв свідків та копій трудових книжок не дослідив, не навів жодних міркувань щодо цих доказів у їх сукупності, проігнорувавши таким чином доводи апеляційної скарги та додатково подані докази;
- суди помилково трактували природу походження та призначення, а також належність як доказу свідоцтва від 10.09.1997 № 984-1 про присвоєння товару - морозиву «КАШТАН» ВАТ «Львівський холодокомбінат» ідентифікаційного номеру в міжнародній нумерації EAN 4820005920013;
- суди залишили поза увагою те, що позивач за первісним позовом у новому розгляді справи змінив підстави первісного позову не у спосіб, визначений Господарським процесуальним кодексом України. Так, у додаткових обґрунтуваннях позовних вимог позивач за первісним позовом посилався на використання ПрАТ «Львівський холодокомбінат» позначення «КАШТАН» на упаковках для морозива: «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова», крім раніше зазначених у позові упаковках для морозива «КАШТАН зі смаком ванілі» та «Львівський Каштан», таким чином, збільшивши їх обсяг по відношенню до первинних підстав;
- судами не враховано те, що, оскільки морозиво з позначенням «КАШТАН» станом на початок виробництва ВАТ «Львівський холодокомбінат» морозива було визначено нормативними документами із стандартизації (Технічними умовами) як вид морозива та втратило розрізняльну здатність внаслідок використання позначення «КАШТАН» декількома виробниками, ПрАТ «Львівський холодокомбінат» (на той час  - ВАТ «Львівський холодокомбінат») цілком законно здійснювало виробництво та реалізацію вказаного товару;
- судом першої інстанції безпідставно відмовлено у задоволенні клопотання про виклик експертів для дачі пояснень у судове засідання та про зупинення провадження у справі № 922/2017/17 до набрання законної сили рішенням у справі про визнання частково недійсним свідоцтва України від 16.04.2001 № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН», що, на думку скаржника, є грубим порушенням норм процесуального права;
- суд апеляційної інстанції, у свою чергу, розглянув клопотання ПрАТ «Львівський холодокомбінат» про зупинення провадження у справі, про виклик судових експертів у судове засідання та про призначення у справі повторної судової експертизи поза межами судового засідання, що є грубим порушенням норм процесуального права.
Доводи інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» просило залишити судові рішення попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, посилаючись, зокрема, на ухвалення судами обґрунтованих та неупереджених рішень у справі.
У відзиві на касаційну скаргу ТОВ «Хладопром» просило залишити судові рішення попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, посилаючись, зокрема, на ухвалення судами законних, повних та неупереджених рішень у справі.
3.   СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів і послуг «КАШТАН» та видано Відкритому акціонерному товариству «Київський холодокомбінат № 2» свідоцтво України № 19356 на знак для товарів і послуг (за заявкою від 22.02.1999 № 99020539) для товарів і послуг 16, 29, 30 (в т.ч. морозиво), 31, 32, 33, 34, 35 класів з МКТП.
25.05.2011 право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 19356 передано акціонерному товариству закритого типу «Хладопром», у зв`язку з чим внесено відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
11.07.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено зміни в частині найменування власника свідоцтва України № 19356 - ТОВ «Хладопром».
01.01.2017 ТОВ «Хладопром» уклало з ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» ліцензійний договір № 2/9-17 на право використання об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до умов якого ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» отримало невиключну ліцензію на використання, зокрема, знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно з переліком товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП.
Відповідно до пункту 4.5 ліцензійного договору № 2/9-17 ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» як ліцензіат отримало всі матеріальні та процесуальні права ТОВ «Хладопром» при здійсненні захисту прав, що випливають із свідоцтва України №19356, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальної юрисдикції України тощо. Строк дії ліцензійного договору № 2/9-17 визначений до 31.12.2017 (пункт 9.1 договору).
Позивач за первісним позовом здійснює виробництво морозива з використанням знака для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України №19356. 
Відповідач за первісним позовом здійснює виробництво та реалізацію товару - морозива, яке маркує позначеннями «Львівський Каштан» та «КАШТАН зі смаком ванілі», «ЛІМО - КАШТАН зі смаком ванілі», «Каштан зі Львова». Факт виробництва підтверджується відомостями, що містяться на упаковках морозива виробництва відповідача за первісним позовом, а факт реалізації - відповідним фіскальним чеком і не заперечується ПрАТ «Львівський холодокомбінат».
Згідно з висновком призначеної у справі судової експертизи в сфері інтелектуальної власності від 25.02.2019 № 005/19 експертом встановлено, що:
- позначення «Львівський Каштан», що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення «Львівський Каштан» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знака для товарів та послуг за   № 19356;
- позначення «КАШТАН зі смаком ванілі», що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356;
- позначення «КАШТАН зі смаком ванілі» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення «Каштан зі Львова», що використовується для товару -морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення «Каштан зі Львова» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення «ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі», що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356;
- позначення «ЛІМО-КАШТАН" зі смаком ванілі» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 19356.
Не погоджуючись з висновком судової експертизи, ПрАТ «Львівський холодокомбінат» надало до суду висновок експерта Сопової К.А. від 08.04.2019                      № 13-04/19, який складений на замовлення названого Товариства, в якому експерт дійшов протилежних висновків стосовно схожості знака та використаних ПрАТ «Львівський холодокомбінат» позначень.
Судами попередніх інстанцій також встановлено, що знак «КАШТАН» визнаний добре відомим в України в 30 класі МКТП «товар - морозиво» згідно з рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015 зі справи № 760/18843/15-ц. 
Причиною виникнення спору зі справи за первісним позовом стало питання щодо правомірності використання ПрАТ «Львівський холодокомбінат» знака для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356 при маркуванні морозива.
Причиною виникнення спору за зустрічним позовом стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання за ПрАТ «Львівський холодокомбінат» права попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг  № 19356 (визнання права попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН»), у зв`язку з тим, що, за твердження названого Товариства, починаючи з 1997 року ним здійснено значну та серйозну підготовку до використання позначення «КАШТАН», а також безпосередньо виробництво та реалізація морозива, яке марковане вказаним позначенням.
4.   ДЖЕРЕЛА ПРАВА 
Цивільний кодекс України (далі - ЦК України):
стаття 15:
- кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання; 
- кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства;
стаття 16:
- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша);
стаття 494:
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;
- обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом; 
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом; 
стаття 495:
- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 
1) право на використання торговельної марки; 
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;
- майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором;
стаття 500:
- будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача, частина перша). 
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:
стаття 16:
- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга);
- використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, а також пропонування його для продажу, продаж. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта);
- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п`ята);
стаття 20:
- будь-яке посягання на права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачені статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва; на його вимогу таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію;
стаття 21:
- захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку (частина перша).
Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України в редакції, чинній станом на час розгляду справи судами попередніх інстанцій):
стаття 13:
- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін (частина перша); 
стаття 73:
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина перша);
стаття 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина перша);
стаття 76:
- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (частина перша);
стаття 86 (в редакції, чинній до 16.11.2019):
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;
- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;
- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);
стаття 86 (в редакції, чинній після 16.11.2019):
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;
- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;
- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);
стаття 269:
- суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги;
- суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї;
- докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього (частини перша, друга та третя).
ГПК України (в редакції, яка діяла  на момент подання касаційної скарги): 
стаття 300:
- переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;
- суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частини перша та друга);
стаття 308:
- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково та передати справу повністю або частково на новий розгляд, у тому числі за встановленою підсудністю або для продовження розгляду (пункт 2 частини першої);
стаття 310:
- справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції (частина четверта).
5.   ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
Спір у справі за первісним позовом стосується наявності (відсутності) підстав для заборони ПрАТ «Львівський холодокомбінат» використовувати знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356 при маркуванні морозива.
Спір у справі за зустрічним позовом стосується наявності (відсутності) підстав для визнання за ПрАТ «Львівський холодокомбінат» права попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 19356 (визнання права попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН»).
Задовольняючи первісний позов та відмовляючи у задоволенні зустрічного позову, суди попередніх інстанцій виходили, зокрема, з того, що ПрАТ «Львівський холодокомбінат» неправомірно використовує знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 при маркуванні товару - морозива, права на який (знак для товарів і послуг) належать ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» на підставі договору від 01.01.2017 № 2/9-17 на право використання об`єктів інтелектуальної власності. В частині розгляду зустрічного позову про визнання за ПрАТ «Львівський холодокомбінат» права попереднього користувача суди попередніх інстанцій виходили з відсутності порушеного права названого товариства та недоведеності ним обставин добросовісного використання відповідного знака для товарів і послуг або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак.
Проте у розгляді справи судом апеляційної скарги, а саме безпосередньо до апеляційної скарги ПрАТ «Львівський холодокомбінат» додано докази (копії трудових книжок), які, на його думку, підтверджують те, що особи, які надали заяви до суду першої інстанції як свідки, дійсно працювали на підприємстві відповідача за первісним позовом у досліджуваний період. При цьому судом першої інстанції такі заяви свідків відхилені з посиланням на відсутність документів, які підтверджували б те, що такі свідки працювали на підприємстві ВАТ «Львівський холодокомбінат» у зазначені ними періоди часу. 
В апеляційній скарзі зазначається про те, що обставини роботи свідків на підприємстві відповідача за первісним позовом не ставилися під сумнів протягом всього часу розгляду справи, тому такі докази й не були подані до суду першої інстанції.
Проте суд апеляційної інстанції не вирішив питання щодо прийняття чи відмови у прийнятті додатково поданих доказів, залишивши їх поза увагою.
Так, відповідно до приписів статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.
Невирішення судом апеляційної інстанції питання про прийняття чи відмову у прийнятті додатково поданих ПрАТ «Львівський холодокомбінат» доказів є порушенням цим судом норм процесуального права та підставою для направлення справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Крім того, знайшов своє підтвердження довід скаржника про те, що, всупереч приписам статті 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції не надав власної оцінки висновку експерта Сопової К.А. від 08.04.2019 № 13-04/19, зазначивши виключно про те, що такий висновок не прийнятий місцевим господарським судом. Водночас  частина третя статті 86 ГПК України передбачає, що суд, зокрема, надає оцінку доказам, у тому числі, й кожному доказу, що міститься у справі, мотивує їх відхилення або врахування.
Таким чином, доводи касаційної скарги про те, що подані ПрАТ «Львівський холодокомбінат» докази не були досліджені судом апеляційної інстанції, а обґрунтування судом відмови у їх прийнятті  відсутнє, підтверджуються матеріалами справи, і є підставою для скасування оскаржуваної постанови Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020 у зв`язку з порушенням ним норм процесуального права, що вплинуло на встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.
Відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази.
Що ж до інших доводів (аргументів) касаційної скарги, то вирішення питання судом касаційної інстанції щодо їх обґрунтованості є передчасним, з огляду на допущені судом апеляційної інстанції порушення норм процесуального права, які, у свою чергу, вплинули на встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.
Таким чином, з урахуванням викладеного, Касаційний господарський суд дійшов висновку про те, що постанова Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020  зі справи № 922/2017/17 підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, оскільки саме цим судом допущені відповідні порушення норм процесуального права.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково та передати справу повністю або частково на новий розгляд, у тому числі за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.
Частиною четвертою статті 310 ГПК України встановлено, що справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.
Враховуючи викладене, Верховний Суд дійшов висновку про те, що касаційну скаргу ПрАТ «Львівський холодокомбінат» слід задовольнити частково, постанову суду апеляційної інстанції - скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Судові витрати
Оскільки Суд дійшов висновку про те, що постанову суду апеляційної інстанції зі справи слід скасувати та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, то за результатами такого розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. 
Керуючись статтями 129, 300, 308, 310, 315, 317 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»  задовольнити частково.
2. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020  зі справи  № 922/2017/17 скасувати.
3. Справу направити на новий розгляд до Східного апеляційного господарського суду.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                          І.   Колос

Суддя                                                                                          І.   Бенедисюк 

Суддя                                                                                          В. Селіваненко