КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

 

апеляційне провадження №22-ц/824/1720/2020                     
справа №760/27385/17
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року                                                                                   м.Київ
 
 Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:
 
судді-доповідача Поліщук Н.В.
суддів  Соколової В.В., Шкоріної О.І., 
за участю секретаря судового засідання Голопапи Д.І.
 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , поданою представником ОСОБА_2 , на рішення Солом`янського районного суду міста Києва, ухваленого під головуванням судді Букіної О.М. 08 липня 2019 року 
у справі за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостінг Україна", фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, зобов`язання вчинити дії та за зустрічним позовом ОСОБА_1 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання права попереднього користувача,-
 
встановив:
 
            В грудні 2017 року ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулись до суду з позовом, у якому просили:
1.  Припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є ОСОБА_4 
2.  Заборонити ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_5 використовувати позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" схоже настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є ОСОБА_4 , в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , діловій документації, повідомленнях, які направляються по електронній пошті, в підприємницькій та господарській діяльності та назві товариств, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах.
3.  Заборонити ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" порушувати права інтелектуальної власності позивачів на комерційне (фірмове) найменування "ІНФОРМАЦІЯ_1" шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 та видалити з реєстру доменне ім`я 
ІНФОРМАЦІЯ_3. 4 .  Зобов`язати ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 .
5 .   Зобов`язати ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ОСОБА_4 .
 
            Вимоги обґрунтовані тим, що ОСОБА_4 є власником виключних прав на знак для товарів і послуг згідно із свідоцтвом України № НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року щодо 35 класу МКТП.
 
            Вказує, що 08 січня 2016 року між позивачами укладено Договір про співробітництво (партнерство) №08-01/16, відповідно до якого вони домовились створити інтернет-магазин "ІНФОРМАЦІЯ_1" (ІНФОРМАЦІЯ_3), реєстрантом доменного імені якого є ОСОБА_4 та яке делегується з 28 жовтня 2015 року. У процесі діяльності також використовують електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 .
 
            03 лютого 2016 року на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 та за адресою цього сайту пропонуються послуги ідентичні тим, які реалізують позивачі. Фактична реалізація та розрахунок за продаж товарів з сайту за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється ФОП ОСОБА_5 , при цьому постачальником значиться ІНФОРМАЦІЯ_2. З використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється направлення ділових пропозицій потенційним клієнтам та дійсним діловим партнерам позивачів, чим такі вводяться в оману.
 
            Окрім того, відповідачами також використовується корпоративний логотип, що схожий із тим, який використовують позивачі.
 
            Вказують, що такі дії порушують права позивачів, у зв`язку із чим вони звернулись до суду із цим позовом.
 
            Не погодившись із первісним позовом, ОСОБА_1 подано зустрічний позов, у якому просить визнати за ним право попереднього користувача на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", який охороняється свідоцтвом № НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року за 35 класом МКТП.
 
            Свої вимоги обґрунтовує тим, що він задовго до відповідачів почав використовувати у своїй господарській діяльності назвуvape-house.
 
            Зазначає, що 25 грудня 2015 року між ним та ОСОБА_6 укладено Договір про спільну діяльність №25/12, пов`язану із діяльністю інтернет-магазина ІНФОРМАЦІЯ_2 та 03 лютого 2016 року за ним зареєстровано доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 у Казахстані.
 
            23 лютого 2016 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено Договір №1 на виконання робіт по розробці програмного забезпечення сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 .
 
            29 лютого 2016 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 він замовив розробку логотипу та 02 березня 2016 року отримав результат.
 
            В цей період були створені інтернет-сторінки у різних соціальних мережах та, починаючи з травня 2016 року, містяться публікації із використанням торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_2 на різних веб-ресурсах.
 
            З червня 2016 року почалася робота по просуванню сайту в мережі Інтернет, відбулось замовлення написання оригінальних текстів.
 
            Вказує, що всі ці обставини мали місце до моменту подачі позивачами заявки на реєстрацію знаку.
 
            Також зазначає, що з серпня 2016 року почалася робота по створенню фізичного магазину, укладено договори на придбання меблів, оренду приміщення та в жовтні 2016 року його було відкрито.
 
            Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 08 липня 2019 року, з урахуванням ухвали від 19 вересня 2019 року про виправлення описок, первісний позов задоволено, вирішено:
Зобов`язати ОСОБА_1 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ОСОБА_6  припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року.
Заборонити ОСОБА_1 , фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ОСОБА_6  використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року, включаючи його використання у мережі Інтернет та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3.
Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА" здійснити переделегування домену ІНФОРМАЦІЯ_3 від  ОСОБА_1 до ОСОБА_4 .
У задоволенні зустрічного позову відмовлено.
Окрім того,  вирішено стягнути з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 судовий збір у розмірі 960 грн. з кожного.
Стягнути з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 на користь держави судовий збір у розмірі 2400 грн. з кожного.
 
Не погодившись з ухваленим рішенням, ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати та ухвалити нове про задоволення зустрічних позовних вимог.
 
В апеляційній скарзі посилається на те, що він є добросовісним попереднім користувачем, на момент реалізації своїх дій, зокрема реєстрацію доменного імені, не знав про наявність охоронюваних прав позивачів.
 
Посилається на неспроможність як доказів та невідповідність у зв`язку із цим висновків суду першої інстанції щодо наступного.
 
Щодо посилання судом першої інстанції на укладений між позивачами Договір про співробітництво (партнерство) №08-06/14 від 08 червня 2014, як на доказ того, що їхній сайт існував задовго до існування сайту, який належить йому, вказує, що у матеріалах справи міститься два Договори про співробітництво з різними датами:
-       у Додатку 6 до позовної заяви додано Договір про співробітництво (партнерство) №08-01/16 від 08 січня 2016 року.
-       у письмових запереченнях на зустрічну позовну заяву представник позивачів зазначає, що факт здійснення підготовки до відкриття інтернет-магазину "ІНФОРМАЦІЯ_1" підтверджується Договором про співробітництво (партнерство) №08-06/14 від 08 червня 2014 року.
 
Подання останнього договору вважає штучною зміною обставин справи.
 
Щодо висновків суду, що Договір про спільну діяльність № 25/12 лише закріпив наміри сторін у майбутньому щодо ведення спільних дій у вищезазначеній сфері з метою реалізації загальних інтересів і досягнення спільних цілей, а тому відповідач безпідставно заявляє про добросовісне використання позначення, вказує, що суд неповно з`ясував обставини, що мають значення для розгляду справи, оскільки добросовісне використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" підтверджується не лише укладеним Договором про спільну діяльність, а й іншими доказами, що містяться в матеріалах справи, якими обґрунтована зустрічна позовна заява.
 
Вказує, що судом не взято до уваги його посилання в зустрічній позовній заяві на факти добросовісного використання торговельної марки до дати подачі заявки на знак для товарів послуг № НОМЕР_2 .
 
Звертає увагу, що інформація про публікації про сайт позивачів на інших веб-ресурсах датовані 10 березня 2016 року, тобто після того як було вже зареєстровано домен ІНФОРМАЦІЯ_3 в Україні та домен ІНФОРМАЦІЯ_5 в Казахстані.
 
Представник позивачів  адвокат Андросов С.М. подав відзив на апеляційну скаргу, в якій вказує, що використання в інтересах діяльності скаржником та ФОП ОСОБА_5 торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" як до, так і після подання ОСОБА_4 26 серпня 2016 року заявки на знак для товарів і послуг є актами недобросовісної конкуренції, що підлягають забороні. Твердження скаржника про здійснення значної та серйозної підготовки для використання торговельної марки до дати подання заявки 26 серпня 2016 року уважає безпідставними. Зазначає, що Договір спільної діяльності №25/12 від 25 грудня 2015 року укладено лише за 8 місяців до дати подання заявки 26 серпня 2016 року та цей Договір лише задекларував прагнення на спільне і узгоджене співробітництво у майбутньому. Вказує на недоведеність, що укладення Договору №СЛМ00078 від 17 серпня 2016 року та підписання Договору оренди нежитлового приміщення 01 вересня 2016 року пов`язано саме із діяльністю оффлайн магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Івано-Франківськ.
 
Далі представник позивачів у відзиві зазначає, що доменні імена в інтересах скаржника були зареєстровані на 3 місяці пізніше від реєстрації доменного імені в інтересах ОСОБА_4 . Вказує, що перший договір про співробітництво (партнерство) укладено між позивачами 08 червня 2014 року, а 08 січня 2016 року укладено другий у зв`язку із необхідністю конкретизації напрямків взаємодії.
 
В судовому засіданні  10 лютого 2020 року представник відповідача ОСОБА_1 - адвокат Онищук Д.С. доводи апеляційної скарги підтримала, посилаючись на викладені в скарзі підстави. 
 
Представник позивачів - адвокат Андросов С.М. проти доводів апеляційної скарги заперечував з мотивів, викладених у відзиві на апеляційну скаргу.
 
В подальшому представники сторін, а саме відповідача ОСОБА_6 та позивачів не з`явились та подали заяви про закінчення розгляду справи за їх відсутності. 
 
Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.
 
Відповідно до статті 372 ЦПК України колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності осіб, що не з`явились.
 
 Заслухавши суддю-доповідача, пояснення осіб, які з`явились в судове засідання, розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого по справі судового рішення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
 
Відповідно до частин 1 та 2 статті 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
 
Відповідно до статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
 
Судом установлено, що згідно даних довідкової служби Whoisз 28 жовтня 2015 року на ім`я ОСОБА_4 делегується доменне ім`я " ІНФОРМАЦІЯ_3", за адресою якого функціонує інтернет-магазин.
 
Логотип магазину, що розміщений під доменним ім`ям " ІНФОРМАЦІЯ_3" є таким:

08 січня 2016 року між позивачами ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , як фізичними особами, укладено Договір про співробітництво (партнерство) №08-01/16, згідно із яким вони підтверджують, що інтересам сторін відповідає спільне і узгоджене співробітництво у сфері роздрібної, оптової та інтернет торгівлі, а також у популяризації бренду ІНФОРМАЦІЯ_1.
 
26 серпня 2016 року ОСОБА_4 подана заявка НОМЕР_8 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (комбінований).
 
 27 березня 2017 року на ім`я ОСОБА_4 видано  свідоцтво України № НОМЕР_7 на знак для товарів та послуг  для товарів і послуг № НОМЕР_7 від щодо товару 35 МКТП: 
Демонстрування товарів 34 класу; написання рекламних текстів щодо товарів 34 класу; оновлювання рекламних матеріалів щодо товарів 34 класу; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби з метою популяризації товарів 34 класу; представлення товарів 34 класу на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування товарів 34 класу; рекламування зовнішнє товарів 34 класу; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн товарів 34 класу; розповсюджування рекламних матеріалів щодо товарів 34 класу; розміщування в мережі інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів 34 класу та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг; що дозволяє покупцям зручно оглядати; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги.
 
В свою чергу, з 03 лютого 2016 року на ім`я ОСОБА_1 делегується доменне ім`я " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою якого функціонує інтернет-магазин.
 
Логотип магазину, що розміщений під доменним ім`ям " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є таким:

Згідно висновку комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні №12017100010007062 від 01 серпня 2017 року №1161, що складений Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України:
1.     Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", використане в доменному імені  ІНФОРМАЦІЯ_3 та в листуванні, яке відправляється з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4, є схожим із знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП, власником якого є ОСОБА_4 , настільки, що їх можна сплутати.
2.     Використання доменного імені  ІНФОРМАЦІЯ_3 може вказувати на зв`язок із сайтом за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_3 та із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та завдати йому шкоди, як власнику знаку для товарів і послуг НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП демонстрування товарів 34 класу.
3.     Використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 може ввести в оману щодо особи, яка пропонує до продажу товари по класу 35 МКТП та породжувати асоціації із сайтом за доменним іменем vapehouse.com . ua та із особою/фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 
4.     Розмір матеріального збитку завдано внаслідок незаконного використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3, яке схоже із знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є ОСОБА_4 , складає 1 031 369,21 грн.
 
Задовольняючи позовні вимоги за первісним позовом, суд першої інстанції виходив з того, що в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3, яке є схожими до ступеня змішування із знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_4 та останнім не надавалось відповідачам дозволу на використання зазначеного знаку для товарів і послуг.
 
Відмовляючи у задоволенні зустрічного позову, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем за зустрічним позов не доведено наявність обставин, визначених статтею 500 ЦК України, які давали б підстави для визнання права попереднього користувача. 
 
Суд апеляційної інстанції, вивчивши доводи апеляційної скарги, перевіривши в межах доводів апеляційної скарги  рішення суду першої інстанції, виходить з такого.
 
Статтею 418 ЦК України унормовано, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
 
Згідно статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
 
Згідно статті 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
 
Статтею 494 ЦК України установлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
 
Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва України на знак для товарів і послуг, діють від дати подання заявки на видачу свідоцтва. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.
 
Згідно частини 4 цієї статті використанням знака визнається:
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
 
Згідно частини 5 цієї статті свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
 
Частиною 6 цієї статті унормовано, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:
здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;
використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;
некомерційне використання знака;
усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.
 
За змістом частини 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.
 
Згідно частини 2 цієї статті на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
 
Статтею 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що доменне  ім`я  -  ім`я,  що  використовується  для  адресації комп`ютерів  і  ресурсів в Інтернеті. 
 
Отже особа є такою, що порушує права власника свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку), якщо ця особа використовує у доменному імені, яке зареєстровано на її ім`я, знак для товарів та послуг (торговельну марку).
 
Разом з тим, відповідно до частини 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статті 500 ЦК України та статті 4 Паризької конвенції в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.
 
Згідно статті 4 Паризької конвенції права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу по охороні промислової власності, який утворений Країнами, до яких застосовується ця Конвенція.
 
Статтею 500 ЦК України визначається, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
 
Тобто для підтвердження права попереднього користувача є необхідним відповідно до частини 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановити, чи мало місце:
нанесення знаку на будь-який товар, для якого його зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування знаку в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
застосування у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
 
Також відповідно до статті 500 ЦК України необхідно установити, що особа, яка заявляє про право попереднього користувача, в інтересах своєї діяльності використовувала знак для товарів і послуг (торговельну марку).
 
Для оцінки обсягу права попереднього користувача необхідно брати до уваги не тільки фактичне використання об`єкта виключних прав, а й зроблені до цього приготування.
 
Обов`язок доказування наявності обставин, з якими пов`язується виникнення в особи право попереднього користувача, покладається на цю особу. Право попереднього користувача виникає з факту використання  ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку.
 
За обставинами цієї справи установлено, що заявка власником свідоцтва на знак для товарів і послуг подана 26 серпня 2016 року, відповідне  свідоцтво на знак для товарів і послуг видано 27 березня 2017 року.
 
Доводи апеляційної скарги в тій частині, що судом першої інстанції не враховано посилання скаржника на факти добросовісного використання торговельної марки до дати подання заявки на знак для товарів послуг, відхиляються колегією суддів з огляду на таке.
 
Факт укладення Договору про спільну діяльність №25/12 від 25 грудня 2015 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_6 (додаток 4); подія реєстрації 03 лютого 2016 року доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ; роздрукована інформація за період з лютого 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_6щодо розробки логотипа для сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; факт укладення Договору №1 на виконання робіт по розробці програмного забезпечення сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 лютого 2016 року (додаток 7) (замовник ФОП ОСОБА_6 ) самі по собі не свідчать  про використання знаку ОСОБА_1 у своїй діяльності, для якої його було створено. Не дають підстав вказані обставини і для висновку про відповідні приготування до використання, оскільки  виникнення права попереднього користувача згідно закону пов`язано із здійсненням організованого і цілеспрямованого комплексу дій, проте наведене не дає підстави для висновку про здійснення особою, яка заявляє про таке право (а саме ОСОБА_1 ), значної та серйозної підготовки.
 
Надані скаржником ОСОБА_6 на підтвердження вимог за зустрічним позовом інформація сторінок з соціальних мереж VK та Facebook(додатки 9 та 10) в період з березня 2016 року по квітень 2017 року; інформація про публікації в період з 29 червня 2016 року та за липень 2016 року (додаток 14); скрін-шоти з Яндекс та Google(додаток 15) за період з травня 2016 року, Договір оренди нежитлового приміщення від 01 вересня 2016 року (додаток 17) (орендар ФОП ОСОБА_6 ) щодо оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,  також не дають підстав для висновку про те, що ОСОБА_1 здійснювалось таке фактичне використання знаку, з яким законодавство пов`язує виникнення права попереднього користувача. 
 
            Інші надані скаржником докази, зокрема статистичні дані вебмастера (том 1 а.с.195-202) за відповідні періоди (починаючи з червня 2016 року); перелік URL-адрес (том 1 а.с.208-213) не є доказом використання знаку, оскільки не містить даних щодо предмету доказування; Договір №СЛМ000878 купівлі-продажу від 17 серпня 2016 року (додаток 16) (покупець ОСОБА_6 ); скрін-шот (том 1 а.с.183, додаток 6) не є належними доказами в розумінні статті 77 ЦПК України, оскільки не містять інформації щодо предмету доказування.
 
Доводи скаржника щодо критичного ставлення до Договору про співробітництво (партнерство) №08-06/14 від 08 червня 2014 року, укладеного між позивачами (том 2 а.с.17), відхиляються колегією суддів з огляду на презумпцію правомірності правочину, установлену статтею 204 ЦК України, а також ураховуючи те, що за обставинами цієї справи обов`язок доведення фактів використання в інтересах своєї діяльності знаку або здійснення значної і серйозної підготовку для такого використання до дати подання заявки покладається на особу, якою заявлено про право попереднього користувача, а не особу - власника відповідного свідоцтва.
 
Обставини, установлені згідно висновку комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні №12017100010007062 від 01 серпня 2017 року №1161, що складений Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, скаржником не оспорювались та не спростовувались.
 
            З огляду на наведене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про недоведеність ОСОБА_6 обставин, з якими пов`язується виникнення права попереднього користувача, а саме добросовісне використання в інтересах своєї діяльності торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання. Доводами апеляційної скарги такий висновок суду не спростовується.
 
Разом з тим, вирішуючи спір, суд першої інстанції в резолютивній частині рішення вказав  про зобов`язання ОСОБА_6  припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року та про заборону ОСОБА_6 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року, включаючи його використання у мережі Інтернет та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3, а також вирішив питання про стягнення з цієї особи судових витрат.
 
Проте ОСОБА_6 не був учасником цієї справи, позовних вимог до нього не заявлено та вимоги до цієї особи не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
 
Колегія суддів зазначає, що 16 березня 2018 року ФОП ОСОБА_6 подано заяву про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, проте ухвалою суду від 20 березня 2018 року, яка занесена до протоколу судового засідання, відмовлено в задоволенні цієї заяви (том 1 а.с. 227-246).
 
Отже колегія суддів дійшла висновку про виключення з резолютивної частини рішення суду першої інстанції висновків  відносно ОСОБА_6 шляхом зміни судового рішення.
 
Зважаючи на викладене та відповідно до  статті 141 ЦПК України  апеляційний суд уважає правильним такий розподіл судових витрат.
 
Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 08 липня 2019 року, з урахуванням ухвали від 19 вересня 2019 року про виправлення описок, позовні вимоги за первісним позовом задоволено, вирішено зобов`язати ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року, наступним абзацом конкретизовано, що заборона стосується використання зазначеного знаку; зобов`язано ТОВ "Хостінг Україна" здійснити переделегування доменного імені. У задоволенні зустрічного позову відмовлено.
 
Відтак судом вирішено дві вимоги за первісним позовом та одну вимогу за зустрічним позовом.
 
   На момент подання первісної позовної заяви та згідно із двома вирішеними за нею вимогами, що заявлені фізичною особою-підприємцем та фізичною особою, підлягав сплаті судовий збір у таких розмірах: за вимогами фізичної особи-підприємця - 3200 грн., за вимогами фізичної особи 1280 грн. 
 
Ураховуючи виключення з резолютивної частини рішення суду першої інстанції висновків відносно ОСОБА_6 , а також ту обставину, що спір виник внаслідок неправомірних дій ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_5 , витрати по сплаті судового збору підлягають стягненню з цих відповідачів у сумі 4480 грн., а саме  по 2240 грн. з кожного.
 
Керуючись ст.ст. 259, 268, 367, 374, 376, 381-384, 390 ЦПК України, суд, -
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 , подану представником ОСОБА_2 , задовольнити частково.
 
Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08 липня 2019 року змінити, виключивши з резолютивної частини висновки суду про зобов`язання ОСОБА_6  припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року та про заборону ОСОБА_6 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_7 від 27 березня 2017 року, включаючи його використання у мережі Інтернет та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3.
 
Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08 липня 2019 року в частині розподілу судових витрат скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення наступного змісту.
 
Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 1600 грн. у рахунок відшкодування витрат по сплаті судового збору.
 
Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 1600 грн. у рахунок відшкодування витрат по сплаті судового збору.
 
Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) 640 грн. у рахунок відшкодування витрат по сплаті судового збору.
 
Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) 640 грн. у рахунок відшкодування витрат по сплаті судового збору.
 
В іншій частині рішення суд залишити без змін.
 
Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. 
 
Повний текст постанови складено 04 березня 2020 року. 

Суддя-доповідач                                                      Н.В. Поліщук

Судді                                                                         В.В. Соколова

                                            О.І. Шкоріна