ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року 
м. Київ

Справа №  916/807/19 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Львова Б.Ю. і Малашенкової Т.М.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача -  товариства з обмеженою відповідальністю "Студия анимационного кино "Мельница" - не з`яв., 
відповідача -  товариства з обмеженою відповідальністю "Золота Іграшка" - не з`яв.,

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Золота Іграшка" (далі - ТОВ "Золота Іграшка", Відповідач) 
на рішення господарського суду Одеської області від 18.07.2019
(суддя Степанова Л.В.) та
постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 13.02.2020
(головуючий  - суддя Лавриненко Л.В., судді: Аленін О.Ю. і Філінюк І.Г.)
у справі № 916/807/19
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Студия анимационного кино "Мельница" (далі - ТОВ "Студия анимационного кино "Мельница", Позивач)
до ТОВ "Золота Іграшка"
про стягнення 300 000 грн.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав у сумі 300 000 грн. та штрафу в сумі 30 000 грн.

2. Позов обґрунтовано порушенням Відповідачем виключних майнових прав Позивача шляхом розповсюдження контрафактного товару, на якому незаконно (без дозволу Позивача) відтворений персонаж мультиплікаційного серіалу "Лунтік та його друзі" (далі - Серіал), а саме - персонаж "Лунтік" як частина цього аудіовізуального твору, права на який належать Позивачу.

3. У  подальшому Позивач відмовився від позовних вимог у частині стягнення штрафу в сумі 30 000 грн. 

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

4. Рішенням господарського суду Одеської області від 18.07.2019, залишеним без змін постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 13.02.2020: позов задоволено; стягнуто з Відповідача на користь Позивача 300 000 грн. компенсації, 4 500 грн. судового збору, 15 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу; провадження у справі в частині стягнення штрафу в сумі 30 000 грн. закрито.

5. Рішення та постанову мотивовано обґрунтованістю позовних вимог у частині, в якій їх задоволено. 
Короткий зміст вимог касаційної скарги 
6. У касаційній скарзі до Верховного Суду Відповідач, з посиланням на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, просить: оскаржувані судові рішення зі справи скасувати; ухвалити нове судове рішення; у задоволенні позовних вимог відмовити; стягнути з Позивача на користь Відповідача понесені судові витрати. 

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

7. Суди першої та апеляційної інстанцій зробили висновок про наявність у Позивача майнових прав суб`єкта авторського права на мультсеріал "Лунтік" з порушенням норм права, зокрема Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон).

8. Позов у справі подано неналежним позивачем, а суди, вирішуючи питання про наявність у Позивача права, про захист якого він просив, припустилися порушення статей 1, 7, 15, 31 Закону. 

9. Суди попередніх інстанцій дійшли помилкових висновків про те, що права Позивача були порушені саме Відповідачем та не визначилися з тим, у чому саме полягає порушення.

10. Названі суди безпідставно застосували до спірних правовідносин положення статті 52 Закону в редакції Закону України від 15.05.2018 № 2415-VIII "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".

11. Розмір компенсації судами першої та апеляційної інстанцій розрахований безпідставно і неправомірно внаслідок неправильного застосування пункту "г" частини другої статті 52 Закону. 

Доводи іншого учасника справи

12. У відзиві на касаційну скаргу Позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про її (скарги) необґрунтованість та безпідставність, недоведеність та суперечливість викладених у ній обставин, і просить оскаржувані судові рішення з цієї справи залишити без змін, а "апеляційну" (фактично - касаційну) скаргу - без задоволення.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
13. Як вбачається з прокатного посвідчення Федерального агентства культури і кінематографії Державного реєстру кіно і відеофільмів від 21.11.2006 № 214057306, кіновідеофільм "Лунтик и его друзья" випущено в Російській Федерації у 2006 році, а права на фільм належать ТОВ "Студия анимационного кино "Мельница"  на строк дії авторського права на твір.
У матеріалах справи також наявне посвідчення національного фільму Міністерства культури Російської Федерації № 10998, відповідно до якого продюсером анімаційного фільму "Лунтик и его друзья" є назване товариство.
14. Як випливає з матеріалів справи, представникам Позивача  стало відомо, що в магазині "Игрушки" (м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 88А, ТЦ "Александровский") пропонується до продажу й розповсюджується контрафактний товар із зображенням персонажу аудіовізуального твору - Серіалу, а саме - " Игрушка Лунтик", у структурі якого відтворено персонаж "Лунтик" із Серіалу, у кількості 2 штуки. На самих товарах міститься етикетка з такою інформацією: найменування товару: Іграшка дитяча ІТЕМ:1411-105, фірма виробник: Huada Toy Co. Ltd, країна виробник: Китай, дата виготовлення: червень 2013 року на замовлення: ТОВ " Золота Іграшка".
15. 08.10.2018 представником Позивача було придбано контрафактні товари у кількості 2 штуки у зазначеному магазині, що підтверджується відповідними чеком,  накладною  та  відеофіксацією придбання товару.
16. Крім того, Позивачем в інтернет-магазині http://goldentoу.com.ua / , через який здійснює свою підприємницьку діяльність Відповідач, зафіксовано незаконне здійснення публічного показу товару із зображенням персонажу аудіовізуального твору - Серіалу, а саме товару: Лунтик мягк ., 8 шт/уп., в пак. 29 см (160 шт/ящ), код: 1411-105 .
Представником Позивача було замовлено й одержано контрафактний товар (через Нову пошту); у відповідній експрес-накладній значиться, зокрема, товар 1411-105 Лунтик, що співпадає з назвою й кодом товару, який пропонувався для продажу на сайті Відповідача. Відправником товару вказаний ОСОБА_3 (із зазначенням його телефонного номеру). Отримання замовлення на пошті зафіксовано на відео.
Викладене підтверджується також замовленим Позивачем експертним висновком за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб - сторінок у мережі Інтернет.
17. На письмові звернення Позивача з приводу припинення порушення авторського права та мирового врегулювання спору Відповідач, за твердженням Позивача, не реагував. 
18. Згідно з матеріалами справи, 01.01.2017 Позивач (як ліцензіар) і товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Той-Хауз" (як ліцензіат) уклали ліцензійний договір (далі - Ліцензійний договір від 01.01.2017), за умовами якого Позивач надав ТОВ "Той-Хауз" виключну ліцензію на використання фільму "Лунтик и его друзья".

19. Відповідно до додатку № 1 до Ліцензійного договору від 01.01.2017 винагорода ліцензіара за використання ліцензії становить 50% від доходу ліцензіата.

20. Згідно з додатком № 2 до ліцензійного договору від 01.01.2017 № 26/01/2017 (далі - Ліцензійний договір № 26/01/2017), укладеного ТОВ "Той-Хауз" і ТОВ "С-Трейд", було узгоджено фінансову угоду від 01.01.2018 № 1, за умовами якої:
- відповідно до даних, наведених у таблиці № 2 цієї угоди, ціна узгодженого сторонами тиражу продукції на період дії цієї угоди становить 50   189 265,89 рубля без ПДВ (пункт 4);
- ліцензіат зобов`язується виплатити ліцензіару як ліцензійну винагороду мінімальну гарантовану суму (мінімальну гарантію) у розмірі 6   022 711,85 рубля без ПДВ (пункт 6). 
Зазначений контрафактний товар, відповідно до таблиці 2 названої фінансової угоди, відноситься до категорії товару: " Игрушка мягко набивная на батарейках и без".
21. Зміст ліцензійного договору від 01.01.2017 і згаданої фінансової угоди свідчать, що мінімальна гарантована грошова винагорода, яку отримує ліцензіар за використання фільму "Лунтик и его друзья" та тиражування його окремих охоронюваних елементів, складає 1 242 803,21 грн. Визначена Позивачем компенсація становить 300 000 грн.          
22. Судом не взято до уваги посилання Відповідача на те, що розповсюдження товару здійснювалося не Відповідачем, а фізичною особою - підприємцем Терьохіним Ігорем Сергійовичем, оскільки, за наявними в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даними, поіменована особа є засновником та керівником (підписантом) ТОВ "Золота Іграшка". Крім того, в експрес-накладній, за якою здійснювалося  відправлення замовлення (пункт 16 цієї постанови), ОСОБА_3 був зазначений як фізична особа без статусу підприємця.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

23. Відповідно до положень Закону:

- суб`єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права (стаття 7);
- автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір (стаття 1); 

- до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору;  б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб`єктом авторського права (частина перша статті 15);

- автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. 

Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані (частина перша статті 31).

Попередні судові інстанції у розгляді даної справи, роблячи висновок про наявність у Позивача виключних майнових прав на Серіал, послалися на два документи, зазначені в пункті 13 даної постанови: прокатне посвідчення і посвідчення національного фільму, видані органами Російської Федерації.

При цьому судами не з`ясовано правового статусу цих документів за законодавством Російської Федерації і, зокрема того, чи можуть вони виступати належним підтвердженням наявності у Позивача відповідних авторських прав, у тому числі можливості їх видачі й тій особі, яка таких прав не має. 

Відтак судами не встановлено й того, що автор (фізична особа, яка створила об`єкт авторського права) передав у встановленому порядку майнові авторські права Позивачеві, і якщо передав, то які саме і в якому обсязі. 

24. Названі судові інстанції не визначилися належним чином й з характером допущеного, на їх думку, порушення авторського права. Об`єкти авторського права зазначені у частині першій статті 8 Закону; такими об`єктами є, зокрема, аудіовізуальні твори. Водночас "персонаж" як такий (у т.ч. персонаж аудіовізуального твору) не визначається як об`єкт авторського права. Отже, судам слід було з урахуванням цього з`ясувати, чи підпадає пропонування до продажу та реалізація іграшок, про які йдеться в пунктах 14-16 даної постанови, під ознаки порушення авторського права у розумінні статті 50 Закону, і якщо так, то якого саме із зазначених у цій статті порушень. 

25. Згідно з приписами Цивільного кодексу України:
-  розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензійного договору (частина перша статті 1107);
- особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об`єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності; частина перша статті 1108);
- за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (частина перша статті 1109).

Попередніми судовими інстанціями було встановлено факт укладення Позивачем і ТОВ "Той-Хауз" Ліцензійного договору від 01.01.2017, за умовами якого останньому надано виключну ліцензію на використання фільму "Лунтик и его друзья" (пункт 18 цієї постанови).

Відтак попередні судові інстанції мали дослідити та з`ясувати, чи могло ТОВ "Студия анимационного кино "Мельница" виступати позивачем у даній справі, і зокрема, чи мало місце порушення саме його прав та/або законних інтересів, за захистом яких воно звернулося до господарського суду.

Стосовно ж іншого ліцензійного договору, а саме Ліцензійного договору                        № 26/01/2017, укладеного ТОВ "Той-Хауз" і ТОВ "С-Трейд" (пункт 20 цієї постанови), судами взагалі нічого не зазначено, окрім самого факту його укладення, і не обґрунтовано належним чином його відношення до предмета доказування в даній справі, не встановлено обставин дії в часі фінансової угоди № 1 до цього договору (що могло б мати значення для визначення підстав і розміру компенсації, якби вона підлягала стягненню). 

26. Судовими інстанціями вказано також, що контрафактний товар у кількості 2 шт. придбано представником Позивача в магазині "Игрушки"; однак ними не встановлено й не зазначено, чи був власником цього магазину Відповідач, чи здійснював він у цьому магазині свою господарську діяльність та чи взагалі відповідний товар було придбано в даному випадку саме у Відповідача. Сама лише наявність на товарі прикріпленої до нього етикетки із зазначенням ТОВ "Золота Іграшка" як замовника не могла однозначно свідчити про приналежність товару саме Відповідачу, оскільки, як вірно зазначає скаржник, етикетка могла бути приєднана до товару будь-якою особою.

27. Судом апеляційної інстанції не перевірено належним чином і не спростовано належними засобами доказування доводи Відповідача про те, що публічний показ та розповсюдження товару, стосовно якого виник спір, в інтернет-магазині (пункт 16 цієї постанови), вже були предметом судового розгляду у справі № 916/992/18, в якій було притягнуто до відповідальності іншу особу - фізичну особу-підприємця Терьохіна Ігоря Сергійовича на підставі рішення господарського суду Одеської області від 31.07.2018 у згаданій справі (попри те, що він не зазначався у поштовому відправленні саме як підприємець).

28. Таким чином, судами не досліджені усі докази у справі, які могли б безперечно свідчити про те, що саме ТОВ "Золота Іграшка" є належним відповідачем у ній.

29. Крім того, належне з`ясування судами обставин (і дослідження відповідних доказів) вчинення порушення авторського права, - якщо таке порушення мало місце, - зокрема, моменту його вчинення, мало значення з точки зору застосування до спірних правовідносин саме тієї норми закону, яка їх мусила б регулювати; йдеться про застосування положення пункту "г" частини другої статті 52 Закону в редакції названого Закону України від 15.05.2018 № 2415-VIII, який набрав чинності 22.07.2018, або в попередній редакції Закону (чинній до 22.07.2018).

30. Відповідно до приписів Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України):

частини перша, друга, п`ята статті 236:
- судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим;
- законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права;
- обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи;

частини перша, друга статті 300:
- переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;
- суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

31. З урахуванням наведеного в пунктах 23-29 даної постанови оскаржувані судові рішення в даній справі не відповідають вимогам статті 236 ГПК України щодо обґрунтованості судового рішення, оскільки прийняті за неповного і не всебічного дослідження обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, за непідтвердження висновків суду тими доказами, які були ним досліджені. Відтак дані рішення не можуть бути визнані й законними у розумінні тієї ж статті ГПК України.

Водночас у силу наведених положень статті 300 ГПК України зазначені порушення попередніх судових інстанцій не можуть бути усунуті за результатом касаційного розгляду справи.

Тому згідно з частиною третьою статті 310 названого Кодексу оскаржувані рішення та постанова підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції. 

32. У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини і дослідити докази згідно з пунктами 23-29 цієї постанови, надати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону.  

За результатами  нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат у ній. 

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Золота Іграшка" задовольнити частково.

2.  Рішення господарського суду Одеської області від 18.07.2019 та постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 у справі                          № 916/807/19 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Одеської області.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                      В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                      Б. Львов

Суддя                                                                                                                       Т. Малашенкова