ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року 
м. Київ

Справа №  904/9943/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий),  Булгакової І.В. і Львова Б.Ю. 
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача -  товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро" - не з`яв., 
відповідача -  приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" - не з`яв., 

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро"                 (далі - Товариство)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 (головуючий суддя - Отрюх Б.В., судді Грек Б.М. і  Остапенко О.М.)
зі справи №904/9943/17
за позовом Товариства
до приватного акціонерного товариства "Київський маргариновий завод" (далі - Завод)
про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок. 

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог та судових рішень зі справи
1. Позов було подано  про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок (далі - ПЗ) і обґрунтовано тим, що відповідачем порушено право позивача на використання ПЗ за патентами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у вигляді виготовлення, пропонування для продажу та реалізації невизначеному колу осіб продукції, яка за зовнішнім виглядом є схожою до ступеня змішування із продукцією позивача.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови апеляційної інстанції
2. Рішенням господарського суду міста Києва від 03.09.2019 (суддя Балац С.В.): 
- позов задоволено повністю;
- Завод зобов`язано припинити пакування фасованих маргаринів (далі - ФМ):
у пакувальний лист (далі - ПЛ) Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованим у державному реєстрі патентів України на промислові зразки  (далі - Державний реєстр) 26.11.2012;
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованим у Державному реєстрі 26.11.2012;
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_2, зареєстрованим у Державному реєстрі 10.01.2017;
- Завод зобов`язано вилучити з цивільного обороту ФМ, які упаковані:
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованим в Державному реєстрі 26.11.2012;
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_1, зареєстрованим у Державному реєстрі 26.11.2012;
у ПЛ Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий", що є візуально схожим до ступеня змішування на ПЛ Маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", право власності на яке охороняється патентом НОМЕР_2, зареєстрованим у Державному реєстрі 10.01.2017;
- стягнуто із Заводу на користь Товариства витрати зі сплати судового збору в сумі   9 600 грн., витрати на проведення експертизи в сумі 26 083, 20 грн. 
3. Рішення мотивовано, з посиланням, зокрема, на положення частини другої статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон), тим, що відповідачем здійснено використання ПЛ позивача в сукупності суттєвих ознак ПЗ у незапатентованому вигляді, а факт використання сукупності суттєвих ознак ПЗ у виробах відповідача підтверджений висновком судової експертизи. 
4. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020: 
- апеляційну скаргу Заводу задоволено; 
- згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; 
- прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено повністю; 
- судовий збір за подання позовної заяви та витрати на проведення судової експертизи в суді першої інстанції покладено на Товариство; 
- стягнуто з Товариства на користь Заводу 14 400 грн. судового збору за подання апеляційної скарги та витрати на проведення повторної судової експертизи в сумі               30 144 грн.
5. Постанову мотивовано тим, що висновки, викладені у рішенні суду першої інстанції, не відповідають обставинам справи, а доводи апеляційної скарги не є очевидно необґрунтованими. 
Короткий зміст вимог касаційної скарги
6. У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про недотримання апеляційним господарським судом положень процесуального законодавства та неправильне застосування норм положень матеріального права, просить оскаржувану постанову апеляційної інстанції скасувати та залишити в силі рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2018, судові витрати покласти на відповідача.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ 
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

7. Апеляційним господарським судом порушено правила залучення додаткових доказів у суді апеляційної інстанції.

8. Апеляційний господарський суд необґрунтовано призначив судову експертизу вже після початку розгляду справи по суті, а також безпідставно зупинив апеляційне провадження у зв`язку з призначенням експертизи. 

9. Названим господарським судом неправильно застосовані положення частини шостої статті 5 Закону, внаслідок чого безпідставно скасовано рішення суду першої інстанції. 

Доводи іншого учасника справи

10. У відзиві на касаційну скаргу Завод заперечує щодо змісту і вимог касаційної скарги Товариства, наголошує, що касаційна скарга побудована на формальних міркуваннях, наведені в ній аргументи необ`єктивно відображають реальні обставини справи, зазначені скаржником рішення Верховного Суду прийняті за результатом розгляду справ за інших обставин та не можуть бути застосовані до спірних правовідносин, а постанова суду апеляційної інстанції прийнята з додержанням норм матеріального та процесуального права і просить залишити згадану постанову без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.   

Клопотання відповідача

11. Заводом в особі його представника подано письмове клопотання про відкладення розгляду справи, мотивоване запровадженням на території України карантину до 24.04.2020, обмеженням у русі транспорту і тим, що представники сторін у справі проживають у різних містах України.

Касаційний господарський суд не знайшов підстав для задоволення даного клопотання з урахуванням такого. Ухвалою названого суду від 10.03.2020 про призначення  розгляду касаційної скарги в даній справі явка представників сторін у судове засідання обов`язковою не визнавалася. Процесуальним законом розгляд касаційної скарги з обов`язковою  участю представників сторін також не передбачений. Представник відповідача, як вбачається із зазначеного клопотання, знаходиться у місті Києві, тобто у тому ж населеному пункті, що й Верховний Суд; неможливості явки в судове засідання (якщо він вважав, це за необхідне) представник відповідача не обґрунтував.  Що ж до іншої сторони, то вона, за наявності підстав, не була позбавлена права самостійно звернутися до Суду з відповідним клопотанням. 
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПОПЕРЕДНІХ ІНСТАНЦІЙ
12. Судом першої інстанції у розгляді справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке. 
12.1. Громадянин України ОСОБА_4 . є власником патентів на ПЗ:
- патенту на НОМЕР_1 "Пакувальний лист для упаковки маргарину", який зареєстрований у  Державному реєстрі 26.11.2012; 
- патенту на НОМЕР_2 "Пакувальний лист для упаковки маргарину", який зареєстрований у Державному реєстрі 10.01.2017.
12.2. ОСОБА_4 . як ліцензіаром і Товариством як ліцензіатом  укладено ліцензійний договір від 03.04.2017 № 177 про передачу прав на використання промислових зразків за патентами (далі - Договір № 177), відповідно до якого ліцензіар як власник патентів передав, а ліцензіат отримав невиключну ліцензію (дозвіл) на використання ПЗ у межах строку дії патентів.
Даним договором передбачено, зокрема, згоду ліцензіара та уповноваження ним ліцензіата здійснювати всі необхідні дії щодо поновлення порушених прав власника патенту, в тому числі шляхом звернення до суду. 
12.3. Товариство є виробником, зокрема, ФМ у брусках. Відповідно до умов Договору № 177 він виробляє, пропонує для продажу та продає:
- маргарин "ЩЕДРО" "Сонячний особливий", зображення ПЛ як ПЗ та вказівка відносно кольорів захищені патентом НОМЕР_1;
- маргарин "ЩЕДРО" "Вершковий особливий", зображення ПЛ як ПЗ та вказівка кольорів захищені патентом НОМЕР_1;
- маргарин "Запорізький" "Вершковий особий", зображення ПЛ як ПЗ та вказівка відносно кольорів захищені патентом НОМЕР_2.
12.4. Як зазначає позивач (Товариство):
- після отримання прав на використання ПЗ за патентами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 йому стало відомо, що відповідач  (Завод) виготовляє, пропонує для продажу та продає невизначеному колу осіб ФМ в упаковках, а саме: маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик"; маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик"; маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий"; 
- використані відповідачем зображення на ПЛ мають всі суттєві ознаки ПЗ, що захищені патентами №№ 24005, 33675. При візуальному порівнянні запатентованих зображень ПЛ з тими ПЛ, що введені в обіг відповідачем, вбачаються схожість форми, кольору, фону, графіки, виконання технічної частини, включаючи головне зображення та знаки на бокових частинах, виду матеріалу пакування. Тобто  маргарини, упаковані в ПЛ та введені в цивільний обіг відповідачем, можливо сплутати з маргаринами, які упаковані у запатентовані ПЛ та випускаються позивачем.
12.5. Згідно з висновком призначеної місцевим господарським судом експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, від 07.05.2018 № 083/18 (далі - Висновок № 083/18): 
- у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Сонячний щедрик" використано всю сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом України                        НОМЕР_1;
- у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий смаколик" використано всю сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом України                   НОМЕР_1;
- у виробі "пакувальний лист Маргарин столовий "Смачно як завжди" "Вершковий особливий" використано всю сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом України                  НОМЕР_2.
12.6. Окремі елементи зображення ПЛ, які використані заводом у власних виробах (фірмовий знак "Смачно як завжди", знак для товарів і послуг у вигляді графічного зображення тарілки, виделки та ножа, ліцензійні зображення, матеріал - фольга, основний фон - золотий, авторська розробка - хвиля) є лише окремими елементами таких ПЛ, що можуть бути взяті до уваги лише у порівнянні з суттєвими ознаками зареєстрованого ПЗ.
12.7. Консультативний висновок від 14.06.2018 спеціаліста ОСОБА_2 , складений за результатами аналітичного дослідження Висновку №083/18, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду, враховуючи Висновок № 083/18. Хибність викладеного у вказаному консультативному висновку підтверджується наявними в матеріалах справи письмовими відповідями судового експерта Фоя О.А. на запитання відповідача, перелік яких наведено у поданій останнім заяві до суду.
13. Судом апеляційної інстанції додатково з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.
13.1. У матеріалах справи також міститься (крім Висновку № 083/18 та консультативного висновку від 14.06.2018 спеціаліста ОСОБА_2 ) висновок спеціаліста патентного повіреного ОСОБА_3; цей висновок і зазначений консультативний висновок суперечать Висновку № 083/18. 
На думку апеляційного господарського суду, Висновок № 083/18 є суперечливим, а місцевим господарським судом не обґрунтовано належним чином, чому він "не прийняв до уваги" висновки патентного повіреного Прохорова-Лукіна Г.В. і спеціаліста ОСОБА_2 . 
У зв`язку з цим та за клопотанням Заводу суд апеляційної інстанції призначив у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.
13.2. За наслідками такої судової експертизи (дорученої Центру судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи") складено висновок від 11.09.2019 № 022/СІВ/18 (далі - Висновок № 022/СІВ/18), згідно з яким, зокрема, у виробах відповідача (пакувальних листах) не використано всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами, право на користування якими наявне у позивача.
У судовому засіданні 15.01.2020 уповноважений експерт, що складав Висновок                    № 022/СІВ/18, надав суду пояснення й зауважив, що тлумачення ознак ПЗ здійснюється в межах опису, відповідно, визначаючи суттєвою ознакою прямокутник, експерт виходив з опису ПЗ, який наведений у матеріалах описів ПЗ. 
ДЖЕРЕЛА ПРАВА 
14.  Цивільний кодекс України:

частини перша, третя статті 418: 

- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.  Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом; 

стаття 420: 

- до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать промислові зразки; 

частина перша статті 424:

- майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом; 

частини перша і друга статті 432:  

- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу; 

- суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

15. Закон:

стаття 5:
- правова охорона надається ПЗ, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності (пункт 1); 

- об`єктом ПЗ може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (пункт 2); 

- право власності на ПЗ засвідчується патентом. Строк дії патенту на ПЗ становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п`ять років. Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону (пункт 5);

- обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Державного реєстру зображення виробу. 

Тлумачення ознак ПЗ повинно здійснюватися в межах його опису (пункт 6); 

стаття 20:

- патент надає його власнику виключне право використовувати ПЗ за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням ПЗ визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого ПЗ, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого ПЗ, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. 

- патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати ПЗ без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту;

стаття 26:

- будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено. 

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
16. Приймаючи оскаржувану постанову, суд апеляційної інстанції зазначив про суперечність (розходження) у висновках судових експертиз, а саме у Висновку                       № 083/18 і у Висновку № 022/СІВ/18; таке розходження, як вказано названим судом, зумовлене тим, що "в матеріалах справи були відсутні завірені копії матеріалів заявок на промислові зразки в яких міститься опис промислового зразка і під час дослідження питання тлумачення його ознак експерт, складаючи Висновок від 07.05.2018 № 083/18, не здійснив  дослідження зразків в межах його опису, як передбачено статтею 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".
17. Водночас, як зазначено скаржником (позивачем), не заперечується відповідачем та підтверджується матеріалами справи (як змістом оскаржуваної постанови, так і наявними у справі письмовими поясненнями відповідача з додатками до них - т.3, а.с. 15-58), названі матеріали заявок на ПЗ було подано відповідачем до суду апеляційної інстанції.
18. Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи; ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами. Згідно з частиною першою статті 91 названого Кодексу письмовими доказами є документи, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. 

Отже, в силу цих процесуальних норм згадані матеріали заявок на ПЗ є письмовими доказами в даній справі, і як такі вони прийняті й оцінені судом апеляційної інстанції, а також використані у проведенні призначеної ним судової експертизи.
19. За змістом частин третьої, восьмої статті 80 та частини третьої статті 269 ГПК України відповідач повинен подати суду відповідні докази разом з поданням відзиву. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються апеляційним судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.  
20. В оскаржуваній постанові  (як і в інших процесуальних документах апеляційного господарського суду в даній справі) відсутні дані (відомості) про те, що: відповідач (Завод) порушував перед цим судом питання про поновлення строку подання доказів, указаних в пункті 17 цієї постанови, наводив та обґрунтовував (доводив) поважні причини неможливості їх подання до суду першої інстанції, а апеляційний господарський суд належним чином оцінив поважність таких причин та перевірив її відповідними доказами.
Отже, ухвалюючи оскаржувану постанову, суд апеляційної інстанції не встановив тих фактичних обставин справи, від яких залежить її правильне вирішення, не дослідив пов`язаних з цим доказів та не надав відповідним обставинам і доказам належної правової оцінки, а тому дійшов передчасного висновку щодо необґрунтованості вимог позивача у цій справі. Тобто оскаржувану постанову прийнято з порушенням вимог частин першої, другої і п`ятої статті 236 ГПК України щодо законності і обґрунтованості судового рішення.
21. Поряд з тим згідно з частинами першою, другою статті 300 ГПК України: переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права; суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
22. Відсутність у Верховного Суду процесуальної можливості з`ясувати дійсні обставини справи перешкоджає прийняттю законного рішення у справі, тому постановлене рішення апеляційної інстанції підлягає скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. 
23. Під час нового розгляду справи суду апеляційної інстанції слід встановити обставини, зазначені в цій постанові (пункт 19 останньої), дослідити пов`язані з ними докази, надати таким обставинам та доказам належну правову оцінку і з урахуванням встановленого прийняти законне і обґрунтоване судові рішення.
24. У прийнятті даної постанови Касаційний господарський суд враховує правові висновки, викладені, зокрема, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 20.11.2018 зі справи № 922/3412/17 (пункти 53, 55 - 58 зазначеної постанови).
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 
25.  Згідно з пунктом 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд. 

26. Відповідно до пункту 1 частини третьої та частини четвертої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. 

27. З урахуванням викладеного Касаційний господарський суд дійшов висновку про те, що касаційну скаргу Товариства слід задовольнити частково, оскаржувану постанову апеляційної інстанції скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Судові витрати
28. З огляду на висновок щодо касаційної скарги судові витрати зі справи підлягають розподілу за результатами нового розгляду справи. 
Керуючись статтями  300, 308, 310,  311 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Щедро"                 задовольнити частково.

2.  Постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 у справі   № 904/9943/17 скасувати.

Справу № 904/9943/17 передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                   І. Булгакова

Суддя                                                                                                                    Б. Львов