ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" травня 2020 р.                                 Справа№ 910/19256/16
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Сотнікова  С.В.
суддів:            Остапенка О.М. 
          Полякова Б.М. 
 
за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,
представника позивача - адвоката Савчука В.В.
розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" та додані до неї документи
на рішення Господарського суду міста Києва 
від 02.03.2020 (повне рішення складено 06.03.2020, суддя Гумега О.В.)
у справі №  910/19256/16
за первісним позовом компанії Мові Хелс ГмбХ (Movi Health GmbH), Швейцарська Конфедерація, в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Мові Хелс"
до 1. компанії Органосин Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд (Organosyn Life Sciences Pvt. Ltd), Республіка Індія,
2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд",
3. Міністерства охорони здоров`я України,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:
1. Державна фіскальна служба України,
2. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,
3. Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" 
про захист прав інтелектуальної власності, визнання недійсним наказу та зобов`язання вчинити дії
та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд",
до 1. компанії Мові Хелс ГмбХ,
2. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
про визнання патенту на винахід недійсним, про зобов`язання вчинити дії,
ВСТАНОВИВ:
Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.03.2020 у справі № 910/19256/16 первісний позов задоволено повністю.
Визнано порушення компанією Органосін Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" прав інтелектуальної власності на винахід "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", що охороняється патентом України № 100373, власником якого є Мові Хелс ГмбХ.
Визнано недійсним та скасовано наказ Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" у частині державної реєстрації лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01 та № UА/15397/01/01.
Зобов`язано Міністерство охорони здоров`я України виключити лікарський засіб під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційне посвідчення № UА/15396/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів шляхом видання наказу.
Зобов`язано Міністерство охорони здоров`я України виключити лікарський засіб під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційне посвідчення № UА/15397/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів шляхом видання наказу.
У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.
Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2020, та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог за первісним позовом відмовити повністю, а позовні вимоги за зустрічним позовом задовольнити повністю. Також до апеляційної скарги додано клопотання  про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2020 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/19256/16, розгляд справи призначено на 26.05.2020.
Позивач подав відзив, в якому просив залишити апеляційну скаргу без задоволення, рішення суду першої інстанції без змін.
Державний експертний центр МОЗ подав пояснення на апеляційну скаргу, в яких підтримав вимоги апеляційної скарги, просив скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2020 і ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.
В судовому засіданні було розглянуто клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи та клопотання про призначення судової експертизи об`єктів права інтелектуальної власності.
Розглянувши заявлені клопотання, колегія суддів ухвалила відмовити у їх задоволенні.
Так, відповідно до ч. 12 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
Враховуючи, що сторони належним чином повідомлені про призначене судове засідання суду апеляційної інстанції, поданий відзив на апеляційну скаргу, явка сторін в судове засідання обов`язковою не визнавалась, відсутні інші підстави для відкладення розгляду справи або оголошення перерви в судовому засіданні, колегія суддів дійшла висновку про розгляд справи без участі представника відповідача-2 за наявними у справі матеріалами.
Окрім того, колегія суддів відхилила клопотання відповідача-2 про призначення судової експертизи, оскільки в матеріалах справи наявні висновки експертів, що подані сторонами, а відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.  
В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину постанови.
Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
З матеріалів справи вбачається, що первісний позов заявлений про визнання порушення відповідачами прав інтелектуальної власності на винахід "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" (далі - Винахід), що охороняється патентом України № 100373 (далі - Патент), власником якого є позивач; визнання недійсним та скасування наказу Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України) від 15.08.2016 № 837 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 837) в частині державної реєстрації лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01 та № UА/15397/01/01; - зобов`язання МОЗ України виключити лікарський засіб під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®" з Державного реєстру лікарських засобів (далі - ДРЛЗ) шляхом видання наказу.
Позовні вимоги обгрунтовані тим, що позивач є власником Патенту на Винахід, а також власником дійсних реєстраційних посвідчень на лікарський засіб МОВЕКС® АКТИВ у двох формах випуску: таблетки, вкриті оболонкою, по 30 або 60 таблеток у пляшці (реєстраційне посвідчення № UA/10205/01/01); таблетки, вкриті оболонкою, in bulk № 1000 у подвійному поліетиленовому пакеті у банці (реєстраційне посвідчення № UA/10206/01/01). У лікарському засобі МОВЕКС® АКТИВ позивачем використовується Винахід, що охороняється Патентом.
МОЗ України (відповідач-3) було видано Наказ № 837, зокрема, про реєстрацію та внесення до ДРЛЗ згідно з пунктами 5 та 6 Переліку зареєстрованих лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України (Додаток 1 до Наказу № 837) лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®" у двох формах випуску: у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, № 30 (10x3), № 60 (10x6), № 90 (10х3)х3) у блістерах, № 30, № 60, № 90 у контейнерах (реєстраційне посвідчення номер UA/15396/01/01) та у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, in bulk№ 1000 у пакетах (реєстраційне посвідчення номер UA/15397/01/01), заявником якого є Органосин Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд., а виробником - Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед.
За твердженням позивача, у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" використана без згоди правовласника кожна ознака, яка включена до незалежного пункту формули Винаходу, захищеного Патентом, а реєстрація МОЗ України такого лікарського засобу є порушенням належних йому виключних майнових прав за Патентом на Винахід.
Позивач також стверджує про порушення належних йому прав інтелектуальної власності на Винахід, що охороняється Патентом, компанією Органосін Лайф Саєнсиз Пвт. (відповідач-1), яка є заявником та власником реєстраційних посвідчень на лікарський засіб № UА/15396/01/01 та № UА/15397/01/01, а також Товариством з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" (відповідач-2), яке має ліцензію на провадження діяльності з імпорту в Україну лікарських засобів, до якої, окрім інших, включений лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®", зареєстрований та внесений до ДРЛЗ спірним Наказом № 837.
Відповідач-2 пред`явив зустрічний позов про визнання повністю недійсним Патенту на Винахід, правовласником якого є первісний позивач, та зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом внесення відомостей щодо визнання недійсним Патенту на Винахід.
Зустрічний позов мотивований тим, що Винахід за Патентом не відповідає таким умовам патентоздатності як "новизна" та "винахідницький рівень", визначені статтею 7 Закону України  "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі",  що відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 наведеного Закону є підставою для визнання Патенту у судовому порядку недійсним. 
Отже, первісний позов мотивовано порушенням прав інтелектуальної власності позивача на Винахід, що охороняється Патентом та випливають з нього, тоді як дійсність цього Патенту є предметом спору за зустрічним позовом, а відтак в разі визнання обґрунтованості зустрічного позову нівелюється право позивача на звернення із первісним позовом.
За визначенням ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) винахід - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Згідно ч. 2 ст. 6 Закону, об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);  процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. 
Статтею 7 Закону визначено:
- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (ч. 1);
- винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо (ч. 3);
-  рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч. 4);
- рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати (ч. 5);
- винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться (ч. 7).
Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень. 
Згідно з Правилами складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 за № 173/5364 зі змінами та доповненнями (далі - Правила):
- суть винаходу виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід. Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із зазначеним результатом (п. 6.6.1);
- під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращення характеристик відомих властивостей об`єкта винаходу, що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (п. 6.6.3);
- формула винаходу повинна виражати його суть і викладатися ясно та стисло (п.7.1.2);
- формула винаходу може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів (п. 7.2);
- багатоланкову формулу винаходу застосовують для характеристики одного винаходу з розвитком і (або) уточненням сукупності його ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу або для характеристики групи винаходів (п. 7.2.2.);
- багатоланкова формула, що характеризує один винахід, має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти) (п. 7.2.3);
- пункт формули винаходу складається, як правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу, які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об`єкта, та відмітної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід від найближчого аналога. Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом "який (яка, яке) відрізняється тим, що ...". (п. 7.3.1);
- у незалежний пункт формули винаходу (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони (п. 7.3.2);
- до залежного пункту формули винаходу включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу або його використання (п. 7.3.5). 
Таким чином, тільки формула винаходу є єдиним критерієм для визначення обсягу правової охорони винаходу.
Відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.
Мові Хелс ГмбХ (відповідач-1 за зустрічним позовом) є власником патенту України на винахід № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондопротекторною дією", заявка від 27.10.2009 № а 2009 10861, дата набрання чинності Патенту - 25.12.2012. Станом на час розгляду справи Патент є чинним.
Формула Винаходу за Патентом є багатоланковою та містить один незалежний пункт та один залежний пункт, що викладено наступним чином:
"1. Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією, що містить діючі речовини - диклофенак і глюкозамін та допоміжні речовини - мікрокристалічну целюлозу, натрію кроскармелозу, тальк, магнію стеарат, який відрізняється тим, що як діючі речовини використано диклофенак калію, глюкозаміну сульфат натрію хлорид та додатково хондроїтину сульфат натрію, а як додаткові допоміжні речовини додатково використано кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію крохмальгліколят, гіпромелозу, макрогол, титану діоксид, барвник жовтий захід  FCF повідон, у наступному співвідношенні компонентів, мас. %:
диклофенак калію 3,0-5,0
глюкозаміну сульфат натрію хлорид 35,0-50,0
хондроїтину сульфат натрію 22,0-32,0
кремнію діоксин колоїдний безводний 0,5-1,5
мікрокристалічна целюлоза 12,0-18,0
натрію кроскармелозу 1,0-5,0
натрію крохмальгліколят 1,0-5,0
гіпромелоза 0,5-3,0
макрогол 0,1-1,0
титану діоксин 0,1-0,4
тальк 1,0-3,0
барвник жовтий захід FCF 0,02-1,5 
повідон 0,2-1,0 
магнію стеарат 0,2-1,0.
2. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, що таблетку вкрито оболонкою".
Технічним результатом Винаходу за Патентом є "створення лікарського засобу у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією, який би мав вищий терапевтичний ефект та знизив ризик побічних дій".
У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: 
наявність новизни винаходу на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету; 
наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним).
З метою з`ясування наведених вище обставин, з якими Закон пов`язує відповідність винаходу умовам патентоздатності позивач за зустрічним позовом в порядку ч. 3 ст. 98 ГПК України надав Висновок експерта № 11-ОВМ/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.03.2019 (далі - Висновок № 11-ОВМ/18), складений на його замовлення (а.с. 174-201 т. 8).
На вирішення експертизи було поставлене наступне питання: Чи відповідає винахід за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 умові патентоздатності "винахідницький рівень"?
У Висновку № 11-ОВМ/18 зазначено, що судовий експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 КК України, а також про те, що даний висновок підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва.
За результатами експертного дослідження судовий експерт дійшов висновку, що винахід за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".
Згідно наведеного висновку, для відповіді на поставлене перед експертизою питання, рівень техніки патенту України на винахід № 100373 від 25.12.2012 встановлювався на 27.10.2009 (дата подачі заявки № а 2009 10861 на Винахід).
Згідно наведеного висновку, для відповіді на поставлене перед експертизою питання, рівень техніки патенту України на винахід № 100373 від 25.12.2012 встановлювався на 27.10.2009 (дата подачі заявки № а 2009 10861 на Винахід).
У Висновку № 11-ОВМ/18 експерт зазначив, зокрема, що:
- виходячи з результатів порівняння, наведених в Таблиці № 4, з документів рівня техніки на дату подання заявки була відома уся сукупність суттєвих відрізняльних ознак Винаходу за патентом України № 100373 від 25.12.2012;
- Винахід за патентом України № 100373 від 25.12.2012, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.12.2012 не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", оскільки,
а) його було створено шляхом доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (ми), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень,
б) заміною будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною(ми) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни та
в) створення засобу, що складається з відомих частин, вибір яких і зв`язок між якими здійснені за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, якого при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв`язків між ними.
На спростування доводів позивача за зустрічним  позовом та на підтвердження відповідності Винаходу за Патентом умовам патентоздатності відповідач посилався на кваліфікаційну експертизу, що передувала видачі Патенту, та складені на його замовлення висновки експертів, а саме на Висновок експерта №133/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 31.07.2019 року (далі - Висновок №133/19) (а.с. 223-255 т. 8) та Висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності № 3990/19-27 від 15.11.2019 (далі - Висновок № 3990/19-27) (а.с. 164-177 т. 9).
З Висновку № 3990/19-27 вбачається, що на вирішення експерта поставлено наступне питання:
Чи відповідає винахід за патентом України №100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 умові патентоздатності "винахідницький рівень"?
У Висновку № 3990/19-27 зазначено, що експерт про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України за надання завідомо неправдивого висновку та за ст. 385 КК України за відмову від надання висновку обізнаний.
Відповідно до ч. 7 ст. 7 Закону винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.
Експерт зазначив, що до очевидних (що явно випливають з рівня техніки) належать рішення, отримані шляхом звичайного інженерного проектування на основі відомих засобів і методів, які дають відомий результат.
Вихідною базою для визначення винахідницького рівня винаходу є рівень техніки на дату пріоритету заявки. Проте, на відміну від новизни, при перевірці винахідницького рівня до уваги не беруться відомості, що не стали загальнодоступними до дати пріоритету заявленого винаходу, тобто у рівень техніки не включають більш ранні заявки, відомості про які не опубліковані до вказаної дати.
З Висновку № 3990/19-27 вбачається, зокрема:
- для відповіді на поставлене перед експертом питання, надані на дослідження матеріали було досліджено стосовно джерел інформації, які містять відомості стосовно лікарського засобу з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією, і які складали рівень техніки до дати подання заявки № а 2009 10861 на видачу патенту України, а саме на 27.10.2009;
- таблиця 3 вказаного висновку містить відомості зіставлення ознак з рівня техніки, а саме документів Д1, Д3 та Д8, які збігаються з ознаками винаходу "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" за патентом України № 100373 від 25.12.2012;
- також для визначення винахідницького рівня може бути застосований "негативний" тест (таблиця 4) який увібрав у себе світовий досвід використання оцінки критерію, "що відповідає" за творчий рівень винаходу;
- негативний тест дозволяє однозначно судити про відсутність винахідницького рівня. Якщо одну з варіантів ситуацій можна характеризувати позитивно, судовий експерт робить висновок про те, що винахід не відповідає умові винахідницького рівня;
- виходячи з результатів порівняльної таблиці 3 та результатів "негативного тесту", винахід за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до наданих на дослідження матеріалів.
У Висновку № 3990/19-27 експерт Давидченко Віктор Вікторович дійшов висновку, що винахід за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".
З Висновку №133/19 вбачається, що на вирішення експертів поставлено наступне питання: Чи відповідає винахід за патентом України №100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.12.2012, умові патентоздатності "новизна"?
У Висновку №133/19 зазначено, що висновок підготовлено для подання до Господарського суду міста Києва у господарському провадженні № 910/19256/16 комісією експертів, експерти обізнані про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
Відповідно до ст. 7 Закону винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
Відповідно до п. 6.5.2.1 Правил при визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.
Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у патентній формулі.
З Висновку №133/19 вбачається, зокрема:
- для відповіді на поставлене перед експертами питання, матеріали було досліджено стосовно джерел інформації, які можуть містити відомості про об`єкт дослідження, які стали загальнодоступними, до дати подання заявки до Установи, а саме до 27.10.2009;
- для відповіді на поставлене питання експерти вважали за необхідне порівняти сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 100373 від 25.12.2012 з ознаками об`єктів, відомості про які виявлено в матеріалах справи, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на винахід. Винахід визнається не новим, якщо сукупність його суттєвих ознак співпаде з сукупністю ознак об`єкту, що йому протиставляється;
- порівняльний аналіз ознак винаходу "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" за патентом України № 100373 від 25.12.2012 року із ознаками лікарських засобів "ТЕРАФЛЕКС АДВАНС", "ВОЛЬТАРЕН РАПІД®", "КАТАФАСТ", "МАКСИГЕЗИК", "ПРОТЕКОН"  наведено експертами в таблицях 2, 3, 4, 5, 6 вказаного висновку;
- виходячи з результатів здійсненого експертами порівняння таблиць 2, 3, 4, 5, 6, лікарські засоби "ТЕРАФЛЕКС АДВАНС", "ВОЛЬТАРЕН РАПІД®", "КАТАФАСТ", "МАКСИГЕЗИК", "ПРОТЕКОН" не містять всю сукупність суттєвих ознак винаходу "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" за патентом України 100373 від 25.12.2012 року.
У Висновку №133/19 експерти Фої О.А , Чабанець Т.М. дійшли висновку, що винахід за патентом України  № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", зареєстрований у Державному реєстрі патентів на винаходи 25.12.2012 року, відповідає умові патентоздатності "новизна".
Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.  Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
З огляду на зазначені норми процесуального права, суд першої інстанції дійшов висновку про прийнятність Висновку № 3990/19-27 та Висновку №133/19 як більш вірогідних доказів у справі за Висновок № 11-ОВМ/18, який був наданий на підтвердження підстав зустрічного позову, у зв`язку з чим, належить відхилити доводи апеляційної скарги щодо не наведення судом мотивів  визнання поданих доказів більш вірогідними.
Колегія суддів також відхиляє доводи апеляційної скарги в частині порушення судом першої інстанції ч. 4 ст. 238 ГПК України, оскільки не зазначив докази, якими позивач обґрунтовував зустрічний позов в частині доведення обставин про те, що Винахід станом на дату подання заявки був частиною рівня техніки, а саме патенти  РФ, США, Південної Кореї, описи до них, інструкції для медичного застосування препаратів Протекон, Вольтарен, Раптен Рапід, стаття Зборовського А.Б. "Опыт применения Раптен Рапида…". З Висновку № 133/19 вбачається, що на дослідження експертів були передані документи по вказаних лікарських засобах, на які посилається зустрічний позивач, та були використані експертами при проведенні експертного дослідження та встановленні ознаки патентоздатності "новизна".  
Оскільки позивач за зустрічним позовом не довів за допомогою належних, допустимих, достовірних та вірогідних доказів невідповідність спірного Винаходу таким умовам патентоздатності як новизна та винахідницький рівень, то, на переконання колегії суддів, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про відсутність підстав для визнання недійсним Патенту на Винахід відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону. 
Відповідач-2 за зустрічним позовом у відзиві на зустрічну позовну заяву заявив про пропуск позивачем позовної давності та застосування наслідків пропуску строку позовної давності.
Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).
Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові (стаття 267 ЦК України).
Визначення початку відліку позовної давності наведено у статті 261 ЦК України. Відповідно до частини 1 цієї статті, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
За змістом ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи. 
Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд має з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушено право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові, у зв`язку зі спливом позовної давності за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропуску.
Зазначена правова позиція викладена Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 07.11.2018 у справі №  575/476/16-ц та міститься у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.01.2018 у справі №  910/7394/17, від 14.08.2018 у справі №    9/057-09/6/13, від 18.07.2018 у справі №    910/24346/16, від 17.07.2018 у справі №    910/10056/17 та від 10.07.2018 у справі №    922/1898/17.
Колегія суддів зазначає про помилковість висновку суду першої інстанції про відмову у задоволенні зустрічного позову з огляду на відсутність порушеного права та законних інтересів позивача за зустрічним позовом, за захистом яких він звернувся до суду, погоджуючись з доводами апеляційної скарги в цій частині, адже зустрічний позов належить відхилити з огляду на недоведеність заявлених позовних вимог про що було зазначено вище, що також виключає застосування судом наслідків спливу позовної давності, про яку заявлено стороною спору. 
Разом з тим, такий висновок не призвів до неправильного вирішення по суті зустрічного позову як в частині основної вимоги про визнання недійним Патенту, так і в частині похідної позовної вимоги про зобов`язання відповідача внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи.
Щодо первісного позову, колегія суддів зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. 
Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу (ч. 3 ст. 465 ЦК України). 
Згідно з абз. 3 ч. 4 ст. 6 Закону строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи
Статтею 28 Закону визначено:
- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу (абз. 1 ч. 1);
- патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів (абз. 1 ч. 2); 
- використанням винаходу визнається:
виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; 
продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй (абз. 4, 5, 8 ч. 2); 
- патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом (ч. 5); 
- власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід будь-якій особі, яка стає його правонаступником (ч. 6);
- власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору (ч. 7).
Статтею 34 Закону встановлено, що будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.
Позивач є власником патенту України на винахід № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондопротекторною дією" (заявка від 27.10.2009 № а 2009 10861, дата набрання чинності Патенту - 25.12.2012), а тому, в силу вищенаведених приписів частини 5 статті 28 Закону має виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу.
МОЗ України було видано Наказ № 837, зокрема про реєстрацію та внесення до ДРЛЗ лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®" у двох формах випуску (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01, № UА/15397/01/01), в якому використана без згоди правовласника кожна ознака, включена до незалежного пункту формули Винаходу, захищеного Патентом, тобто є порушенням належних позивачу виключних майнових прав за Патентом на Винахід. 
В той же час дії відповідач-1 як заявника та власника реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01, № UА/15397/01/01), а також відповідача-2, який отримав ліцензію на провадження діяльності з імпорту в Україну лікарських засобів, до якої, окрім інших, включений лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®", є порушення прав інтелектуальної власності на Винахід, захищений Патентом. 
Як вірно зазначено судом першої інстанції для вирішення спору за первісним позовом у справі № 910/19256/16 необхідно визначити чи використовується у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" кожна ознака незалежного пункту формули Винаходу за Патентом, або ознака еквівалентна їй?
Вказане питання належать до предмету доказування у справі, а для встановлення чи спростування відповідних фактів необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право.
Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
Сторонами подані висновки експертизи, а саме: Висновок № 02-02/17 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 09.08.2017 (а.с. 12-24 т. 5), складений на замовлення відповідача-2 за первісним позовом (далі - Висновок № 02-02/17); Висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності №2380/19-27 від 26.07.2019 року (а.с. 212-222 т. 8), складений на замовлення позивача за первісним позовом (далі - Висновок №2380/19-27).
З Висновку № 02-02/17 вбачається, що на вирішення експертного дослідження у листі генерального директора ТОВ "ОРГАНОСІН ЛТД" від 20.07.2017 поставлено таке питання: чи використовується у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01, № UА/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію, затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", або ознака еквівалентна їй? 
Об`єктами експертного дослідження у Висновку № 02-02/17 зазначені: 
- винахід за патентом України № 100373; 
- лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®", таблетки вкриті плівкою оболонкою  (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01, № UА/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію, затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837), призначений для: лікування захворювань опорно-рухового апарату, супроводжується ознаками запалення, болем, дегенеративно- дистрофічними змінами хрящової тканини суглобів і хребта, зменшення рухливості суглобів; лікування остеоартриту (у тому числі колінного, кульшового суглобів, міжхребцевий остеохондроз, спондилоартроз).
Згідно із Законом України "Про судову експертизу" експертне дослідження проведено: Петренком Сергієм Анатолійовичем , який має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), спеціальну вищу освіту інтелектуальної власності (магістр з інтелектуальної власності), науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, вид 08.07.2011 року, дійсне до 22.08.2017 року), стаж роботи в сфері  інтелектуальної власності та експертний стаж з 2002 року.
З Висновку № 02-02/17 вбачається, зокрема:
- для відповіді на поставлене питання експертом проаналізовано інформацію, яка міститься, зокрема, у: 1) у описі до патенту України на винахід № 100373 та формулі зазначеного винаходу; 2) у наданих на дослідження копіях документів, які стосуються лікарського засобу "ПРОТЕКОН ФАСТ®", таблетки вкриті плівковою оболонкою (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/ 01 та № UА/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 15.08.2016 року № 837);
- порівняльний аналіз суттєвих ознак винаходу за патентом України № 100373 з ознаками, якими охарактеризовано лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®", та результати проведеного дослідження наведено експертом у Таблиці 1 вказаного висновку;
- на думку експерта, представлені у Таблиці 1 результати дослідження свідчать про те, що у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®", таблетки вкриті плівковою оболонкою (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/ 01 та № UА/15397/01/01), не використано всі ознаки, включені до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373, або ж ознаки еквівалентні їм;
- як вбачається з даних Таблиці 1 (стор. 9-12 висновку - а.с. 20-23 т. 5), експерт визначив тальк 1,0-3,0 єдиною суттєвою ознакою винаходу за патентом України № 100373, яка не використана у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®", а саме зазначив: "значення 0,75 мас.% знаходиться поза визначеними формулою винаходу за патентом України № 100373 межами 1,0-3,0 мас.% для тальку. Ознака не використана" (а.с. 23 т.5). 
У Висновку № 02-02/17 експерт Петренко Сергій Анатолійович дійшов висновку, що у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01, № UА/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію, затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", або ознака еквівалентна їй.
У Висновку №2380/19-27, складеному на замовлення позивача за первісним позовом для подання до Господарського суду міста Києва у справі № 910/19256/16, судовий експерт Давидченко В.В. дійшов висновку про те, що у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення №UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 №837) використана кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 або ознака еквівалентна їй.
Судом досліджено, що на вирішення експертизи, за результатами проведення якої був складений Висновок №2380/19-27, були  поставлені питання:
1. Чи є кількісний вміст тальку 0.73 мас.% ознакою, еквівалентною ознаці кількісного вмісту тальку 1.00 мас.% за патентом № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією"? (далі - питання 1);
2. Чи використовується у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®"  (реєстраційні посвідчення №UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", або ознака еквівалентна їй? (далі - питання 2).
Висновок №2380/19-27 містить опис об`єктів дослідження:
- винахід № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією"; 
- лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01, № UА/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію, затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837).
При наданні відповіді на питання 1 експерт зазначив, що:
- відповідно до Методики проведення судової експертизи, пов`язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 року, реєстраційний код 13.3.01, "Еквівалентною (рівноцінною) вважається така ознака продукту (або процесу (способу), яка є відомою в даній галузі, та призначена для вирішення тих самих задач, виконує ту саму роботу (функцію), тим самим шляхом і з тим самим результатом, який був заявлений", "Еквівалентність заміненої ознаки і ознаки що замінює, встановлюється шляхом порівняння критеріїв, якими відзначається поняття "еквівалентна ознака". Такими визначеними критеріями є: - мета, застосування ознаки; - робота (функція) яку виконує ознака; - шлях, яким виконується робота, (функція); - який досягається результат", "Еквівалентність ознак насамперед вирішується, виходячи з галузі техніки і загального цільового призначення. Ознака, що замінюється, може бути визнана еквівалентною заміненій тільки в тому випадку, якщо вона задовольняє одночасно усі вимоги, наведені у визначенні. Невиконання хоча б однієї з названих умов призводить до неприйняття еквівалентності ознак";
- відповідно до формули патенту України на винахід № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 "тальк" не відноситься до діючих речовин і використано в якості допоміжної речовини;
- відповідно до опису до патенту України на винахід № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 "Тальк очищений відіграє у композиції роль волого регулятора, підвищує плинність таблетної маси та є ковзною речовиною";
- "Допоміжні речовини у виробництві таблеток призначені для надання таблетковій масі необхідних технологічних властивостей, що забезпечують точність дозування, механічну міцність, розпадання, а також стабільність у процесі зберігання. При цьому вони виконують три основні функції: - технологічну, оскільки є формоутворювачами таблеткової маси, що легко дозується і пресується; - каталітичну - регулюють необхідну швидкість вивільнення лікарських речовин із таблетки; - терапевтичну, оскільки вони серед біофармацевтичних позицій виконують роль носіїв і стабілізаторів структурної біологічної інформації лікарських речовин. За призначенням допоміжні речовини поділяються на розріджувачі (наповнювачі), розпушувачі, зв 'язувачі (склеювачі), антифрикційні (ковзні, змащувальні), барвники й забарвлені матеріали, стабілізатори, плівкоутворювачі, коригенти", "…Як ковзні речовини застосовують високодисперсні порошки тальку, висушеного крохмалю картопляного, каоліну, аеросилу, целюлози мікрокристалічної. Тальку та каоліну у таблетковій масі повинно бути не більше 3%, аеросилу - 10%, оскільки вони подразнюють слизові оболонки. Ковзні речовини, адсорбуючись на поверхні частинок (гранул), усувають або зменшують їх шорсткість, підвищуючи таким чином плинність";
- обмеження максимального відсотку вмісту тальку в одиниці маси препарату - 3% пов`язано з необхідністю запобігання шкідливого впливу зазначених концентрацій цієї речовини на організм пацієнта;
- нормативними актами та спеціальною літературою, як правило, не встановлюються вимоги щодо нижньої межі вмісту тальку при виробництві таблеток, оскільки вона обирається виробником в залежності від особливостей технологічного процесу виготовлення продукту, застосованого обладнання та присутності в складі продукту інших інгредієнтів з аналогічними властивостями, в даному випадку таким інгредієнтом є стеорат магнію;
- таким чином, оскільки заміна ознаки кількісний вміст тальку 1.00 мас.% на кількісний вміст тальку 0.73 мас.%, має однакові мету застосування, виконувану функцію, шлях яким виконується функція та не впливає на результат який досягається, який полягає в створенні нового лікарського засобу у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією, який би мав вищий терапевтичний ефект та знизив ризик побічних дій, експерт дійшов висновку, що кількісний вміст тальку 0.73 мас.% є ознакою еквівалентною ознаці кількісного вмісту тальку 1.00 мас.% за патентом України № 100373  "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012.
При наданні відповіді на питання 2 експерт зазначив, що:
- у таблиці № 1 наведено ознаки, що визначають обсяг правової охорони винаходу "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" за патентом України № 100373 від 25.12.2012;
- у таблиці № 2 наведено кількісний склад лікарського засобу "ПРОТЕКОН ФАСТ®" у мг та мас.%;
- порівняння ознак винаходу "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" за патентом України  № 100373 від 25.12.2012 з ознаками лікарського засобу "ПРОТЕКОН ФАСТ®" наведено в таблиці 3;
- виходячи з результатів порівняльної таблиці 3, експерт дійшов висновку, що у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®"  (реєстраційні посвідчення №UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 №837) використана кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" від 25.12.2012 або ознака еквівалентна їй.
Як зазначено у Висновку №2380/19-27, проведення експертизи доручено експерту Давидченко Віктору Вікторовичу, провідному судовому експерту КВ КНДІСЕ, судовому експерту другого кваліфікаційного класу, який має вищу технічну освіту другого рівня за ступенем магістра та вищу освіту в сфері інтелектуальної власності другого рівня за ступенем магістра, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами та корисними моделями", стаж експертної роботи з 2009 року, свідоцтво № 651-17від 02.08.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 02.08.2022.
У Висновку №2380/19-27 також зазначено, що експерт про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України за надання завідомо неправдивого висновку та за ст. 385 КК України за відмову від надання висновку обізнаний.
Зміст Висновку №2380/19-27 свідчить про повноту відповідей на питання, їх відповідність фактичним обставин справи. Обґрунтованість висновку експерта підтверджується посиланням на відповідні використані експертом методичні джерела та літературу.
За доводами апеляційної скарги Висновок експерта №2380/19-27 є неналежним доказом, оскільки у ньому досліджено обставини, які не входять до предмету доказування, а експерт вийшов за межі формули винаходу,а також у ньому відсутнє дослідження еквівалентності ознак та докладний опис проведених експертних досліджень. Такі доводи колегія суддів відхиляє з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
Тобто до предмету доказування у спорах про порушення прав, що випливають з  патенту у зв`язку з неправомірним використанням винаходу входять як всі ознаки формули винаходу, так і будь-які еквівалентні ознаки. 
Формула Винаходу за Патентом містить помилку у визначенні кількості речовини тальк. Зокрема, наразі у формулі винаходу вказано 1.0-3.0 мас. % тальку, замість 0.73-3.0 мас. %. При цьому, кількісний вміст тальку 0.73 мас.% є ознакою еквівалентною ознаці кількісного вмісту тальку 1.00 мас.% у формулі винаходу за патентом №100373. Зазначене підтверджується як Висновком №2380/19-27, так і Висновком №2380/19-27 від 26.07.2019 та Висновком експерта №133/19, які підтверджують зазначене вище.
Таким чином, діапазон значень тальку 0.73-3.0 мас. % є таким, що входить до предмету доказування у даній справі та був правомірно досліджений експертом як еквівалентна ознака. Зазначеним вище також спростовується і довід скаржника щодо виходу експерта за межі формули винаходу.
Оскільки Висновком №2380/19-27 передбачено, що еквівалентним є діапазон 0.73-3.0 мас. %, то будь-яке значення у вказаному діапазоні, яке використано при виготовленні лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», є еквівалентним до кількості тальку, вказаної у формулі винаходу. Частка тальку в лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» становить 0.75 мас. %, що входить у діапазон еквівалентної ознаки. Таким чином, окреме експертне дослідження використання ознаки тальку кількості 0.75 мас. % не потребується.
За вказаних обставин, суд першої інстанції правомірно взято в якості доказу Висновок №2380/19-27, яким встановлено, що у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®"  використана кожна ознака незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознака еквівалентна їй.
Відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу.
Відповідно до абз. 4, 5 ч. 2 ст. 28 Закону використанням винаходу визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
Використання в цивільному обороті лікарських засобів на території України можливе лише після проведення їх державної реєстрації. Державна реєстрація лікарських засобів виступає тим юридичним фактом, на підставі якого вони вводяться у цивільний оборот на території України.
Відповідно  до частин першої та другої статті 9 Закону України "Про  лікарські  засоби" (в редакції, чинній станом на дату прийняття оскаржуваного наказу МОЗ України) лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я.
На зареєстрований лікарський засіб заявнику видається посвідчення, в якому зазначається строк дії, протягом якого лікарський засіб дозволяється до застосування в Україні (ч. 18 ст. 9 Закону України "Про  лікарські  засоби").
Відповідно до пункту 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок № 376) державна реєстрація (перереєстрацію) лікарського засобу здійснюється МОЗ на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ (далі - Центр) у визначеному МОЗ порядку.
Зі змісту приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376, а також Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 26.08.2005 № 426, вбачається, що до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів.
За результатами розгляду зазначених матеріалів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу (ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби"). 
Згідно п. 3 Порядку № 376 у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу, яку подає до МОЗ юридична або фізична особа, що несе відповідальність за якість, безпечність та ефективність лікарського засобу (далі - заявник), зазначаються найменування та адреса заявника, юридична адреса та адреса місця провадження діяльності виробника лікарського засобу, назва лікарського засобу, його торговельна назва, назва діючої речовини, синоніми, форма випуску, повний склад лікарського засобу, показання до застосування та протипоказання, дозування, умови відпуску, способи застосування, строк та умови зберігання, інформація про упаковку, дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах.
Відповідно до ч. 17 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби" для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об`єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає засвідчену відповідно копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, а також документ, що підтверджує чинність патенту в Україні. Заявники подають лист, в якому вказується, що права третьої сторони, захищені патентом або передані за ліцензією, не порушуються у зв`язку з реєстрацією лікарського засобу. 
Відповідно до п. 5 Порядку № 376, Центр готує вмотивовані висновки щодо ефективності, безпеки та якості лікарського засобу за результатами експертизи реєстраційних матеріалів або висновки, передбачені абзацами другим - четвертим пункту 2 цього Порядку, і рекомендує здійснити державну реєстрацію відповідного лікарського засобу або відмовити в ній. 
З наведених вище норм вбачається, що висновок Центру базується на дослідженні наданих заявником матеріалів та на перевірці достовірності наданих матеріалів й безпечності лікарського засобу, що подається на реєстрацію. 
Рішення про відмову в державній реєстрації лікарського засобу приймається, якщо не підтверджуються висновки щодо його ефективності та безпечності. Також, у державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів (ч. 23, 24 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби").
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 34 Закону встановлено, що будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.
Згідно з ч. 1 ст. 21 Цивільного кодексу України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.
Оскільки МОЗ України приймає рішення про реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу або про відмову в такій реєстрації, то наказ МОЗ України від 15.08.2016 № 837 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01 та № UА/15397/01/01, порушує виключні майнові права позивача на Винахід за Патентом.
За таких обставин належить погодитись з висновком суду першої інстанції про обґрунтованість позовних вимог про визнання недійсним та скасування наказу № 837 у частині державної реєстрації лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01 та № UА/15397/01/01, про зобов`язання МОЗ України виключити лікарський засіб під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®" з Державного реєстру лікарських засобів шляхом видання наказу.
Матеріалами справи підтверджується, що заявником та власником реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®" є компанія Органосін Лайф Саєнсиз Пвт.
Державною службою України з лікарських засобів видано відповідачу-2  ліцензію на провадження діяльності з імпорту лікарських засобів (серія АЕ № 637439 від 29.04.2015) (а.с. 220 т. 9), до якої, окрім інших, включений лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®".
Крім того, листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) № 4299-1.1.1/3.0/171-16 від 17.10.2016 (а.с. 89 т. 1) підтверджується, що "лікарський засіб "ПРОТЕКОН ФАСТ®", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 (10x3), № 60 (10x6), № 90 (10х3)х3) у блістерах, № 30, № 60, № 90 у контейнерах (№ UA/15396/01/01) виробництва Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед зазначено в переліку лікарських засобів, що імпортуються на територію України додатку № 1 до ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРГАНОСІН ЛТД". Відповідно до ліцензійного реєстру Держлікслужби  Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРГАНОСІН ЛТД" має ліцензію серії АЕ № 637439 від 29.04.2015 на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".
Матеріали справи не містять доказів надання позивачем дозволу на використання відповідачами Винаходу за Патентом, а відтак колегія суддів погодужується з висновком суду першої інстанції про обґрунтованість позовної вимоги про визнання порушення компанією Органосін Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" прав інтелектуальної власності на Винахід за Патентом, власником якого є Мові Хелс ГмбХ.
Колегія суддів відхиляє доводи апеляційної скарги про те, що суд першої інстанції безпідставно не визнав преюдиційними обставини про те, що у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення № UА/15396/01/01 та № UА/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 або ознаку, еквівалентну їй, які встановлені рішенням Господарського суду Київської області від 16.04.2019 у справі №911/2551/17.
Відповідно до ч. 6 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
З рішення Господарського суду Київської області від 16.04.2019 у справі №911/2551/17 про відмову в позові вбачається, що висновок суду про те, що у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" не використано кожну ознаку незалежного пункту формули Винаходу за Патентом або ознаку, еквівалентну їй, грунтується виключно на висновку експерта за результатами проведення експертизи судовим експертом Петренком С.А., підготовлений для використання в господарському судочинстві № 16-01 від 17.09.2018. Також судом зроблено висновок про те, що позивачем не подано до суду належних та допустимих доказів в підтвердження порушення прав інтелектуальної власності компанії Мові Хелс ГмбХ, від імені якої він діє, за захистом яких він звернувся до суду з позовом, з огляду на що позовні вимоги є недоведеними та безпідставними, а відтак не підлягають задоволенню. Таким чином, на думку колегії суддів, рішенням у господарській справі №911/2551/17 не були встановлені обставини, які не потребують доказуванню при розгляді даної справи, оскільки в задоволенні позовних вимог було відмовлено з огляду на їх недоведеність.
В той же час, зібраними у даній справі новими доказами у своїй сукупності вказаний висновок суду спростований, та при розгляді даної справи позивачем доведені обставини використання у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" кожної ознаки незалежного пункту формули Винаходу за Патентом, які покладені в основу підстав даного позову.
Таким чином, відповідач-2 не навів достатніх та беззаперечних доводів в обґрунтування вимог апеляційної скарги, у зв`язку з чим скаргу належить залишити без задоволення, а рішення Господарського суду  міста Києва від 02.03.2020 залишити без змін як таке, що прийняте з дотримання норм матеріального та процесуального права.
У відповідності до ст. 129 ГПК України судовий збір за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на скаржника.
Керуючись ст. 269, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1.          Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" залишити без задоволення.
2.          Рішення Господарського суду  міста Києва від 02.03.2020 у справі №  910/19256/16 залишити без змін.
3.          Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст постанови складений та підписаний 28.05.2020. 

Головуючий суддя                                                            С.В. Сотніков 

Судді                                                                                О.М. Остапенко

                                                                                Б.М. Поляков