ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року 
м. Київ

Справа №  904/87/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" -  П`ятака І.І., 
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" - Тіньковського О. Г.,
третя особа - товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" - П`ятака І.І., 

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" (далі - ТОВ "Ботаніка", відповідач)
на рішення господарського суду Київської області від 18.09.2019
(суддя Мальована Л.Я.) та 
постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2020
(головуючий  суддя - Отрюх Б.В., судді: Копитова О.С. і Грек Б.М.)
у справі № 904/87/18
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Еліксір" (далі - ТОВ "Еліксір", позивач)
до ТОВ "Ботаніка"
про   заборону використання позначення та утилізацію продукції,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія Еліксир" (далі - Компанія).

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про заборону відповідачу здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою (далі - ТМ) "КАПІЛЯР", зареєстроване відповідно до свідоцтва України від 10.04.2009 на знак для товарів і послуг № 105158 (далі - Свідоцтво № 105158),  та про знищення зображення або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту.
2. Позов було обґрунтовано тим, що:  нанесення ТОВ "Ботаніка" знака на упаковку, в якій міститься гель косметичний "КАПІЛЯР", що відноситься до 3 класу МКТП, тобто до класу, для якого зареєстровано знак за Свідоцтвом НОМЕР_1 , і пропонування для продажу крему в упаковці, на яку нанесено знак, є протиправним використанням відповідачем знака позивача.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду Київської області від 18.09.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2020:
- позов задоволено частково;
-  заборонено  ТОВ "Ботаніка" здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з ТМ "КАПІЛЯР", зареєстроване відповідно до Свідоцтва № 105158, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;
- стягнуто з ТОВ "Ботаніка" на користь ТОВ "Еліксір" 1 762 грн. судового збору та                27 456 грн. витрат на проведення судової експертизи;
- в іншій частині позову відмовлено.

4. Рішення і постанову мотивовано, зокрема, наявністю доказів неправомірного використання відповідачем знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) "КАПІЛЯР".

Короткий зміст вимог касаційної скарги 

5. У касаційній скарзі до Верховного Суду ТОВ "Ботаніка", зазначаючи про прийняття зазначених рішення та постанови з порушенням та неправильним застосуванням норм процесуального права, просить "ухвалу" (фактично - рішення) господарського суду Київської області від 18.09.2019 та постанову апеляційного господарського суду від 05.02.2020 у даній справі скасувати, справу передати на новий розгляд до господарського суду Київської області.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6. Суд першої інстанції порушив норми процесуального права, зокрема статті 86, 236, 237 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), а саме належним чином не дослідив зібрані у справі докази та не надав їм правову оцінку (наведене стосується питань призначення та проведення судової експертизи у справі, висновку судового експерта).

7. Суд апеляційної інстанції припустився порушення тих же норм процесуального права (так само у зв`язку з проведенням судової експертизи).

8. Скаржник посилається також на рецензію на висновок експерта (надану судовим експертом Прохоровим -Лукіним Г . В. ).

9. Також скаржником здійснено посилання на правові позиції Верховного Суду в інших справах та на рішення Європейського суду з прав людини. 

Доводи інших учасників справи

10.  У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Еліксір" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про: їх необґрунтованість та про законність оскаржуваних судових рішень зі справи; безпідставність посилання скаржника на судову практику у справах №№ 904/2826/18, 902/368/16, 910/11573/18, і просить рішення господарського суду Київської області від 18.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2020 залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

11. Від Компанії відзив на касаційну скаргу не надходив.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

12. ТОВ "Еліксир" є власником Свідоцтва № 105158 на ЗТП "КАПІЛЯР", виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, дата подання заявки - 13.11.2006, дата публікації відомостей про видачу - 10.04.2009. Знак зареєстровано для товарів і послуг, що відносяться до 3 класу МКТП: Косметика: зубні порошки і пасти; вазелін косметичний; косметичні препарати до ванн; вибілювальні креми для шкіри; косметика для вій; депілятори; депіляторний крем; депіляторні препарати; ефірні олії; жасминна олія; жири косметичні; ефірні олії з кедрового дерева; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лавандова олія; лимонні ефірні олії; лосьйони косметичні; серветки, просочені лосьйонами косметичними; м`ята на парфуми; олії косметичні; олія скипидарна для знежирювання; косметичні препарати для догляду шкіри.

13. ТОВ "Еліксір" (продавець) і Компанія (покупець) 13.05.2016 уклали договір №13/05-1 про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг, за умовами якого: продавець передав, а покупець прийняв права власності на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом №105158; передача права власності поширюється на всі товари за всіма класами МКТП, на які поширюється дія Свідоцтва.

14. Державною службою інтелектуальної власності України 08.08.2016 прийнято рішення про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки.  Реєстраційний номер 20305, дата публікації та реєстрації - 25.08.2016.

15. Компанією (ліцензіар) і ТОВ "Еліксір" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір від 26.08.2016 №26/08-16-2 про надання дозволу на використання об`єктів прав інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг); під знаками в цьому договорі розуміються ЗТП за Свідоцтвом №105158.

Згідно з додатком до ліцензійного договору ліцензіар залишає за собою право самостійно використовувати ЗТП і право надавати третім особам дозволи (ліцензії) на використання ЗТП за умови письмового погодження з ліцензіаром. Право забороняти третім особам неправомірне використання ЗТП (включаючи право звернення до суду) належить протягом строку дії ліцензійного договору як ліцензіару, так і ліцензіату.

16. Позивач в обґрунтування своїх вимог зазначив, що нанесення ЗТП на упаковку, в якій міститься косметичний гель "КАПІЛЯР", що відноситься до 3 класу МКТП, тобто до класу, для якого зареєстровано ЗТП за Свідоцтвом № 105158 , пропонування для продажу косметичного гелю "КАПІЛЯР" в упаковці, на яку нанесено ЗТП,  є протиправним використанням останнього з боку відповідача.

17. Згідно з висновком експерта за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 22.05.2019 № 287/18, проведеної судовим експертом Ковальовою Н.М. : гель косметичний виробництва ТОВ "Ботаніка", на якому використовується позначення "КАПІЛЯР", відноситься до групи товарів 3-го класу МКТП, на які розповсюджується охорона за Свідоцтвом № 105158 , а саме до косметичних препаратів для догляду шкіри; позначення "КАПІЛЯР", яке використовується ТОВ "Ботаніка" на своєму продукті "Гель для ніг Капіляр", є схожим до ступеня змішування із ЗТП "КАПІЛЯР" (Свідоцтво № 105158 ); маркування гелю для ніг виробництва ТОВ "Ботаніка" словесним позначенням "КАПІЛЯР" може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

18. Відповідачем не заперечується факт такого використання, однак можливість останнього він обґрунтовує тим, що на упаковці продукту " Гель для ніг Капіляр " він використовує власну ТМ "Botanica", яка зареєстрована на ім`я власника підприємства ОСОБА_7 , і робить це  відповідно до ліцензійного договору від 03.06.2014 №1/2014, укладеного ТОВ "Ботаніка" і ОСОБА_7 (свідоцтва України на ЗТП № 112413, № 116281); відповідно, ТМ  "Botanica", яка розташована на упаковці  продукту "Гель для ніг Капіляр", надає можливість споживачам України розрізнити товари цього виробника від товарів інших виробників.

19. Відповідач не виробляє та не реалізує товар зі спірними позначеннями (з цієї причини суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний господарський суд, відмовив у задоволенні позовних вимог щодо знищення виготовлених зображень знака або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту ТОВ "Ботаніка").

20. Судом апеляційної інстанції додатково зазначено, зокрема, таке.

У судовому засіданні цього суду досліджено письмові пояснення судового експерта Ковальової Н.М. від 27.12.2019, з яких вбачається, зокрема, що: Ковальова Н.М. є фахівцем державної спеціалізованої установи Міністерства юстиції України - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; поіменований експерт був достатньо кваліфікованим для проведення такої експертизи; ним було отримано й досліджено усі матеріали справи, що надійшли для проведення експертизи. 

ДЖЕРЕЛА ПРАВА

21. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

стаття 5:
- об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень; такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (пункт 2);
- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака для товарів і послуг та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом на знак для товарів і послуг з наведеними у ньому копією внесеного до названого Реєстру зображення знака для товарів і послуг та переліком товарів і послуг (пункт 4);

стаття 16:
- свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати відповідний знак та інші права, визначені цим Законом (пункт 2);
- використанням знака для товарів і послуг визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (пункт 4);
- свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (пункт 5);
- власник свідоцтва на знак для товарів і послуг може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору (пункт 7);
- власник свідоцтва на знак для товарів і послуг може дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору (пункт 8);
- договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами (пункт 9).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

22. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення позовних вимог щодо заборони відповідачу здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР" та знищення такого зображення або позначення на упаковці продукту. 

23. Попередні судові інстанції, з огляду на наведені положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та з урахуванням встановлених ними фактичних обставин справи, з`ясувавши:
- не заперечуване відповідачем використання ним позначення "КАПІЛЯР", право на використання якого належить позивачеві;
- що відповідач не виробляє й не реалізує товар із спірним позначенням, - 
дійшли висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову.

Доводи касаційної скарги даного висновку не спростовують з урахуванням такого.

24. За своїм змістом відповідні доводи ґрунтуються виключно на питаннях, пов`язаних із незгодою скаржника з висновком судової експертизи в даній справі та його оцінкою судами попередніх інстанцій.  

За змістом приписів статей 91, 98 і 104 ГПК України висновок експерта являє собою письмовий доказ у справі, який оцінюється судом за загальними правилами оцінки доказів, визначеними у статті 86 цього Кодексу. 

Згідно з частиною другою статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права, зокрема, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Наведене в цій останній нормі ГПК України стосується й поданої скаржником до суду касаційної інстанції рецензії на висновок експерта.

25. У касаційній скарзі відповідач просить передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на неналежне дослідження судами зібраних у справі доказів та ненадання їм правової оцінки. 

Згідно з частиною третьою статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є, зокрема, порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази.

Зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що судами досліджений висновок судового експерта, з яким суди погодилися.

Таким чином, відсутня підстава для направлення даної справи на новий розгляд згідно з наведеною нормою процесуального права, оскільки сама лише незгода скаржника із здійсненим попередніми судовими інстанціями дослідженням висновку судового експерта не означає, що таке дослідження судом взагалі не здійснювалося. 

26. Посилання скаржника на правові позиції Верховного Суду в інших справах   (№№ 904/2826/18, 902/368/16, 910/11573/18) не може вважатися прийнятним, оскільки судові рішення Верховного Суду у зазначених справах ухвалювалися за інших, відмінних від тих, що мають місце в даній справі, фактичних обставин, у залежності від яких і здійснювався розгляд відповідних справ.

27. Доводи скаржника, пов`язані з посиланням на рішення Європейського суду з прав людини, також не можуть бути визнані підставою для задоволення касаційної скарги. Зі змісту оскаржуваних судових рішень не вбачається, щоб суди попередніх інстанцій ігнорували конкретний, доречний та важливий довід, наведений відповідачем. Винесення необґрунтованих судових рішень з матеріалів даної справи також не вбачається. Висновок названого Суду про те, що судова експертиза складає невід`ємну частину судової процедури, так само нічим не підтверджує довод скаржника, з огляду на викладене в пунктах 23, 24 даної постанови.

28. Водночас Касаційним господарським судом враховуються доводи ТОВ "Еліксір", викладені у відзиві на касаційну скаргу, як такі, що узгоджуються з матеріалами справи та нормами матеріального і процесуального права.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

29. Звертаючись з касаційною скаргою, відповідач не спростував наведених висновків судів попередніх інстанцій та не довів неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права, як необхідної передумови скасування прийнятих ними судових рішень.

30. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу ТОВ "Ботаніка" залишити без задоволення, а оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій - без змін за відсутності визначених процесуальним законом підстав для їх скасування.

Судові витрати

31. Понесені відповідачем у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на відповідача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 18.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2020 у справі    № 904/87/18 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                    В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                     І. Булгакова

Суддя                                                                                                                      Б. Львов