Постанова
Іменем України
 
14 квітня 2020року
м. Київ
справа № 760/7625/16-ц
провадження № 61-22236св19
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Ступак О. В. (суддя-доповідач), Гулейкова І. Ю., Усика Г. І., 
учасники справи: 
позивач - WD-40 Manufacturing Company,
відповідачі:  ОСОБА_1 , Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
 
розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу представника  ОСОБА_1 - ОСОБА_2 на постанову Київського апеляційного суду від 11 листопада      2019 року у складі колегії суддів: Поліщук Н. В., Соколової В. В., Шкоріної О. І., 
 
ВСТАНОВИВ:
 
Короткий зміст позовних вимог і рішень судів
 
У квітні 2016 року WD-40 Manufacturing Company звернулося до суду із позовом до ОСОБА_1 , Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, про визнання свідоцтва недійсним, зобов`язання вчинити дії.
 
Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що WD-40 Manufacturing Company є всесвітньо відомим виробником аерозольного препарату універсального призначення «WD-40». Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року знак «WD-40» за свідоцтвом № 15337 визнано добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company для товарів 2 та 4 класів МКТП станом на 01 січня           2005 року. Іншим рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року визнано знак «WD-40, об`ємний» добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Company для товарів 2 та 4 класів МКТП станом на 01 січня 2005 року. Компанії стало відомо, що на ім`я ОСОБА_1 зареєстрована торговельна марка « AD -50 » згідно із свідоцтвом України № 127240 на знак для товарів і послуг для товарів 2 класу МКТП. На переконання WD-40 Manufacturing Company знак «AD-50» є таким, що може ввести споживачів в оману, зокрема щодо WD-40 Manufacturing Company та якості його товару, оскільки цей знак схожий із знаком «WD-40».
 
Посилаючись на викладене, позивач просиввизнати свідоцтво України № 127240 на знак для товарів і послуг «AD-50» недійсним повністю; зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України № 127240 на знак для товарів і послуг «AD-50» недійсним повністю до Державного реєстру Свідоцтв України на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».
 
Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 19 грудня 2016 року позов WD-40 Manufacturing Company задоволено. Визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 10 серпня 2010 року № 127240, власником якого є ОСОБА_1 , недійсним повністю. Зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 10 серпня 2010 року № 127240, власником якого є ОСОБА_1 , та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Промислова власність». Вирішено питання розподілу судових витрат.
 
Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив із того, що комбіноване позначення «AD-50» за оспорюваним свідоцтвом № 127240 може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу із добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг «WD-40» за свідоцтвом № 15337 та «WD-40, об`ємний», що свідчить про невідповідність зареєстрованого комбінованого позначення «AD-50» умовам надання правової охорони, встановленим Законом та статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 127240 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар для яких цей знак зареєстрований, оскільки не виключається небезпека того, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких він зареєстрований, яка насправді не відповідатиме дійсності. Використання торговельної марки «AD-50» за свідоцтвом України № 127240 може завдати шкоди позивачу, оскільки споживач буде асоціювати цю торговельну марку з добре відомими торговельними марками позивача, їх відомістю та репутацією.
 
Постановою Київського апеляційного суду від 11 листопада 2019 року рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення про задоволення позову WD-40 Manufacturing Company.
 
Ухвалюючи рішення, суд апеляційної інстанції виходив із того, що висновок експерта від 16 серпня 2019 року № 142/19 є неповним, складено поверхово, без належного порівняння визначених об`єктів, не містить логічних та послідовних висновків, аналізу наявних збігів та розбіжностей, не узгоджується з іншими матеріалами справи, а проведене дослідження не відповідає Методичним рекомендаціям із окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07 квітня 2014 року № 91. На стадії апеляційного провадження колегією суддів задоволено клопотання представника позивача та долучено висновок судового експерта Сопової К. А. від 18 жовтня    2019 року № 29-10/19, складеного на замовлення ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери». Приймаючи цей доказ, колегія суддів виходила з того, що розгляд справи у суді першої інстанції відбувся за відсутності відповідача, який не був належним чином повідомлений про розгляд справи. З цих підстав колегією суддів відновлено порушене право відповідача щодо надання доказів та забезпечено можливість доведення обставин, на які посилається відповідач як на підставу своїх вимог або заперечень. Поряд із цим, ураховуючи рівність процесуальних прав сторін, позивачу забезпечено таку ж можливість. Висновок судового експерта Сопової К. А. від 18 жовтня 2019 року № 29-10/19 у цілому містить повну інформацію щодо об`єктів дослідження, системний та змістовний аналіз проведеного дослідження, який сформовано у логічні висновки. Крім того, цей висновок узгоджується з іншими матеріалами справи. Представник відповідача правом подачі заперечень щодо висновку експерта від 18 жовтня 2019 року            № 29-10/19, не скористався. Матеріали справи не містять доказів, які відповідно до процесуального закону є такими, що підтверджують фактичну обізнаність          ОСОБА_1 про перебування в провадженні суду цієї справи. Отже, оскільки відповідач не був належним чином повідомлений про розгляд справи, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню.
 
Короткий зміст та узагальнюючі доводи касаційної скарги, позиції інших учасників справи
 
У грудні 2019 року ОСОБА_1 подало до Верховного Судукасаційну скаргу на постанову Київського апеляційного суду від 11 листопада 2019 року, в якій просить скасувати зазначене судове рішення та повернути справу до суду для нового розгляду, обґрунтовуючи свої вимоги порушенням судом норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права. Вказує на те, що апеляційний суд, допускаючи новий доказ на стадії апеляційного розгляду, по-перше, вийшов за межі повноважень, визначених частинами першою, другою статті 367 ЦПК України, а по-друге, порушив принципи цивільного судочинства, викладений у статті 12 ЦПК України, щодо, зокрема, несення сторонами ризиків користування своїми правами, та рівності прав таких учасників. Сплата представником позивача будь-яких коштів на рахунок ФОП « Сопова К. А. » не є доказом оплати за здійснення такою особою незалежної професійної діяльності. Відповідно, доказом оплати послуг за здійснення незалежної професійної діяльності може бути лише сплата на рахунок особи, зареєстрованої у передбачений законом спосіб як такої, що здійснює незалежну професійну діяльність. 
 
У квітні 2020 року WD-40 Manufacturing Company подало до суду відзив на касаційну скаргу у якому зазначено, що у судовому засіданні в Київському апеляційному суді, під час розгляду клопотання про долучення до матеріалів справи висновку від 18 жовтня 2019 року № 29-10/19, представник ОСОБА_1 не заперечував проти долучення до матеріалів справи висновку судового експерта Сопової К. А., що підтверджується технічними засобами фіксації судових засідань на момент прийняття судом першої інстанції рішення від 19 грудня 2016 року не існувало ще статей 102 та 106 ЦПК України. Проведення експертизи атестованим судовим експертом Соповою К. А. та складення відповідного висновку здійснено з дотриманням вимог ЦПК України та Закону України «Про судову експертизу». Суд апеляційної інстанції дійшов неправильного висновку про те, що ОСОБА_1 був неналежним чином повідомлений, про час та місце розгляду справи у суді першої інстанції. 
Позиція Верховного Суду
 
Згідно із частиною другою статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
 
Відповідно до статті 401 ЦПК України попередній розгляд справи має бути проведений протягом п`яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у складі трьох суддів у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення. 
 
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а оскаржуване рішення апеляційного суду - без змін, оскільки його ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Рішення суду апеляційної інстанції відповідає нормам ЦПК України щодо законності та обґрунтованості.
 
Встановлені судами обставини
 
Державним департаментом інтелектуальної власності 10 серпня 2010 року на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано знак для товарів і послуг «AD-50» для товарів 2 класу МКТП, а саме: фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; барвники; протрави; необроблені природні смоли; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; азбестові фарби; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; аурамін; бактерицидні фарби; барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники (екстракти); барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; барвники для деревини; барвники харчові; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; вогнетривкі фарби; ґрунтовання; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; гумігут для живопису; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); захисні (захистові) препарати для металів; згусники для фарб; камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; копалові політури; креозот для захисту деревини; лаки для бронзування; люстр золотий для кераміки; люстр платиновий для кераміки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; олії захисні (захистові) для деревини; паста срібна; пігменти; платинові фарби; позолота; покриви лакофарбові; покриви для просмоленого картону; покриви (фарби) для деревини; покриви для гудронованого картону; поливи, що належать до 2 класу; порошки бронзові (фарба); порошки для сріблення; порошки, що належать до 2 класу і фарбувальні речовини, що використовуються при копіюванні та друкуванні; протибрудові фарби; протикорозійні препарати; протикорозійні стрічки; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі лаків; розріджувачі фарб; розчини для білення; свинцевий (олив`яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; скипидар (розріджувач до фарб); сумах для політур; тонери і чорнила для електронних принтерів; фарби для кераміки; фарби для таврування тварин; фіксатори ( політури ); чорні фарби чи барвники», що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 127240.
 
Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09 грудня 2015 року № 220-Н, визнано знак «WD-40» за свідоцтвом № 15337 добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Compani, США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.
 
Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, затвердженого наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 09 грудня 2015 року № 219-Н, визнано знак «WD-40, об`ємний» добре відомим в Україні відносно WD-40 Manufacturing Compani, США, для товарів 02 класу МКТП: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів; 04 класу МКТП: мастильні та просочувальні оливи, станом на 01 січня 2005 року.
 
Позначення «WD-40» також є розрізняльною частиною фірмового (комерційного) найменування WD-40 Manufacturing Company.
 
Висновком експертного дослідження від 23 серпня 2016 року № 09 (ІВ), здійсненого на замовлення ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», представника      WD-40 Manufacturing Company, Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ, досліджувався ряд продукції стосовно порушення прав позивача на добре відомі торговельні марки. Зокрема, розглядалось питання використання на такій продукції позначення        «AD-50». У висновку експерт щодо оспорюваного свідоцтва вказав:
«Позначення, що містить у своєму складі словесні елементи «AD-50» на наданому балончику та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України від 15 серпня     2000 року № 15337 «WD-40», від 10 липня 2013 року № 172906 (наводиться зображення аерозольного балончика синього кольору із написом «WD-40» на жовтому фоні), які визнані добре відомими в Україні, є схожим настільки, що його можна сплутати.
 
Застосування позначення «AD-50» на наданому балончику може вважатись використанням знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України від 15 серпня 2000 року № 15337 «WD-40», від 10 липня 2013 року № 172906, які визнані добре відомими в Україні. Використання позначення що містить у своєму складі словесні елементи «AD-50» та формують зовнішній вигляд наданого балончика, може призвести до змішування діяльності суб`єктів господарювання та ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє/продає товар».
 
Висновком експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності                   від 17 жовтня 2016 року № 17-10/16, здійсненого на замовлення ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», представника WD-40 Manufacturing Company, експертом ОСОБА_4 зазначено, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України          № 127240 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів, наведених у свідоцтві.
 
У дослідницькій частині висновку проведений порівняльний аналіз товарів, для маркування яких застосовується комбіноване позначення «WD-40», яке належить позивачу, та позначення, яке належить ОСОБА_1 за свідоцтвом України               № 127240 та встановлено, що товари 2 класу МКТП, для яких зареєстроване оспорюване позначення, є спорідненими з товарами, для маркування яких застосовується комбіноване позначення «WD-40».
 
Відповідно до цього висновку судового експерта Сопової К. А. від 18 жовтня       2019 року № 29-10/19, знак для товарів і послуг «AD-50» за свідоцтвом України       № 127240 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «WD-40» (словесний) та «WD-40» (об`ємний), визнаними добре відомими в Україні для: таких самих товарів («препарати-запобіжники корозії металів; захист (захистові) препарати для металів; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протикорозійні препарати; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів»), споріднених товарів (фарби, політури, лаки: барвники; азбестові фарби; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; аурамін; бактерицидні фарби; барвники (екстракти); барвники для деревини; білило свинцеве; білі фарби чи барвники; бітумні політури; вогнетривкі фарби; грунтовання; грунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, итасі транспортних засобів; гумігут для живопису; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; копалові політури; лаки для бронзування; мастики (природні смоли); паста срібна; пігменти; згусники для фарб; платинові фарби; позолота; покриви лакофарбові; покриви для просмоленого картону; покриви (фарби) для деревини; покриви для гудронованого картону; поливи, що належать до 2 класу; порошки бронзові (фарба); порошки для сріблення; протибрудові фарби; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі лаків; розріджувачі фарб; розчини для білення; свинцевий (олив`яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; скипидар (розріджувач до фарб); сумах для політур; фарби для кераміки; фарби для таврування тварин; фіксатори (політури); чорні фарби чи барвники; препарати для захисту деревини: препарати-запобіжники руйнуванню деревини; камеді-смоли; каніфоль; карбоніл для захисту деревини; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини).
 
Використання знака для товарів і послуг «AD-50» за свідоцтвом України № 127240 вказуватиме на зв`язок із власником добре відомих в Україні знаків «WD-40» (словесний) та «WD-40» (об`ємний), що може спричинити шкоду дистинктивності та/або репутації добре відомих знаків через таке використання для товарів, що вказані у свідоцтві України № 127240 і не пов`язані з товарами «WD-40» Manufacturing Company, а саме: «барвильні картриджі заправлені до принтерів та копіювачів; барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; тонери і чорнила для електронних принтерів; порошки, що належать до 2 класу і фарбувальні речовини, що використовуються при копіюванні та друкуванні; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і друкування; барвники харчові».
Знак для товарів і послуг «AD-50» за свідоцтвом України від 10 серпня 2010 року   № 127240 є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме «WD-40» Manufacturing Company, власника знаків «WD-40» (словесний) та «WD-40» (об`ємний), визнаних добре відомими в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України                від 31 серпня 2015 року.
 
Нормативно-правове обґрунтування
 
Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак, торговельна марка) в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).
 
Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
 
У відповідності до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
 
Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
 
Згідно статті 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
 
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).
 
Згідно з вимогами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки;   2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
 
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
 
Згідно частини першої-четвертої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
 
Відповідно до частини другої, третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
 
Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.
 
Відповідно до частини другої, п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
 
Частиною першою статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
 
Відповідно до частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
 
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
 
Установивши, що висновком судового експерта Сопової К. А. від 18 жовтня        2019 року № 29-10/19 підтверджено, що знак для товарів і послуг «AD-50» за свідоцтвом України від 10 серпня 2010 року № 127240 є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а саме «WD-40» Manufacturing Company, власника знаків «WD-40» (словесний) та «WD-40» (об`ємний), визнаних добре відомими в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року, а  використання знака для товарів і послуг «AD-50» за свідоцтвом України № 127240 вказуватиме на зв`язок із власником добре відомих в Україні знаків «WD-40» (словесний) та        «WD-40» (об`ємний), що може спричинити шкоду дистинктивності та/або репутації добре відомих знаків через таке використання для товарів, що вказані у свідоцтві України № 127240 і не пов`язані з товарами «WD-40» Manufacturing Company, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про порушення прав позивача.
 
Доводи заявника про те, що апеляційний суд, допускаючи новий доказ на стадії апеляційного розгляду, по-перше, вийшов за межі повноважень, визначених частинами першою, другою статті 367 ЦПК України, а по-друге, порушив принципи цивільного судочинства, викладений у статті 12 ЦПК України, є безпідставними, з огляду на таке. 
 
Згідно із частиною третьою статті 367 ЦПК України докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.
 
Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи (стаття 12 ЦПК України). Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний.
Вирішуючи питання щодо дослідження доказів, які без поважних причин не подавалися до суду першої інстанції, апеляційний суд повинен врахувати як вимоги частини першої статті 44 ЦПК (у редакції, чинній на момент ухвалення оскарженої постанови суду апеляційної інстанції) щодо зобов`язання особи, яка бере участь у справі, добросовісно здійснювати свої права та виконувати процесуальні обов`язки, так і виключне значення цих доказів для правильного вирішення справи. Про прийняття та дослідження нових доказів, як і відмову в їх прийнятті, апеляційний суд зобов`язаний мотивувати свій висновок в ухвалі при обговоренні заявленого клопотання або в ухваленому судовому рішенні.
 
Аналогічні за змістом висновки містяться у постанові Верховного Суду у складі постійної колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду            від 10 квітня 2019 року у справі № 145/474/17 (провадження № 61-35488св18), постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 05 грудня 2018 року у справі № №346/5603/17 (провадження №61-41031св18) та постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 03 травня 2018 року у справі № 404/251/17 (провадження № 61-13405св18).
 
Європейський суд з прав людини зауважує, що принцип «процесуальної рівності сторін» передбачає, що у випадку спору, який стосується приватних інтересів, кожна зі сторін повинна мати розумну можливість представити свою справу, включаючи докази, в умовах, які не ставлять цю сторону в істотно більш несприятливе становище стосовно протилежної сторони (DOMBO BEHEERB.V. v. THE NETHERLANDS, № 14448/88, § 33, ЄСПЛ, від 27 жовтня 1993 року).
 
Із матеріалів справи убачається, що під час апеляційного перегляду справи, представником  ОСОБА_1 - ОСОБА_5 подано клопотання про призначення судової експертизи. 
 
Із метою встановлення об`єктивних обставин у справі, та з огляду на те, що відповідач не був належним чином повідомлений про розгляд справи у суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції ухвалою від 10 червня 2019 року призначив експертизу з питань інтелектуальної власності. 
 
За результатами проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності, суду наданий висновок експерта від 16 серпня 2019 року № 142/19, складений судовим експертом лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності      ОСОБА_6 .
 
Згідно із вказаним висновком, знак для товарів і послуг «AD-50» за свідоцтвом     від 10 серпня 2010 року № 127240 не є тотожним або схожим із знаком для товарів і послуг «WD-40», який визнаний рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31 серпня 2015 року загальновідомим в Україні, настільки, що їх можна сплутати. Знак для товарів і послуг «AD-50» за свідоцтвом від 10 серпня 2010 року № 127240 не є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або юридичної особи - виробника товарів і послуг зі знаком «WD-40» Manufacturing Company, яка виробляє товари і який визнано рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України                від 31 серпня 2015 року загальновідомим в Україні.
 
Суд апеляційної інстанції при здійсненні оцінки наданого висновку від 16 серпня 2019 року № 142/19, та відхиляючи його як належний доказ, виходив із того, що він є неповним, складений поверхово, без належного порівняння визначених об`єктів, не містить логічних та послідовних висновків, аналізу наявних збігів та розбіжностей, не узгоджується з іншими матеріалами справи, а проведене дослідження не відповідає Методичним рекомендаціям з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07 квітня 2014 року № 91.
 
Так, при визначенні спорідненості товарів і послуг, експертом зроблений висновок про те, що товари 02 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 127240 , а саме: препарати-запобіжники корозії металів, протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння), протикорозійні препарати, протикорозійні оливи, протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню), захисні препарати для металів, є такими самими з товарами 02 класу МКТП, для яких знаки для товарів і послуг «WD-40», «WD-40» (об`ємний), визнані добре відомими в Україні; товари 02 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 127240 , а саме (експертом не визначено яких саме), не є такими самими та не є спорідненими з товарами 045 класу МКТП, для яких знаки для товарів і послуг «WD-40», «WD-40» (об`ємний), визнані добре відомими в Україні. Висновок експерта не містить даних щодо порівняльного дослідження (з огляду на вид товару, функціональне призначення, умови та канали збуту товарів, коло споживачів) товарів, на які поширюється правова охорона знака «AD-50» за свідоцтвом України № 127240 із товарами, щодо яких знаки «WD-40» (словесний), «WD-40» (об`ємний) визнано добре відомими в Україні, а фактично при визначенні спорідненості зводиться до констатації певного факту без мотивованої підстави такого висновку.
 
На стадії апеляційного провадження колегією суддів задоволено клопотання представника позивача та долучено висновок судового експерта Сопової К. А.       від 18 жовтня 2019 року № 29-10/19.
 
Приймаючи цей доказ, суд апеляційної інстанції виходив із того, що розгляд справи у суді першої інстанції відбувся за відсутності відповідача, який не був належним чином повідомлений про розгляд справи. З цих підстав судом апеляційної інстанції відновлено порушене право відповідача щодо надання доказів та забезпечено можливість доведення обставин, на які посилається відповідач як на підставу своїх вимог або заперечень. Поряд з цим, ураховуючи рівність процесуальних прав сторін, позивачу забезпечено таку ж можливість.
 
Будь-яких клопотань щодо призначення повторної експертизи відповідач не заявляв.
 
Таким чином, оскільки висновок судової експертизи не суперечить іншим матеріалам справи, а належних та допустимих доказів на його спростування відповідач не надав, отже, доводи касаційної скарги щодо безпідставності покладення в основу оскаржуваного судового рішення висновку судової експертизи не заслуговують на увагу.
 
Отже, доводи заявника про порушення принципу цивільного судочинства, викладеного у статті 12 ЦПК України, не знайшли свого підтвердження. 
 
Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів заявника та їх відображення у судовому рішенні, питання вичерпності висновку суду апеляційної інстанції, Верховний Суд виходить із того, що у справі, що розглядається, сторонам надано вмотивовану відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин, як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені у касаційній скарзі не спростовують обґрунтованих та правильних висновків суду апеляційної інстанції.
 
Інші доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки доказів та незгоди заявника із висновками суду апеляційної інстанцій щодо встановлених обставин справи, проте повноваження суду касаційної інстанції стосовно перегляду мають реалізовуватись для виправлення судових помилок та недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду (пункт 42 рішення у справі «Пономарьов проти України» (Заява № 3236/03).
 
Наведені в касаційній скарзі доводи не спростовують висновків суду та не дають підстав вважати, що судом апеляційної інстанції порушено норми матеріального та процесуального права, про що зазначає у касаційній скарзі заявник.
 
Викладене дає підстави для висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін із підстав, передбачених статтею 410 ЦПК України.
 
Керуючись статтями 395, 401, 409, 410 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційну скаргу представника  ОСОБА_1 - ОСОБА_2 залишити без задоволення.
 
Постанову Київського апеляційного суду від 11 листопада 2019 року залишити без змін.
 
Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Судді:                                                                                         О. В. Ступак
 
                                                                                                  І. Ю. Гулейков
 
                                                                                                                           Г. І. Усик