ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року 
м. Київ

Справа №  910/7000/19 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:
позивача -Лучки І.Ю.,
відповідача-1 -  Фінагіну В.Б.,
відповідача-2 -  Самборську Ю.Л.,
третьої особи-1 - ОСОБА_1 ,
третьої особи-2 - ОСОБА_1 ,
третьої особи-3 - ОСОБА_1 ,

розглянув касаційну скаргу приватного акціонерного товариства  "Болградський виноробний завод"  (далі - Відповідач-2, Завод)
на рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019
(суддя Картавцева Ю.В.) та 
постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2019 
(головуючий  суддя - Остапенко О.М., судді: Отрюх Б.В. і Сотніков С.В.)
у справі № 910/7000/19
за позовом приватного акціонерного товариства "Харчовик" (далі - Позивач, ПАТ "Харчовик")
до: Міністерства розвитку економіки, торгівлі  та сільського господарства України (далі - Відповідач-1, Міністерство);
Заводу
про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ОСОБА_2 (далі - ОСОБА_2 .);
ОСОБА_3 (далі - ОСОБА_3 );
ОСОБА_4 (далі - ОСОБА_4 ).

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії.

2. Позов обґрунтовано тим, що знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абзацом п`ятим пункту 2 статті 6, абзацами другим і третім пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з огляду на що Позивач просив суд визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг повністю та зобов`язати Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 03.09.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2019: позов задоволено; визнано недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто із Заводу на користь ПАТ "Харчовик" 3 842 грн. судового збору.

4. Рішення і постанову мотивовано тим, що на дату подання заявки від 07.06.2016 m201612574 комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини "ІНФОРМАЦІЯ_1" та зображувального елементу, не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг  від 10.01.2018 № НОМЕР_2 недійсним.

Короткий зміст вимог касаційної скарги 

5. У касаційній скарзі до Верховного Суду Завод, зазначаючи про ухвалення оскаржуваних судових рішень з порушенням норм матеріального і процесуального права, невстановлення судами фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2019 зі справи № 910/7000/19, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. 

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6. Суд першої  інстанцій:
- розглядаючи питання щодо дійсності ліцензійних договорів, порушив норми матеріального права, а саме статті 1109, 1110 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України);
- порушив норми процесуального права, визначені пунктом 5 частини першої статті 227 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо обов`язкового зупинення провадження у справі;
- порушив приписи частини другої статті 86 та частини першої статті 78 ГПК України та надав позивачеві перевагу в оцінці доказів стосовно висновку експерта № 161 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2019;
- порушив норми статті 129 ГПК України, яка регламентує розподіл судових витрат.

7. Судами попередніх інстанцій до участі у справі допущено осіб, які не мають статусу адвоката.

8. Судом апеляційної інстанції порушено приписи пункту 8 частини третьої статті 2, частини першої статті 17, частини першої статті 25 ГПК України.

Доводи інших учасників справи

9. ПАТ "Харчовик" у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість та про законність та обґрунтованість оскаржуваних судових рішень, оскільки останні прийняті на підставі всебічної оцінки та дослідження всіх належних та допустимих доказів,  і просить касаційну скаргу Заводу залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін. 

Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

10. ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 є співвласниками знаків для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвами України від  17.05.2004 № НОМЕР_1 та від 27.02.2012 № НОМЕР_3, які зареєстровані для товарів 33 класу МКТП (знаки за свідоцтвами № НОМЕР_1  та № НОМЕР_3) та для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП; знак за свідоцтвом № НОМЕР_1 ).

10.11.2014 між ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 (ліцензіар), публічним акціонерним товариством "Цюрупинське" (ліцензіат-1) та ПАТ "Харчовик" (ліцензіат-2) укладено ліцензійний договір № 5/14 (далі - Ліцензійний договір-1), відповідно до якого ліцензіар на строк дії даного договору надає ліцензіату-1 та ліцензіату-2 ліцензії на право використання, в тому числі, знака для товарів і послуг за свідоцтвом  від 27.02.2012 № НОМЕР_3, а саме ліцензіату-2 надається виключна ліцензія для ексклюзивної реалізації алкогольної продукції, виробленої ліцензіатом-1 та позначеною знаками для товарів і послуг ліцензіара на території України та за її межами, тощо.

22.03.2016 між ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 (ліцензіар), ПАТ "Харчовик" (ліцензіат-1) та товариством з обмеженою відповідальністю "Алколайн" (ліцензіат-2) укладено ліцензійний договір № 22/03-16 (далі - Ліцензійний договір-2), відповідно до якого ліцензіар на строк дії даного договору надає ліцензіату-1 та ліцензіату-2 ліцензії на право використання, в тому числі, знака для товарів і послуг за свідоцтвами від  17.05.2004 № НОМЕР_1 та від 27.02.2012 № НОМЕР_3, а саме ліцензіату-1 надається невиключна ліцензія для виробництва алкогольної продукції, позначеної знаками для товарів і послуг ліцензіара та наступної реалізації на території України.

Пунктом 6.1 Ліцензійного договору-2 у редакції додаткової угоди від 09.10.2018 передбачено, що договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2020.

11. Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 19.12.2016 визнано знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" добре відомим в Україні відносно ПАТ "Харчовик", ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 для товарів 33 класу МКТП: "вина; шампанське (вина ігристі); коньяк (бренді)" станом на 31.12.2014.

12. З виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № НОМЕР_2 станом на 18.06.2019 вбачається, що 10.01.2018 за наслідками розгляду заявки від 07.06.2016 № m201612574 було зареєстровано за Заводом комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини "ІНФОРМАЦІЯ_1" та зображувального елементу, для товарів 33 класу МКТП та видано свідоцтво № НОМЕР_2, про що 10.01.2018 було здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 1/2018.

13. Позивач як співвласник добре відомого на території України знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" звернувся до суду за захистом свого права, оскільки вважав, що  знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абзацом п`ятим пункту 2 статті 6, абзацами другим і третім пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме знак Заводу є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні, знаком, визнаним добре відомим, а також є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

14. Відповідно до пунктів 2.7 Ліцензійних договорів-1 та 2 якщо треті особи порушують право власності на знаки, то ліцензіат і ліцензіар-2 мають право як спільно, так і окремо заявляти свої претензії до порушника або подавати позов до суду.

Завод зазначав про відсутність у Позивача права за Ліцензійними договорами-1 та 2 на звернення до суду за захистом прав інтелектуальної власності, оскільки таке право за договорами надано ліцензіату і ліцензіару-2. Позивач, заперечуючи проти таких доводів, вказував на технічну описку, оскільки серед сторін договору взагалі немає такої сторони як ліцензіар-2, а тому суди попередніх інстанцій вважали, що умови Ліцензійних договорів-1 та 2 слід розуміти таким чином, що Позивачу надане право на звернення до суду. Третіми особами, які за умовами Ліцензійних договорів-1 та 2 є ліцензіатами (співвласниками), не надано будь-яких заперечень щодо зазначених доводів позивача.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що  Позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з позовом.

Судом апеляційної інстанції у судовому засіданні 19.12.2019 оглянуто оригінал Ліцензійного договору-2 та додаткової угоди від 09.10.2018 до даного договору та долучено до матеріалів справи засвідчені належним чином копії даного ліцензійного договору та додаткової угоди до нього, які містять всі необхідні підписи сторін правочину.

15. Відповідно до висновку експерта від 14.06.2019 №161 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного судовим експертом ОСОБА_5 :
-   словесний елемент "ІНФОРМАЦІЯ_1" у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 має самостійну розрізняльну здатність;
-  відносно всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у свідоцтві  України № НОМЕР_2, знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати;
- відносно всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України № НОМЕР_2, знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та добре відомим в Україні знаком "ІНФОРМАЦІЯ_2" настільки, що їх можна сплутати;
- при використанні щодо наведених у свідоцтві України № НОМЕР_2 товарів 33 класу МКТП знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом може вводити в оману щодо особи виробника товарів.

Суди попередніх інстанцій, оцінюючи даний висновок експерта, зазначили, що даний висновок, який складено кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням письмових відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи. У висновку зазначено, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до господарського суду у справі № 910/7000/19.

Крім того, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи судом апеляційної інстанції з власної ініціативи було викликано судового експерта Жилу Б.В. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ним висновку експерта.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
16. Частина перша статті 494 Цивільного кодексу України:

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

17. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

- правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (пункт 1 статті 5);
- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (пункт 2 статті 6); 
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг та знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (пункт 3 статті 6);
- свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним, зокрема повністю,  у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (підпункти "а" і "в" пункту 1 статті 19);
- при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним центральний орган виконавчої влади, що  забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (пункт 2 статті 19).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

18. Місцевий та апеляційний господарські суди, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням норм матеріального та процесуального права, навівши в судових рішеннях зі справи необхідне мотивування, з`ясувавши, що на дату подання заявки від 07.06.2016 m201612574 комбінований знак для товарів і послуг, який складається зі словесної частини "ІНФОРМАЦІЯ_1" та зображувального елементу, не відповідав умовам надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", дійшли висновку про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг  від 10.01.2018 № НОМЕР_2 недійсним; у зв`язку із задоволенням вимог про визнання свідоцтва № НОМЕР_2 недійсним позовні вимоги Позивача про зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України від 10.01.2018 № НОМЕР_2 та здійснення про це публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" суди попередніх інстанцій також задовольнили, оскільки вони (вимоги) є похідними від основної вимоги про визнання свідоцтва недійсним.

19. Доводи (аргументи) касаційної скарги даних  висновків не спростовують.

Викладені в касаційній скарзі доводи Заводу про те, що судом першої інстанції надано перевагу в оцінці доказів висновку експерта № 161 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2019, - вже спростовано судом апеляційної інстанції. Водночас, зазначаючи про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, скаржник насправді фактично вдається до заперечення обставин, встановлених попередніми судовими інстанціями, та перегляду вже здійсненої названими судами оцінки доказів зі справи. 

Так, статтею 104 ГПК України висновок експерта віднесено до числа доказів зі справи. Водночас частина друга статті 300 названого Кодексу забороняє суду касаційної інстанції, зокрема, вирішувати питання про достатність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, додатково перевіряти докази. Тому доводи скаржника, засновані на його незгоді з висновком експерта № 161, не можуть бути предметом перевірки судом касаційної інстанції. 

Крім того, як зазначено судом апеляційної інстанції, Заводом іншого висновку експерта надано не було і клопотань про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності як у суді першої інстанції, так і в апеляційному суді не заявлялося.

20. Посилання скаржника на те, що у Позивача не було права на звернення до суду також вже належним чином спростовано судом апеляційної інстанції з посиланням на відповідні пункти ліцензійних договорів та норми законодавства.

21. Суд касаційної інстанції не вбачає у діях судів попередніх інстанцій порушення припису пункту 5 частини першої статті 227 ГПК України щодо обов`язкового зупинення провадження у справі, оскільки за відсутності об`єктивної неможливості розгляду даної справи до набрання законної сили рішенням у цивільній справі №522/12935/17 суди дійшли висновку про відсутність підстав для зупинення провадження у даній господарській справі.

Крім того, порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку було неодноразово предметом розгляду Європейським судом з прав людини у справах проти України.

Так, за висновками названого Суду, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінку сторін, предмет спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини першої статті 6 згаданої Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

22. Доводи скаржника про те, що судом першої інстанції порушено норми статті 129 ГПК України, яка регламентує розподіл судових витрат, та що судами попередніх інстанцій до участі у справі допущено осіб, які не мають статусу адвоката, не знайшли свого підтвердження за матеріалами справи та також вже належним чином спростовані судом апеляційної інстанції. 

Твердження скаржника про те, що представник Позивача Картушин Д.М., який підписував позовну заяву в даній справі, а також   Шум О.М. та Лучка І .Ю . , які брали участь у судових засіданнях під час її розгляду, не набули права на заняття адвокатською діяльністю, оскільки відомості щодо них не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, спростовується тим, що для підтвердження повноважень адвоката в господарському процесі ні ГПК України, ані Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" не вимагається доведення факту включення відповідних осіб до Єдиного реєстру адвокатів України, а повноваження адвоката підтверджуються свідоцтвом на право на заняття адвокатською діяльністю та посвідченням адвоката України. Крім того, скаржником не надано доказів припинення права поіменованих осіб на заняття адвокатською діяльністю у передбаченому законом порядку.

23. Водночас Касаційним господарським судом враховуються доводи ПАТ "Харчовик", викладені у відзиві на касаційну скаргу, як такі, що узгоджуються з матеріалами справи та нормами матеріального і процесуального права. 

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

24. Звертаючись з касаційною скаргою, Завод не спростував висновків попередніх судових інстанцій та не довів неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятих ними судових рішень.

25. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Заводу залишити без задоволення, а оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій - без змін за відсутності визначених процесуальним законом підстав для їх скасування.

Судові витрати

26. Понесені Заводом у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на Завод, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства  "Болградський виноробний завод" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 03.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2019  у справі №   910/7000/19 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                     В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                      І. Булгакова

Суддя                                                                                                                       Б. Львов