Постанова 
Іменем  України                                
 
11 грудня 2019 року
м. Київ
 
справа № 640/432/17
 
провадження № 61-31044 св 18
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: 
 
головуючого - Синельникова Є. В.,
суддів: Білоконь О. В., Осіяна О. М. (суддя-доповідач), Сакари Н. Ю.,                          Хопти С. Ф.,                    
 
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1 ; 
відповідачі:  ОСОБА_2 , товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер-груп-інтернешнл»;
третя особа - ОСОБА_3 ;
 
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу представника ОСОБА_1 - ОСОБА_4 - на рішення апеляційного суду Харківської області                                  від 28 вересня 2017 року у складі колегії суддів: Швецової Л. А.,                      Котелевець А. В., Піддубного Р. М., 
 
ВСТАНОВИВ:
 
1.    Описова частина 

 
Короткий зміст позовних вимог
 
У січні 2017 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом                                              до ОСОБА_2 , товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер-груп-інтернешнл» (далі - ТОВ «Лідер-груп-інтернешнл»), третя особа -                              ОСОБА_3 , про захист права інтелектуальної власності на торгівельну марку та визнання договору недійсним.
 
Позовна заява мотивована тим, що 12 травня 2008 року він та ОСОБА_3 у Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки отримали свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , на знак - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (російською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_2»), яке у той же день було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Оригінал свідоцтва № 91458 отримав позивач, який разом з                       ОСОБА_3 були засновниками та співвласниками товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер-груп» (далі - ТОВ «Лідер-груп»). 
28 березня 2008 року ТОВ «Лідер-груп» було отримано свідоцтво про державну реєстрацію № 7650/2008 на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)» (далі - Система), яке було видано Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до наказу № 35-Адм Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 28 березня                          2008 року, де в якості розробника системи зазначено ТОВ «Лідер-груп» (61143, м. Харків, вул. Велика Кільцева, 136, к. 36, Україна), а в якості виробника вказано фізичну особу-підприємця - ОСОБА_1 . Термін дії свідоцтва № 7650/2008 до 28 березня 2013 року. 
Він разом із співвласником свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 -
ОСОБА_3 , реалізовували право на використання знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займаючись виробництвом та реалізацією Системи. 
У 2010 році він склав повноваження директора ТОВ «Лідер-груп» та вийшов зі складу зазначеного товариства, власником якого є ОСОБА_3 
Зазначав, що кожний з власників свідоцтва на знак для товарів і послуг може використовувати знак на свій розсуд, але не має права давати дозвіл на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. 
У грудні 2016 року при розгляді справи № 820/4331/16 за позовом ТОВ «Лідер-груп Інтернешнл» до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками про визнання недійсним та скасування наказу та свідоцтва про державну реєстрацію, йому стало відомо, що 24 грудня                        2010 року ТОВ «Лідер-груп» в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір з фізичною особою - ОСОБА_2 про передання (відчуження) прав на технічні умови, серед яких були технічні умови на Систему. 
В січні 2011 року ОСОБА_2 створено ТОВ «Лідер-груп інтернешнл».                    01 лютого 2011 року ОСОБА_2 уклала договір з ТОВ «Лідер-груп інтернешнл» про передання (відчуження) прав на технічні умови, серед яких були технічні умови на Систему. 
Вважав, що ОСОБА_2 разом з відчуженням технічних умов, передала ТОВ «Лідер-груп інтернешнл» права, передбачені статтею 495 ЦК України (майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку), у зв`язку з чим набувач став суб`єктом авторського права. Оскільки згідно зі свідоцтвом від 28 березня 2008 року № 7650/2008 про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення України, виробником зареєстрована фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , здійснювати виробництво виробу медичного призначення «Система лікувально-діагностична для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» інші особи не мають права, тому ТОВ «Лідер-груп інтернешнл» в порушення вищезазначених норм здійснювало виробництво виробу медичного призначення «Система лікувально-діагностична для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо».
Ураховуючи викладене, ОСОБА_1 просив суд визнати недійсним договір про передання (відчуження) прав на технічні умови на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо»                          від 01 лютого 2011 року, укладений між ОСОБА_2 та ТОВ «Лідер-груп інтернешнл». Заборонити відповідачам неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності, а саме - знака для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будь який спосіб (нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет). Заборонити відповідачам неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності, а саме - знака для товарів «ІНФОРМАЦІЯ_1»: стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Зобов`язати відповідачів опублікувати в засобах масової інформації відомості про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. 
 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції 
 
Заочним рішенням Київського районного суду м. Харкова від 21 березня               2017 року у складі судді Попраса В. О. позов ОСОБА_1 задоволено частково. Визнано недійсним договір про передання (відчуження) прав на технічні умови на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-БІО» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)» від 01 лютого 2011 року, укладений між ОСОБА_2 та ТОВ «Лідер-груп інтернешнл».
Заборонено ОСОБА_2 та ТОВ «Лідер-груп інтернешнл» неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності, а саме знака для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будь який спосіб (нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет).
Заборонено ОСОБА_2 та ТОВ «Лідер-груп інтернешнл» неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності, а саме знака для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
У задоволенні решти позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено. Вирішено питання розподілу судових витрат.
 
Заочне рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що придбавши                            24 грудня 2010 року у ТОВ «Лідер-груп» технічні умови на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)», ОСОБА_2 набула право власності на матеріальний об`єкт (матеріальний носій), проте не стала власником майнових прав інтелектуальної власності на твір, та відповідно не мала можливості відчужувати такі права іншим особам. Відповідно до статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права», майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. У зв`язку з відсутністю будь якої угоди про використання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» між позивачем та ОСОБА_3 , як власниками знаку, відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» кожний з власників свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.
В договорі про передання (відчуження) прав на технічні умови від 01 лютого 2011 року, укладеному ОСОБА_2 з ТОВ «Лідер-груп інтернешнл», не визначено жодного майнового права, яке було відчужено. 
Усупереч вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», без згоди власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, відповідачі використовували знак способами, передбаченими частиною четвертою статті 16 вказаного Закону, тому позивач має право заборонити відповідачам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, враховуючи, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, оскільки внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
 
Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції 
 
Рішенням апеляційного суду Харківської області від 28 вересня 2017 року апеляційну скаргу ТОВ «Лідер-груп інтернешнл» задоволено. Заочне рішення Харківського районного суду Харківської області від 12 травня 2017 року скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову                     ОСОБА_1 відмовлено.
 
Рішення суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що ТОВ «Лідер-груп» мало авторське право і право власності на матеріальний об`єкт, в якому втілено твір. ТОВ «Лідер-груп» за договором від 24 грудня 2010 року передало ОСОБА_6 всі матеріальні та інтелектуальні права на твір технічного характеру «Технічні умови на медичний виріб під назвою Система лікувально-діагностична для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)». Ці ж самі права ОСОБА_6 за договором від 01 лютого                     2011 року передала на користь ТОВ «Лідер-груп інтернейшенл», оскільки в розділі 2 зазначеного договору перелічені всі матеріальні права, що передаються. ТОВ «Лідер-груп» 28 березня 2008 року отримало свідоцтво про державну реєстрацію на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)», тобто до отримання позивачем та ОСОБА_3 свідоцтва на знак для товарів та послуг на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було отримано пізніше - 12 травня 2008 року, а назва відрізняється від назви «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо», на яку ОСОБА_3 було отримано свідоцтво на знак для товарів та послуг 01 червня 2012 року.
При цьому, договір від імені ТОВ «Лідер-груп» з ОСОБА_2 було укладено ОСОБА_3 , який також є власником знаку для товарів та послуг, тому суд дійшов висновку, що позивачем неправильно обрано спосіб захисту своїх прав.
 
Короткий зміст вимог касаційної скарги 
 
У жовтні 2017 року  ОСОБА_1 подав до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу, в якій просив рішення апеляційного суду скасувати, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, й залишити в силі рішення суду першої інстанції.  
 
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції 
 
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 жовтня 2017 року відкрито касаційне провадження  в указаній справі і витребувано цивільну справу                                              № 640/432/17із Київського районного суду м. Харкова цивільну справу. 
 
Відповідно до пункту 4 розділу XIII Перехідні положення ЦПК України у редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Відповідно до статті 388 ЦПК України судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд. 
 
У травні 2018 року справу передано до Верховного Суду. 
 
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11 червня 2019 року справу передано судді-доповідачеві                   Осіяну О. М. 
 
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 25 листопада 2019 року справу за зазначеним позовом призначено до розгляду.
 
Аргументи учасників справи
 
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу 
 
Касаційна скарга мотивована тим, що відповідно до частини першої                         статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, яку було подано до Державного департаменту інтелектуальної власності 07 грудня 2006 року (про що зазначено у свідоцтві). Аналогічні положення закріплені у статті 496 ЦК України, а саме, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Тобто законодавець пов`язує набуття правової охорони на торговельну марку не з дати отримання свідоцтва на неї, а з дати подання заявки до відповідного державного органу.
Вважав помилковим висновок апеляційного суду про те, що назва знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», на яку було отримано позивачем разом з ОСОБА_3 свідоцтво про державну реєстрацію, відрізняється від назви медичного приладу «Система лікувально-діагностична для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)», на яку ОСОБА_3 було отримано свідоцтво № НОМЕР_2 на знак для товарів та послуг 01 червня 2012 року, оскільки це свідоцтво не має жодного стосунку до виробу медичного призначення «Система лікувально-діагностична для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)», який є лікарським (медичним) приладом, а вище вказане свідоцтво видано для «апаратури, крім лікарської (медичної)», у зв`язку з чим правова охорона була надана на 9-й клас товарів згідно «Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)», а не на 10-й, як у спірному випадку.
Предметом розгляду у цій справі є захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», саме як «лікарського (медичного) приладу»;                а також визнання недійсним договору про передання (відчуження) прав на технічні умови саме «лікарського (медичного) приладу» - «Система лікувально-діагностична для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)». Обсяг правової охорони, що надається ОСОБА_3 , як власнику сідоцтва на знак для товарів і послуг від 10 травня 2012 року                               № НОМЕР_2, згідно зі статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначається переліком товарів і послуг зазначеним в його Свідоцтві, а саме поширюється на «апаратуру, крім лікарської (медичної)».
Зазначав, що відповідно до положень пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та пункту 4.3.2. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 (далі - Правила), ОСОБА_3 не мав можливості зареєструвати за собою знак для товарів і послуг у 10-му класі товарів згідно «Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)» - «лікарські (медичні) прилади», з тотожною або схожою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» (чи «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо»). 
Так, згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Відповідно до положень пункту 4.3.2.1. Правил не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг. Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
У цьому випадку позначення відрізняються лише окремим елементом - словом «Біо».
Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Так, судом першої інстанції встановлено та зазначено в ухвалі про відмову у задоволенні заяви про перегляд заочного рішення від 14 червня 2017 року про те, що за договором від 02 жовтня 2009 року ТОВ «Лідер-груп» права на використання технічної документації, а саме на «Систему лікувально-діагностичної для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» ТУ У 33.1-32030298- 004:2008», були передані товариству з обмеженою відповідальністю «Хвиля майбутнього» (далі - ТОВ «Хвиля майбутнього»), а згодом були відчужені до товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство  «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (далі - ТОВ «НВП «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо») за договором від 18 серпня 2010 року.
Позивачем до апеляційного суду було надано рішення Господарського суду Харківської області від 07 квітня 2017 року, залишене без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 27 липня 2017 року у справі № 9922/496/17, якими встановлено, що ОСОБА_2 укладаючи                    24 грудня 2010 договір з ТОВ «Лідер-груп», та придбавши технічні умови                            ТУ У 33.1-32030298-004:2008 до виробу медичного призначення «Система лікувально-діагностична для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо», здобула право власності на матеріальний об`єкт (товар), проте не на авторське право на твір (майнові права), чи торгівельний знак, тобто не стала власником майнових прав інтелектуальної власності на твір технічного характеру, та відповідно не мала можливості відчужувати такі права іншим особам.
В той час як за умовами договорів про передачу виключного права на використання технічних умов: від 02 жовтня 2009 року, який укладений між ТОВ «Лідер-груп» та ТОВ «Хвиля майбутнього»; від 18 серпня 2010 року, який укладений між ТОВ «Хвиля майбутнього» та ТОВ «НВП «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» до                      ТОВ «НВП «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» перейшли майнові права інтелектуальної власності на твір технічного характеру, в тому числі й на технічні умови на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008) і вказані договори містять в собі визначення додаткових прав, які відчужувач надає набувачу, та гарантовано, що відчужувач не зберігає за собою право використовувати самостійно зазначені технічні умови або надавати аналогічні права на їх використання третім особам.
Судом зазначено, що ТОВ «Лідер-груп інтернешенл» не набуло виключного майнового права на твір технічного характеру - технічні умови на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298- 004:2008)».
Аналогічних висновків дійшов і суд першої інстанції, а тому рішення Київського районного суду м. Харкова від 21 березня 2017 року є законним та обґрунтованим.
 
Відзив на касаційну скаргу не надійшов. 
 
Фактичні обставини справи, встановлені судами
 
28 березня 2008 року ТОВ «Лідер-груп» було отримано свідоцтво про Державну реєстрацію від 28 березня 2008 року № 7650/2008 на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)», яке було видано Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до наказу №35-Адм Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення                       від 28 березня 2008 року, де розробником Системи зазначено ТОВ «Лідер-груп» (61143, м. Харків, вул. Велика Кільцева, 136, к. 36, Україна),                                          а виробником вказано фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 Термін дії свідоцтва № 7650/2008 - до 28 березня 2013 року.
 
12 травня 2008 року ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки отримали свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , на знак - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (російською мовою «ІНФОРМАЦІЯ_2»), яке у той же день було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
 
Згідно поданої заявки та отриманого свідоцтва правова охорона була надана на 10-й клас товарів згідно «Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)» - «лікарські (медичні) прилади».
 
ОСОБА_1 разом з співвласником свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 - ОСОБА_3 , реалізовували право на використання знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займаючись виробництвом та реалізацією Системи лікувально-діагностичної для біорезонансної терапії (тобто лікарського (медичного) приладу) - «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)».
 
У 2010 році ОСОБА_1 склав повноваження директора ТОВ «Лідер-груп» та вийшов зі складу зазначеного товариства, власником якого залишився ОСОБА_3 .
 
Угода про використання знака для товарів і послуг - «ІНФОРМАЦІЯ_1» між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , як власниками знаку, відсутня. 
 
24 грудня 2010 року між ТОВ «Лідер-груп» в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_2 було укладено договір № 3 про передання (відчуження) прав на технічні умови, а саме на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)».
 
В січні 2011 року ОСОБА_2 створено ТОВ «Лідер-груп інтернешнл».
 
01 лютого 2011 року ОСОБА_2 уклала договір з ТОВ «Лідер-груп інтернешнл» про передання (відчуження) прав на технічні умови, серед яких були технічні умови на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)» на весь строк дії авторського права.
 
10 травня 2012 року в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг було зареєстровано знак «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо», власником якого є ОСОБА_3 , очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва визначена                        17 березня 2021 року
 
01 червня 2012 року між ОСОБА_3 та ТОВ «Лідер-груп інтернешнл» було укладено ліцензійний договір на використання товарних знаків «ІНФОРМАЦІЯ_1-БІО».
 
2.    Мотивувальна частина 
 
Позиція Верховного Суду
 
Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
 
Касаційна скарга представника ОСОБА_1 -  ОСОБА_4 -  підлягає задоволенню.
 
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права 
 
Відповідно до частини третьої статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
 
Відповідно до вимог частин першої і другої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
 
Згідно з частинами першою, другою та п`ятою статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
 
Зазначеним вимогам закону рішення апеляційного суду не відповідає.
 
Згідно з частиною першою статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. 
 
Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів, що виробляються однією особою, від товарів, що виробляються іншими особами.
 
Згідно зі статтею 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.
 
Статтею 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.
 
Відповідно до частин першої-третьої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
 
Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (частина четверта статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

 
За змістом частини третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
 
Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116                              (у редакції наказу Держпатенту України від 20 вересня 1997 року № 72), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. 
 
Згідно з частиною четвертою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака на товари і послуги визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
 
Відповідно до частини п?ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
 
У пункті 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 04 червня                      2010 року №5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» судам роз?яснено, що авторське право на твір і право власності на матеріальний об`єкт, у якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об`єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки. У зв`язку незалежність авторського права і права власності на матеріальний об`єкт (матеріальний носій) проявляється через зміст особистих немайнових прав та майнових прав суб`єкта авторського права, передбачених статтями 438-441 ЦК України, главою 75 ЦК України і права власності на матеріальний об`єкт, який згідно зі статтею 317 ЦК України полягає у володінні, користуванні та розпорядженні ним. Наприклад, особа, придбавши картину, книгу, фотографії тощо, стає їх власником, проте не набуває авторських прав на такі твори.
 
Статтею 11 ЦК України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.
 
Відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права» майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.
 
Згідно з частиною першою статті 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
 
Відповідно до частини першої, третьої статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
 
Отже, суд першої інстанції, вирішуючи спір, дійшов правильного висновку про те, що придбавши 24 грудня 2010 року у ТОВ «Лідер-груп» технічні умови на «Систему лікувально-діагностичну для біорезонансної терапії «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» (ТУ У 33.1-32030298-004:2008)», ОСОБА_2 набула право власності на матеріальний об`єкт (матеріальний носій), проте не стала власником майнових прав інтелектуальної власності на твір, та відповідно не мала можливості відчужувати такі права іншим особам. У зв`язку з відсутністю угоди про використання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» між позивачем та ОСОБА_3 , як власниками знаку, відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» кожний з власників свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.
В договорі про передання (відчуження) прав на технічні умови від 01 лютого 2011 року, укладеному ОСОБА_2 з ТОВ «Лідер-груп інтернешнл», не визначено жодного майнового права, яке було відчужено. 
Усупереч вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», без згоди власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, відповідачі використовували знак способами, передбаченими частиною четвертою статті 16 вказаного Закону, тому позивач має право заборонити відповідачам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, враховуючи, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, оскільки внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
 
Відтак, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про часткове задоволення позову ОСОБА_1 . 
 
Посилання апеляційного суду на те, що позивачем неправильно обрано спосіб порушеного права безпідставні, оскільки відповідачі без згоди власника свідоцтва на знак для товарів і послуг використовували спірний товарний знак, а право на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1-Біо» було зареєстровано                     ОСОБА_3 в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2012 року, тобто після укладення спірного договору, і в іншому класі товарів згідно «Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)»
 
Згідно зі статтею 413 ЦПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.
 
Керуючись статтями 400, 409, 413, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційну скаргу представника ОСОБА_1 - ОСОБА_4 - задовольнити.
 
Рішення апеляційного суду Харківської області від 28 вересня 2017 року скасувати, заочне рішення Київського районного суду м. Харкова                         від 21 березня 2017 року залишити в силі. 
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                    Є. В. Синельников 
 
Судді:                                                                                               О. В. Білоконь
 
О. М. Осіян 
 
Н. Ю. Сакара 
 
С. Ф. Хопта