ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" грудня 2019 р.           Справа№ 911/2674/17
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Грека  Б.М.
суддів:            Чорногуза М.Г. 
          Полякова Б.М. 

за участю секретаря судового засідання Ковган О.І.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес» (далі - ТОВ «Ен-Ай-Ес»)
на рішення Господарського Київської області від 25.09.2018  
у справі № 911/2674/17 (суддя Антонова В.М.)
за позовом Компанії «XIAOMI H.K. Limited»
до ТОВ «Ен-Ай-Ес»
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору      Київська митниця Державної фіскальної служби України
про припинення порушення прав інтелектуальної власності

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 24.12.2019

ВСТАНОВИВ:

Компанія «XIAOMI H.K. Limited» звернулася до господарського суду Київської області з позовом до ТОВ «Ен-Ай-Ес», в якому, з урахуванням заяви про зміну предмета позову, просила заборонити відповідачу здійснювати розповсюдження товарів - смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією №125100/2017/320787 від 21.08.2017 року, на території України; вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар - смартфони Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., подані до митного оформлення за митною декларацією №UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017 року.
Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем належних позивачу майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки «Xiaomi», «Mi», «RedMi», яке полягає в імпорті без дозволу позивача товарів - смартфонів «Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb» в кількості 100 шт., на яких містяться позначення зазначених торгівельних марок, у зв`язку з чим позивач вважав, що вказаний товар має ознаки контрафактного.
Рішенням господарського суду Київської області від 28.11.2017 у вказаному позові відмовлено повністю. Місцевий господарський суд виходив з того, що позивачем не доведено наявність у нього прав на торговельні марки «Xiaomi», «Mi» та «RedMi», а тому твердження позивача щодо контрафактності спірного товару не підтверджені належними та допустимими доказами.  
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2018 зазначене рішення місцевого господарського суду скасовано та прийнято нове рішення про задоволення позову. 
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.07.2018 рішення Господарського суду Київської області від 28.11.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.03.2018 у справі № 911/2674/17 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду Київської області. 
Верховним Судом зазначено, що господарські суди не з`ясували, чи наділений представник О. Шевченко, який підписав позовну заяву від імені позивача, правом звертатися з позовом до суду в інтересах Компанії «XIAOMI H.K. Limited» та чи підлягала обов`язковій реєстрації за законодавством Китайської Народної Республіки ліцензійна угода.  Крім того, Верховний Суд вказав, що судам належало встановити, чи введений спірний товар з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї торговельної марки, та чи існують підстави вважати такий товар контрафактним.
За наслідками нового розгляду даної справи рішенням Господарського суду Київської області від 25.09.2018 позовні вимоги задоволено, заборонено ТОВ «Ен-Ай-Ес» здійснювати розповсюдження спірних товарів, поданих до митного оформлення на території України, а також вирішено вилучити з цивільного обороту і знищити відповідний контрафактний товар. 
Вказане рішення мотивоване тим, що:
- позивачем підтверджено законність повноважень О. Шевченко на звернення до господарського суду з даним позовом для захисту прав інтелектуальної власності Компанії «XIAOMI H.K. Limited»;
-  відповідач не надав суду належних доказів щодо законності походження імпортованого товару та правомірності використання торговельної марки «Xiaomi», правовласником якої є позивач, а відтак господарський суд дійшов висновку про те, що спірний товар є контрафактним.
Не погодившись з прийнятим рішенням, відповідач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою. Ключовими аргументами апеляційної скарги є:
- ліцензійна угода не є належним доказом на підтвердження набуття Компанією «XIAOMI H.K. Limited» прав на використання майнових прав інтелектуальної власності щодо торговельних марок «Xiaomi», «Mi» та «RedMi», оскільки вона всупереч законодавству Китайської Народної Республіки не була зареєстрована у встановленому порядку;
- визнання товару контрафактним можливе лише після проведення відповідної експертизи, чого зроблено не було;
- зі змісту ліцензійної угоди вбачається, що остання не містить переліку торговельних марок, права на використання яких передані позивачу, зокрема торговельних марок «Xiaomi», «Mi» та «RedMi», та на момент укладення ліцензійної угоди зазначені марки не були зареєстровані;
- власник торговельної марки, який ввів у цивільний оборот спірний товар під торговельними марками «Xiaomi», «Mi» та «RedMi» на території будь-якої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака у випадку продажу такого товару на території України.
Позивачем подано відзив на апеляційну скаргу, ключовими аргументами якого є:
- з матеріалів справи неможливо встановити, хто саме був виробником спірного товару, та компанія, у якої, за твердженням відповідача, було придбано товар, взагалі не мала права поставляти його на територію України, відтак походження та виробник спірного товару є невідомими, а ввезення його та територію України є незаконним;
- спірний товар не вводився в цивільний оборот ні самим власником свідоцтва, ні за його згодою, а тому принцип вичерпання прав не може бути застосований;
- ліцензійна угода не підлягала реєстрації на момент її укладення, оскільки відповідна редакція закону Китайської Народної Республіки ще не існувала. Крім того, вказана ліцензійна угода не була визнана судом недійсною.
Постановою Північного апеляційного господарського суду  від 14.03.2019 рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено.
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 15.07.2019 постанову Північного апеляційного господарського суду  від 14.03.2019 у справі №911/2674/17 скасовано, справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду. 
Верховний Суд звернув увагу на те, що в матеріалах справи відсутній офіційний переклад законів Китайської Народної Республіки «Про товарні знаки» та «Про договори». Верховний Суд зауважив, що судом апеляційної інстанції не виконано вказівки суду касаційної інстанції та достеменно не встановлено: 
- чи підлягала обов`язковій реєстрації за законодавством КНР ліцензійна угода; 
- не з`ясовано, чи впливає відсутність такої реєстрації або/чи обліку в Управлінні по торговельним маркам на чинність прав, наданих за ліцензійною угодою або інших прав на об`єкт права інтелектуальної власності; 
- не встановлено, чи впливає наявність (відсутність) реєстрації та/чи обліку в Управлінні по торговельним маркам за законодавством КНР на чинність ліцензійної угоди. 
Верховним Судом також зазначено, що господарським судам належить встановити на підставі належних та допустимих доказів, чи введений спірний товар в цивільний обіг власником цієї торговельної марки та, відповідно, чи існують підстави вважати такий товар контрафактним.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.07.2019 вищевказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Грек Б.М., судді - Чорногуз М.Г., Тарасенко К.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.07.2019 у зазначеному складі суду відкрито апеляційне провадження даній у справі.
          В ході розгляду справи склад судової колегії неодноразово змінювався. Згідно із витягом з протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями від 14.11.2019 апеляційну скаргу передано на розгляд суду у складі: головуючий суддя Грек Б.М., судді: Поляков Б.М., Чорногуз М.Г. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.
Судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.11.2019 апеляційна скарга прийнята до провадження зазначеною колегією суддів.          
В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
          З листа Київської митниці ДФС (т. 1 мат.оск., а. 206-209) вбачається, що 27.07.2017 рішення про призупинення митного оформлення за митною декларацією №UA125100/2017/320787 було скасоване та товар був випущений у вільний обіг. Таким чином, вказані обставини підтверджують відсутність спірного товару на території Київської митниці Державної фіскальної служби України, та спростовують доводи позивача про те, що вказаний товар не був випущений в обіг.
          За змістом п. 4 ст. 4 Закону України «Про міжнародне приватне право» правила цього Закону про визначення права, що підлягає застосуванню судом, поширюються на інші органи, які мають повноваження вирішувати питання про право, що підлягає застосуванню. Згідно з приписами ст. 37 цього Закону до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав. Тобто, до спірних правовідносин слід застосовувати право України.
          Здійснивши системний аналіз положень ст.ст. 330, 338 ЦК України, ст. 1 Митного кодексу України, а також врахувавши вказівки Верховного Суду, що містяться у постанові від 15.07.2019, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла наступних висновків.
Відповідно до ст. 1 Митного кодексу України контрафактними вважаються, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів.
У відповідності до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки. Однак, з матеріалів справи, зокрема з відповідних інвойсів та специфікацій, неможливо ідентифікувати спірний товар, який ввезено на митну територію України, оскільки зазначені документи (т. 1 а.с. 103-104) не містять необхідних обов`язкових реквізитів для ідентифікації товару, зокрема заводського номеру товару, якісних характеристик тощо. 
За таких обставин у суду відсутня можливість встановити контрафактність спірної партії товару. При цьому, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що документи, подані позивачем на підтвердження контрафактності товару, носять вірогідний характер. Відтак, з урахуванням ст. 79 ГПК України, колегія суддів за відсутності інших доказів позбавлена можливості керуватися такими доказами для встановлення факту контрафактності спірного товару.
          Судова колегія вважає, що у випадку відсутності самого товару його можна визнати контрафактним лише за умови посилання на його індивідуальні характеристики, у даному випадку на заводські номери смартфонів, що з огляду на вищенаведене є неможливим.
Відтак, апеляційний господарський суд зазначає, що суд першої інстанції дійшов передчасного висновку про те, що імпортований відповідачем на підставі митної декларації №UA125100/2017/320787 від 21.08.2017 товар (радіотелефони торговельної марки «Xiaomi» системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi4 2/16 Gb - 100 шт) є контрафактним, а імпорт даного товару здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «Xiaomi». 
          За змістом ст. 388 ЦК України добросовісним набувачем є набувач, який не знав і не міг знати, що він придбав майно у особи, яка не мала права це майно відчужувати. При цьому, в силу ст. 330 ЦК України, майно не може бути витребуване у добросовісного набувача, за виключенням випадків, які встановлені ст. 338 ЦК України, зокрема якщо майно було викрадене у власника або було ним загублене, а також якщо майно вибуло з володіння власника не з його вини іншим шляхом. 
Матеріалами справи підтверджується, що відповідачем спірний товар придбано у Компанії «INNES INTERNATIONAL, INC» згідно з контрактом №01-17 від 10.01.2017. Вказаний контракт не був визнаний недійсним в установленому порядку. В свою чергу, Компанія «INNES INTERNATIONAL, INC» придбала вищевказаний товар у Компанії «Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD». 
          Посилання позивача на те, що Компанія «Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD» не мала права продавати спірний товар (т. 4 а.с. 117), не спростовують висновків суду про добросовісність набуття відповідачем права власності на спірний товар, та не підтверджують незаконність його ввезення на територію України, як помилково вважає позивач. Судова колегія звертає увагу на те, що доказів на підтвердження існування обставин, зазначених у ст. 338 ЦК України, позивачем не надано. Відтак, судова колегія вважає, що  відповідач в розумінні ст. 338 ЦК України є добросовісним набувачем спірного майна. Крім того, судова колегія звертає увагу на те, що відслідковування походження спірного товару не входить до предмету доказування у даній справі. 
          Крім того, з матеріалів справи не вбачається, що позивач належним чином довів, що у нього наявні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки «Xiaomi», «Mi» та «RedMi» за ліцензійною угодою. Так, всупереч вказівкам Верховного Суду позивачем не подано офіційного перекладу на українську мову тексту законів Китайської Народної Республіки «Про товарні знаки» та «Про договори», а тому апеляційний суд позбавлений можливості встановити, чи підлягає така ліцензійна угода відповідній реєстрації, та чи є вказана ліцензійна угода чинною, а майнові права на зазначені торговельні марки - переданими позивачу. Колегія суддів звертає увагу на те, що повноваження суду апеляційної інстанції в силу ст. 269 ГПК України є обмеженими, та суд позбавлений можливості витребувати відповідні докази. Відтак, твердження позивача про те, що ліцензійна угода не підлягала реєстрації відповідно до законодавства КНР, не підтверджується матеріалами справи.
          З урахуванням зазначеного, оскільки спірний товар відсутній на митній території України, та у суду відсутня можливість ідентифікувати вказаний товар, а також з огляду на те, що відповідач є добросовісним набувачем спірного товару, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що позивачем належними та допустимими доказами не доведено факту порушення його майнових прав інтелектуальної власності на торгівельні марки «Xiaomi», «Mi», «RedMi» у даній справі. 
Колегія суддів також звертає увагу на те, що Європейський Суд з прав людини у рішенні, прийнятому у справі «Проніна проти України» зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення.
На підставі викладеного, колегія суддів вважає, що рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню як таке, що прийняте з неправильним застосуванням норм матеріального права. Суд апеляційної інстанції приймає нове рішення про відмову в задоволенні позову. 
Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

           1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес» - задовольнити.
2. Рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 у справі №911/2674/17 скасувати. Ухвалити нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог Компанії «XIAOMI H.K. Limited» відмовити в повному обсязі.
3. Матеріали справи №911/2674/17 повернути до Господарського суду Київської області.
          4. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України. 

Головуючий суддя                                                            Б.М. Грек 

Судді                                                                                М.Г. Чорногуз

                                                                                Б.М. Поляков

Повний текст складено 02.01.2020