ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" лютого 2020 р.           Справа№ 910/13119/17
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Доманської  М.Л.
суддів:            Полякова Б.М. 
          Верховця  А.А. 
 
за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.
та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 19.02.2020,
розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ"
на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018
у справі  № 910/13119/17 (суддя: Зеленіна Н.І.) 
за позовом Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel`s Propeties Inc.) 
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (відповідач-1); 
  2) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) (відповідач-2)
про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду міста Києва від 10.10.2017 позов задоволено повністю, визнано свідоцтво України № 50459 частково недійсним, відносно всіх товарів 33 класу МКТП, для яких даний знак зареєстрований, визнано свідоцтво України № 185083 недійсним повністю, для всіх товарів 33 класу МКТП, для яких даний знак зареєстрований, зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України № 50459 та № 185083 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" на користь Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) 6 400 (шість тисяч чотириста) грн.. 00 коп. судового збору та 20 020 (двадцять тисяч двадцять) грн. 00 коп. витрат на оплату вартості експертизи.
Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 по господарській справі №910/13119/17 за позовом Джек Деніел`с пропертіз, Інк. до ТОВ "БУКЛЕТ-ЮГ" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії, ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 (головуючий суддя: Отрюх Б.В., судді; Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.)  апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" задоволено,  скасовано рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 у справі №910/13119/17 повністю, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю, вирішено інші процесуальні питання.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.04.2019  касаційну скаргу компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Jack Daniel`s Properties, Inc) задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 зі справи № 910/13119/17 скасовано, справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.05.2019 у даній справі прийнято справу № 910/13119/17 за апеляційною скаргою  Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 у справі  № 910/13119/17  до провадження, призначено розгляд апеляційної скарги на 05.06.2019.
Ухвалою   Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019, крім іншого,  призначено у справі № 910/13119/17 повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057,  м. Київ, вул. Смоленська, 6.
28.11.2019 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/13119/17 та висновок експертів № 17428/17429/19-53 від 20.11.2019  за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2019 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/13119/17, розгляд апеляційної скарги призначено на 18.12.2019.
12.12.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли письмові пояснення по справі.
Ухвалою Північного  апеляційного господарського суду від 18.12.2019, крім іншого,  розгляд апеляційної скарги відкладено на 15.01.2020.
26.12.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від  позивача надійшло клопотання  про залучення до матеріалів справи питань до судових експертів Голови І.Г. та Климової Н.Б.
02.01.2020  через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від  апелянта надійшли заперечення проти приєднання додаткових доказів.
02.01.2020  через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від  апелянта надійшли запитання експертам з приводу висновків експертів.
09.01.2020  через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від   Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли відповіді експерта на питання.
11.01.2020  через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від  апелянта надійшли письмові пояснення з приводу висновку експертів.
11.01.2020  через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від   Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли відповіді експерта на питання.
11.01.2020  через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від  Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли відповіді експерта на питання.
13.01.2020  через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від   позивача надійшли письмові пояснення.
14.01.2020  через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли додаткові письмові пояснення.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 у справі  № 910/13119/17  до           29.01.2020.
22.01.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли письмові пояснення з урахуванням письмових відомостей та пояснень експерта Климової Н.Б., наданих у судовому засіданні 15.01.2020, письмових пояснень Відповідача 1 з приводу Висновку експертів КНІСЕ.
27.01.2020  через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшли додаткові письмові пояснення з приводу висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 20.11.2019 № 17428/17429/19-53.
У зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, згідно  з витягом  з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2020, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної  скарги у справі № 910/13119/17  у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А.,               Поляков Б.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.01.2020 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 у справі  № 910/13119/17  до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги  призначено на 29.01.2020. 
29.01.2020  на електронну адресу Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності.
29.01.2020 судом було оголошено перерву у судовому засіданні до 19.02.2020.
06.02.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про відкликання наступних документів та залишення їх без розгляду, а саме: клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності, письмові пояснення з приводу висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 20.11.2019 № 17428/17429/19-53, додаткові письмові пояснення з приводу висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 20.11.2019 № 17428/17429/19-53. 
У судовому засіданні 19.02.2020 представник апелянта підтримала вимоги свого клопотання про відкликання перелічених вище клопотання та письмових пояснень. Інші сторони справи вказаного не заперечували. 
Суд задовольнив клопотання апелянта про відкликання наступних документів та залишення їх без розгляду, а саме: клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності, письмові пояснення з приводу висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 20.11.2019 № 17428/17429/19-53, додаткові письмові пояснення з приводу висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 20.11.2019 № 17428/17429/19-53 та залишив їх без розгляду. 
У судовому засіданні 19.02.2020 представник апелянта та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підтримали вимоги апеляційної скарги та просили її задовольнити. Представник позивача заперечила проти задоволення вимог апеляційної скарги.
Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.
Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.
Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.
Як вбачається з матеріалів справи, Компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) (надалі - позивач) звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (надалі - відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)  (надалі - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.
Позовні вимоги Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) мотивовані тим, що позначення "BLACK JACK" та "БЛЕК ДЖЕК", зареєстровані за Свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, є схожими зі знаком позивача, зареєстрованим за Свідоцтвом України № 5109, настільки, що їх можна сплутати. 
Ухвалою від 25.10.2017 у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності Жилі Богдану Володимировичу; та зупинено провадження у справі.
23.05.2018 до господарського суду міста Києва від судового експерта у сфері інтелектуальної власності Жили Богдана Володимировича надійшли матеріали справи з висновком експертного дослідження.
11.07.2018 від позивача надійшла заява про зміну предмета позову та залучення співвідповідача.
08.08.2018 від відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме висновки експертів.
У підготовче засідання 05.09.2018 з`явився судовий експерт Жила Богдан Володимирович, надав усні та подав письмові пояснення і відповіді на питання щодо висновку експерта №138 від 23.05.2018.
Також, у підготовчому засіданні 05.09.2018 представник позивача не підтримав заяву про зміну предмета позову та залучення співвідповідача; у зв`язку з чим вказана заява залишена судом без розгляду.
Оскаржуваним рішенням суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги позивача в повному обсязі.
Судова колегія, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне зазначити наступне.
Компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., звернулася із позовом до ТОВ "Буклет-Юг" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) про визнання свідоцтв України №№ 50459 та 185083 недійсними відносно всіх товарів 33 класу МКТП, для яких знаки було зареєстровано та зобов`язання Міністерства внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №№ 50459 та 185083 для всіх товарів 33 класу МКТП, для яких вони були зареєстровані, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Як вказує позивач, він звернувся до суду за захистом прав на знак для товарів і послуг "JACK DANIEL'S" за свідоцтвом України № 5109, зареєстрованим для товарів 33 класу МКТП "віскі"; дата реєстрації знаку - 31.05.1994 р.; дата подання заявки на знак 20.08.1990 р.
Знак для товарів та послуг  "BLACK JACK" зареєстровано за свідоцтвом України № 50459 для товарів 30, 32 та 33 класів МКТП та належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг". Датою подачі заявки на вказаний знак є 19.05.2003 р. 
Знак для товарів та послуг  "БЛЕК ДЖЕК" зареєстровано за свідоцтвом України № 185083 для товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої (крім пива)) та належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг". Датою подачі заявки на вказаний знак є 29.05.2013.
Позивач заявляє, що знаки "BLACK JACK" та "БЛЕК ДЖЕК" не відповідають умовам надання правової охорони, визначеним абз. 5 ч. 2 та абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), оскільки є схожими до ступеня змішування із знаком Позивача, а також є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.
Позивач зазначає, що при реєстрації знаків відповідача-1 за оскаржуваними свідоцтвами України для товарів 33 класу МКТП правопопередники відповідача-2 (Державний департамент інтелектуальної власності МОН України та Державна служба інтелектуальної власності України) не звернули уваги на те, що дані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача "Jack Daniel's" за свідоцтвом України № 5109, для однорідних та споріднених з ними товарів 33 класу МКТП, в зв`язку з чим в порушення вимог абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону видав спірні свідоцтва України №№ 50459 та 185083.
Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. 
Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.
За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є: 
1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 
2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 
Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.  Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Звертаючись до суду з даним позовом, Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. зазначає, що вказані  знаки відповідача-1 не відповідають умовам надання правової охорони та мають бути визнані недійсними, оскільки:
- є схожими настільки, що їх можна сплутати, із знаком позивача;
- можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно позивача;
- товари, для яких зареєстровано оспорювані знаки, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровані знаки позивача;
- позивач має пріоритет у використанні свого знаку перед оскаржуваними знаками відповідача-1.
ТОВ "Буклет-Юг" (апелянт) та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) із заявленими позовними вимогами та рішенням суду першої інстанції не погоджуються та зазначають, що оскаржувані знаки відповідача-1 не є схожими до ступеня змішування із знаком позивача, а відтак були зареєстровані та використовуються в межах законодавства України. 
Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:
а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
З огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірних знаків умовам надання правової охорони, необхідне застосування спеціальних знань, у зв`язку з чим ухвалою суду від 25.10.2017 було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу. 
На вирішення судового експерта було поставлено наступні питання:
1) Чи є знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 5109?
2) Чи є товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, такими самими та/чи спорідненими із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?
3) Чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?
З наданого експертом Висновку судової експертизи від 23.05.2018 № 138 вбачається наступне:
1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 є схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;
2 Всі товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, є спорідненими або такими самими із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109.
3. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє наведені у свідоцтвах товари 33 класу МКТП, а саме - можуть викликати помилкове враження про те, що вказані товари походять від  власника знака за свідоцтвом України № 5109, раніше зареєстрованого щодо споріднених товарів.
Відповідач-1 не погодився з результатами експертизи № 138 від 23.05.2018, у зв`язку з чим подав клопотання про відхилення даної експертизи в якості доказу у справі та клопотання про виклик експерта з метою отримання відповідей на питання.
У підготовчому засіданні судовий експерт Жила Б . В . надав обґрунтовані відповіді на всі поставлені сторонами питання із роз`ясненням суду та сторонам, якими підходами експерт керувався під час здійснення свого аналізу.
Обґрунтовуючи свою позицію щодо відмови у задоволенні позовних вимог, відповідач-1 також посилався на висновок експертів № 261/17 за результатами комісійного судового дослідження у сфері інтелектуальної власності від 27.12.2017. Посилаючись на даний висновок, апелянт стверджує, що схожість його оскаржуваних знаків і знаком позивача відсутня, а тому суд мав відмовити у задоволенні позовних вимог. 
Проаналізувавши даний висновок експертів, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про відхилення його в якості доказу у справі в зв`язку з невідповідністю його вимогам діючого процесуального законодавства та спеціального законодавства в сфері проведення експертиз. 
Відповідно до ст. 71 Закону України "Про судову експертизу", підставою  проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб". 
У даному висновку експертів судом не було виявлено умови, визначеної ст. 71 Закону України "Про судову експертизу" та не зазначено, на підставі якого з вказаних документів вона була проведена.
Згідно із ч. 5 ст. 101 ГПК України, яка регулює проведення експертизи на замовлення сторін, передбачено, що у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
Судом у вказаному висновку експерта також не було виявлено відповідного посилання на ту обставину, що вона була підготовлена для подання до суду в даній справі. 
Отже, судом встановлено, що допущені при виготовленні висновку № 261/17 численні порушення вимог, встановлених ч. 5 ст. 98 та ч. 6 ст. 101 ГПК України до такого виду доказів, вказує на те, що його одержано з порушенням законодавства, а тому цей доказ  є недопустимим у розумінні ч. 2 ст. 77 ГПК України.
Суд першої інстанції також правомірно відхилив як доказ висновок експерта № 31/13.6/172 від 13.07.2018, підготовлений експертом Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, наданий до суду відповідачем-1 з підстав його необґрунтованості.
Як вбачається з питань, поставлених експерту та його відповідей, ним встановлювалася виключно семантична схожість оскаржуваних знаків відповідача-1 із знаком позивача,  та не надання оцінки фонетичній та графічній схожості цих знаків. У зв`язку з цим, суд вважає даний висновок неналежним доказом в даній справі.
Відповідно до абз. 1-3 п.3 ст.6 Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Пунктом 1 ст. 10  Закону передбачено, що експертиза позначення проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою. 
Згідно з п. 4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (надалі - Правила) словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Таким чином, з метою встановлення схожості або відсутності схожості позначень, суду необхідно дослідити їх схожість за трьома критеріями, а саме: звуковим, графічним та семантичним. 
Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. 
На підставі висновку експерта № 31/13.6/172 від 13.07.2018 неможливо встановити обставину схожості або відсутності схожості позначень, в зв`язку з відсутністю дослідження позначень за графічною та семантичною схожістю. В зв`язку з цим даний доказ було правомірно визнано судом неналежним. 
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019 задоволено клопотання позивача про призначення повторної комісійної експертизи і призначено повторну комісійну експертизу, проведення  якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, Україна, м.Київ, вул.Смоленська, буд.6), на вирішення експерта поставлено наступні питання:
1) Чи є знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 5109?
2) Чи є товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, такими самими та/чи спорідненими із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?
3) Чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?
28.11.2019 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/13119/17 та висновок експертів від 20.11.2019          № 17428/17429/19-53 за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності.
З наданого Висновку експертів  від 20.11.2019 №17428/17429/19-53 вбачається наступне:
1. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 є схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109;
2 У числі товарів 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвами України №50459, наявні як ті самі, так і споріднені із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №5109; товари 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №185083, є спорідненими із товарами 33 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №5109.  
3. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 50459 та № 185083 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно власника знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України №5109.
Судові експерти  Голова І.Г. та Климова Н.Б. викликались у судове засідання ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2019. Експертом Климовою Н.Б.  у судовому засіданні 15.01.2020 надані усні  та долучені до матеріалів справи письмові пояснення на поставлені сторонами запитання.
За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. 
Дослідивши висновки судових експертів від 20.11.2019          № 17428/17429/19-53 та від 23.05.2018 № 138 за результатами проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, заслухавши присутніх у судовому засіданні представників учасників судового процесу, суд апеляційної інстанції встановив, що вказані висновки судового експерта містять докладний опис проведеного дослідження та є обґрунтованими, містять чіткі висновки з поставлених перед експертами питань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано, з чого слідує, що вказані висновки судових експертів є належними і допустимими доказами у даній справі, що відповідачем     не спростовано.
Таким чином, з урахуванням встановлених обставин схожості спірних знаків зі знаком позивача, а також доведеності факту спорідненості та тотожності товарів, для яких зареєстровані оскаржувані позначення, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про  наявність та доведеність порушених прав позивача, за захистом яких останній звернувся до суду з даним позовом. 
Проте, відповідачем-1 було подано заяву про застосування строку позовної давності, яка ґрунтується на тому, що оскаржувані знаки Відповідача-1 зареєстровані більше ніж три  роки до дати подання позову, про що позивачу було відомо (чи могло бути відомо). 
Суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні заяви про застосування строку позовної давності, у зв`язку з відсутністю доказів, що позивачу було відомо про реєстрацію оскаржуваних знаків більше ніж три роки до дати подання позову. 
Судова колегія, дослідивши матеріали справи, дійшла наступних висновків з цього приводу.
За змістом ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України, позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи. Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.
Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
За приписами ч. 1 ст. 216 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалась або могла довідатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Колегія суддів зазначає, що згідно з відомостями з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг: свідоцтво на знак для товарів і послуг «BLACK JACK» №50459 було видано 15.06.2005, публікація 15.06.2005 бюл. №6; свідоцтво на знак для товарів і послуг «БЛЕК ДЖЕК» №185083 було видано 25.04.2014, публікація 25.04.2014 бюл. №8. З цього моменту інформація про видачу спірних свідоцтв на знак для товарів і послуг набула статусу публічної загальнодоступної інформації. Отже, позивач мав об`єктивну можливість знати про видачу спірних свідоцтв на знак для товарів і послуг та про порушення відповідного права щодо свого знаку  з моменту їх опублікування цих відомостей. Відповідно, з цього моменту розпочався відлік строку позовної давності на звернення позивача до суду за захистом тих прав, щодо захисту яких він звернувся до суду з даним позовом. 
Отже, загальний строк позовної давності у 3 роки щодо вимоги про визнання недійсними вказаних вище свідоцтв сплив 15.06.2008 та 25.04.2017 відповідно.
Твердження суду першої інстанції стосовно того, що позивач не міг дізнатися про реєстрацію цих знаків, оскільки позивач є нерезидентом України, зареєстрований та веде свою господарську діяльність в іншій країні відхиляються судовою колегією. Як вбачається з матеріалів справи, та не заперечується позивачем, знак для товарів і послуг "JACK DANIEL'S" за свідоцтвом України № 5109, щодо захисту прав на який заявлено даний позов, власником якого є позивач, зареєстрований в Україні з 31.05.1994 та відповідні відомості про цей знак містяться у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг. Вказане свідчить про те, що позивач був обізнаний з законодавством України щодо реєстрації свідоцтва на знаки, щодо способу публікації відомостей про їх реєстрацію, мав доступ до відповідної публічної інформації, що міститься в Державному реєстрі свідоцтв на на знаки для товарів та послуг. Тобто, об`єктивна можливість перевірити та встановити, що в Україні зареєстровані такі знаки, що є схожими зі знаком позивача щодо споріднений та тотожних товарів, тобто встановити порушення відповідних прав позивача зі сторони відповідача-1 у позивача була, чим він вчасно не скористався.
Враховуючи вищевикладене, судова колегія застосовує строк позовної давності, позивач не довів поважності причин пропуску цього строку, у зв`язку з чим позовні вимоги позивача до відповідачів-1 щодо визнання недійсними свідоцтв та зобов`язання вчинити дії не підлягають задоволенню, у позові слід відмовити.
У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Суд враховує позицію Європейського суду з прав людини (в аспекті оцінки аргументів учасників справи у апеляційному провадженні), сформовану, зокрема у справах "Салов проти України" (заява № 65518/01; від 6 вересня 2005 року; пункт 89), "Проніна проти України" (заява № 63566/00; 18 липня 2006 року; пункт 23) та "Серявін та інші проти України" (заява № 4909/04; від 10 лютого 2010 року; пункт 58): принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, передбачає, що у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються; хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент; міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) серія A. 303-A; 09.12.1994, пункт 29). 
Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.
Враховуючи, що фундаментальних порушень судом апеляційної інстанції не встановлено, апелянтом не доведено протилежного, підстав для зміни чи скасування оскаржуваного судового рішення немає.
За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського  суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" слід задовольнити. Рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 у справі № 910/13119/17 скасувати. Прийняти нове рішення, яким: "1. Відмовити у задоволенні позовних вимог Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel`s Propeties Inc.). 2. Стягнути з Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) 4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (65101, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд, 12; код ЄДРПОУ 40748323) 9600 (дев`ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги ".
Судові витрати у справі у відповідності до вимог ст. 129 ГПК України, покладаються на позивача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" задовольнити.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2018 у справі № 910/13119/17  скасувати.
3. Прийняти нове рішення:
"1. Відмовити у задоволенні позовних вимог Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel`s Propeties Inc.). 
2. Стягнути з Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) 4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (65101, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд, 12; код ЄДРПОУ 40748323) 9600 (дев`ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. судового збору за подання апеляційної скарги".
4. Доручити  господарському суду м. Києва видати наказ на виконання даної постанови".
5. Матеріали справи  № 910/13119/17 повернути до господарського суду міста Києва.
Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття. 
Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. ст. 288-291 ГПК України.

 Повний текс постанови підписаний 24.02.2020.

Головуючий суддя                                                            М.Л.  Доманська 

Судді                                                                                Б.М. Поляков

                                                                                А.А.  Верховець