СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2020 р.                                                                        Справа № 922/2017/17  

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Істоміна О.А., суддя Пелипенко Н.М. , суддя  Пушай В.І. 
секретар судового засідання Марченко В.О.
за участю представників:
позивача за первісним позовом - Лузан О.С., свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю серія ХВ№002277 від 24.10.2017, ордер серія ХВ. №001001 від 03.12.2018, договір на надання правової допомоги б/н від 30.11.2018 (копії у справі) 
відповідача за первісним позовом -  в режимі відеоконференції Рабінович М.П., ордер серія ЛВ №120255 від 02.05.2018, свідоцтво про право на надання адвокатських послуг №000851  від 22.01.2018 (копії містяться в матеріалах справи)
2-го відповідача за зустрічним позовом - не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Східного апеляційного господарського суду в режимі відеоконференції апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" (вх. №2669Х/3) на рішення Господарського суду Харківської області від 24.07.2019 (суддя Жельне С.Ч., повний текст підписано 29.07.2019) у справі №922/2017/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром", м. Харків
до Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат", м. Львів
про заборону використання знаку для товарів і послуг та визнання дій незаконними
та за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат", м. Львів
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром", м. Харків;
     2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", м. Харків
про визнання права попереднього користувача

ВСТАНОВИЛА:

У червні 2017 позивач - ТОВ "ФМ Хладопром", звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом до ПАТ "Львівський холодокомбінат", в якому просить суд заборонити незаконне використання з боку відповідача знаку для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001; заборонити відповідачу маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001; визнати дії відповідача щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, у зв`язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001. 
У серпні 2018 ПАТ "Львівський холодокомбінат" звернувся до господарського суду із зустрічною позовною заявою до відповідачів: 1) ТОВ  "Фабрика морозива Хладопром", 2) ТОВ "Хладопром", в якій просить суд визнати за ним право попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" для товару 30 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356. Судові витрати позивач за зустрічним позовом просить відшкодувати за рахунок відповідачів за зустрічним позовом.
Рішенням Господарського суду Харківської області від 24.07.2019 по справі №922/2017/19 позовні вимоги за первісним позовом ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром" до ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про заборону незаконного використання з боку ПрАТ  "Львівський холодокомбінат" знаку для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001; заборону ПрАТ "Львівський холодокомбінат" маркувати товар морозиво знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 та про визнання дій ПрАТ "Львівський холодокомбінат" щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, у зв`язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН", згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 - задоволені повністю.
У задоволенні зустрічного позову ПрАТ "Львівський холодокомбінат" до ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" та до ТОВ "Хладопром" про визнання права попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" для товару 30 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство" за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356 - відмовлено. Стягнуто з ПрАТ "Львівський холодокомбінат" на користь ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром" 34320,00 грн витрат за проведення судової експертизи.
Не погодившись з прийнятим рішенням, відповідач за первісним позовом, позивач за зустрічним позовом ПрАТ "Львівський холодокомбінат" звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 24.07.2019 по справі №922/2017/17, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог за первісним позовом ТОВ "Хладопром" відмовити повністю, а позовні вимоги за зустрічною позовною заявою ПрАТ "Львівський холодокомбінат" задовольнити. В обґрунтування своєї апеляційної скарги відповідач за первісним позовом посилається на те, що ПрАТ "Львівський холодокомбінат" не здійснює використання знаку для товарів і послуг "Каштан" відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001, оскільки ПрАТ "Львівський холодокомбінат" почав використовувати у виробництві морозива назву "Каштан" до моменту отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг "Каштан" ПАТ "Хладопром". На думку апелянта, упаковка морозива "Львівський каштан" та "Каштан зі смаком ванілі" за загальною композицією та кольоровою гамою не є схожими до ступеня змішування з упаковкою морозива "Каштан" виробництва ПАТ "Хладопром". 
Відповідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.08.2019 сформовано склад колегії суддів Східного апеляційного господарського суду: головуючий суддя Радіонова О.О., суддя Зубченко І.В., суддя Стойка О.В.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 02.09.2019 апеляційну скаргу залишено без руху, з метою усунення недоліків, протягом 10 днів з моменту отримання ухвали, шляхом надання до суду доказів сплати судового збору в розмірі 2643,00 грн.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 24.09.2019, після усунення недоліків апеляційної скарги, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПрАТ "Львівський холодокомбінат" та надано позивачу строк до 09.10.2019 для надання відзиву на апеляційну скаргу та доказів надсилання (надання) копії цього відзиву та доданих до нього документів заявнику апеляційної скарги в порядку  ст. 263 ГПК України.
Відповідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.10.2019, в зв`язку з лікарняним судді Радіонової О.О. сформовано склад колегії суддів Східного апеляційного господарського суду: головуючий суддя Істоміна О.А., суддя Зубченко І.В., суддя Стойка О.В.
08.10.2019 на адресу Східного апеляційного господарського суду від позивача за первісним позовом ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" надійшов відзив на апеляційну скаргу (вх.№9579), в якому сторона по справі просить рішення Господарського суду Харківської області від 24.07.2019 залишити без змін, як законне та обґрунтоване, а апеляційну скаргу - без задоволення. Позивач зазначив, що свідоцтво на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 видано відповідно до ч. 1  ст. 494 Цивільного кодексу України  та ст.  1, п. 4 ст.  5, ст.  12-14 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також Наказу Держпатенту України "Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" від 28.07.1995 №116. Жодні технічні умови не надають права маркувати товар (морозиво) знаком для товарів і послуг, зокрема знаком, позначенням, торгівельною маркою "Каштан" та не мають відношення до врегулювання питань правомірності використання знаку для товарів і послуг в Україні. Також позивач за первісним позовом вважає необґрунтованими посилання відповідача на те, що він має право позначати вироблену ним продукцію знаком для товарів і послуг "Каштан" у відповідності до свідоцтва ЕАН-Україна № 984-1 від 10.09.1997.
Відзив на апеляційну скаргу надав ТОВ "Хладопром" (вх.№9580 від 08.10.2019), який є другим відповідачем за зустрічним позовом, в якому погоджується із рішенням суду першої інстанції, просить залишити його без змін, а апеляційну скаргу - залишити без задоволення. Доводи відзиву на апеляційну скаргу другого відповідача за зустрічним позовом є аналогічними з доводами першого відповідача за зустрічною позовною заявою.
10.10.2019 ухвалою Східного апеляційного господарського суду призначено апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" до розгляду на 24.10.2019.
22.10.2019 системою автоматизованого розподілу апеляційних скарг (справ) між суддями, в зв`язку з відпусткою судді Стойка О.В., для розгляду справи №922/2017/17 визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя (суддя-доповідач) Істоміна О.А.; суддя Барбашова С.В.; суддя Зубченко І.В.
24.10.2019 перед початком судового засідання на адресу Східного апеляційного господарського суду надійшло клопотання заявника апеляційної скарги ПрАТ "Львівський холодокомбінат" (вх.№10039) про відкладення розгляду справи №922/2017/17 на іншу дату, в зв`язку з неможливістю прибуття представника відповідача адвоката Рабіновича М.П. в судове засідання 24.10.2019 об 11:30 через його перебування в іншому судовому засіданні. 
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 клопотання відповідача за первісним позовом задоволено та відкладено розгляд справи на 14.11.2019.
11.11.2019 ПрАТ "Львівський холодокомбінат" звернувся до Східного апеляційного господарського суду із клопотанням про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, яке було задоволено ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 12.11.2019. 
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.11.2019, в зв`язку з відпусткою судді Зубченко І.В. сформовано склад колегії суддів Східного апеляційного господарського суду: головуючий суддя Істоміна О.А., суддя Барбашова С.В., Пелипенко.  
У зв`язку зі зміною складу судової колегії згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.11.2019, з метою повного та всебічного дослідження обставин справи в їх сукупності в судовому засіданні оголошувалась перерва до 26.11.2019 до 15:00 годин, що відображено у відповідній ухвалі Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2019.
26.11.2019 перед початком судового засідання (о 14:55 год) на адресу Східного апеляційного господарського суду від відповідача за первісним позовом ПАТ "Львівський холодокомбінат" надійшли наступні клопотання: - клопотання про призначення у господарській справі №922/2017/17 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (вх. №11185) ; - клопотання про зупинення провадження у господарській справі №922/2017/17 (вх.№11186); - клопотання про виклик в судове засідання експерта (вх.№11187).
Колегія суддів апеляційної інстанції заявлені відповідачем по первісному позову клопотання залишила без розгляду, з огляду на те, що вони заявлені поза межами строків, встановлених Господарським процесуальним кодексом України.
В ході судового засідання представником ПрАТ "Львівський холодокомбінат" в режимі відеоконференції заявлено усний відвід колегії суддів в складі: головуючого суддів Істоміної О.А., судді Барбашової С.В., судді Пелипенко Н.М., в зв`язку з чим  знову оголошено перерву до 27.11.2019 до 12:00 годин для надання можливості відповідачу за первісним позовом підготовити письмовий відвід колегії суддів з правовим обґрунтуванням та надати його Східному апеляційному господарському суду. 
Пізніше, ПрАТ "Львівський холодокомбінат" продублював заяву (вх.№11205 від 26.11.2019) про відвід колегії суддів Східного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Істоміної О.А., судді Барбашової С.В., судді Пелипенко Н.М. від розгляду справи № 922/2017/17 та надіслав її в письмовому вигляді  шляхом електронної пошти.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 27.11.2019 визнано необґрунтованою заяву про відвід колегії суддів Східного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Істоміної О.А., судді Барбашової С.В., судді Пелипенко Н.М. від розгляду справи №922/2017/17; зупинено апеляційне провадження у справі №922/2017/17 до вирішення питання про відвід суддів; справу №922/2017/17 передано на автоматичний розподіл для визначення судді з розгляду заяви про відвід суддів у встановленому порядку.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.11.2019 для розгляду заяви про відвід суддів визначено суддю Східного апеляційного господарського суду - Плахова О.В. 
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 29.11.2019 у задоволенні заяви ПрАТ "Львівський холодокомбінат" про відвід суддів - відмовлено, а справа №922/2017/17 передана колегії суддів у складі: головуючого судді Істоміної О.А., судді Барбашової С.В. та судді Пелипенко Н.М. для  здійснення апеляційного розгляду.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.12.2019, в зв`язку з відпусткою судді Барбашової С.В. сформовано склад колегії суддів Східного апеляційного господарського суду: головуючий суддя Істоміна О.А., суддя Пелипенко Н.М., суддя Пушай В.І.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 03.12.19 поновлено провадження у справі №922/2017/17 та призначено її до розгляду на 16.12.2019.
16.12.2019 представник відповідача за первісним позовом ПрАТ "Львівський холодокомбінат" в режимі відеоконференції заявив усне клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні з метою можливого позитивного завершення судового процесу, в зв`язку з тим, що сторони цього спору ведуть позасудові переговори щодо примирення. В судовому засіданні знову оголошено перерву до 09.01.2020 до 12:00.
09.01.2020 розгляд справи продовжено. 
Представник заявника апеляційної скарги, ПрАТ «Львівський холодокомбінат» звернувся до апеляційного господарського суду із усним клопотанням щодо відкладення розгляду справи, в зв`язку з тим, що сторони не закінчили процес мирного врегулювання спору.
Представник позивача за первісним позовом проти відкладення розгляду справи заперечував та наголошував на тому, що в нього не має відомостей стосовно того, що взагалі ведуться якісь переговори з приводу мирного врегулювання даного спору.
Колегія суддів апеляційної інстанції залишила чергове клопотання про відкладення справи без задоволення, в зв`язку з тим, що дана справа розглядається тривалий час, в засіданні не одноразово оголошувалась перерва, в тому числі і для надання можливості сторонам домовитись мирним шляхом. Наразі відповідачем за первісним позовом не доведено того факту, що сторони ведуть процес врегулювання господарського спору мирним шляхом. 
Представники присутніх сторін підтримали свої доводи, наведені в апеляційній скарзі та у відзиві на неї.
Представник 2-го відповідача за зустрічним позовом ТОВ «Хладопром» не скористався процесуальним правом брати участь в судовому засіданні, про причини неявки суд не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином. 
Враховуючи викладене, колегія суддів апеляційного господарського суду з урахуванням частини першої та пункту 1 частини третьої статті 202 Господарського процесуального кодексу України  вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами, оскільки явка у судове засідання не визнавалася обов`язковою, в матеріалах справи міститься достатньо доказів для прийняття рішення.
Заслухавши в судовому засіданні доповідь судді-доповідача, розглянувши матеріали справи, доводи в обґрунтування апеляційної скарги, в межах вимог, передбачених ст. 269 ГПК України, перевіривши повноту встановлення судом першої інстанції обставин справи та доказів на їх підтвердження, а також правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів встановила наступне.
Як свідчать матеріали справи та встановлено судом першої інстанції, 16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів і послуг "КАШТАН" та видано Відкритому акціонерному товариству "Київський холодокомбінат №2" свідоцтво України №19356 на знак для товарів і послуг (за заявкою від 22.02.1999 №99020539) для товарів і послуг 16, 29, 30 (в т.ч. морозиво), 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП;
25.05.2011 право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №19356 передано Акціонерному товариству закритого типу "Хладопром", у зв`язку з чим внесено відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.
11.07.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено зміни в частині найменування власника свідоцтва України №19356 Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром";
01.01.2017 ТОВ "Хладопром" уклало з ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" ліцензійний договір №2/9-17 на право використання об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до умов якого ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" отримало невиключну ліцензію на використання, зокрема, знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356 для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно з переліком товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП.
Згідно з пунктом 4.5 ліцензійного договору №2/9-17 ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" як ліцензіат отримало всі матеріальні та процесуальні права ТОВ "Хладопром" при здійсненні захисту прав, що випливають із свідоцтва України №19356 в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальної юрисдикції України тощо. Строк дії ліцензійного договору №2/9-17 визначений до 31.12.2017 (пункт 9.1 договору).
Позивач за первісним позовом здійснює виробництво морозива з використанням знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України №19356. 
В свою чергу, відповідач за первісним позовом здійснює виробництво та реалізацію товару - морозива, яке маркує позначеннями "Львівський Каштан" та "КАШТАН зі смаком ванілі", «ЛІМО - Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі Львова». 
Звертаючись до господарського суду за захистом своїх прав, позивач за первісним позовом поставив питання щодо правомірності використання відповідачем за первісним позовом знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 №19356 при маркуванні товару - морозива "Львівський Каштан", "КАШТАН зі смаком ванілі", «ЛІМО - Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі Львова».
ПрАТ «Львівський холодокомбінат» також звернувся до господарського суду Харківської області за захистом своїх прав із зустрічною позовною заявою про визнання за ним права попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП "рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356 (визнання права попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" згідно свідоцтва України №19356), в зв`язку з тим, що ним здійснено належну підготовку з 1997 року для використання торгівельної марки "КАШТАН" щодо виробництва морозива "КАШТАН" відповідно до ТУ У 46.39.096-96 від 10.04.1997 використовуючи Свідоцтво штрихового кодування  ЕАН №984-1.
Господарський суд, приймаючи рішення і задовольняючи вимоги по первісному позову в повному обсязі, зазначив, що дії відповідача за первісним позовом щодо використання знаку «КАШТАН» при маркуванні та реалізації морозива «Львівський каштан», «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова» власного товариства порушують права та законні інтереси як власника свідоцтва, так і ТОВ "ФМ Хладопром" як ліцензіата за ліцензійним договором на використання свідоцтва на знак для товарів і послуг "КАШТАН" за №19356 від 16.04.2001. Зустрічний позов суд першої інстанції залишив без задоволення з огляду на те, що вищевказані технічні умови не надають права маркувати товар (морозиво) знаком для товарів і послуг яке містить слово "КАШТАН". Право використання (нанесення, маркування) знаку для товарів і послуг надається виключно свідоцтвом на знак для товарів і послуг, виданого відповідно до   Закону України "Про охорону знаки для товарів і послуг".
          Надаючи в процесі апеляційного перегляду оцінку обставинам справи, враховуючи підстави та предмет позову, колегія суддів погоджується з  висновком господарського суду першої інстанції про   задоволення первісного позову, зважаючи на наступні підстави.     
Згідно ст. 154 ГК України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами, зокрема Законом України «Про авторське право і суміжні права», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». До цих відносин застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарського кодексу України та іншими нормативними актами.
Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України одним з об`єктів права інтелектуальної власності є торговельна марка (знак для товарів і послуг). Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом, як це визначено в статті 494 ЦК України.
Відповідно до приписів  Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, а також пропонування його для продажу, продаж. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч.ч. 2, 4-5 ст. 16). 
Статтею 20 Закону встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачені  статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва; на його вимогу таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.  Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
Статтею 21 Закону передбачений судовий порядок для захисту прав на знак для товарів і послуг 
Стаття 495 ЦК України також відносить до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки і виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
Відповідно до частини 3   статті 426 ЦК України, використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.
Відповідно до статті 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.
Під час розгляду справи в суді першої інстанції був досліджений факт використання відповідачем за первісним позовом належного позивачеві знаку для товарів і послуг "КАШТАН" згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 №19356.
Так, використання здійснюється шляхом нанесення цього знаку на морозиво, яке виробляється і реалізується відповідачем за первісним позовом "Львівський Каштан"; "ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі", "Каштан зі смаком ванілі" та "Каштан зі Львова". Факт виробництва підтверджується відомостями, що містяться на упаковках морозива виробництва відповідача за первісним позовом, котрі в якості речових доказів долучені до матеріалів справи, а факт реалізації - відповідним фіскальним чеком і це не заперечується самим відповідачем за первісним позовом.
Отже, ключовим моментом при доказуванні факту незаконного використання знаку для товарів і послуг є вирішення питання про схожість до ступеня змішуваності знаку для товарів і послуг "КАШТАН" та знаків "Львівський Каштан"; "ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі"; "Каштан зі смаком ванілі" та "Каштан зі Львова". 
Справа №922/2017/17 вже розглядалася господарським судом, проте попередні судові акти першої та апеляційної інстанцій було скасовано відповідною постановою Верховного Суду. 
Так, в постанові Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 30.05.2018 по справі №922/2017/17 було зазначено, що під час нового розгляду справи господарському суду необхідно, зокрема, вирішити питання про призначення у справі повторної судової експертизи. 
Виконуючи вказівки суду касаційної інстанції, ухвалою від 17.09.2018 по справі №922/2017/17 господарський суд призначив судову експертизу в сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам акредитованої науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджених   Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5 - Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501). 
Згідно висновку призначеної у справі експертизи в сфері інтелектуальної власності від 25.02.2019 року №005/19, виконаної Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501), експертом встановлено:
" 1. Позначення "Львівський Каштан", що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001.
2. Позначення "Львівський Каштан" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за №19356 від 16.04.2001.
3. Позначення "КАШТАН зі смаком ванілі", що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001.
4. Позначення "КАШТАН зі смаком ванілі" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001.
5. Позначення "КАШТАН зі Львова", що використовується для товару -морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001.
6. Позначення "КАШТАН зі Львова" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001.
7. Позначення "ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі", що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001.
8. Позначення "ЛІМО-КАШТАН" зі смаком ванілі" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001". 
Проведення експертизи безпосередньо відповідає положенням  Закону України «Про судову експертизу»  та положенням Інструкції про призначення та проведення судових досліджень, затвердженої  Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5. До того ж, експерти при проведенні судових досліджень по даній справі були попереджені про кримінальну відповідальність, що є однією з законодавчих гарантій вірності, законності висновку експерта, а отже, істотних та об`єктивних підстав для сумніву у правильності, незалежності висновку експерта колегія суддів апеляційної інстанції не вбачає. Експерти мали необхідний обсяг повноважень, не виходили за їх межі та є компетентними особами    для проведення відповідних досліджень. Будь-які обставини, які б виключали участь експертів у справі - відсутні.
Висновок    комплексної судової  експертизи не суперечить іншим матеріалам справи. Колегія суддів вважає, що виникнення сумнівів у його правильності ґрунтується лише на припущеннях та виключно оціночних судженнях апелянта.
Водночас, колегія суддів враховує, що відповідно до правил статті 104 Господарського процесуального кодексу України  висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими  статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
Висновки експертизи є докладними, всебічними та деталізованими, а тому колегія суддів бере їх до уваги в якості належного та допустимого доказу.
Окрім висновку експертизи, обґрунтовуючи позовні вимоги, позивачем за первісним позовом в якості доказу було надано підтвердження, що "КАШТАН" визнано добре відомим в України в 30 класі МКТП товар - Морозиво. Зокрема, це підтверджує рішення Солом`янського районного суду м. Києва по справі №760/18843/15-ц від 19.11.2015. При цьому, в мотивувальній частині вказаного рішення, серед іншого, суд вказав таке: "...той факт, що тривалість та характер використання позначення обумовили набуття ним ознак добре відомого в Україні знака певного виробника конкретного товару, вказує на те, що таке позначення володіє особливою, в порівнянні з іншими знаками, розрізняльною здатністю, оскільки, на відміну від них, воно асоціюється виключно з особою конкретного виробника товарів".
Відповідно ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні,  йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг  вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде  завдано шкоди  таким використанням.
Та обставина, що позначення "КАШТАН" відповідає критеріям добре відомого в Україні знака ПАТ "Хладопром", означає, що при використанні його стосовно товару морозиво та споріднених з ним товарів, таке позначення асоціюється у споживачів з діяльністю саме вказаної особи.
Відповідач за первісним позовом наполягає на тому, що право позначати вироблену ним продукцію знаком для товарів і послуг "КАШТАН" надає йому той факт, що продукція виробляється згідно відповідних технічних умов: ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997 та ТУ У 15.5-20016121.002-2002. Проте, апеляційний суд не може погодитись із такими твердженнями. 
Як вірно дослідив суд першої інстанції, упаковки морозива відповідача з позначенням "Львівський Каштан"; "ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі", "Каштан зі смаком ванілі" та "Каштан зі Львова", наявні в матеріалах справи не містять посилання на вищевказані технічні умови. В той же час, на зворотньому боці упаковки зазначається, що відповідна продукція вироблена відповідно до ДСТУ 4735:2007, які, в свою чергу, жодних положень, котрі давали б право маркувати морозиво знаком для товарів і послуг "КАШТАН" - не містять.
Крім того, колегія суддів зазначає, що технічні умови (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. Технічні умови встановлюють вимоги щодо виробництва морозива, а саме: склад товару, якість сировини, маса товару, вміст добавок, калорійність, харчова цінність, тощо.
Тобто, технічні умови не надають права маркувати товар (морозиво) знаком для товарів і послуг, зокрема знаком, позначенням, торгівельною маркою "КАШТАН".
Право використання (нанесення, маркування) знаку для товарів і послуг надається виключно свідоцтвом на знак для товарів і послуг, виданого відповідно до  Закону України "Про охорону знаки для товарів і послуг".
Також, відповідач за первісним позовом, в обґрунтування апеляційних вимог посилається на те, що він використовує Свідоцтво ЕАН-Україна за №984-1 від 10.09.1997 для нанесення штрихового кодування GS1 на відповідні види товарів.
Але це питання також досить ретельно було досліджено місцевим господарським судом. Так, свідоцтво штрихового кодування  ЕАН № 984-1 надає ПАТ "Львівський Холодокомбінат" право наносити штриховий код за номером 4820005920013 на один визначений вид морозива. Проте, повноважень щодо надання будь-яких прав використання об`єктів інтелектуальної власності, а саме будь-яких прав на свідоцтва на знаки для товарів і послуг у Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" - не має. 
ПрАТ "Львівський Холодокомбінат" наносить штрихове кодування за №4820005920013 на різні види товару морозива, зокрема "Львівський Каштан" та 2 інших види "КАШТАН" , а не на один вид товару, який зазначено у Свідоцтві ЕАН .
Свідоцтво ЕАН - штировий код є унікальним ідентифікатором виду товару, номер якого присвоюється до одного визначеного виду товару.
Апелянт маркував штриховими кодами етикетки морозива "Львівський Каштан"; "ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі", "Каштан зі смаком ванілі" та "Каштан зі Львова", які, як вже було зазначено, не виготовлялись за ТУ У 46.39.096-96, оскільки були виготовлені у відповідності до Державних стандартів України (ДСТУ).
          Ті зразки етикеток морозива виробництва ПАТ "Львівський Холодокомбінат", які долучені до матеріалів справи, не містять реквізити Свідоцтво ЕАН-Україна за №984-1 від 10.09.1997, оскільки промарковані зовсім іншими штриховими кодами: "КАШТАН зі смаком ванілі", штриховий код - 4820005922369; "Львівський КАШТАН", штриховий код - 4820005920785; "ЛІМО-КАШТАН зі смаком ванілі" штриховий код - 4820005926039; "КАШТАН зі Львова" штриховий код - 4820005926022.
Таким чином, аналізуючи докази, наявні в матеріалах справи в їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції цілком правомірно встановив, що відповідачем під час виробництва та реалізації морозива "Львівський Каштан" і "Каштан зі смаком ванілі", «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі Львова» використано знак для товарів і послуг "КАШТАН" згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг України від 16.04.2001 №19356, право на який належить позивачеві на підставі договору на право використання об`єктів інтелектуальної власності від 01.01.2017 №2/9-17.
Доводи апеляційної скарги в частині задоволення первісного позову не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції з огляду на таке.
Так, апелянт наполягає на тому, що у ТОВ «ФМ Хладопром» відсутнє право бути позивачем у даній справі. Проте, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить в собі спеціальні норми, які конкретизують порядок реєстрації свідоцтва на знаки для товарів і послуг, обсяг прав, обов`язків, заборон тощо. Як вже зазначалось, статтею 20 вказаного Закону передбачено право власника свідоцтва вимагати припинення порушення, яке полягає у  посяганні на права власника свідоцтва та вчинення без його згоди певних дій, а порушник, в свою чергу, зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. При цьому, ця стаття визначає, що вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. В даному випадку ТОВ «ФМ Хладопром» є користувачем свідоцтва на знак товарів і послуг «Каштан» за №19356 від 16.04.2001 на підставі ліцензійного договору.
Крім того, наявність у ТОВ «ФМ Хладопром» права бути позивачем у даній справі додатково підтверджується постановою Верховного Суду від 30.05.2018 у справі №922/2017/17, де цей факт не ставиться під сумнів.
Заявник апеляційної скарги критично ставиться до висновку Судової експертизи №005/19 від 25.02.2019 та стверджує про порушення ч. 6 ст. 100 ГПК України при його винесенні. 
Колегія суддів зазначає, що висновок    комплексної судової  експертизи не суперечить іншим матеріалам справи, а виникнення сумнівів у його правильності ґрунтується лише на припущеннях та виключно оціночних судженнях апелянта. До того ж, питання, які поставлені експерту для дослідження апелянт вже оскаржував шляхом подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.09.2018 про призначення експертизи, яка була залишена в силі постановою Східного апеляційного господарського суду від 03.12.2018. 
Представник відповідача за первісним позовом, не погоджуючись із вищевказаним висновком, в суді першої інстанції надавав до матеріалів справи висновок  експерта  Сопової К.А. №13-04/19 від 08.04.2019 складеного в порядку ст.101 ГПК України. Проте, при складенні висновку порушено ч.2 ст.102 ГПК України та п. 2.3. "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", від 08.10.98 №53/5, що полягає у збиранні з власної ініціативи матеріалів для проведення експертного дослідження із джерел, які не надавались експерту для дослідження, в зв`язку з чим зазначений висновок не був прийнятий місцевим господарським судом.
Крім того, відповідач за первісним позовом не погоджується із рішенням суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні зустрічного позову про визнання за ПрАТ "Львівський холодокомбінат" (79025, м. Львів, вул. Повітряна, 2, код ЄДРПОУ: 01553706) право попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" для товару 30 класу МКТП "морозива" та послуг 35 класу МКТП "рекламування"; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг № 19356. З цього приводу колегія суддів апеляційної інстанції зазначає наступне.
Так, в обґрунтування зустрічних позовних вимог апелянт посилається на ст. 500 ЦК України - визнання права попереднього користувача на словесне позначення "КАШТАН" згідно свідоцтва України №19356 та вказує на те, що ним здійснено належну підготовку з 1997 року для використання торгівельної марки "КАШТАН" щодо виробництва морозива "КАШТАН" відповідно до ТУ У 46.39.096-96 від 10.04.1997 використовуючи Свідоцтво штрихового кодування  ЕАН № 984-1.
Твердження відповідача про наявність у нього пріоритету на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" мотивовані посиланнями на здійснення ним виробництва продукції під цією маркою ще до реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України знаку для товарів та послуг "КАШТАН" за ВАТ "Київський холодокомбінат №2", яка відбулася 16.04.2001 за №19356.
Відповідно до ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача)."
Однак, ст. 500 ЦК України щодо пріоритету використання позначення, на яку посилається позивач за зустрічним позовом, прийнята разом із новим Цивільним кодексом України від 16.01.2003. Тобто, через два рок після того, як зареєстровано свідоцтво на знак для товарів та послуг «КАШТАН» за №19356, та через чотири роки після подання заявки №99020539 на реєстрацію свідоцтва.
Відповідно до ст.5 Цивільного кодексу України передбачено дію актів цивільного законодавства у часі:
1. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.
2. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом`якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.
3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов`язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.
Отже, в даному випадку ПрАТ "Львівський Холодокомбінат" помилково застосовує приписи ст. 500 ЦК України, оскільки цієї норми не існувало як на момент подачі заявки №99020539 в 1999 року так і на момент видачі свідоцтва №19356 від 16.04.2001.
В період з 1993 по 1999 роки, законом, який регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності щодо пріоритету використання позначення є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг» від 15.12.1993. 
Проте, в матеріалах справи відсутні докази надання ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» пріоритету на використання «КАШТАН» у відповідності до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг» від 15.12.1993, як і відсутні докази подання заперечення на реєстрацію свідоцтва на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за №19356 від 16.04.2001.
За приписами ст. ст. 3, 15, 16 ЦК України, за результатами розгляду спору має бути встановлено не лише наявність підстав на які позивач посилається в обґрунтування своїх позовних вимог, але й визначено, чи було порушене цивільне право особи, за захистом якого позивач звернувся до суду, яке саме право порушено, в чому полягає його порушення, оскільки в залежності від цього визначається належний спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місце.
Відсутність порушеного або оспорюваного права позивача є підставою для ухвалення рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин.
На підставі вищевикладеного, доводи викладені позивачем за зустрічним позовом щодо пріоритету використання ПрАТ "Львівський Холодокомбінат" позначення "Каштан" в розумінні ст.500 ЦК України не знаходять свого  підтвердження в матеріалах справи.
Відсутнє також підтвердження того, що відповідачі за зустрічним позовом порушили будь-які права, свободи або інтереси ПрАТ "Львівський Холодокомбінат" щодо з`явлення останнім пріоритету використання знаку "КАШТАН" до подання заявки та видачі свідоцтва "КАШТАН" за №19356.
Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.
В обґрунтування зустрічної позовної заяви ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» надав цілу низку документів, на підтвердження факту виробництва ним морозива, позначеного знаком для товарів і послуг «КАШТАН», зокрема: довідку (журналу, звіту) ВАТ «Львівський Холодокомбінат» по виробництву морозива за 3-й квартал 1997 року, товарно-транспортні накладні тощо, які не були прийняті судом першої інстанції з огляду на те, що вони не відповідають вимогам, що ставляться законом до первинних документі, що унеможливлює визнання їх доказами здійснення відповідних господарських операцій, і з чим погоджується апеляційний господарський суд. 
Відповідно до статей 76 - 79 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Отже, відповідачем за первісним позовом, всупереч вищенаведених норм права, не було подано доказів, які б підтвердили факти, викладені в апеляційній скарзі, а наведені доводи не спростовують правомірність висновків, викладених в оскаржуваному рішенні.
Враховуючи викладене, місцевий господарський суд, приймаючи оскаржуване рішення, повністю з`ясував обставини, які мають значення для справи, правильно застосував норми матеріального та   процесуального права, доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, а тому підстави для скасування або зміни вказаного рішення відсутні.
Оскільки апеляційна скарга відповідача не підлягає задоволенню, то, з урахуванням   положень статті 129 ГПК України, здійснені   ним судові витрати за апеляційною скаргою останньому не відшкодовуються.
Керуючись статтями 129, 270, пунктом 1 частини 1 статті 275, 281-284 Господарського процесуального кодексу України,    колегія суддів, - 

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"  залишити без задоволення.
Рішення Господарського суду Харківської області від 24.07.2019 у справі №922/2017/17/19  залишити без змін.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок і строки оскарження передбачені статтями 286-289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено   17.01.2020 

Головуючий суддя                                                                    О.А. Істоміна

Суддя                                                                                           Н.М. Пелипенко  

Суддя                                                                                           В.І. Пушай