ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року 
м. Київ

Справа №  910/20650/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Малашенкової Т.М., Селіваненка В.П.,
за участю  секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Сопільняк В.Ю.,
відповідача_1 -  не з`явився,
відповідача_2 - Фінагіної В.Б.,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу  Компанії Novartis AG/Новартіс АГ 
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 
за позовом Компанії Novartis AG
до: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я»;
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Стислий виклад позовних вимог

1.          Компанія Novartis AG (Компанія Новартіс АГ), Швейцарія, звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» (далі - ТОВ «ФГ «Здоров`я») про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм» для всіх товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), власником якого є відповідач у справі (далі - Свідоцтво №      НОМЕР_3, ТМ «Екзо-Дерм»).

2.          Позивач просить визнати недійсним Свідоцтво № НОМЕР_3 на підставі підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону України 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII), тобто внаслідок  невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.

Позивач стверджує, що ТМ «Екзо-Дерм» не відповідає умовам правової охорони, оскільки:
згідно з абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
згідно з абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
товари, для яких зареєстрована ТМ «Екзо-Дерм» споріднені з товарами, для яких раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг позивача.
Вимоги позивача, пов`язані з оманливістю протиставлених торговельних марок ґрунтуються на їх схожості.

Стислий виклад судових рішень

3.          Справа розглядалась господарськими судами неодноразово.

4.          Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 (суддя Мандриченко      О.В.) позов задоволено.

5.          Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 (колегія суддів: Сотніков С.В., Отрюх Б.В., Верховець А.А.) рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалене нове рішення про відмову в задоволенні позову.  

6.          Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 26.09.2019 постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 зі справи скасовано; справу передано на новий розгляд до зазначеного суду у зв`язку з порушенням норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, оскільки не були досліджені зібрані у справі докази.

7.          Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 (колегія суддів у складі: Пантелієнко  В.О., Остапенко О.М., Доманська  М.Л.) рішення суду першої інстанції скасовано; ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.  

Стислий виклад вимог касаційної скарги

8.          Компанія Novartis AG просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а рішення суду першої інстанції залишити в силі. 

Аргументи учасників справи

Аргументи Компанії Novartis AG, зазначені в касаційній скарзі

9.          Суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права - статті 86, 236, 316 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, чинній на чинній на час ухвалення оскаржуваних судових рішень, далі - ГПК). 

10.          Позивач заперечує висновки суду апеляційної інстанції, пов`язані із визначенням схожості протиставлених торговельних марок та визначенням однорідності товарів.
Позивач стверджує, що колегія суддів суду апеляційної інстанції не мала права самостійно здійснювати оцінку питань схожості спірних позначень як пересічний споживач.

11.          Суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми матеріального права - пункт 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила).
Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. 

Аргументи ТОВ «ФГ «Здоров`я», зазначені у відзиві на касаційну скаргу 

12.          ТОВ «ФГ «Здоров`я» просить залишити оскаржувану постанову без змін, а касаційну скаргу без задоволення. 

13.          ТОВ «ФГ «Здоров`я» зазначає, що зміст касаційної скарги стосується встановлених судом апеляційної інстанції обставин, що суперечить межам перегляду справи в суді касаційної інстанції, встановленим статтею 300 ГПК.

14.          Суд апеляційної інстанції оцінив наявні у справі докази, зокрема висновки експертів за правилами статей 86, 236 ГПК. Проте  у рішення Європейського суду з прав людини зі справи «Пронін проти України» зазначено, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.
Отже, оскаржувана постанова не може вважатися необґрунтованою внаслідок того, що вона не містить детального аналізу наданих позивачем висновків експертів, складених у зв`язку з розглядом іншої справи щодо інших відносин.

15.          Висновок судових експертів від 24.04.2019 № 047/19 (далі - Висновок експертів № 047/19) є законним та обґрунтованим. Аргументи касаційної скарги цього не спростовують. Так позивач безпідставно посилається на порушення комісією експертів під час проведення експертизи пункту 1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі - Інструкція) та Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації. У Висновку експертів № 047/19 зіставлені та детально проаналізовані всі фонетичні ознаки ТМ «Екзодерил» і відповідних торговельних марок позивача та надано результат дослідження по кожному з пунктів. 
У Висновку експертів № 047/19 обґрунтовано встановлено відсутність спорідненості товарів, які належать до різних класів МКТП.
Отже, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що Висновок експертів № 047/19 є належним  та допустимим доказом у справі.

16.          У постанові суду апеляційної інстанції з посиланням на Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, та пункт 4.3.2.6 Правил обґрунтовано зазначено, що експерт здійснив неповне дослідження, тому Висновок експерта № 132 необ`єктивний.
Водночас у Висновку експерта № 132 невірно визначено методику однорідності товарів.
Усні пояснення експерта Жили Б.В. не усунули сумнівів щодо необґрунтованості Висновку експерта № 132.

17.          Суд апеляційної інстанції надав оцінку Висновку експертів № 1273 за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Позивач надав суду Висновок  № 1273 з порушенням визначених ГПК строків.
Висновок № 1273 складено з порушенням норм, які регламентують порядок проведення дослідження та положень застосованої експертом методики, тому він необґрунтований.

18.          Аргументи касаційної скарги зводяться до переоцінки встановлених судом апеляційної інстанції доказів.

Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій

19.          Позивач - Компанія Novartis AG є власником знаків для товарів і послуг:
«Екзодерил» (ТМ «Екзодерил») для товарів 5 класу МКТП «Фармацевтичні препарати», який охороняється свідоцтвом України № НОМЕР_1 (Свідоцтво № НОМЕР_1), і зареєстрований 26.04.2011 за заявкою, поданою12.04.2010;

«Exoderil» (ТМ «Exoderil»), який охороняється свідоцтвом України № НОМЕР_5 (Свідоцтво № НОМЕР_5), зареєстрований 25.09.2014 для товарів 3 класу МКТП «мило; косметика; лосьйони для волосся», товарів 10 класу МКТП «лікарські (медичні) прилади та інструменти» за заявкою, поданою 14.06.2013.

20.          Відповідач - ТОВ «ФГ «Здоров`я» 11.09.2017 за заявкою від 17.08.2016 зареєстрував знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм» (ТМ «Екзо-Дерм») для товарів 5 класу МКТП, який охороняється свідоцтвом України № НОМЕР_3 (Свідоцтво НОМЕР_3).

21.          Ухвалою  Господарського суду міста Києва від 06.02.2018  у справі призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому експерту Жилі Б.В . , який, здійснивши дослідження, склав висновок  від 02.04.2018 № 132 (далі - Висновок експерта № 132).

Відповідно до цього висновку:
ТМ «Екзо-Дерм» за Свідоцтвом № НОМЕР_3 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими ТМ «Exoderil» та « Екзодерил », які охороняються Свідоцтвами № НОМЕР_1, НОМЕР_2;
всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано ТМ «Екзо-Дерм» за Свідоцтвом №      НОМЕР_3, є такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані ТМ «Exoderil» та «Екзодерил», що охороняються Свідоцтвами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
ТМ «Екзо-Дерм» за Свідоцтвом № НОМЕР_3 є такою, що може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє зазначені у Свідоцтві № НОМЕР_3 товари 5 класу МКТП.

22.          Суд першої інстанції, дослідивши Висновок експерта № 132, дійшов висновку про його законність, обґрунтованість та узгодженість з іншими матеріалами справи.  
Суд першої інстанції також зазначив, що Висновок експерта № 132 не викликає сумніву в його правильності, оскільки експерт, здійснюючи дослідження, діяв у межах компетенції з огляду на методичні рекомендації та  наявні матеріали справи.
Висновки експерта чіткі, логічні, послідовні та не були спростовані відповідачами з посиланням на інші докази у справі. 
З огляду на такі обставини суд першої інстанції визнав заперечення відповідачів у справі щодо задоволення позовних вимог необґрунтованими, дійшов висновку, що ТМ «Екзо-Дерм» не відповідала умовам надання правової охорони на дату подання заявки, та ухвалив рішення про задоволення позову в повному обсязі.

23.          Суд апеляційної інстанції, якому справу передано на новий розгляд, розглянув її відповідно до вимог частини четвертої статті 269 ГПК.

24.          Апеляційний суд, оцінивши Висновок експерта № 132 та пояснення  експерта Жили Б.В. у судовому засіданні 14.02.2019, зробив висновок, що цей експерт: неправильно застосував методику встановлення однорідності товарів та послуг за протиставленими у спорі зі справи свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг;
порушив вимоги методики проведення експертиз;
Висновок експерта № 132. На думку суду апеляційної інстанції, викликає сумніви у його об`єктивності та правильності, є необґрунтованим з огляду на таке.
Відповідно до пункту 1.1 Інструкції,  призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

У пункті 1.3 (фактично 1.4) Інструкції зазначено, що під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються, зокрема, відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз.
Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження) належить до компетенції експерта.

Наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 затверджені Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі - Методичні рекомендації).

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Загальні принципи визначення схожості словесних торговельних марок наведені у пункті 4.3.2.6 «Визначення схожості словесних позначень» Правил, в якому зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пункт 11.1.6 Методичних  рекомендацій містить посилання на пункт 4.3.2.6 Правил, а саме: відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень, насамперед, увага звертається на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Суд апеляційної інстанції також дослідив пункт 11.1.7 Методичних рекомендацій, який стосується  визначення звукової (фонетичної) схожості словесних позначень, пункт 11.1.8 Методичних рекомендацій щодо встановлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень, а також пункт 11.1.9 Методичних рекомендацій щодо встановлення смислової схожості словесних позначень.

З огляду на викладене суд апеляційної інстанції зазначив, що у Висновку експерта №      132 необґрунтовано вказано, що графічні ознаки не мають самостійного суттєвого значення, проте можуть братись до уваги в якості допоміжних (щодо вирішення питання про візуальну графічну схожість протиставлених торговельних марок), оскільки відповідно до пункту 11.1.6 Методичних рекомендацій до уваги береться сукупність дії звукової, графічної та смислової схожості.
Експерт порушив пункт 11.1.9 Методичних рекомендацій, тому що не здійснив повного аналізу подібності/протилежності закладених у позначеннях понять «Exoderil» та «Екзо-Дерм».

25.          Суд апеляційної інстанції зазначив про необґрунтованість Висновку експерта  №132 щодо встановлення однорідності (спорідненості) товарів раніше зареєстрованих торговельних марок позивача та  ТМ «Екзо-Дерм».
Суд зробив такий висновок, посилаючись на пункт 4.3.2.5 Правил, відповідно до якого при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Суд також послався на пункт 11.2.6. Методичних рекомендацій, у якому визначено, що товари і/або послуги вважаються «такими самими», якщо вони відносяться до одного виду, які задовольняють одну й ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики.

26.          Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.02.2019 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.
Відповідно до Висновку експертів № 047/19):
Товари, для яких зареєстровано ТМ «Екзо-Дерм» за  Свідоцтвом № НОМЕР_3, споріднені з товарами, для яких зареєстровано ТМ «Екзодерил» за Свідоцтвом НОМЕР_1; товари для яких зареєстровано ТМ «Екзо-Дерм» за  Свідоцтвом № НОМЕР_3 , не споріднені з товарами, для яких зареєстровано ТМ «Exoderil» за Свідоцтвом № НОМЕР_5 ;
ТМ «Екзо-Дерм» за Свідоцтвом № НОМЕР_3 не схожа настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими ТМ «Екзодерил» та ТМ «Exoderil», які охороняються Свідоцтвами № НОМЕР_1 та НОМЕР_5;
ТМ «Екзо-Дерм» за  Свідоцтвом № НОМЕР_3 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.
Отже, згідно з Висновком експертів № 047/19 не встановлено невідповідності зареєстрованої ТМ «Екзо-Дерм» умовам надання правової охорони, визначеним в абзаці п`ятому пункту 2 статті 6 та абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII.

27.          Позивач долучив до матеріалів справи Висновок експертів Дорошенка      О.Ф. та Мінченко Н.В. від 19.06.2019 № 1273, складений за результатами   проведеної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності (далі - Висновок експертів № 1273).

Відповідно до Висновку експертів № 1273:
товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрована ТМ «Екзо-Дерм» за Свідоцтвом  №      НОМЕР_3, є такими самими, чи спорідненими з товарами, для яких раніше зареєстровані ТМ «Exoderil» за Свідоцтвом № НОМЕР_1  та ТМ «Екзодерил» за Свідоцтвом № НОМЕР_5;
ТМ «Екзо-Дерм» за Свідоцтвом  № НОМЕР_3 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими ТМ «Exoderil» за Свідоцтвом № НОМЕР_1  та ТМ «Екзодерил» за Свідоцтвом № НОМЕР_5.

ТМ «Екзо-Дерм» за Свідоцтвом  № НОМЕР_3 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

28.          Апеляційний суд зазначив, що сприйняття знаків для товарів і послуг пересічними споживачами відіграє вирішальну роль у їх порівнянні та оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Здійснивши оцінку всіх наявних у справі висновків експертів як пересічні споживачі, колегія суддів встановила, що ТМ «Екзо-Дерм» за Свідоцтвом № НОМЕР_3 не схожа настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача, які охороняються Свідоцтвами України № НОМЕР_1, НОМЕР_5, а також не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.
Суд дійшов висновку, що належними та беззаперечними доказами підтверджено відсутність обставин невідповідності торговельної марки, якої стосується спір у справі, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону № 3689-ХІІ, що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог про визнання недійсним  Свідоцтва № НОМЕР_3.
Суд зазначив, що позивач не надав достатніх та беззаперечних доказів на підтвердження тих обставин, що ТМ «Екзо-Дерм» може бути для пересічних споживачів оманливою або такою, що може призвести до введення в оману щодо особи виробника товарів, тобто позивача.
Місцевий суд вищевикладеного не врахував.
У зв`язку з цим підстави для визнання спірного свідоцтва недійсним, передбачені абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-ХІІ, у цьому випадку також немає.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Цивільний кодекс України (ЦК)
29.          Стаття 492
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII  «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон № 3689-XII)

30.          Стаття 1
Знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

31.          Пункт 4 статті 5
Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

32.          Абзац п`ятий пункту 2 статті 6
Не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. 
33.          Абзац другий пункту 3 статті 6
Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. 

34.          Підпункт «а» пункту 1 статті 19
Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за  № 276/812 (Правила) у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72

35.          Пункт 4.3.1.9
До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. 
Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

36.          Абзац другий пункту 4.3.2.4. «Проведення пошуку тотожних або схожих позначень»
Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.  

37.          Пункт 4.3.2.5. «Встановлення однорідності товарів або товарів і послуг» 
Для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. 
При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. 
Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

38.          Пункт 4.3.2.6. «Визначення схожості словесних позначень» 
Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. 
При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. 

39.          Пункт 4.3.2.7. «Визначення схожості зображувальних та об`ємних позначень» 
Зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи.

Господарський процесуальний кодекс України (ГПК), в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 15.01.2020 № 460-IX
40.          Частина перша статті 74
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

41.          Частина перша статті 86 
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

42.          Частина друга статті 86 (у редакції, чинній на час ухвалення оскаржуваних судових рішень)
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

43.          Частина друга статті 86 (у чинній редакції - із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019  № 132-IX)
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

44.          Частина перша статті 300
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

45.          Частина друга статті 300 
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

46.          Стаття 312
Суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

47.          Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 15.01.2020 № 460-IX касаційна скарга розглядається в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

48.          Зі змісту ухвалених у справі судових рішень вбачається, що суди у спорі щодо визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони,  дійшли висновків, що для з`ясування питань про те, чи є протиставлені торговельні марки схожі настільки, що їх можна сплутати, чи є товари, для яких зареєстровані ці торговельні марки, спорідненими (однорідними), чи може торговельна марка відповідача ввести в оману стосовно особи, яка виробляє відповідні товари,  - необхідні спеціальні знання, оскільки схожість торговельних марок та спорідненість (однорідність) товарів не мала для суду очевидного характеру.
У зв`язку з цим судом призначалися експертизи, а сторони як докази своїх аргументів долучали до матеріалів справи висновки експертів.

Відповідно до частин другої та третьої статті 86 (у редакції, чинній на час ухвалення оскаржуваної постанови) жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Отже, згідно з приписом зазначеної процесуальної норми наявні у справи докази - висновки експертів, підлягали оцінці судом. 

49.          Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції, виходив з того, що покладений в його основу Висновок експерта № 132 виготовлений з порушенням методів дослідження та методик проведення судових експертиз.
Касаційний господарський суд вважає, що такий висновок суду апеляційної інстанції зроблений з порушенням норм матеріального та процесуального права.
Так, відповідно до пункту 1.4 Інструкції визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.
Зміст постанови свідчить, що суд заперечує Висновок експерта № 132, посилаючись на порушення експертом  Методичних рекомендацій. 
Проте у розділі І Методичних рекомендацій зазначено, що вони не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону № 3689-XII та Правил.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
У пункті 4.3.2.6 Правил зазначено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Відповідно до змісту постанови суду апеляційної інстанціїу Висновку експерта №132 необґрунтовано вказано, що графічні ознаки не мають самостійного суттєвого значення, проте можуть братись до уваги в якості допоміжних (щодо вирішення питання про візуальну графічну схожість протиставлених торговельних марок).
Отже, суд апеляційної інстанції помилково зазначає про незаконність Висновку експерта № 132 у цій частині.
Решта висновків суду апеляційної інстанції щодо схожості позначень ґрунтується на самостійному дослідженні судом Методичних рекомендацій та власній оцінці ним знаків для товарів і послуг з точки зору пересічного споживача.

50.          Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати: рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Суд апеляційної інстанції зазначив про необґрунтованість Висновку експерта  №132 щодо встановлення однорідності (спорідненості) товарів раніше зареєстрованих торговельних марок позивача та  ТМ «Екзо-Дерм».
При цьому суд самостійно здійснив оцінку доказів яка згідно з матеріалами справи потребує спеціальних знань.
У постанові названого суду не вказано, конкретних висновків експертів, які заперечують Висновок експерта   № 132 в цій частині.

Отже, судом апеляційної інстанції на порушення норм процесуального права не було здійснено оцінки доказів (висновків експертиз зокрема), а натомість перебрано невластиві суду функції експерта. За таких обставин названий суд без достатніх на те підстав скасував законне та обґрунтоване рішення суду першої інстанції. 

51.          Підсумовуючи зазначене, колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновків, що суд апеляційної інстанції не встановив обставин, які заперечують висновки суду першої інстанції, та не довів порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, які (порушення) призвели б до ухвалення неправильного по суті спору зі справи судового рішення.

52.          Переглядаючи оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції, колегія суддів Касаційного господарського суду також керується принципом res judicata, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях Європейського суду з прав людини від 03.12.2003 у справі «Рябих проти Росії», від 09.11.2004 у справі «Науменко проти України», від 18.11.2004 у справі «Праведная проти Росії», від 19.02.2009 у справі «Христов проти України», від 03.04.2008 у справі «Понамарьов проти України», в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до остаточного рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватися виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від res judicate можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

53.          Суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми матеріального права, зокрема положення статті 86 ГПК, абзацу п`ятого пункту 2, абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII, Порядку та внаслідок скасування рішення місцевого господарського суду за відсутності визначених статтею 277 ГПК для цього підстав також порушив зазначену норму процесуального права.

Отже, наявні підстави для задоволення касаційної скарги, скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції та залишення в силі рішення суду першої інстанції.

Судові витрати

54.          Відповідно до статті 129 ГПК у зв`язку з тим, що касаційна скарга підлягає задоволенню, постанова суду апеляційної інстанції - скасуванню, а рішення суду першої інстанції - залишенню в силі, витрати зі сплати судового збору в сумі                            12 800 грн за розгляд справи судом касаційної інстанції підлягають стягненню з ТОВ «ФГ «Здоров`я»  на користь Компанії Novartis AG.

55.          Поворот виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 не здійснюється, оскільки в матеріалах справи немає інформації про її виконання в частині стягнення з Компанії Novartis AG судового збору. 
Водночас Компанія Novartis AG не позбавлена права за наявності підстав звернутися з відповідною заявою в порядку, визначеному статтею 333 ГПК.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, керуючись статтями 129, 300, 308, 312, 315 Господарського процесуального кодексу України, 

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Компанії Novartis AG/Новартіс АГ задовольнити.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 зі справи № 910/20650/17 скасувати.

3. Рішення Господарського суду Київської області від 19.07.2018 зі справи №      910/20650/17 залишити в силі.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я» на користь  Компанії Novartis AG/Новартіс АГ 12      800 (дванадцять тисяч вісімсот) грн судового збору за розгляд справи в суді касаційної інстанції.
Видачу відповідного наказу доручити господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя     	 	І. Бенедисюк  	
Суддя   	 	Т. Малашенкова   	
Суддя   	 	В. Селіваненко