Постанова 
Іменем України

24 лютого 2020 року
м. Київ

справа № 760/12081/17
провадження № 61-15486св19

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: Жданової В. С. (суддя-доповідач), Ігнатенка В. М.,                   Кузнєцова В. О., 

учасники справи:
позивач - ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.),
відповідачі: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 , 

розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 20 листопада 2018 року в складі судді Усатової І. А. та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2019 року в складі колегії суддів: Саліхова В. В., Лапчевської О. Ф.,                            Левенця Б. Б.,  
 
ВСТАНОВИВ: 
 
Описова частина
 
Короткий зміст позовних вимог
 
У липні 2017 року ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.) звернулось до суду з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 , який в ході розгляду уточнило, та остаточно просило: 
-          достроково повністю припинити дію свідоцтва України № 152732 на знак для товарів і послуг «ERRA» щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких зареєстрований даний знак для товарів і послуг;
-          зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України                     № 152732 на вказаний знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких зареєстрований даний знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
Позов мотивовано тим, що ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей є виробником спортивного одягу та, маючи намір використовувати торговельну марку «ERRA» для маркування та продажу товарів 25 класу МКТП, звернулось до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності») із відповідною заявкою                    № m201627333.
17 травня 2017 року ДП «Український інститут інтелектуальної власності» прийнято рішення про можливу відмову ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей в реєстрації знака для товарів і послуг у наданні правової охорони торговельній марці «ERRA» за заявкою від 07 грудня 2016 року № m201627333 відносно всіх товарів 25 класу МКТП. Вказаний висновок прийнято у зв`язку із наявністю раніше зареєстрованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України                    № 152732 , права на який належать ОСОБА_1 .
Посилаючись на те, що вказана торговельна марка не використовується ОСОБА_1 в Україні більше, ніж протягом останніх п`яти років щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей просило задовольнити позовні вимоги. 
 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
 
Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 20 листопада                      2018 року позов задоволено. Достроково повністю припинено дію свідоцтва України № 152732 на знак для товарів та послуг «ERRA» щодо усіх товарів                  25 класу МКТП, для яких зареєстрований даний знак для товарів і послуг. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 152732 на знак для товарів і послуг «ERRA» щодо усіх товарів 25 класу МКТП, для яких зареєстрований даний знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».
 
Суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги, врахував, що                       ОСОБА_1 тривалий час не використовує знак для товарів і послуг «ERRA» щодо усіх товарів 25 класу МКТП, внаслідок чого порушуються права позивача, який також має намір використовувати вказану торговельну марку, у зв`язку з чим дійшов висновку про наявність правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва відповідно до вимог частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 
 
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
 
Постановою Київського апеляційного суду від 16 липня 2019 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення, рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 20 листопада 2018 року залишено без змін.
 
Апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про наявність правових підстав для задоволення позову.
 
Короткий зміст вимог касаційної скаргита узагальнення її доводів
 
У серпні 2019 року  ОСОБА_1 звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду і ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову.
 
Касаційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції безпідставно, на власний розсуд та без постановлення відповідної ухвали замінив відповідача після закінчення підготовчого засідання.  ОСОБА_1 не був належним чином повідомлений судом першої інстанції про дату і час судового засідання, призначеного на 20 листопада 2018 року. Суд апеляційної інстанції безпідставно не взяв до уваги нові докази, подані відповідачем на підтвердження розповсюдження внутрішньої реклами, реклами через мережу інтернет, місцеві газети, рекламні щити та буклети.

Короткий зміст відзиву на касаційну скаргу та узагальнення його доводів
 
У жовтні 2019 року ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.) подало відзив на касаційну скаргу, в якому просить касаційну скаргу                               ОСОБА_1 залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.

Крім того, посилаючись на те, що копію ухвали суду від 22 серпня 2019 року про відкриття касаційного провадження позивач отримав лише 08 жовтня 2019 року, ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.) просило поновити строк для подання відзиву.

Відповідно до частини другою статті 127 ЦПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.
 
Враховуючи наведене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.) про поновлення процесуального строку для подачі відзиву на касаційну скаргу ОСОБА_1 .

Відзив мотивовано тим, що доводи касаційної скарги щодо порушення судом першої інстанції норм процесуального права не впливають на правильність вирішення справи. Суди попередніх інстанцій, встановивши факт невикористання спірної торговельної марки, правильно застосували норми матеріального права та обґрунтованоухвалили рішення про задоволення позову. 

Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
 
Ухвалою Верховного Суду від 22 серпня 2019 року відкрито провадження у справі та витребувано її з суду першої інстанції. 
 
Статтею 388 ЦПК України передбачено, що судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
 
У серпні 2019 року вказана справа надійшла до Верховного Суду.
 
Фактичні обставини справи, встановлені судами
Суди встановили, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім`я ОСОБА_1 зареєстровано знак для товарів і послуг «ERRA» та видано свідоцтво України від 12 березня 2012 року № 152732.
ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.) звернулось до Державної служби інтелектуальної власності України із заявою № m 2016 27333 на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ERRA» 25 класу МКТП.
У повідомленні від 17 травня 2017 року № 48402/ЗМ/17 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» вказало про можливу відмову в реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг. Підставою відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «ERRA» за заявкою                                  № m201627333 є наявність раніше зареєстрованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України від 12 березня 2012 року № 152732, права на який належать ОСОБА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки від 16 червня 2016 року товариства з обмеженою відповідальністю «Центр незалежних соціальних досліджень «ОМЕГА» в засобах масової інформації в період з 01 червня 2013 року по                             16 травня 2016 року фактів реклами торговельної марки ERRA не виявлено.
Відповідно до довідки Державної служби інтелектуальної власності України від 23 червня 2016 року № 1753/24 станом на 23 червня 2016 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі для товарів і ліцензій на використання знака послуг за свідоцтвом України № 152732 .
Відповідно до довідки Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» № 115/01 від 09 червня 2016 року Асоціацією не присвоювались глобальні номери товарних позицій (штрих-кодів) щодо товарів і послуг у складі назв чи описів яких заявлено позначення «ERRA».
З листа № № 3433-08/18573-09 від 17 червня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вбачається, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою ERRA в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано. Аналогічна інформації міститься також у відповіді Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3433-08/24320-07 від 06 червня 2018 року.
У відповіді Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна»                                        № 108/01 від 05 червня 2018 року зазначено, що реєстрі Асоціації                          «ДжіЕс1 Україна» відсутні відомості про графічні позначення та (або) графічні зображення знаків для товарів та послуг. Станом на 31 травня 2018 року в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб`єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», у складі назв та (або) описів яких виявлено словесні позначення ERRA, ЕРРА. Це означає, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» не присвоювала номерів GTIN товарам, у складі назв та (або) описів яких заявлено словесні позначення ERRA, ЕРРА. Аналогічна відповідь Асоціацією надана станом на 09 червня 2016 року. 
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права
 
Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
 
Частинами першою, другою статті 400 ЦПК України (у редакції, чинній на час подання касаційної скарги) передбачено, що під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
 
Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
 
Частиною третьою статті 401 ЦПК України передбачено, що суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судових рішень.
 
Згідно з частиною першою статті 402 ЦПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.
 
Вивчивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду вважає, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення з таких підстав.
 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
 
Частиною третьою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років. Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18цього Закону.
 
Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
01 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію) відповідно до якої: для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки (стаття 158). Даною Угодою встановлено окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо ТМ. Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання(стаття 198). 
За приписами статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 
Аналогічні за змістом приписи містить і стаття 10 ЦК України. 
Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг. 
Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та статтею 198 Угоди про асоціацію підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.
Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову. Початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.
На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у пункті четвертому статті 16 України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.
Відповідно до частини першої статті 81 ЦП України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, на підставі належним чином оцінених доказів, поданих сторонами, правильно встановили характер спірних правовідносин та застосували норми матеріального права, які їх регулюють, врахували, що ОСОБА_1 , отримавши 12 березня 2012 року свідоцтво України № 152732 на знак для товарів і послуг «ERRA», не використовував його на території України протягом останніх п`яти років щодо усіх товарів 25 класу МКТП, що є підставою для дострокового припинення свідоцтва. 
При цьому ОСОБА_1 не зазначено поважних причин невикористання знака для товарів і послуг «ERRA» за свідоцтвом України № 152732 , як і не надано доказів протилежного, що відповідно до вимог частини першої статті 81 ЦПК України є його процесуальним обов`язком.
Встановивши, що свідоцтво України № 152732, належне ОСОБА_1 , порушує права ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.), яке також має намір використовувати торговельну марку « ERRA » для маркування та продажу товарів 25 класу МКТП, колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду погоджується з висновками судів попередніх інстанції про наявність правових підстав для задоволення позову. 
Доводи касаційної скарги щодо безпідставного неприйняття апеляційним судом наданих ОСОБА_1 нових доказів, які підтверджують використання ним знака для товарів і послуг «ERRA», не приймаються до уваги судом касаційної інстанції, оскільки у порушення частини третьої статті 367 ЦПК України відповідач не навів суду апеляційної інстанції виняткових обставин, що свідчать про неможливість ним подання вказаних доказів до суду першої інстанції. 
При цьому з матеріалів справи вбачається, що представник ОСОБА_1 - адвокат Александрова Т. В. приймала участь в суді першої інстанції під час судового засідання 11 червня 2018 року та не була позбавлена можливості подання доказів, що підтверджують заперечення проти позовних вимог.
Крім того, у матеріалах справи міститься розписка представника відповідача про її ознайомлення з судовим засіданням, призначеним на 20 листопада 2018 року, у зв`язку з чим доводи касаційної скарги  ОСОБА_1 у цій частині є неспроможними. 
Посилання відповідача на порушення місцевим судом норм процесуального права під час вирішення питання про заміну відповідача не знайшли свого підтвердження, оскільки у матеріалах справи наявне клопотання ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.) про заміну відповідача у справі, подане у межах строку, визначеного частиною третьою статті 189 ЦПК України. 
Інші наведені у касаційній скарзі доводи були предметом дослідження судів попередніх інстанцій із наданням відповідної правової оцінки всім фактичним обставинам справи, яка ґрунтується на вимогах чинного законодавства, і з якою погоджується суд касаційної інстанції.
 
Європейський суд з прав людини вказав, що пункт перший статті                                 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суді, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо надання обґрунтування , що випливає зі статті                                    6 Конвенції, може бути визначено тільки з огляду на конкретні обставини справи (Проніна проти України, № 63566/00 § 23, ЄСПЛ від 18 липня                       2006 року). Оскаржувані судові рішення відповідають критерію обґрунтованості судового рішення.
 
Частиною третьою статті 401 ЦПК України передбачено, що суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судових рішень.
 
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає за необхідне касаційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду - без змін.
 
Щодо судових витрат
 
Відповідно до підпункту «в» пункту 4 частини першої статті 416 ЦПК України суд касаційної інстанції повинен вирішити питання про розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції.
 
Оскільки касаційну скаргу залишено без задоволення, підстав для нового розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи у суді першої та апеляційної інстанції, а також розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, немає.
 
Керуючись статтями 127, 400, 401, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду,
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Клопотання ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.) про поновлення строку для подання відзиву на касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити. 
 
Поновити ЕРРЕА СПОРТ Ес.Пі.Ей (ERREA` SPORT S.p.A.) строк для подання відзиву на касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 20 листопада 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2019 року.
 
Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.
 
Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 20 листопада 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2019 року залишити без змін.
 
Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Судді :	В. С. Жданова  	
 	В. М. Ігнатенко   В. О. Кузнєцов