ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      
вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" січня 2020 р.           Справа№ 910/8842/19
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 
головуючого:           Верховця  А.А.
суддів:            Доманської  М.Л. 
          Полякова Б.М. 
 
За участю секретаря судового засідання Корінної А.О.
та представників сторін: 
від ТОВ "Стронгдрінк": Широкова Т.М. - ордер про надання правової допомоги серія АЕ №1010773 від 16.12.19; 
від ТОВ "Буклет-Юг": Коляда О.О. - ордер про надання правової допомоги серія АЕ №1008878 від 08.11.19; 
від ТОВ "АЛКОГОЛЬНО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ ДНІПРО": Картушин Д.М. - довіреність №б/н від 26.06.19; 
від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: Запорожець Л.Г. - довіреність №2434-03/547 від 17.09.19;
експерт Жила Б.В. - довіреність №1065 від 30.01.19; 
експерт Жирко В.В. - довіреність №ПДН№000765 від 26.07.19.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019

у справі    №910/8842/19 (суддя Підченко Ю.О.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" 
до         1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" 
            2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача-1: 
1)          Товариство з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК"
2)           ОСОБА_1 
про визнання недійсним патентів
ВСТАНОВИВ:
У липні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (надалі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - відповідач-2) про:
- визнання недійсним повністю патентів України НОМЕР_1 від 12.01.2009; НОМЕР_2 від 12.05.2009; НОМЕР_3 від 12.05.2009 та НОМЕР_4 від 10.05.2017;
- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання повністю недійсними вказаних патентів України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патенти України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на промислові зразки не відповідають умовам надання правової охорони, визначеним п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а саме "новизні", що згідно з п.п. а) ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є підставою для визнання  вказаних патентів недійсними. 
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2019, серед іншого, залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК" та ОСОБА_1 .
За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 (повний текст складено 08.11.2019) позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" задоволено повністю.
Визнано недійсними повністю патенти України: НОМЕР_1 від 12.01.2009 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1"; НОМЕР_2 від 12.05.2009 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2"; НОМЕР_3 від 12.05.2009 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1"; НОМЕР_4 від 10.05.2017 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1".
Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання повністю недійсними патентів України: НОМЕР_1 від 12.01.2009 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1"; НОМЕР_2 від 12.05.2009 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2"; НОМЕР_3 від 12.05.2009 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1"; НОМЕР_4 від 10.05.2017 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".
В обґрунтування даного рішення місцевий господарський суд зазначив, що промислові зразки за патентами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 не відповідають умовам надання правової охорони «новизна» та не є патентоспроможними, у зв`язку з чим підлягають визнанню недійсними.
Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою №9/910/8842/19 від 22.11.2019, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у справі №910/8842/19 та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.
Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва прийняте при неповному з`ясуванні обставин, що мають значення для справи, з порушенням норм матеріального та процесуального права.
Мотивуючи вимоги, викладені в апеляційній скарзі, апелянт зазначає наступне:
- судом не досліджено всіх наявних в матеріалах справи доказів щодо наявності чи відсутності патентоспроможності промислових зразків відповідача-1;
- місцевий господарський суд не надав належної оцінки доказам про сплив позовної давності щодо вимог позивача про визнання недійсними патентів на промислові зразки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2019 (у складі колегії суддів: головуючий суддя Верховець А.А., Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у справі №910/8842/19; апеляційну скаргу призначено до розгляду на 17.12.2019.
05.12.2019 до суду апеляційної інстанції від ОСОБА_1 надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого останній просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у справі №910/8842/19 та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.
06.12.2019 до суду апеляційної інстанції від ТОВ "СТРОНГДРІНК" надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого третя особа-1 просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у справі №910/8842/19 та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.
Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.12.2019, здійсненого у зв`язку із перебуванням судді Пантелієнка В.О., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" у справі №910/8842/19 передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Верховця А.А., Доманської М.Л., Полякова Б.М.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у справі №910/8842/19 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.  
В судовому засіданні 17.12.2019 представник позивача подав клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності проведення якої просив доручити експертам Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2019 відкладено розгляд справи №910/8842/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 на 14.01.2020; викликано в судове засідання судових експертів Жилу Богдана Володимировича та Жирка Владислава Васильовича для роз`яснення наданих висновків; поставлено перед судовими експертами питання, що викладені у тексті даної ухвали.
17.12.2019 (після судового засідання в 16:11) до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого позивач просить суд відмовити ТОВ "Буклет-Юг" у задоволенні апеляційної скарги, рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у справі №910/8842/19 залишити без змін.
14.01.2020 ТОВ "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" подало до суду апеляційної інстанції відповіді на відзив третіх осіб та доповнення до клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.
В судовому засіданні 14.01.2020 представниками сторін було поставлено ряд питань судовим експертам Жилі Б.В. та Жирку В.В., на які експертами було надано усні відповіді. Судовим експертом Жилою Б.В. також надано суду письмові відповіді на поставлені ухвалою суду від 17.12.2019 питання, які долучено судом до матеріалів справи.
Крім того в судовому засіданні ставилось на обговорення клопотання позивача щодо призначення у справі №910/8842/19 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, яке підтримане позивачем та відповідачем-2, заперечувалось відповідачем-1 та третьою особою-1.
Колегія суддів дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання позивача про призначення судової експертизи, заслухавши думку сторін з цього приводу, враховуючи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо розгляду справи впродовж розумного строку, дійшла висновку про відмову у задоволенні зазначеного клопотання позивача, враховуючи наступне. 
Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
З наведеної норми слідує, що суд призначає судову експертизу лише за наявності вказаних умов. Разом з тим, слід звернути увагу, що в матеріалах справи наявні два висновки експертів складених на замовлення сторін: висновок експерта №166 від 30.08.2019 та висновок експерта №15/13.4/120 від 30.09.2019. До того ж, судовими експертами були надані додаткові роз`яснення щодо поданих ними висновків (в судовому засіданні 14.01.2020). Таким чином, в матеріалах справи наявні всі докази, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розгляду даної справи, що виключає необхідність призначення у даній справі судової експертизи.
Представники скаржника, відповідача-2 та третьої особи-1 в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.
Представник позивача заперечував проти вимог апеляційної скарги, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.
Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
В судовому засіданні 14.01.2020, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.
Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення судових експертів та думку представників сторін, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 підлягає скасуванню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу (далі за текстом - ЦК) України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення. 
Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.
Згідно ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.        
З огляду на положення вказаної норми та принципу диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат "Дніпро" (далі - ТОВ «АБК «Дніпро») є виробником та реалізатором алкогольної продукції на території України, зокрема, горілчаних напоїв ТМ «Петриківська». 
30.05.2019 ТОВ «АБК «Дніпро» стало відомо, що ТОВ "СТРОНГДРІНК" звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат "Дніпро", Товариства з обмеженою відповідальністю "Скляний альянс", Приватного підприємства "Таврія плюс" про заборону ТОВ «АБК «Дніпро» використовувати пляшки, емблеми та етикетки схожі, зокрема, з промисловими зразками за патентами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 власником яких є ТОВ "Буклет-Юг", чим за твердженнями скаржника, порушуються його права на вільну підприємницьку діяльність.
Позивач стверджує, що законно та правомірно виробляє горілчані напої ТМ «Петриківська», тоді як патенти України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на промислові зразки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки не є новими. В підтвердження вказаного позивачем надано до суду ряд патентів України на промислові зразки, які були відомі задовго до дати публікації відомостей про видачу спірних патентів та висновок експерта за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності №166 від 30.08.2019.
Крім того в підтвердження своєї позиції позивач посилається на рішення Господарського суду Вінницької області №902/941/15 від 05.08.2015, в якому, за твердженнями останнього, встановлено факт того, що до дати публікації відомостей про видачу патенту НОМЕР_1 суттєві ознаки даного промислового зразка були загальновідомі та використовувалися іншими особами на території України, зокрема - ТОВ «Петрус-Алко».
В свою чергу ТОВ "Буклет-Юг" заперечує проти позовних вимог та стверджує, що промислові зразки за вказаними патентами України відповідають умовам патентоспроможності, оскільки є новими. В підтвердження своїх доводів відповідач-2 надав до суду висновок експерта №15/13.4/120 від 30.09.2019.
Отже, предметом спору у даній справі є вимоги позивача про визнання недійсним повністю патентів України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на промислові зразки з підстав        невідповідності вказаних промислових зразків умовам надання правової охорони, визначеним п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі - Закон), а саме "новизні", що згідно з п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону є підставою для визнання патенту недійсним.
Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.
До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України). 
Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом. 
Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом. 
До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, промислові зразки.
Згідно ст. 1 Закону промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. При цьому п. 2 ст. 5 даного Закону, що кореспондується з положеннями ч. 2 ст. 461 ЦК України,  вказує, що об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
В силу ч. 1 ст. 462 Цивільного України, ч. 1 ст. 156 Господарського кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.
Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.
Згідно з п. 6 ст. 5 Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.
Пунктом 1 статті 6 Закону встановлено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.
Згідно п. 2 ст. 6 Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Судом апеляційної інстанції встановлено, що автором спірних промислових зразків за патентами України НОМЕР_1 від 12.01.2009 (заявка №s200801704 від 05.09.2008), НОМЕР_2 від 12.05.2009 (заявка №s200900257 від 03.03.2009), НОМЕР_3 від 12.05.2009 (заявка №s2009002578 від 03.03.2009) та НОМЕР_4 від 10.05.2017 (заявка №s201700560 від 05.04.2017) є ОСОБА_1
З пояснень наданих до суду ОСОБА_1 слідує, що оригінальна пляшка для горілки «Хлібна сльоза» створювалась поступово від патентів України НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 на промисловий зразок до патенту України НОМЕР_4 на промисловий зразок.
Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону власник патенту зобов`язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання  промислового  зразка власнику  пізніше  виданого патенту, якщо промисловий  зразок  останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може  бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов`язаний дати дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий зразок власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл затребував.
З наведеної норми слідує, що законодавством не заборонено патентування промислових зразків, які є вдосконаленою формою раніше запатентованого промислового зразку. При цьому наявність первинного патенту на промисловий зразок, який в подальшому удосконалено, не свідчить про те, що удосконалений промисловий зразок не відповідає умовам патентоспроможності, зокрема, новизні.
За твердженнями ОСОБА_1 спірні промислові зразки використовувались при виробництві алкогольних напоїв спочатку ЗАТ «КАРАТ» (акціонером якого був ОСОБА_1 ), потім його правонаступником - ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Карат», потім ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (засновником якого був ОСОБА_1 ).
05.11.2013 між ОСОБА_1 та ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» укладено ліцензійний договір на використання, зокрема, патентів України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 на промисловий зразок.
09.14.2014 між ОСОБА_1 та ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» в особі генерального директора Іванова С.В. укладено договори про передачу прав власності за патентами України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10.
30.08.2016 між ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та ТОВ "Буклет-Юг" укладено договір про передачу у власність виключних майнових прав на знаки для товарів та послуг, згідно якого ТОВ "Буклет-Юг" придбало у власність виключні майнові права на патенти України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 на промислові зразки.
Власником патенту України НОМЕР_4 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» також є ТОВ "Буклет-Юг".
16.11.2017 між ТОВ "Буклет-Юг" та ТОВ «СТРОНГДРІНК» укладено ліцензійну угоду на використання спірних патентів на промисловий зразок.
З 2017 року ТОВ «СТРОНГДРІНК» є виробником алкогольної продукції під торгівельною маркою «Хлібна Сльоза» з використанням запатентованих промислових зразків за спірними патентами України. 
Відтак, виробництво алкогольної продукції з використанням запатентованих промислових зразків за спірними патентами України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_4 здійснюється з 2009 року по теперішній час.
Разом з тим ТОВ «АБК «Дніпро» стверджує, що спірні патенти України не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки не є новими, що підтверджується, зокрема, висновком експерта №166 від 30.08.2019.
Так, на замовлення ТОВ «АБК «Дніпро» судовим експертом Жилою Б.В. було проведено судову експертизу спірних об`єктів інтелектуальної власності на вирішення якої поставлено наступні питання:
- чи містяться в наданих для проведення дослідження матеріалах відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом  України НОМЕР_1 стала загальнодоступною в світі до дати подання на нього заявки?
- чи містяться в наданих для проведення дослідження матеріалах відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом  України НОМЕР_4 стала загальнодоступною в світі до дати подання на нього заявки?
- чи містяться в наданих для проведення дослідження матеріалах відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом  України НОМЕР_2 стала загальнодоступною в світі до дати подання на нього заявки?
- чи містяться в наданих для проведення дослідження матеріалах відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом  України НОМЕР_3 стала загальнодоступною в світі до дати подання на нього заявки?
За результатами проведення експертизи судовим експертом Жилою Б.В. був складений висновок експерта №166 від 30.08.2019, згідно з яким експерт дійшов наступних висновків:
- в наданих для проведення дослідження матеріалах містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом  України НОМЕР_1 стала загальнодоступною в світі до дати подання на нього заявки;
- в наданих для проведення дослідження матеріалах містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом  України НОМЕР_4 стала загальнодоступною в світі до дати подання на нього заявки;
- в наданих для проведення дослідження матеріалах містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом  України НОМЕР_2 стала загальнодоступною в світі до дати подання на нього заявки;
- в наданих для проведення дослідження матеріалах містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом  України НОМЕР_3 стала загальнодоступною в світі до дати подання на нього заявки.
Аналіз зазначеного висновку експерта №166 свідчить, що для вирішення поставлених завдань експертом використовувалися методи аналізу, порівняння, абстрагування та синтезу; експерт був повідомлений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
Оцінюючи висновок експерта №166 від 30.08.2019, колегією суддів встановлено, що експерт в ході проведення експертизи порівнював промислові зразки за патентами України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_4 між собою, з промисловим зразком за патентом України НОМЕР_11 та з зображенням виробу - ІНФОРМАЦІЯ_1 з напоєм, під яким міститься напис «Украинская горилка медовая с перцем Златогор 2003 год#gorilka #vodka» (що міститься в експертному висновку за результатами проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінки (ІНФОРМАЦІЯ_3) в мережі Інтернет №119/2019-ЕВ від 06.08.2019 з фіксацією вказаної веб-сторінки).  
Разом з тим суд зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з напоєм, під яким міститься напис «Украинская горилка медовая с перцем Златогор 2003 год#gorilka #vodka» (зображення якого наведено в експертному висновку №119/2019-ЕВ від 06.08.2019 (а.с. 321-326, т.1) повинна була братися до уваги в якості «вільного зразка», оскільки даним експертним висновком не встановлена точна дата розміщення цього зображення у мережі Інтернет, а із зображення видно, що на вказаному виробі відсутні дані на підтвердження загальнодоступності в світі зображеної пляшки до 05.09.2008 (дата подання заявки за патентом НОМЕР_1) або за шість місяців до цієї дати. До того ж, за результатами проведеної перевірки веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3, що включало досліджувану веб-сторінку на якій міститься зображення пляшки з напоєм, під яким міститься напис « Украинская горилка медовая с перцем Златогор 2003 год#gorilka #vodka», експертом було встановлено, що доменне ім`я selfieus.com було зареєстровано 2019-01-02Т09:03:56Z, з чого можна дійти висновку, що зображення пляшки з`явилось в загальному доступі в мережі Інтернет 02.01.2019. Відтак, позначення «Украинская горилка медовая с перцем Златогор 2003 год#gorilka #vodka» є нічим іншим як хештегом, тобто позначає не дату створення публікації, а лише саму подію, тему чи обговорення чого-небудь
Що ж стосується порівнювального промислового зразка за патентом України НОМЕР_11 від 16.12.2002 (дата подання заявки 01.07.2002), то слід зауважити, що автором зазначеного патенту є ОСОБА_1 , який є також автором спірних промислових зразків, які є вдосконаленою формою вказаного патенту. А отже, наявність раніше зареєстрованого патенту України НОМЕР_11 від 16.12.2002 на промисловий зразок, що був в подальшому удосконалений промисловими зразками за спірними патентами України, не може слугувати доказом відсутності новизни у спірних промислових зразках. Порівняння промислових зразків за патентами України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_4 з іншими наявними в матеріалах справи промисловими зразками за патентами України, що надані позивачем в якості доказів відсутності новизни у спірних промислових зразках, не здійснювалось судовим експертом в ході проведення експертизи.
порівнювались судовим експертом при здійсненні дослідження.
Таким чином дослідження судового експерта Жили Б.В., викладене у висновку експерта №166 від 30.08.2019, не спростовує відповідність спірних промислових зразків умовам надання правової охорони, оскільки не доводить відсутність новизни промислових зразків за спірними патентами України.
Що ж стосується наявного в матеріалах справи висновку експерта №15/13.4/120 від 30.09.2019, який складено старшим судовим експертом відділу товарознавчих та гемологічних досліджень лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Дніпропетровського НДЕКЦ МВС Жирком В.В. на замовлення ТОВ "Буклет-Юг", суд зазначає наступне.
Так, на вирішення експертизи були поставлені наступні запитання:
- чи відповідає промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 умовам патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №910/8842/19, копії яких надані до цього листа-замовлення?
- чи відповідає промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_2 умовам патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №910/8842/19, копії яких надані до цього листа-замовлення?
- чи відповідає промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_3 умовам патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №910/8842/19, копії яких надані до цього листа-замовлення?
- чи відповідає промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_4 умовам патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №910/8842/19, копії яких надані до цього листа-замовлення?
За результатами проведення експертизи судовий експерт Жирко В.В. дійшов наступних висновків:
- Промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 відповідає умовам патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №910/8842/19, копії яких надані до цього листа-замовлення.
- Промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_2 відповідає умовам патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №910/8842/19, копії яких надані до цього листа-замовлення.
- Промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_3 відповідає умовам патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №910/8842/19, копії яких надані до цього листа-замовлення.
- Промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_4 відповідає умовам патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №910/8842/19, копії яких надані до цього листа-замовлення.
Аналіз зазначеного висновку експерта №15/13.4/120 свідчить, що для вирішення поставлених завдань експертом використовувалися: методи співставлення та порівняння, синтезу та аналізу;  положення нормативних актів та літератури; експерт був повідомлений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
Оцінюючи висновок експерта №15/13.4/120 від 30.09.2019, колегією суддів встановлено, що промислові зразки за спірними патентами України порівнювались з усіма промисловими зразками за патентами України  НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 наведеними позивачем в обґрунтування відсутності новизни промислових зразків за патентами України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_4, а також з пляшкою зображення якої оприлюднено на веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 (в якості вільного зразка). 
Результати зазначеного порівняння відображені на сторінках 39-72 висновку експерта №15/13.4/120, згідно яких всі об`єкти, які розглядались у якості аналогів мають відмінні суттєві ознаки від промислових зразків за патентами України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_4 та відповідно ці аналоги не мають у сукупності всіх суттєвих ознак виробу, що може вплинути на новизну промислових зразків за спірними патентами України.
За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. 
Дослідивши висновок судового експерта №15/13.4/120 від 30.09.2019 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, заслухавши присутніх у судовому засіданні представників учасників судового процесу, суд апеляційної інстанції встановив, що вказаний висновок судового експерта містить докладний опис проведеного дослідження та є обґрунтованим, містить чіткі висновки з поставлених перед експертом питань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано, з чого слідує, що вказаний висновок судового експерта є належним і допустимим доказом у даній справі, що позивачем        не спростовано.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що на дату подання заявки №s200801704 від 05.09.2008 на видачу патенту на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (НОМЕР_1), заявки №s200900257 від 03.03.2009 на видачу патенту на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» (НОМЕР_2), заявки №s2009002578 від 03.03.2009 на видачу патенту на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (НОМЕР_3) та заявки №s201700560 від 05.04.2017 на видачу патенту на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» (НОМЕР_4), останні відповідали умовам надання правової охорони, встановленим ст. 6 Закону, а саме промислові зразки були новими.
Разом з тим суд апеляційної інстанції не приймає до уваги посилання позивача, як на преюдиціальний факт, на рішення Господарського суду Вінницької області №902/941/15 від 05.08.2015, оскільки, - по-перше: обставини встановлені у зазначеній справі не впливають на предмет розгляду у даній справі; - по-друге: не співпадає суб`єктний склад зазначеної справи, з даною справою.
Згідно пп. а) п. 1 ст. 25 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.
При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (ч. 3 ст. 25 Закону).
Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 25 Закону).
Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, у в тому числі висновки судових експертів, що зроблені на замовлення сторін, судова колегія встановила, що промислові зразки за патентами України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_4 відповідають критерію патентоздатності "новизна" (станом на дату подання заявки на них). А отже, беручи до уваги недоведеність позивачем належними та допустимими доказами загальнодоступності у світі сукупності суттєвих ознак промислових зразків за патентами України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_4, до дати подання заявки на них до Установи, відсутні підстави для задоволення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро".
Стосовно поданої відповідачем-1 заяви про застосування строку позовної давності (а.с. 21-22, т. 2), в якій останній вказував на пропуск позивачем строку позовної давності в частині позовних вимог про визнання недійсним патентів України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, колегія суддів зазначає наступне.
За змістом ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України, позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи. Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.
Враховуючи, що Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро", то відсутні підстави для застосування позовної давності. 
Разом з тим суд апеляційної інстанції вважає за необхідне відмітити, що згідно ст.ст. 256, 257 ГПК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
За приписами ч. 1 ст. 216 ЦК Укоаїни, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалась або могла довідатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Колегія суддів зазначає, що відомості про видачу патентів НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 було опубліковано 12.01.2009, 12.05.2009 та відповідно 12.05.2009. З цього моменту інформація про видачу спірних патентів набула статусу загальновідомого факту, а відтак не підлягає доказуванню, згідно положень ст. 75 ГПК України. Отже, позивач повинен був знати про наявність спірних патентів з моменту їх опублікування та відповідно, з цього моменту розпочався відлік строку позовної давності на звернення позивача до суду за захистом своїх прав, а не як помилково зазначено місцевим господарським судом з моменту отримання позивачем позовної заяви, за якою було відкрите провадження у справі №916/1500/19 (за позовом ТОВ "СТРОНГДРІНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат "Дніпро", Товариства з обмеженою відповідальністю "Скляний альянс", Приватного підприємства "Таврія плюс" про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності).  До того ж, з матеріалів справи слідує, що директор ТОВ "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" Іванов С . В. ще в 2014 році був обізнаний про існування патентів України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 на промислові зразки, оскільки 09.14.2014 між ОСОБА_1 та ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», в особі генерального директора Іванова С.В. було укладено ряд договорів про передачу права власності на промислові зразки згідно патентів України НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 (а.с. 54-68, т.2).
Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України    кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не  мають для суду заздалегідь встановленої сили.
Відповідно до ст. 236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
Згідно ч. 1 ст. 277 ГПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є, зокрема, неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи, порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.
За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського        суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" слід задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у справі №910/8842/19 скасувати, у зв`язку з неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для справи та прийняти нове рішення яким в позові відмовити в повному обсязі. 
У зв`язку з задоволенням апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг", відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро".
Керуючись ст. ст. 129, 269, 270, 275, 277, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019  №910/8842/19 задовольнити.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 у справі №910/8842/19 скасувати.
3. Прийняти нове рішення, яким в позові відмовити в повному обсязі.
4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" (51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт Царичанка, вул. Царичанська, 168; код ЄДРПОУ 36710304) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" (65101, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 12; код ЄДРПОУ 40748323) 23    052 грн (двадцять три тисячі п`ятдесят дві гривні) судового збору за подання апеляційної скарги.
5. Видачу наказу доручити Господарському суду міста Києва.
6. Матеріали справи №910/8842/19 повернути до Господарського суду міста Києва.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.
Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.
Повний текст постанови складено 17.01.2020. 

Головуючий суддя                                                            А.А.  Верховець 

Судді                                                                                М.Л.  Доманська

                                                                                Б.М. Поляков