ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року 
м. Київ

Справа №  911/896/19 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.В., Селіваненка В.П.,
за участю  секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача -  Дитинюка Я.Л.,
відповідача - Запорожця Д.В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу  Товариства з обмеженою відповідальністю «Доміле»
на рішення Господарського суду Київської області від 05.09.2019 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019
за позовом Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Доміле»
про припинення порушення прав інтелектуальної власності.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Стислий виклад позовних вимог

1.          Приватне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» (далі - ПП «Київський вітамінний завод») звернулось до Господарського суду Київської області з позовом про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Доміле» (далі - ТОВ «Доміле») припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг «Аскорбінка», який охороняється свідоцтвом України № 52815 на знак для товарів і послуг від 15.08.2005, шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів із нанесеними на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіскою, пов'язаною з ним, етикеткою, нашивкою, биркою чи іншим, прикріпленим до товару предметом, позначеннями «Аскорбінка», виробництва ТОВ «Доміле», схожими до ступеня сплутування із ТМ «Аскорбінка» за свідоцтвом України № 52815 на знак для товарів і послуг від 15.08.2005» (далі - ТМ «Аскорбінка», Свідоцтво № 52815).
Стислий виклад судових рішень

2.          Рішенням Господарського суду Київської області від 05.09.2019 (суддя Антонова     В.М.) позов задоволено;
зобов'язано ТОВ «Доміле» припинити порушення прав інтелектуальної власності ПАТ «Київський вітамінний завод» на ТМ «Аскорбінка» за Свідоцтвом № 52815 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесеними на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіскою, пов'язаною з ним, етикеткою, нашивкою, биркою чи іншим прикріпленим до товару, предметом, позначеннями «Аскорбінка» виробництва ТОВ «Доміле»;
стягнуто з ТОВ «Доміле» на користь ПАТ «Київський вітамінний завод» 1 921 грн судових витрат та 30 000 грн витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.

3.          Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 (колегія суддів: Доманська М.Л., Пантелієнко В.О., Верховець А.А.) рішення суду першої інстанції залишено без змін. 
Стислий виклад вимог касаційної скарги

4.          ТОВ «Доміле» просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити. 
Аргументи учасників справи

Аргументи ТОВ     «Доміле», зазначені в касаційній скарзі

5.          Відповідач зазначає, що попередні судові інстанції порушили норми процесуального права частини першу - третю статті 86 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), оскільки неповно встановили обставини, які мають значення для розгляду справи, та дійшли висновків, що не відповідають обставинам справи. 
Позивач надав суду фіскальний чек як єдиний доказ незаконного без його згоди використання відповідачем ТМ «Аскорбінка». Проте суди не з'ясували, яка особа та в який спосіб отримала цей фіскальний чек, а також що цей чек підтверджує купівлю товару, на який нанесено саме позначення «Аскорбінка», а не дієтичної добавки з іншою назвою виробництва ТОВ «Доміле», яка знаходиться на реалізації в зазначеному магазині.
Відповідач надав суду низку доказів, які спростовують факт реалізації ним товару, на який нанесено позначення «Аскорбінка». Таким доказом, зокрема, є надісланий на запит адвоката відповідача лист ПП «Вода України», згідно з яким у магазині цього підприємства реалізується лише харчова добавка «Domile Аскорбінчик». Суди належним чином не оцінили цього доказу, зокрема не врахували, що в листі зазначено вичерпний перелік товару ТОВ «Доміле», який знаходиться на реалізації в магазині.
Такі ж порушення щодо оцінки доказів попередні судові інстанції допустили стосовно долученого відповідачем до матеріалів справи листа дистриб'ютора відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Асканія Дістріб'юшн» (далі - ТОВ «Асканія Дістріб'юшн»).
На користь обґрунтованості аргументів відповідача щодо неналежної оцінки судами зазначених доказів свідчить такий факт. ПАТ «Київський вітамінний завод» звернулось до Антимонопольного комітету України (АМК) із заявою про порушення ТОВ «Доміле» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. До заяви долучено копії упаковок дієтичних добавок та копію згаданого фіскального чека від 16.11.2018.  АМК надіслав представнику відповідача листа від 02.07.2019 №     300-29/02-8425 про залишення зазначеної заяви без розгляду у зв'язку з відсутністю документів та інших матеріалів, що підтверджують доводи заявника, оскільки заявник не довів факту введення ТОВ «Доміле» в цивільний обіг продукції - дієтичних добавок, маркованих позначенням «Аскорбінка». Листа долучено до матеріалів справи. 
Водночас порушення відповідачем прав позивача на ТМ «Аскорбінка» не підтверджується долученими до справи упаковками дієтичних добавок з позначенням «Аскорбінка», тому що з фіскального чека не вбачається, що куплено саме товар з таким позначенням.

6.          Відповідач, стверджуючи про порушення судами норм матеріального права, посилається на пункт 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12. На думку відповідача, його зміст свідчить, що позивач мав долучити декілька доказів поширення відповідачем дієтичної добавки «Аскорбінка».

7.          Суди порушили положення статей 74, 86, 76-79 ГПК  (у редакції, чинній на час ухвалення оскаржуваних судових рішень), оскільки, оцінивши у сукупності докази, надані позивачем та відповідачем, вони повинні були дійти висновку про те, що відповідач не порушував прав позивача на ТМ «Аскорбінка».

8.          Суди, покладаючи на відповідача обов'язок відшкодувати позивачеві витрати зі сплати вартості експертизи,  залишили поза увагою відсутність належних доказів таких витрат. Позивач як доказ судових витрат, пов'язаних із залученням експерта, надав суду копію договору, укладеного з Фізичною особою - підприємцем Мінченко Наталією Володимирівною, але наявний у справі висновок експертизи склали експерти (а не фізичні особи - підприємці) Мінченко Наталія Володимирівна та Дорошенко Олександр Федорович, тобто особи, які мають різний статус.
Зазначені експерти є працівниками та посадовими особами  Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, тому мають право здійснювати експертні дослідження лише в межах виконання робочих обов'язків у зазначеній установі.
Суди залишили поза увагою, на якій підставі з огляду на сторони зазначеного вище договору експертне дослідження здійснював експерт Дорошенко О.Ф. 
Наданий позивачем акт виконаних робіт за договором не є доказом, на підставі якого можна встановити складність робіт та розрахунок витраченого часу  в межах експертного дослідження.
Отже, вимоги позивача про стягнення з відповідача витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, задоволенню не підлягали

Аргументи «Київський вітамінний завод», зазначені у відзиві на касаційну скаргу 

9.          Позивач просить залишити ухвалені у справі судові рішення без змін, а касаційну скаргу - без задоволення. 

10.          Позивач зазначає, що чинне законодавство не обмежує позивача у способах збору доказів та інформації. 

11.          Відповідач під час розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанцій клопотань про витребування у ПП «Вода України» первинних та інших товарносупровідних документів не заявляв, тому відповідні доводи касаційної скарги - це спроба уникнути відповідальності за порушення прав позивача.

12.          Аргументи щодо відсутності повноважень у експертів не ґрунтуються на положеннях чинного законодавства.
13.           Відповідно до частини першої статті 494, частини першої статті 495 Цивільного кодексу України позивач має право перешкоджати неправомірному використання торговельної марки.

Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій

14.          ПАТ  «Київський вітамінний завод»  є  власником Свідоцтва України № 52815 на знак для товарів і послуг «Аскорбінка» для товарів і послуг 5, 16 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП). Дата реєстрації - 15.08.2005, дата подання заявки - 25.03.2004.  

15.          ПАТ «Київський вітамінний завод» використовує ТМ «Аскорбінка» для дієтичної добавки «Вітамін С 25 мг з цукром» з різними смаками.

16.          ПАТ «Київський вітамінний завод» стверджує, що ТОВ «Доміле» порушило його права як власника Свідоцтва № 52815. 
16.11.2018 у вільному продажу в магазині ПП «Вода України» в місті Житомирі на вул. Київська, 7/4 реалізовувались дієтичні добавки, на упаковки яких нанесено позначення «Аскорбінка». Це позначення схоже з ТМ «Аскорбінка» настільки, що їх можна сплутати.
Зазначений товар - дієтичні добавки, на які нанесено позначення «Аскорбінка», виробляє ТОВ «Доміле».  
Позивач зазначає, що ТОВ «Доміле» вводить зазначений  товар у цивільний оборот з порушенням прав на ТМ «Аскорбінка», оскільки ТМ «Аскорбінка» використовується  ТОВ «Доміле» у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака (ТМ «Аскорбінка») лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака «Аскорбінка» (ТМ «Аскорбінка) для однойменної дієтичної добавки з різними смаками.

17.          Позначення «Аскорбінка», яке використовує відповідач, не зареєстроване як знак для товарів і послуг (торговельна марка). 

18.          Позивач надав суду докази незаконного без його дозволу використання відповідачем позначення, схожого з ТМ «Аскорбінка» настільки, що їх можна сплутати.
Так, до матеріалів справи долучено зразки товару, який виробляє та вводить в цивільний оборот відповідач, - упаковки дієтичних добавок «Аскорбінка» з різними смаками - зеленого яблука, чорної смородини та журавлини.  Зокрема, на упаковках міститься інформація, що виробником товару є ТОВ «Доміле». Фіскальний чек від 16.11.2018 (Фіскальний чек) засвідчує факт продажу в магазині ПП «Вода України» дієтичних добавок, на упаковки яких нанесено позначення «Аскорбінка» та зазначено виробником ТОВ  «Доміле».  
До матеріалів справи долучено належним чином посвідчену копію Фіскального чека.

19.          Відповідач не надав доказів наявності суб'єкта господарювання, який веде недобросовісну конкуренцію з виготовлення та розповсюдження від імені ТОВ «Доміле» дієтичних добавок «Аскорбінка», зокрема, що  цей суб'єкт господарювання   зазначає на упаковці товару  виробником назване товариство. 

20.          Суд першої інстанції  визнав неналежними доказами подані відповідачем листи від 23.04.2019 та від 18.04.2019 вих. №18/04/1-2019, які, на його думку, спростовують твердження позивача про  введення в цивільний оборот ТОВ «Доміле» дієтичних добавок «Аскорбінка».

Лист від 23.04.2019 підписаний невстановленою особою як директором зазначеного магазину, що належить ПП «Води України», тобто цей лист не містить розшифровки підпису особи, яка його підписала, що є порушенням пункту 5.23 Національного стандарту України уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації «Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55. 
Суд першої інстанції зауважив, що зазначений дефект документа не дозволяє перевірити повноваження особи, що його підписала, та достовірність викладеної в листі інформації. 
Водночас суд першої інстанції зауважив, що: згідно зі змістом цього листа у магазинах ПП «Вода України» протягом 2018 - 2019 років реалізується харчова добавка «Domіlе Аскорбінчик»; інша продукція ТОВ «Доміле» не реалізується; протягом 2018 - 2019 років асортимент товару залишається незмінним; отже, лист від 23.04.2019 у будь-якому разі не спростовує наявності в магазині залишку товару - дієтичної добавки «Аскорбінка» виробництва ТОВ «Доміле», який було передано для реалізації  раніше, ніж зазначено в цьому листі.  

У листі від 18.04.2019 вих. №18/04/1-2019, підписаному директором ТОВ «Асканія Дістріб'юшн», зазначено, що це товариство, ПП «Вода України», здійснює продаж харчової продукції, виробленої ТОВ «Доміле», яка є групою товарів - дієтичними добавками, на упаковки яких нанесено позначення «Domіlе Аскорбінчик». Асортимент товару протягом  2018 року залишався незмінним.
Оцінивши цей доказ, суд першої інстанції зазначив, що вміщена в ньому інформація стосується лише асортименту товару, який реалізувало ТОВ «Асканія Дістріб'юшн» протягом 2018 року, що не виключає можливості  продажу товару виробництва ТОВ «Доміле»  поза вказаним проміжком часу в іншому асортиментів (зокрема товару, на упаковку якого нанесено позначення «Аскорбінка»). 
Також суд дійшов висновку, що немає доказів того, що ТОВ «Асканія Дістріб'юшн» є єдиним дистриб'ютором продукції, виробленої ТОВ «Доміле», зокрема дієтичних добавок. 
Суд першої інстанції врахував, що відповідач, спростовуючи доводи стосовно вироблення ним дієтичних добавок «Аскорбінка», не надав суду первинних або інших документів щодо його господарської діяльності, які дозволяють установити  асортимент продукції виробництва ТОВ «Доміле» та спростувати доводи позивача про виробництво відповідачем дієтичної добавки, маркованої позначенням «Аскорбінка».
Суд апеляційної інстанції із зазначеними висновками суду першої інстанції погодився.
У судовому засіданні 25.11.2019 суд апеляційної інстанції прийняв додатковий доказ - лист ПП «Вода України» від 20.11.2019, зміст якого збігається з листом цього підприємства від 23.04.2019. Поданий відповідачем суду апеляційної інстанції лист містить прізвище та ініціали директора ПП «Вода України». 
Оцінивши цей доказ, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, який збігається із зауваженнями суду першої інстанції щодо листа від 23.04.2019. 

З огляду на викладене попередні судові інстанції дійшли висновку, що відповідач не навів обґрунтованих аргументів, які спростовують, що  саме він є виробником продукції - дієтичних добавок, зразки якої долучені позивачем до матеріалів справи.

21.          Відповідно до висновку експертів, складеного на замовлення позивача за результатами проведеної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 06.03.2019 № 01/03-2019 (далі - Висновок експертів):
позначення «Аскорбінка», нанесені на упаковки дієтичних добавок «Аскорбінка» виробництва ТОВ «Доміле», є схожими настільки, що їх можна сплутати з ТМ «Аскорбінка», що згідно з абзацом п'ятим пункту 4 статті 16 Закону України від 15.12.1993  № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII)  використовується ПАТ «Київський вітамінний завод» для товарів 5 класу МКТП у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності ТМ «Аскорбінка» (пункт 1);

позначення «Аскорбінка», нанесені на упаковки дієтичних добавок «Аскорбінка» виробництва ТОВ «Доміле», є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо виробника цього товару.

22.          У Висновку експертів зазначено, що товар «дієтична добавка» виробництва ТОВ «Доміле», на упаковках якого нанесено досліджуване позначення «Аскорбінка»,  є спорідненим з такими товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстровано ТМ «Аскорбінка», як: вітамінні препарати; вітамінні напої; вітамінно-мінеральні комплекси; вітамінні препарати натурально-рослинного походження; мінеральні харчові домішки; полівітамінні препарати.

Отже, суди встановили, що ТОВ «Доміле» використовує позначення «Аскорбінка», а ПАТ «Київський вітамінний завод» - ТМ «Аскорбінка» для однорідних товарів 5 класу МКТП.

23.          Також у Висновку експертів зазначено, що словесне позначення «Аскорбінка», нанесене на упаковках дієтичних добавок «Аскорбінка» виробництва ТОВ «Доміле», та словесний знак «Аскорбінка» за Свідоцтвом № 52815 складаються з одного і того самого слова - «Аскорбінка», через що вони мають однакову вимову та однакове смислове значення, отже, вони є тотожними за звуковими (фонетичними) та смисловими (семантичними) ознаками. Порівнювані позначення співпадають за видом шрифту, графічним написанням з урахуванням характеру букв (частково співпадають), розташуванням літер стосовно одна одної, алфавітом, літерами якого написані слова, та за загальним зоровим враженням.
Отже, словесне позначення «Аскорбінка», нанесене на упаковках дієтичних добавок «Аскорбінка» виробництва ТОВ «Доміле», та словесний знак «Аскорбінка» за Свідоцтвом № 52815 є схожими за графічними (візуальними) ознаками. 

Словесний знак «Аскорбінка» за Свідоцтвом № 52815 є відомим споживачам в Україні і створює міцний асоціативний зв'язок між продукцією «Дієтична добавка «Вітамін С 25 мг з цукром» з різними смаками та її виробником - ПАТ «Київський вітамінний завод».
Товар «дієтична добавка», маркований позначенням «Аскорбінка», вироблений іншою особою, ніж власник зареєстрованої ТМ «Аскорбінка», може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з відомим йому виробником, які насправді не відповідають дійсності. 

24.          На підставі листа-замовлення ПАТ «Київський вітамінний завод» від 13.02.2019  № 17,  адресованого атестованим судовим експертам Мінченко Наталії Миколаївні та Дорошенку Олександру Федоровичу, та пункту 1.1 Договору від 21.02.2019 № 01/02-2019 про надання послуг виконавець доручив зазначеним експертам провести комісійне експертне дослідження з питань, поставлених замовником.  

25.          Позивач, підтверджуючи витрати з оплати послуг експерта, долучив до справи Договір від 21.02.2019 № 01/02-2019 про надання послуг та платіжне доручення від 26.02.2019 № 86088 на суму 30     000 грн.

26.          Відповідач не подав до суду першої інстанції обґрунтованого клопотання про зменшення витрат на підготовку експертного висновку.
27.            Суд першої інстанції, керуючись частиною четвертою статті 129 ГПК, задовольнив вимоги позивача про відшкодування йому відповідачем  витрат на підготовку Висновку експертів у сумі  30 000 грн.  
ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Цивільний кодекс України (ЦК)
28.          Стаття 492
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

29.          Стаття 495
Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 
1) право на використання торговельної марки; 
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII  «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон № 3689-XII)

30.          Стаття 1
Знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

31.          Пункт 2 статті 16 
Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

32.          Пункт 4 статті 16
Використанням знака визнається: 
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

33.          Пункт 5 статті 16
Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: 
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; 
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

34.          Абзац перший пункту 1 статті 20
Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

35.          Абзац другий пункту 2 статті 20
Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Господарський процесуальний кодекс України (ГПК), в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України від 15.01.2020 № 460-IX, крім окремих застережень.

36.          Частина перша статті 74
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

37.          Частина друга статті 74
У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

38.          Стаття 76 
Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.
Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

39.          Стаття 79 (у редакції, що діяла на час ухвалення рішень суду першої та апеляційної інстанції)
Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.
Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Стаття 79
Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.
Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

40.          Частина перша статті 86 
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

41.          Частина друга статті 86 (у редакції, чинній на час ухвалення оскаржуваних судових рішень)
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

42.          Частина друга статті 86 (у чинній редакції - із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019  № 132-IX)
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

43.           Частини перша та шоста статті 101 
Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
6. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

44.          Стаття 104
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішення.

45.          Частина друга статті 127
Експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану роботу, пов'язану із справою, якщо це не входить до їхніх службових обов'язків.

46.          Частини четверта - сьома статті 127
Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.
У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.
Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.

47.          Частина перша статті 300
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

48.          Частина друга статті 300 
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

49.          Частина перша статті 311
Суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права.
Касаційний розгляд скарги
50.          Склад судової колегії змінено, що підтверджується витягом з протоколу повторного автоматичного розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 10.02.2020, долученим до матеріалів справи.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

51.          Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 15.01.2020 № 460-IX касаційна скарга розглядається в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

52.          Касаційний господарський суд переглядає оскаржені судові рішення відповідно до положень статті 300 ГПК. 

53.          Статтею 20 Закону № 3689-XII передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до статті 21 Закону № 3689-XII суди розглядають спори про порушення прав власника свідоцтва.

54.          Зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що попередні судові інстанції задовольнили позовні вимоги, зокрема на підставі пункту 5 статті 16 Закону № 3689-XII (абзацу п'ятого цього пункту), яким передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

55.           Суди, ухвалюючи рішення про припинення порушення прав позивача на зареєстровану ТМ «Аскорбінка», встановили обставини, які мають значення для правильного вирішення спору зі справи.

53. Так, оцінивши поданий позивачем складений на його замовлення Висновок експертів, суди  визнали доведеними такі обставини:
позначення «Аскорбінка», нанесені на упаковки дієтичних добавок «Аскорбінка» виробництва ТОВ «Доміле», схожі із зареєстрованою ТМ «Аскорбінка» настільки, що внаслідок незаконного без згоди позивача використання  їх можна сплутати;
товар «дієтична добавка» виробництва ТОВ «Доміле», на упаковках якого нанесено позначення «Аскорбінка», споріднене з такими товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстровано ТМ «Аскорбінка»: вітамінні препарати; вітамінні напої; вітамінно-мінеральні комплекси; вітамінні препарати натурально-рослинного походження; мінеральні харчові домішки; полівітамінні препарати;
позначення «Аскорбінка», нанесені на упаковки дієтичних добавок «Аскорбінка» виробництва ТОВ «Доміле», можуть ввести споживачів в оману щодо виробника такого товару.

54. Оскільки позивач звернувся з позовом про припинення неправомірного використання ТМ «Аскорбінка», суди, дослідивши наявні у справі докази, дійшли висновку, що позивач довів несанкціоноване використання відповідачем ТМ  «Аскорбінка».
Аргументи касаційної скарги переважно стосуються порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права щодо оцінки доказів у цій частині.
Касаційний господарський суд відхиляє зазначені аргументи касаційної скарги з огляду на таке.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК).
Визначний статтею 13 ГПК принцип змагальності сторін полягає в тому, що сторони у процесі зобов'язані в процесуальній формі довести свою правоту: за допомогою поданих ними доказів переконати суд в обґрунтованості своїх вимог чи заперечень.
У пункті 20 цієї постанови зазначені висновки судів попередніх інстанцій, які містять оцінку поданих позивачем доказів щодо незаконного без згоди позивача використання відповідачем ТМ «Аскорбінка» та поданих відповідачем доказів, що заперечують виробництво та введення в цивільних оборот дієтичних добавок «Аскорбінка».
Касаційний господарський суд погоджується з оцінкою судів першої та апеляційної інстанцій доказів у справі та у зв'язку з цим зауважує, що, як зазначено в оскаржуваних судових рішеннях, відповідач мав право подати первинні чи інші документи своєї господарської діяльності, які спростовують доводи позивача щодо виробництва ТОВ «Доміле» та введення в цивільний оборот дієтичних добавок «Аскорбінка», але не подав таких документів.

55. Відповідач помилково посилається на пункт 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 як на норму матеріального права. На думку відповідача, зміст цього пункту свідчить, що позивач мав долучити декілька доказів використання відповідачем ТМ «Аскорбінка».
Касаційний господарський суд відповідно до ГПК не може розглядати зазначену постанову як висновок щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, проте зауважує, що пункт 71 цієї постанови, який стосується дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, містить перелік можливих доказів підтвердження поширення на території України товарів із зображенням знака. З тексту цього пункту не вбачається, що їх має бути принаймні декілька.

56. Решта доводів касаційної скарги стосуються аргументів позивача про порушення судами норм процесуального права у зв'язку із задоволенням вимоги позивача про стягнення з відповідача витрат, пов'язаних з проведенням експертизи.
Відповідач зазначає, що суди залишили поза увагою, що належних доказів, які підтверджують здійснення позивачем витрат зі сплати вартості експертизи, за результатами проведення якої складено Висновок експертів, немає.

Ці аргументи відповідача розглядались судом апеляційної інстанції, який зазначив, що відповідно до частини третьої статті 98, частини першої статті 101 ГПК на підставі листа-замовлення ПАТ «Київський вітамінний завод» від 13.02.2019  №     17,  адресованого атестованим судовим експертам Мінченко Наталії Миколаївні та Дорошенку Олександру Федоровичу, та пункту 1.1 Договору від 21.02.2019  № 01/02-2019 позивач доручив проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності зазначеним експертам.  

Зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що суд першої інстанції, керуючись частиною четвертою статті 129 ГПК, з огляду на долучені позивачем докази витрат зі сплати вартості експертизи: Договір від 21.02.2019 № 01/02-2019 про надання послуг на суму 30 000 грн, платіжне доручення від 26.02.2019 № 86088 про оплату послуг за цим договором, - задовольнив вимоги позивача в цій частині.

Відповідно до частини сьомої статті 129 ГПК обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.
Суд апеляційної інстанції зазначив, що відповідач з таким клопотанням до суду першої інстанції не звертався. У касаційній скарзі відповідач цього не спростовує.

Відповідач необґрунтовано посилається на те, що експерти Мінченко Н.М. та Дорошенко О.Ф. є працівниками та посадовими особами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, тому мають право здійснювати експертні дослідження лише в межах виконання робочих обов'язків у зазначеній установі.
Досліджені попередніми судовими інстанціями докази свідчать, що ці експерти були залучені для проведення комісійної експертизи на підставі договору про надання послуг як атестовані експерти. Отже, Мінченко Н.М. та Дорошенко О.Ф. склали висновок експертів поза межами виконання ними службових обов'язків.

З огляду на викладене відхиляються також доводи касаційної скарги щодо порушення попередніми судовими інстанціями норм процесуального права у зв'язку із задоволенням вимог позивача про розподіл судових витрат, пов'язаних із залученням експертів. 

56. Відповідно до абзацу першого пункту 4 статті 16 Закону № 3689-XII використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Законом  № 3689-XII передбачено інші способи використання зареєстрованого знака для товарів і послуг (торговельної марки), які не стосуються встановленого у справі порушення прав позивача як власника Свідоцтва № 52815, та визначені у пункті 6 статті 16 цього Закону випадки правомірного використання.

За таких обставин резолютивна частина рішення суду першої інстанції  суперечить зазначеній нормі, оскільки суд зобов'язав відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності відповідача на знак для товарів і послуг «Аскорбінка» (ТМ «Аскорбінка) за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005 шляхом припинення використання всіма доступними способами.

Водночас в абзаці п'ятому частини п'ятої статті 16 Закону № 3689-XII (який застосовано у спорі зі справи) зазначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частина перша статті 311 ГПК надає суду касаційної інстанції повноваження змінити судове рішення, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права.
Разом з цим Касаційний господарський суд зазначає, що внесення відповідних змін до резолютивної частини оскаржуваного рішення суду першої інстанції не впливає на обсяг задоволених цим судовим рішенням вимог позивача та не призводить до задоволення касаційної скарги.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

57. ТОВ «Доміле», звернувшись з касаційною скаргою, не спростувало висновків, покладених в основу оскаржуваних судових рішень, та не довело неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, на які є посилання в касаційній скарзі, як необхідної передумови для скасування ухвалених ними судових  рішень.
Судові витрати

58. Судові витрати у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції покладаються на ТОВ «Доміле», оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Касаційний господарський суд, керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315 Господарського процесуального кодексу України, 

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Доміле» залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Київської області від 05.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 зі справи № 911/896/19 змінити.

3. Викласти пункт 2 резолютивної частини рішення Господарського суду Київської області від 05.09.2019 зі справи № 911/896/19 в такій редакції:
« 2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Доміле» (08400, Київська область, місто Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, будинок 2, код ЄДРПОУ 40171346) припинити порушення прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073, місто Київ, вул. Копилівська, будинок 38, код ЄДРПОУ 35251822) на знак для товарів і послуг «Аскорбінка» за свідоцтвом України на знак № 52815 від 15.08.2005.
Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Доміле» використовувати без дозволу Приватного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» позначення «Аскорбінка», схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «Аскорбінка», стосовно споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак від 15.08.2005 №     52815 таких товарів 5 класу МКТП: вітамінні препарати; вітамінні напої; вітамінно-мінеральні комплекси; вітамінні препарати натурально-рослинного походження; мінеральні харчові домішки; полівітамінні препарати шляхом:
нанесення його на будь-який товар, споріднений із зазначеними товарами 5 класу МКТП; упаковку, в якій міститься товар, споріднений із зазначеними товарами 5 класу МКТП; вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару, спорідненого із зазначеними товарами 5 класу МКТП, предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж.
4. У решті рішення Господарського суду Київської області від 05.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 зі справи №     911/896/19  залишити  без змін.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя     	 	І. Бенедисюк  	
Суддя   	 	І. Колос  	
Суддя   	 	В. Селіваненко