Постанова                                              
Іменем  України           
13 листопада 2019 року
м. Київ
справа № 760/5618/17
провадження № 61-8561св19
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: 
головуючого - Синельникова Є. В.,
суддів: Осіяна О. М., Сакари Н. Ю., Хопти С. Ф. (суддя-доповідач), 
Шиповича В. В., 
учасники справи:
позивачі: товариство з обмеженою відповідальністю «Діамєд-Фарма», ОСОБА_1 , 
відповідачі: Державна служба інтелектуальної власності України, Республіканське унітарне виробниче підприємство «Бєлмєдпрепарати», Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Діамєд-Фарма» на постанову Київського апеляційного суду від 18 березня 2019 року у складі колегії суддів: Соколової В. В., Поліщук Н. В., Шкоріної О. І., 
ВСТАНОВИВ:
1.        Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
У березні 2017 року товариство з обмеженою відповідальністю «Діамєд-Фарма» (далі - ТОВ «Діамєд-Фарма»), ОСОБА_1 звернулися до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Республіканського унітарного виробничого підприємства «Бєлмєдпрепарати» (далі - РУВП «Бєлмєдпрєпарати»), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг.
Позовна заява мотивована тим, що лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_2» був розроблений ще у 1988 році Всесоюзним науково-дослідним інститутом технології кровозамінників і гормональних препаратів, і з тих часів активно використовувався декількома фармацевтичними компаніями на території СРСР, включно з територією Української PCР. На підтвердження своїх доводів надали копії документів стосовно розробки, впровадження та використання препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2», висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності.
Посилались на статтю 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з якою свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково в разі невідповідності знака умовам надання правової охорони.
Вважали, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 підпадає під дію пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого не можуть одержати правову охорону також позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання. При цьому посилалися на пункт 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг згідно з яким до позначень, що не мають розрізняльної здатності, серед іншого, відносяться позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів і послуг, що мають спільну якість або інші характеристики і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно товарів.
Посилаючись на викладене, ТОВ «Діамєд-Фарма» та ОСОБА_1 просили суд визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1, здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 23 серпня 2018 року у складі судді Оксюти Т. Г. позовні вимоги ТОВ «Діамєд-Фарма» та ОСОБА_1 задоволено.
Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 . Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що на підставі висновку експерта № 1/2018 за результатами проведення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21 лютого 2018 року суд встановив, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не мав розрізняльної здатності станом на 16 березня 2009 року - дату подання заявки, на підставі якої було видано вказане свідоцтво. Суд визнав недопустимими доказами, надані стороною відповідача експертні висновки, так як у них відсутні вказівки про те, на якій підставі вони проведені, та, зокрема, відомості про укладення відповідних договорів, тому не має підстав вважати вказані докази одержаними у законному порядку. Висновок експертів у галузі права щодо окремих аспектів набуття і реалізації права власності на знаки для товарів і послуг від 10 липня 2018 року № 126/151 не прийнятий судом до уваги, оскільки серед п`яти розглянутих у ньому питань лише питання № 2 щодо застосування аналогії закону, відповідає вимогам, встановленим частиною першою статті 114 ЦПК України.
При оцінці поданого позивачем висновку експерта № 158/17, проведеного Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (експерт Т. М. Чабанець) за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 11 вересня 2017 року суд виходив з того, що вказаний документ не є висновком експерта в розумінні статті 102 ЦПК України, а є висновком експертного дослідження, що випливає з його повної назви.
На підставі вимог, встановлених статтями 495, 499 ЦК України, статтями 6, 5, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зважаючи на встановлений факт невідповідності знака для товарів і послуг за спірним свідоцтвом умовам надання правової охорони, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимоги позивачів щодо визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг. У зв`язку з визнанням недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, як центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, має внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання його недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Короткий зміст судового рішення суду апеляційної інстанції
Постановою Київського апеляційного суду від 18 березня 2019 року апеляційну скаргу РУВП «Бєлмєдпрєпарати» задоволено. Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 23 серпня 2018 року скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено. Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Постанову апеляційного суду мотивовано тим, що причиною цього спору є питання щодо відповідності зареєстрованої в 2009 році торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони з підстав втрати позначенням розрізняльної здатності наслідок його використання на території України декількома виробниками. Власником оспорюваної торгівельної марки є відповідач РУВП «Бєлмєдпрєпарати», який відповідно до виданого свідоцтва отримав обсяг правової охорони щодо знаку «ІНФОРМАЦІЯ_3» з дня подачі заявки - з 16 березня 2009 року.
У цій справі, враховуючи відсутність у позивачів перешкод щодо реєстрації власної торгівельної марки, не можна стверджувати про наявність перешкод у прагненні до користування цим конкретним матеріальним благом, і наявності підстав для здійснення правової охорони з метою задоволення їх індивідуальних потреб. 
Предметом спору є питання розпізнавальної здатності знаку для товарів і послуг у зв`язку з використанням цього позначення двома і більше виробниками, а, отже, ключовим питанням, яке підлягає доведенню, є використання позначення двома і більше виробниками на території України, що не потребує обов`язкового призначення експертизи. Матеріали справи не місять даних, які б свідчили про використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» двома і більше виробниками на території України до дати подання відповідачем заявки про реєстрацію оспорюваної торгівельної марки.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що в матеріалах справи відсутні докази того, що оспорюване позначення тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно товарів 05 класу МКТП.
А, отже, висновок експерта Пейкрішвілі М. Ш . №1/2018 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21 лютого 2018 року не можна визнати таким, що відповідає матеріалам та обставинам справи, що свідчить про необґрунтоване прийняття його до уваги судом першої інстанції. Натомість слід погодитись з висновками, складеними: судовим експертом Атаманчук А. Г. № 01-04/18 від 16 квітня 2018 року, судовим експертом Петренко С. А. № 08-01 від 18 квітня 2018 року, судовим експертом Соповою К. А. № 8-06/18 від 02 липня 2018 року відповідно до яких знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 мав розрізняльну здатність станом на 16 березня 
2009 року - дату подання заявки, на підставі якої було видано вказане свідоцтво.
Враховуючи вищевикладене, висновок суду першої інстанції про наявність правових підстав для визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 не можна визнати обґрунтованим. Позовні вимоги про зобов`язання відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі, як центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, щодо внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, є похідними від вимог про визнання недійсним свідоцтва. А, отже, відсутні підстави і для задоволення таких вимог.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі, поданій у травні 2019 року до Верховного Суду, 
ТОВ «Діамєд-Фарма», посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції. 
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 16 травня 2019 року відкрито касаційне провадження у цій справі за касаційною скаргою ТОВ «Діамєд-Фарма».
У серпні 2019 року справа надійшла до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 12 вересня 2019 року справу за позовом 
ТОВ «Діамєд-Фарма», ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, РУВП «Бєлмєдпрєпарати», Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг недійсним призначено до судового розгляду.
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції порушив статтю 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», здійснивши неправомірну підміну понять, а саме визначивши предметом цього спору розпізнавальну, а не розрізняльну здатність, з огляду на те, що предметом цього спору є питання розрізняльної здатності знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а не розпізнавальна здатність, як це помилково визначив суд апеляційної інстанції, судом апеляційної інстанції було на власний розсуд визначено предмет цього спору - розпізнавальна здатність знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , що не узгоджується з чинним законодавством України у сфері інтелектуальної власності, зокрема Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Суд апеляційної інстанції порушив частину першу статті 78 та статтю 367 ЦПК України, прийнявши висновки судових експертів 
Атамчука А. Г. № 01-04/18 від 16 квітня 2018 року, Петренко С. А. № 08-01 
від 18 квітня 2018 року та Сопонової К. А. № 8-6/18 від 02 липня 2018 року, як допустимі докази у справі, оскільки зазначені висновки не відповідають встановленим законом вимогам через відсутність вказівки про те, на якій підставі вони проведені та відомості про укладення відповідних договорів. 
Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу
У червні 2019 року до Верховного Суду надійшов відзив РУВП «Бєлмєдпрєпарати» на касаційну скаргу ТОВ «Діамєд-Фарма», у якому заявник просив залишити вказану касаційну скаргу без задоволення, оскаржувану постанову апеляційного суду залишити без змін.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
ТОВ «Діамєд-Фарма» є юридичною особою, суб`єктом Російської Федерації, дистриб`ютором фармацевтичних препаратів, серед яких препарат, маркований позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2». Також на підставі ліцензійного договору є правовласником знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» зареєстрованого за законодавством Російської Федерації за Федеральною бюджетною установою «Державний інституту лікарських засобів і належних практик» (а. с. 63-77, т. 1, а. с. 61-63, т. 2, а. с. 61-65, т. 5).
На території України ТОВ «Діамєд-Фарма», спільно з фізичною особою, громадянином України ОСОБА_1 , подали заявку № m201705805 
від 17 березня 2017 року на видачу свідоцтва України на знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» для товарів 05 класу МКТП. Згідно із листом ДП «Український інститут промислової власності» від 27 червня 2017 року № 886/1.6 заявка 
№ m201705805 вважається поданою. Згідно із висновком формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг від 15 червня 2017 року заявка № m20105805 відповідає вимогам статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (а. с. 151-153, т. 1, а. с. 43, 68, т. 3).
РУВП «Бєлмєдпрєпарати» є юридичною особою Республіки Білорусь. 
16 березня 2009 року ним було подано заявку № m200902706 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3», на підставі якої Державна служба інтелектуальної власності зареєструвала вказаний знак для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) і видала свідоцтво України № НОМЕР_1 від 11 жовтня 2010 року (а. с. 37-52, 
155-156, т. 1).
РУВП «Бєлмєдпрєпарати» за законодавством України також у 2009 році отримано реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_2», розчин для ін`єкцій, 200 мг/2мг» та «ІНФОРМАЦІЯ_3, розчин для ін`єкцій, 200 мг/2мг» строком на 5 років. Воно також є дистриб`ютором фармацевтичних препаратів, в складі яких міститься позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», відповідно до наданих договорів та митної документації. Відповідно до листа 
ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» 
№ 14/125/Б від 20 липня 2017 року вперше реєстраційне посвідчення на лікарський засіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано РУВП «Бєлмєдпрєпарати» 
02 серпня 2004 року (а. с. 64-250, т. 2, а. с. 1-15, 107, т. 3).
Республіканське унітарне виробниче підприємство «Бєлмєдпрепарати» визначений заявником лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2», що внесений до державного реєстру згідно із наказами Міністерства охорони здоров`я України від 02 серпня 2004 року № 384, від 09 листопада 2005 року № 589, 
від 04 квітня 2008 року № 1504/12-27, від 20 листопада 2008 року № 668 та ін. (а. с. 144-170, т. 3).
РУВП «Бєлмєдпрєпарати» є власником знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованого в Україні з датою подачі заявки 27 листопада 2003 року (а. с. 120, т. 3).
Рішенням номенклатурної комісії фармакологічного комітету Міністерства охорони здоров`я СРСР № 3 від 27 червня 1988 року було змінено назву медичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_6» на «ІНФОРМАЦІЯ_5» (а. с. 81-82, т. 1).
Відповідно до тимчасової фармакопейної статті медичний препарат з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» був вперше введений 01 лютого 1989 року із строком дії до 31 січня 1991 року (а. с. 83-88, т. 1).
З договору № 352-91-92 від 20 грудня 1990 року, укладеного між Всесоюзним науково-дослідним інститутом технології кровозамінників і гормональних препаратів та виробничим об`єднанням «Белмедпрєпарат», вбачається, що останнє взяло на себе зобов`язання по розробці та впровадженню технології виробництва препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» у строк до 30 грудня 1993 року 
(з урахуванням внесених змін) (а. с. 81-106, т. 3; а. с. 194-200, т. 4).
У листі від 22 листопада 2017 року № 02-02/216 Федеральна бюджетна установа «Державний інституту лікарських засобів і належних практик» (Російська Федерація) вказують на те, що раніше вони діяли під назвою «Всесоюзний науково-дослідний інститут технології кровозамінників і гормональних препаратів» та зазначають про широке використання препарату «ІНФОРМАЦІЯ_2» з 1989 року, проте указують, що документальне підтвердження цьому відсутнє у зв`язку з закінченням строку зберігання 
(а. с. 53-60, т. 5).
Згідно із висновком експерта Жили Б. В. № 104 від 24 травня 2017 року, складеним на виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва 
від 03 травня 2017 року знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не мав розрізняльної здатності станом на 16 березня 
2009 року - дату подання заявки, на підставі якої було видано вказане свідоцтво (а. с. 203-220, т. 1).
Матеріали справи містять рецензію на вказаний висновок експерта, яка складена Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз 
ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса 09 жовтня 2017 року. В рецензії вказується на те, що експерт використавши право на експертну ініціативу вирішував питання: «чи використовувалось в Україні, в тому числі за часів СРСР, слово «ІНФОРМАЦІЯ_2» в якості позначення для товарів, тих самих або споріднених з тими, що наведені у переліку товарів 05 класу МКТП за свідоцтвом № НОМЕР_1 » та «чи використовувались в Україні, в тому числі за часів СРСР, двома і більше юридичними особами слово «ІНФОРМАЦІЯ_2» в якості позначення для товарів зі спільними характеристиками?», які, на думку рецензента, змінюють об`єкт дослідження. Також у рецензії вказується на відсутність документів, що підтверджують використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України за часів СРСР (а. с. 92-94, т. 5).
Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 26 липня 2017 було задоволено клопотання відповідача РУВП «Бєлмєдпрєпарати», призначено у справі повторну судову експертизу, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Згідно з повідомленням вказаної експертної установи від 31 жовтня 2017 року 
№ 15898/17-53 проведення експертизи за наявними матеріалах справи документами виявилось неможливим, на вимогу експерта не було надано запитаних ним додаткових матеріалів (а. с. 123-124, 182-183, т. 3).
Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 12 грудня 2017 року задоволена заява позивача про відвід експерта, проведення повторної судової експертизи доручено атестованому судовому експерту 
М. Ш. Пейкрішвілі. У висновку експерта №1/2018 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21 лютого 2018 року судовий експерт М. Ш. Пейкрішвілі надав наступну відповідь на поставлене питання: «Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не мав розрізняльної здатності станом 
на 16 березня 2009 року - дату подання заявки, на підставі якої було видано вказане свідоцтво».
Висновки експерта базуються на тому, що стосовно лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» компетентним органом СРСР було затверджено Тимчасову фармакопейну статтю, яка мала характер державного стандарту СРСР. Тимчасова фармакопейна стаття на лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_2» надавала право, і навіть встановлювала обов`язок зазначати назву лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2», у тому числі на ампулах, пачці, коробках, що вбачається з розділу «Маркіровка» згаданої Тимчасової фармакопейної статті. За таких обставин експерт вважав, що це унеможливлювало вирізненення товарів одного виробника від товарів інших виробників за допомогою позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2». Крім того експерт вказав на те, що виробництво і розповсюдження лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснювалось задовго до дати подання заявки № m200902706.
Зі змісту дослідження також вбачається, що експерт керувався тим, що використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» відносно фармацевтичних препаратів почалось у 1989 році на території СРСР, до складу якої входила теперішня Україна, і здійснювалось такими виробниками, як Всесоюзний науково-дослідний інститут техкровозамінників, кровозамінників та гормональних препаратів Міністерства медичної промисловості СРCP, Московський ендокринний завод, об`єднання «Бєлмєдпрєпарат», Хабаровський хіміко-фармацевтичним заводом, Курганський комбінатом «Синтез» (а. с. 127-145, т. 5).
За зверненням позивача Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інтелектуальної власності було проведено дослідження спірного об`єкту інтелектуальної власності - знаку для товарів і послуг № НОМЕР_1. У висновку від 11 вересня 2017 року № 158/17 експерт Т. М. Чабанець дійшла висновку, що елемент «ІНФОРМАЦІЯ_2» є таким, що займає домінуючи положення у зображенні знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (а. с. 66-79, т. 5).
РУВП «Бєлмєдпрєпарати» було ініційовано декілька експертних досліджень.
Так, судовим експертом Атаманчук А. Г . було проведено дослідження знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 та складений висновок 
№ 01-04/18 від 16 квітня 2018 року, згідно якого вказаний знак мав розпізнавальну здатність станом на подання заявки 16 березня 2009 року. В мотивувальній частині експерт вказав на відсутність у матеріалах наданих на дослідження відомостей про тривале використання в Україні кількома виробниками позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» або «ІНФОРМАЦІЯ_3 », як знаків для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, такі позначення не втратили розпізнавальну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів. При цьому, як зазначено на сторінці 11 висновку, на дослідження були надані: рішення номенклатурної комісії Фармакологічного комітету Міністерства охорони здоров`я СРСР № 3 від 27 червня 1988 року щодо зміни назви медичного препарату «ІНФОРМАЦІЯ_6» на «ІНФОРМАЦІЯ_5»; тимчасова фармакопейна стаття яка поширюється на «ІНФОРМАЦІЯ_2», виготовлений із хонроітінсульцата, який використовується в якості лікарського засобу; звіт за темою «Розробка нових лікарських препаратів і технологічних процесів, підтема: створити і освоїти виготовлення препарату із трахей великої рогатої худоби для лікування астрологічних захворювань» (а. с. 180-196, т. 5).
Також експертне дослідження було проведено судовим експертом 
Петренко С. А. У висновку № 08-01 від 18 квітня 2018 року зазначено, що йому були представлені копії матеріалів справи № 760/5618/2017 у п`яти томах на оптичних носіях інформації у вигляді файлів, опис яких наведених у додатках. Експерт зробив висновок, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 мав розрізняльну здатність станом 
на 16 березня 2009 року - дату подання заявки, на підставі якої було видано вказане свідоцтво. В мотивувальній частині експерт вказав на те, що станом на дату подання заявки позначення використовувалось лише власником свідоцтва - РУВП «Бєлмєдпрєпарати», а тому для українського споживача вказане позначення мало розпізнавальну здатність для вирізнення товарів 
5 класу МКТП (а. с. 197-218, т. 5).
У висновку № 8-06/18 від 02 липня 2018 року атестованим судовим експертом Соповою К. А. було надано наступні відповіді на поставлені РУВП «Бєлмєдпрєпарати» питання: 1. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» мають притаманну розрізняльну здатність для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати». 2. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» не застосовувались як знаки для товарів і послуг на території СРСР, УРСР, території України до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів. 3. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» не були такими, що втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, через їх тривале використання кількома виробниками в Україні як знаків для товарів і послуг до дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а саме 16 березня 2009 року.
Також експерт Сопова К. А. вказала, що у наданих на дослідження матеріалах справи відсутні відомості про використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстрацію, виробництво, продаж лікарського засобу з торговельною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яким іншим виробником ніж РУВП «Бєлмєдпрєпарати» на території України. В мотивувальній частині висновку експерт вказала на те, що у матеріалах справи відсутні документи, що свідчать про фактичне використання в Україні кількома виробниками позначень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або «ІНФОРМАЦІЯ_3» як знаків для товарів, що мають спільну якість чи спільні характеристики до 16 березня 2009 року, тобто вказані позначення не могли втратити розпізнавальну здатність. А Тимчасова фармакопейна стаття не містить, відомостей про використання різними виробниками позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», а лише встановлює вимоги до лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» на період освоєння промислового випуску лікарського засобу або для визначення якості та показників нового лікарського засобу, що видається на необмежений строк (а. с. 65-107, т. 6).
Висновок експертів у галузі права щодо окремих аспектів набуття і реалізації права власності на знаки для товарів і послуг № 126/151-е від 10 липня 
2018 року, був складений Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького за звернення громадянки Любива Н. С. (виступає представником РУВП «Бєлмєдпрєпарати» у цій справі). Здійснивши аналіз норм чинного законодавства експерти вказали на можливість застосування аналогії закону, який регулює відносини щодо перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони під час видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг до відносин перевірки відповідності знаку, що охороняється, умовам надання правової охорони під час визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг (а. с. 108-130, т. 6).
2.        Мотивувальна частина
Позиція Верховного Суду
Згідно з положенням частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Касаційна скарга ТОВ «Діамєд-Фарма» задоволенню не підлягає.
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права
Відповідно до частини третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Згідно із частиною першої і другої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Відповідно до частини першої статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. 
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.
Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. 
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України).
Згідно з вимогами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Згідно із частиною першою, четвертою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова   охорона  надається  знаку,  який  не  суперечить публічному  порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)   тоталітарних   режимів   в  Україні  та  заборону пропаганди  їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням  знака  та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності   зареєстрованого   знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Згідно із частиною другою статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Пунктом 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України  від 28 липня 1995 року № 116 
(у редакції наказу Держпатенту України від 20 серпня 1997 року № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за 
№ 276/812 встановлено, що до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема, позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками, як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.
Відповідно до частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. 
Згідно із частинами першою, другою статті 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.
Відповідно до статті 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
Згідно із частиною другої статті 113 ЦПК України якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).
Відповідно до статті 114 ЦПК України учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо: застосування аналогії закону чи аналогії права; змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.
Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду (частина перша статті 115 ЦПК України).
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції, на підставі належно оцінених доказів, дійшов обґрунтованого висновку про те, що матеріали справи не містять доказів на підтвердження обставин використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» в Україні кількома виробниками як знаків для товарів і послуг. Враховуючи вищевикладене суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку, що в матеріалах справи відсутні докази того, що оспорюване позначення тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно товарів 05 класу МКТП.
Доводи касаційної скарги про те, що суд апеляційної інстанції порушив частину першу статті 78 та статтю 367 ЦПК України, прийнявши висновки судових експертів Атамчука А. Г. № 01-04/18 від 16 квітня 2018 року, Петренко С. А. № 08-01 від 18 квітня 2018 року та Сопонової К. А. № 8-6/18 
від 02 липня 2018 року зводяться до переоцінки доказів, що знаходиться поза межами повноважень суду касаційної інстанції, і на законність постанови суду апеляційної інстанції не впливають.
Отже, постанову суду апеляційної інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Відповідно до частини першої 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Керуючись статтями 400, 409, 410, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Діамєд-Фарма» залишити без задоволення.
Постанову Київського апеляційного суду від 18 березня 2019 року залишити без змін.
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Головуючий                                                                                     Є. В. Синельников
Судді                                                                                                 О. М. Осіян 
Н. Ю. Сакара 
С. Ф. Хопта             
В. В. Шипович