ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/20650/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Чупрій А.П.,

представників учасників справи:
позивача - компанії Новартіс АГ (Novartis AG), Швейцарія (далі - Компанія, Позивач, скаржник) - Сопільняк О.Ю. (адвокат, посв. від 05.09.2018 № 6901/10), Казанкіної А.Ю. (адвокат, посв. від 26.072011 № 4615),
відповідачів :
1) товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ТОВ "ФГ "Здоров`я", Відповідач-1) - Плесюк Н.С. (адвокат, посв. від 10.12.2008                       № 1620),
2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (перейменоване з Міністерства екологічного розвитку і торгівлі України) (далі - Міністерство, Відповідач-2) - Ресенчука В. М. (представник, довір. Від 17.09.2019                   № 2434-03/548)

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 (головуючий - суддя Сотніков С.В., судді Отрюх Б.В., Верховець А.А.),

зі справи № 910/20650/17

за позовом Компанії
до ТОВ "ФГ "Здоров`я", Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
про визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити дії.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Компанія звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "ФГ "Здоров`я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП для яких знак було зареєстровано; зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

1.2. Позовні вимоги з посиланням на приписи статті 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мотивовано тим, що оспорюване свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстроване з порушенням прав позивача на знаки, захищені Свідоцтвами України № НОМЕР_2 та №191155.   

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 19.07.2018 позов задоволено повністю; визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 №231740, зареєстроване за ТОВ "ФГ "Здоров`я", відносно всіх товарів 05 класу МКТП; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з відповідача на користь позивача 3200 грн судового збору.

2.1.1. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку, що зареєстрований на ім`я відповідача-1 знак для товарів і послуг згідно з свідоцтвом                         № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

2.2. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 скасовано рішення господарського суду міста Києва від 19.07.2018 та ухвалено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог. 

2.2.1. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позивачем не надано достатніх та беззаперечних доказів на підтвердження тих обставин, що зареєстрований за свідоцтвом України №231740 знак може бути оманливими або таким, що може призвести до введення в оману щодо особи виробника товарів, тобто стосовно Компанії.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

3.1. Компанія, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову суду апеляційної інстанції скасувати та залишити без змін рішення суду першої інстанції. 

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ 

4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу 

4.1. Апеляційним господарським судом: 

4.1.1. порушено вимоги статті 236 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо законності та обґрунтованості рішення, зокрема судом не надано оцінки висновку експертів від 19.06.2019 № 1273, який долучено до матеріалів справи за клопотанням позивача;

4.1.2. порушено вимоги статті 86 ГПК України, а саме покладено в основу постанови лише висновок експертів № 047/19 та не спростовано доводи скаржника щодо неналежності висновку як доказу у справі, а також суперечності його іншим доказам, наявним у матеріалах справи;

4.1.3. не надано належної правової оцінки висновку експерта № 132 як доказу у справі;

4.1.4. не застосовано норми матеріального права, які підлягали застосуванню до даних правовідносин, а саме пункту 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116;

5. Позиція інших учасників справи

5.1. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "ФГ "Здоров`я" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції - без змін. 

Відповідач-1 зазначає, що всі питання, які належать до предмету доказування у даній справі, а саме питання відповідності знаку для товарів і послуг «Екзо-дерм» за оспорюваним свідоцтвом умовам надання правової охорони є вирішеними та містяться у висновку експертів № 049/19. 

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

6.1. Компанія є власником знаків для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ", захищеного свідоцтвом України від 26.04.2011 №138108 для товарів 05 класу МКТП (дата подання заявки - 12.04.2010), та знака для товарів і послуг "EXODERIL", захищеного Свідоцтвом України від 25.09.2014 №191155 для товарів 03, 10 класів МКТП (дата подання заявки - 14.06.2013).

6.2. За ТОВ "ФГ "Здоров`я" зареєстровано знак для товарів і послуг "Екзо-Дерм" (у вигляді графічних зображень) згідно з Свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11.09.2017 (заявка від 17.08.2016.2012 № m201617849; знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП).

6.3. За твердженням Компанії, спірний знак не відповідає умовам надання правової охорони та має бути судом визнаний недійсним, оскільки:

- є схожим настільки, що його можна сплутати, із знаками позивача ("ЕКЗОДЕРИЛ", "EXODERIL");

- може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно Компанії;

- товари, для яких зареєстрований спірний знак, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровані знаки позивача.

6.4. Для встановлення відповідності спірного знаку умовам надання правової охорони ухвалою господарського суду міста Києва від 06.02.2018 призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_4

6.5. Експертом у висновку № 132 від 02.04.2018 встановлено таке:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

- всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, є такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_4;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товару 05 класу МКТП.

6.6. Проаналізувавши висновок експерта від 02.04.2018 № 132, суд першої інстанції дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Суд визнав даний висновок експерта належним і допустимим доказом у справі, який заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу у справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами. 

6.7. Суд першої інстанції також відзначив, що зареєстрований на ім`я відповідача-1 знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Таким чином, враховуючи той факт, що позначення яке міститься на товарах виробництва відповідача-1, є схожим до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача.

6.8. Погоджуючись з доводами ТОВ "ФГ "Здоров`я", викладеними в апеляційній скарзі щодо недодерження судовим експертом вимог методики проведення експертиз, суд апеляційної інстанції призначив повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

6.9. За результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено висновок від 24.04.2019 №047/19, яким встановлено таке:

- товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України                  № НОМЕР_1 є спорідненими з товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2. Товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є спорідненими з товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_4;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

6.10. Проаналізувавши висновок експертів від 24.04.2019 № 047/19, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. 

Апеляційним господарським судом встановлено, що повторна комісійна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності проведена відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, а висновок експертів від 24.04.2019 № 047/19 відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані позивачем жодними іншими належними і допустимими доказами у справі. 

6.11. Колегія суддів також встановила, що за висновком повторної комісійної судової експертизи № 047/19 від 24.04.2019 встановлено відсутність ознак (критеріїв) для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №231740, передбачені абзацом 5 пункту 2 статті 6 та абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

7. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

7.1. ЦК України:

частина перша статті 418:
- право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом;

частина перша статті 420: 
- до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг);

стаття 422: 
- право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором;

стаття 492:
- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;

частина перша статті 494:
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;

стаття 499:
- права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

7.2. Закон України від 15.12.1993 №    3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

стаття 1:
- знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

пункти 1, 4 статті 5:
- правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;

абзац п`ятий пункту 2 статті 6:
- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

абзац другий пункту 3 статті 6: 
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

пункт 5 статті 16:
- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;

підпункт "а" пункту 1 статті 19:
- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

7.3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116:

пункт 4.3.1.9:
- до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача;

7.4. ГПК України

частина перша, третя статті 13:
- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;
- кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом;

частина перша статті 73:
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

стаття 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи;

стаття 76:
- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;
- предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення;

стаття 79:
- достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання;

стаття 86:
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;
- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;

стаття 104:
- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні;

частина четверта статті 236:
- при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду;

8. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

8.1. З урахуванням меж розгляду справи судом касаційної інстанції, визначених статтею 300 ГПК України, не можуть бути взяті до уваги аргументи скаржника про необхідність встановлення обставин справи, про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

8.2. Згідно з компетенцією, визначеною законом, Верховний Суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

8.3. Імперативними приписами частини другої статті 300 ГПК України чітко встановлено межі перегляду справи судом касаційної інстанції, а саме: суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Компетенція суду касаційної інстанції відповідно до частини першої вказаної статті полягає виключно в перевірці правильності застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

9. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

9.1. Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення заявлених у справі позовних вимог, зокрема для визнання недійсним оспорюваного свідоцтва № НОМЕР_1.

9.2. Обставини, зазначені в абзаці п`ятому пункту 2 статті 6 Закону № 3689 та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони. 

9.3. При цьому наведений припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення "вода" для горілчаних виробів), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону № 3689. 

9.4. Відповідно до статті 19 Закону № 3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

9.5. У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

9.6. Як встановлено судом апеляційної інстанції, ухвалою від 06.02.2018 судом першої інстанції у даній справі призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

9.7. Згідно з висновком експерта ОСОБА_4 від 02.04.2018 № 132 встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3; всі товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, є такими самими або спорідненими із товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_4; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману стосовно особи, яка виробляє вказані у свідоцтві товару 05 класу МКТП.

9.8. Статтею 107 ГПК України визначено, що якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Додаткова та повторна експертизи призначаються у випадках, коли наданий первісний висновок є неповним або неякісним, а також при наявності сумнівів у правильності висновку експерта, зокрема, необґрунтованість, суперечить з іншими матеріалами справи, тощо. 

9.9. У даній справі суд апеляційної інстанції ухвалою від 14.02.2019 призначив повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, оскільки дійшов висновку, що під час складання висновку від 02.04.2018 № 132 судовим експертом ОСОБА_4 недодержано вимог методики проведення експертиз.  

9.10. Висновком експертів за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.04.2019 №047/19 встановлено, що товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України  № НОМЕР_1 є спорідненими з товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2. Товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є спорідненими з товарами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_4; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

9.11. Апеляційним судом встановлено, що дана повторна комісійна судова експертиза проведена у відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/8, а висновок експертів № 047/19 від 24.04.2019 відповідає вимогам ГПК України і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним обставинам справи, а також не були спростовані позивачем жодними іншими належними і допустимими доказами у справі. 

9.12. Здійснюючи оцінку висновків експерта суд має дотримуватись приписів статті 104 ГПК України.

Верховний Суд відзначає, що сприйняття знаку для товарів пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. 

9.13. Відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права.

9.14. Захищене статтею 6 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) право на справедливий судовий розгляд передбачає право на змагальність провадження. Кожна сторона провадження має бути поінформована про подання та аргументи іншої сторони та отримувати нагоду коментувати чи спростовувати їх. Європейський суд з прав людини розглядає реалізацію принципу змагальності крізь призму забезпечення рівності прав учасників судового розгляду, тобто за цієї позиції сторони (позивач та відповідач) діють на одному рівні, під контролем відносно пасивного суду.

9.15. Принцип рівності сторін у процесі є лише одним з елементів більш широкого поняття справедливого судового розгляду, яке також включає фундаментальний принцип змагальності процесу. Принцип рівності сторін у процесі - у розумінні "справедливого балансу" між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони.

9.16. Одним із складників справедливого судового розгляду в розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції є право на змагальне провадження; кожна сторона, в принципі, має отримати нагоду не лише бути поінформованою про будь-які докази, які потрібні для того, щоб виграти справу, але також має знати про всі докази чи подання, які представлені або зроблені в цілях впливу на думку суду, і коментувати їх та вимагати рівності щодо подання своїх доказів.

9.17. Суд має пересвідчитися, чи провадження в цілому, включаючи спосіб збирання доказів, було справедливим, як того вимагає пункт 1 статті 6 Конвенції.

9.18. Разом з тим, з матеріалів справи та змісту тексту оскаржуваної постанови вбачається, що під час розгляду даної справи судами попередніх інстанцій проведено дві судові експертизи. За результатами даних експертиз судові експерти дійшли до протилежних висновків щодо схожості/спорідненості товарів для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з товарами для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та                    № НОМЕР_4.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції взяв до уваги лише висновок експертів за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.04.2019 №047/19.

У той же час судом апеляційної інстанції висновок експертів від 19.06.2019 № 1273, поданий позивачем до суду 20.06.2019, не оцінювався на предмет його належності, допустимості, достовірності та достатності, в тому числі у сукупності з іншими доказами у справі, що відповідно є порушенням процесуальних норм. 

Верховний Суд відзначає, що висновок експерта може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в сукупності з іншими доказами, а не висновок експерта.

Крім того, оскаржувана постанова суду не містить оцінки поясненням експерта                    ОСОБА_4 , допитаного судом 14.02.2019 під час судового засідання, а також запереченням позивача щодо висновків судових експертів за результатами повторної комісійної судової експертизи.   

9.19. Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до таких правовідносин. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи, висновки суду стосовно встановлених обставин і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. Ухвалена у справі постанова суду апеляційної інстанції зазначеним вимогам не відповідає.

9.20. З огляду на наведене Суд дійшов висновку про те, що при вирішенні даного спору суд апеляційної інстанції не дотримався вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому судове рішення зі справи підлягає скасуванню як таке, що прийняте з порушенням норм процесуального права. 

9.21. У Касаційного господарського суду з наведених у цьому Розділі мотивів відсутні й підстави для висновку про правильність застосування названим судом норм матеріального права, у тому числі наведених приписів Закону № 3689.

10. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

10.1. Доводи Компанії про порушення судом апеляційної інстанції норм права при прийнятті оскаржуваного судового рішення знайшли своє підтвердження за результатами перегляду справи в касаційному порядку. Твердження ТОВ "ФГ "Здоров`я", викладені у відзиві на касаційну скаргу, наявності таких порушень не спростовують.

10.2. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Компанії задовольнити частково, оскаржувану постанову зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

10.3. У новому розгляді справи суду апеляційної інстанції необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи та докази, а також вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, дати їм належну правову оцінку і в залежності від встановленого вирішити спір відповідно до закону.

11. Судові витрати

За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу компанії Новартіс АГ (Novartis AG), Швейцарія задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 зі справи      № 910/20650/17 скасувати.

3. Справу передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          Т. Малашенкова 

Суддя                                                                                                          І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                                          І. Колос