Постанова 
Іменем України 
 
11 вересня 2019 року
м. Київ
 
справа № 760/1407/15-ц
провадження № 61-25572св18
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Луспеника Д. Д.,
суддів: Воробйової І. А., Кривцової Г. В., Лідовця Р. А., Черняк Ю. В. (суддя-доповідач),
 
учасники справи:
позивач - Компанія «Цвак Унікум Лікьоріпарі еш Керкшкеделмі Ньїлваношан Мюкєдьо Ресвеньтаршашаг»,
відповідачі: Державна служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 ,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - Товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М»,
 
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційні скарги ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 10 березня 2017 року у складі судді Бобровника О. В. та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 31 травня 2017 року у складі колегії суддів: Саліхова В. В., Левенця Б. Б., Соколової В. В.,
 
ВСТАНОВИВ:
 
Короткий зміст позовних вимог
 
У січні 2015 року Компанія «Цвак Унікум Лікьоріпарі еш Керкшкеделмі Ньїлваношан Мюкєдьо Ресвеньтаршашаг» (далі - Компанія «Цвак Унікум Нірт.») звернулося до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - Товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (далі - ТОВ «Котнар-М»), про визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг частково недійсними.  
 
Позовна заява мотивована тим, що відповідно до витягу із ліцензійного договору стосовно використання знаків для товарів і послуг від 16 грудня 2014 року за міжнародними реєстраціями від 15 лютого 2006 року № 882776 та від 15 червня 1989 року № 541336 Компанія «Цвак Унікум Нірт.» отримала виключну ліцензію від власника міжнародних реєстрацій № 882776 та № 541336, компанії Зет енд Ю Спірітоушен Маркетинг ГмбХ, на будь-яке використання знаків за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 та захист прав на них, у тому числі на території України, що підтверджується витягом з ліцензійного договору стосовно використання торговельних марок (далі - витяг з ліцензійного договору).
 
У розділі 4 витягу з ліцензійного договору зазначено, що для уникнення будь-яких сумнівів, цей витяг з ліцензійного договору становитиме письмову згоду ліцензіара щодо початку компанією справ (подання позовів), зазначених вище у розділі 3 цього витягу. Міжнародна реєстрація № 882776 діє на території України у повному обсязі з 15 лютого 2006 року, а міжнародна реєстрація № 541336 діє на території України з 15 червня 1989 року. 
 
Згідно з розділом 3 витягу з  ліцензійного договору власник міжнародних реєстрацій № 882776 та № 541336 уповноважує позивача розпочинати в Україні справи (подавати позови) проти порушення прав на торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 та/або щодо визнання недійсними реєстрацій будь-яких торговельних марок, включаючи реєстрації торговельних марок за міжнародними реєстраціями, дія яких поширена на територію України, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336, включають будь-які характерні елементи вказаних торговельних марок, схожі елементи або імітації таких елементів, зокрема, словесний елемент «Zwack» або «Unicum», кулеподібну форму пляшки, комбінації кольорів. 
 
Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 882776 зареєстрований для товарів класу 33 МКТП: вина; спиртові напої та лікери (крім пива). Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 541336 зареєстрований для товарів класу 32 МКТП: пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; сиропи та інші складники для готування напоїв та товарів класу 33 МКТП: вина; спиртові напої та лікери.
 
26 вересня 2011 року Державна служба інтелектуальної власності України здійснила реєстрацію комбінованої торговельної марки «ENERGY & UNIQUM» за свідоцтвом № 145527 , а 10 січня 2013 року - реєстрацію комбінованої торговельної марки «ENERGY & UNIQUM» за свідоцтвом № 165576. Власником вищевказаних свідоцтв на знаки для товарів і послуг є  ОСОБА_1 .
 
Позивач зазначає, що свідоцтва України від 10 січня 2013 року № 165576, від 26 вересня 2011 року № 145527 на знаки для товарів і послуг підлягають визнанню недійсними частково на підставі пункту «а» частини першої статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
 
Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 10 березня 2017 року позов Компанії «Цвак Унікум Нірт.» задоволено.
Визнано свідоцтва України № 165576, № 145527 на знаки для товарів і послуг недійсними частково для всіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг та частини послуг класу 35 Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: рекламування та розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари через магазини роздрібної та оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через мережу Інтернет.
Зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними свідоцтв України № 165576, № 145527 на знаки для товарів і послуг частково, для всіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг та частини послуг класу 35 Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: рекламування та розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари через магазини роздрібної та оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через мережу Інтернет та опублікувати вказані відомості в Офіційному бюлетені «Промислова власність».
Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Компанії «Цвак Унікум Нірт.» судовий збір у розмірі 243,60 грн.
 
Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та відповідно внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. У справі проведено судові експертизи, за результатами яких складені висновки від 04 липня 2016 року № 083/16 та від 22 вересня 2015 року № 1033, у яких зазначено, що знаки згідно з свідоцтвами України № 165576, № 145527 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 ; словесні позначення «UNICUM», що включені до знаків за свідоцтвами України №165576, № 145527, є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком «UNICUM», за Міжнародною реєстрацією № 882776 ; всі товари 32 і 33 класу, щодо яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 165576, № 145527, є в частині такими самими та в цілому спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336. З огляду на викладене свідоцтва України № 165576, № 145527 підлягають визнанню недійсними частково на підставі підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Відповідно до пунктів 2, 3 статті 19 цього Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки. З урахуванням зазначеного, суд дійшов висновку, що підлягає задоволенню вимога позивача про зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними свідоцтв України № 165576, № 145527 частково та опублікувати вказані відомості в Офіційному бюлетені «Промислова власність».
 
Короткий зміст ухвали суду апеляційної інстанції
 
Ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 31 травня 2017 року апеляційні скарги ОСОБА_1 та ТОВ «Котнар-М» відхилено.
Рішення Солом`янського районного суду від 10 березня 2017 року залишено без змін.
 
Ухвала суду апеляційної інстанції мотивована тим, що ОСОБА_1 та ТОВ «Котнар-М» не спростували наявність схожості спірних знаків настільки, що їх можна сплутати зі знаками, що належать позивачу, у зв`язку із чим суд апеляційної інстанції погодився із висновками суду першої інстанції про задоволення позовних вимог. Доводи апеляційних скарг про те, що висновки судових експертиз об`єктів права інтелектуальної власності не є належними доказами у справі, оскільки відсутня будь-яка семантична схожість із словесним знаком за міжнародними реєстраціями та містить неточності колегія суддів відхилила. Посилання в апеляційній скарзі на те, що судом не надано належної правової оцінки письмовому дослідженню об`єктів права інтелектуальної власності на тотожність або схожість позначень за свідоцтвами України № 165576 та № 145527 і знаків для товарів і послуг за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 колегія суддів визнала  необґрунтованими, оскільки вони спростовуються змістом судового рішення. Таким чином, вимоги апеляційних скарг не знайшли свого підтвердження при розгляді справи в суді апеляційної інстанції, а тому підстави для скасування чи зміни рішення суду першої інстанції відсутні. 
 
Короткий зміст вимог касаційних скарг та їх доводів
 
У червні 2017 року до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надійшла касаційна скарга, у якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, ТОВ «Котнар-М» просило скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду і справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. 
 
Касаційна скарга мотивована тим, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 11 червня 2015 року у справі призначено судову експертизу, за наслідками якої 22 вересня 2015 року складений висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 1033.  Оскільки суд першої інстанції визнав цей висновок судової експертизи необґрунтованим, то ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 17 лютого 2016 року було призначено повторну судову експертизу. Однак у висновку від 04 липня 2016 року № 083/16 не зазначено, що він складений за наслідками проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Тобто, цей висновок складений з порушеннями Інструкції про проведення експертиз. Крім цього, судовий експерт під час проведення повторної судової експертизи не провів повного дослідження знаків для товарів і послуг, які були предметом дослідження. Оскільки порушено порядок проведення судових експертиз, то висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22 вересня 2015 року № 1033 та від 04 липня 2016 року № 083/16 є недопустимими доказами, які судами не повинні братися до уваги. Крім цього, ліцензійний договір від 26 березня 1993 року, укладений між позивачем та Компанією «Зет енд Ю Спірітоушен Маркетинг ГмбХ» у матеріалах справи відсутній, а витяг з ліцензійного договору щодо використання торговельних  марок від 16 грудня 2014 року також не є допустимим доказом у цій справі. 
 
У червні 2018 року ОСОБА_1 подав до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справі касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просив скасувати рішення суду першої та апеляційної інстанції та справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. 
 
Касаційна скарга мотивована тим, що висновки судових експертиз у сфері інтелектуальної власності не є належними та допустимими доказами у цій справі, а тому заявлені позовні вимоги не доведені належними доказами. 
 
Короткий зміст позиції інших учасників справи
 
У серпні 2017 року Компанія «Цвак Унікум Нірт.» подала відзиви на касаційні скарги ТОВ «Котнар-М» та ОСОБА_1 , у яких просила їх залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін. 
 
Надходження касаційної скарги до Верховного Суду
 
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 червня 2017 року відкрито касаційне провадження у справі за касаційною скаргою ТОВ «Котнар-М» та витребувано її матеріали із Солом`янського районного суду м. Києва. 
 
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 червня 2017 року відкрито касаційне провадження у справі за касаційною скаргою ОСОБА_1 . 
 
Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу XIII Перехідних положень ЦПК України касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
 
Відповідно до статті 388 ЦПК України судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
 
У травні 2018 року справу передано до Верховного Суду. 
 
Згідно із протоколом автоматизованого розподілу справи між суддями  від 05 червня 2019 року справу призначено судді-доповідачу Черняк Ю. В.
 
Ухвалою Верховного Суду від 18 липня 2019 року справу призначено до судового розгляду. 
 
Позиція Верховного Суду 
 
Згідно із частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час виникнення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. 
 
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційних скарг, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду вважає, що касаційні скарги не підлягають задоволенню. 
 
Фактичні обставини, встановлені судами
 
Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідно до витягу із ліцензійного договору стосовно використання знаків для товарів і послуг від 16 грудня 2014 року за міжнародними реєстраціями від 15 лютого 2006 року № 882776 та від 15 червня 1989 року № 541336 Компанія «Цвак Унікум Нірт.» отримала виключну ліцензію від власника міжнародних реєстрацій № 882776 та № 541336 Компанії «Зет енд Ю Спірітоушен Маркетинг ГмбХ» на будь-яке використання знаків за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 та захист прав на них, у тому числі на території України, що підтверджується витягом з ліцензійного договору стосовно використання торговельних марок (далі - витяг з ліцензійного договору).
 
У розділі 4 витягу з ліцензійного договору зазначено, що для уникнення будь-яких сумнівів, цей витяг з ліцензійного договору становитиме письмову згоду ліцензіара щодо початку компанією справ (подання позовів), зазначених вище у розділі 3 цього витягу. Міжнародна реєстрація № 882776 діє на території України у повному обсязі з 15 лютого 2006 року, а міжнародна реєстрація № 541336 діє на території України з 15 червня 1989 року. 
 
Згідно з розділом 3 витягу з  ліцензійного договору власник міжнародних реєстрацій № 882776 та № 541336 уповноважує позивача розпочинати в Україні справи (подавати позови) проти порушення прав на торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 та/або щодо визнання недійсними реєстрацій будь-яких торговельних марок, включаючи реєстрації торговельних марок за міжнародними реєстраціями, дія яких поширена на території України, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336, включають будь-які характерні елементи вказаних торговельних марок, схожі елементи або імітації таких елементів, зокрема, словесний елемент «Zwack» або «Unicum», кулеподібну форму пляшки, комбінації кольорів. 
 
Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 882776 зареєстрований для товарів класу 33 МКТП: вина; спиртові напої та лікери (крім пива). 
 
26 вересня 2011 року Державна служба інтелектуальної власності України здійснила реєстрацію комбінованої торговельної марки «ENERGY & UNIQUM» за свідоцтвом № 145527 , а 10 січня 2013 року - реєстрацію комбінованої торговельної марки «ENERGY & UNIQUM» за свідоцтвом № 165576. Власником вищевказаних свідоцтв на знаки для товарів і послуг є  ОСОБА_1 
 
Знаки зареєстровані, зокрема, для товарів класу 32 МКТП: пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; складники для виготовляння газованих вод; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас (безалкогольні напої); коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; складники для виготовляння мінеральних вод; молоко мигдалеве (напій); напої з молочної сироватки; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; порошки для виготовляння газованих напоїв; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи на лимонади; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; сусла; таблетки для виготовляння газованих напоїв; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети (напої); яблучний сік.
 
Товарів класу 33 МКТП: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; лікери; м`ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові, послуг класу 35 МКТП: рекламування та розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари через магазини роздрібної та оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через мережу Інтернет.
 
Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, і застосовані норми права
 
Згідно з положеннями частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. 
 
Відповідно до вимог частини першої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. 
 
Враховуючи суб`єктний склад спору, а саме те, що позивач Компанія «Цвак Унікум Нірт.» (Республіка Угорщина) є іноземною юридичною особа, ця справа має іноземний елемент і охоплюється предметною сферою Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 року. 
 
Право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України.  
 
Статтею 37 Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 року визначено, що до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав. 
Відповідно до підпункту 1 (а) статті 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року: «(1)(а) 3 дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони».
 
При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:
ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
цінність, що асоціюється зі знаком.
 
З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.
 
Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (яка набула чинності для України з 25 грудня 1991 року), країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.
 
Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.
 
Пунктом 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
 
Відповідно до пунктів 2, 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.
 
Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
 
У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.
 
Відповідно до висновку експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності  № 1033, складеного 22 вересня 2015 року за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності, знаки за свідоцтвами України № 165576, № 145527 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336; словесні позначення «UNIQUM», що включені до знаків за свідоцтвами України № 165576, № 145527 , є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком «UNICUM», за Міжнародною реєстрацією №  882776 ; послуги класу 35 МКТП, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами України № 165576, № 145527, а саме:
- рекламування та розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари через магазини роздрібної та оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через мережу Інтернет, в частині, що стосується безпосереднього сприяння продажу (зокрема, через Інтернет) та рекламування товарів класу 32, 33 МКТП;
- є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки за Міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336.
 
Згідно з висновком експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 04 липня 2016 року № 083/16, всі товари 32 і 33 класу, щодо яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 165576, № 145527, є в частині такими самими та в цілому спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336.
Послуги класу 35 МКТП розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари через магазини роздрібної та оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через мережу Інтернет, в частині, що стосується безпосереднього сприяння продажу (зокрема, через Інтернет), для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами України № 165576, № 145527 є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336.
Знак за свідоцтвом України № 165576 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими в Україні знаками за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 стосовно товарів 32, 33 класів та послуг 35 класу з розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари через магазини роздрібної та оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через мережу Інтернет, в частині, що стосується безпосереднього сприяння продажу (зокрема, через Інтернет).
Знак за свідоцтвом України № 145527 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими в Україні знаками за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336 стосовно товарів 32, 33 класів та послуг 35 класу з розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари через магазини роздрібної та оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через мережу Інтернет, в частині, що стосується безпосереднього сприяння продажу (зокрема, через Інтернет).
 
Дослідивши зазначені висновки судових експертиз, судами попередніх інстанцій було встановлено, що результати висновку судової експертизи у справах інтелектуальної власності від 22 вересня 2015 року № 1033 співпадають з результатами висновку експерта від 04 липня 2016 року № 083/16; вони складені судовими експертами, належним чином атестованими за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».
 
З урахуванням наведеного, суди дійшли обґрунтованого висновку, що судовими експертизами встановлено, що знак для товарів і послуг згідно  зі свідоцтвом України № 165576 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими в Україні знаками за міжнародними реєстраціями № 882776 та № 541336, які належать позивачу, а тому правомірно задовольнили позовні вимоги в частині визнання частково недійсними свідоцтв України № 165576, № 145527 на знаки для товарів і послуг. 
 
Оскільки позовні вимоги до Державної служби інтелектуальної власності України є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, то позов у частині зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними свідоцтв України № 165576, № 145527 на знаки для товарів і послуг частково, для усіх товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг та частини послуг класу 35 Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: рекламування та розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів класу 32, 33 Міжнародної класифікації товарів і послуг, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари через магазини роздрібної та оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі, за допомогою електронних засобів, через мережу Інтернет та опублікувати вказані відомості в Офіційному бюлетені «Промислова власність» також був вірно задоволений судами попередніх інстанцій. 
 
Доводи, викладені у касаційній скарзі ОСОБА_1 та ТОВ «Котнар-М», про те, що судові експертизи було проведено з порушенням Інструкції про проведення експертиз, що не є допустимими доказами у розумінні статті 58 ЦПК України 2004 року, - вже спростовано судом апеляційної інстанції. Водночас, зазначаючи про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, скаржник насправді фактично вдається до заперечення обставин, встановлених попередніми судовими інстанціями, та перегляду вже здійсненої цими судами оцінки доказів зі справи.
 
Відповідно до частини першої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
 
В основу оскаржуваних судових рішень покладено не лише вказані висновки, а й здійснене судами повне, всебічне, об`єктивне та безпосереднє дослідження наявних у матеріалах справи доказів.
 
Інші доводи касаційної скарги про порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права також зводяться до переоцінки досліджених судами доказів, висновків судів не спростовують та не дають підстав для скасування оскаржуваних судових рішень. 
 
Порушень норм процесуального права, що призвели до неправильного вирішення справи, колегія суддів не встановила.
 
Згідно із статтею 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

 
Керуючись статтями 400, 409, 410, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду 
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційні скарги ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» залишити без задоволення. 
 
Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 10 березня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 31 травня 2017 року залишити без змін. 
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                     Д. Д. Луспеник

Судді                                                                                                 І. А. Воробйова 

                                                                                                           Г. В. Кривцова 

                                                                                                           Р. А. Лідовець 

                                                                                                           Ю. В. Черняк