ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року 
м. Київ

справа №  922/2507/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,
за участю помічника судді Наумкіної П.В. (за дорученням головуючого судді),

представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Тара" (далі - ТОВ "Тара", позивач) - Гур`єва А.А. (адвокат, посв. № 2064 від 18.01.2017),
відповідача - фізичної особи підприємця Кузнецова Дмитра Олександровича (далі - ФОП Кузнецов Д.О., відповідач) -   Семашка Д.М. (адвокат, свідоцтво № 1948/10 від 26.07.2001),

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ФОП Кузнецова Д.О.
на рішення господарського суду Харківської області від 06.12.2018 (головуючий  - суддя Новікова Н.А.), 
постанову Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 (головуючий - суддя Гребенюк Н.В., судді Зубченко І.В., Пушай В.І.),
додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 (головуючий - суддя Гребенюк Н.В., судді Медуниця О.Є., Чернова Л.Ф.)

зі справи №    922/2507/18
за позовом ТОВ "Тара"
до ФОП Кузнецова Д.О. 
про стягнення компенсації за порушення авторських прав у розмірі 40 000 грн., зобов`язання відповідача надати інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1", про канали їх розповсюдження та про стягнення з відповідача штрафу до Державного бюджету України в розмірі 4    000 грн.,

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. ТОВ "Тара" звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до ФОП Кузнецова Д.О. про: стягнення суми компенсації за порушення авторських прав у розмірі подвоєної паушальної суми винагороди у розмірі 40000, 00 грн.; зобов`язання відповідача надати у письмовій формі інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1", та про канали їх розповсюдження; про стягнення штрафу у розмірі 4000, 00 грн. до Державного бюджету України, що становить 10 % суми, яка підлягає стягненню.  

1.2 Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 15, 32, 50, 52 Закону України    від 23.12.1993 № 3792-XII "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон № 3792) та статті 426 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) мотивовано порушенням ФОП Кузнецовим Д.О. майнових авторських прав на твір, а саме: розповсюдженням (продажу) контрафактного диску зчеплення ТМЗ-80 (85-1601130).  

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції , постанови суду апеляційної інстанції та додаткової постанови

2.1. Рішенням господарського суду Харківської області від 06.12.2018, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 позов задоволено: 
- стягнуто з відповідача на користь позивача: 40 000    грн. компенсації за порушення авторських прав; 4 000    грн. штрафу до Державного бюджету України; витрати зі сплати судового збору 3 524    грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 9 000 грн.;
- зобов`язано відповідача надати у письмовій формі позивачу інформацію (документи) щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1", та про канали їх розповсюдження;
- в іншій частині позову щодо стягнення витрат на правову допомогу відмовлено.

2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням на приписи статей 15, 50, 52 Закону № 3792 та статті 426 ЦК України мотивовано обґрунтованістю позовних вимог у задоволеній їх частині.

2.3. Додатковою постановою Східного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 
стягнуто з відповідача на користь позивача витрати на правову допомогу у розмірі                  5 000 грн.

2.4 Додаткову постанову мотивовано обґрунтованістю вимог заяви позивача про ухвалення додаткового судового рішення щодо розподілу судових витрат за результатами апеляційного провадження.  

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги

З урахуванням доповнень до касаційної скарги відповідач, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, нез`ясування ними обставин справи та доказів, просить скасувати оскаржувані судові рішення у справі повністю та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог ТОВ "Тара", а також стягнути з позивача на користь відповідача суму сплачених судових витрат. 

4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ 

4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу та доповнення до неї

4.1.1. Місцевим та апеляційним господарськими судами: 
- не застосовано норми матеріального права, які підлягають застосуванню (абзац третій частини п`ятої статті 11 Закону № 3795, частина перша статті 494 ЦК України);
- порушено норми процесуального права, а саме встановлено обставини, що мають суттєве значення для справи, на підставі недопустимих доказів, а саме акта огляду (порівняльного дослідження) від 31.07.2018 № 2, контрафактного диску зчеплення           МТЗ-80 85-1601130;
- незаконно покладено на відповідача обов`язок з доведення своєї невинуватості;
- не надана мотивована оцінка кожному аргументу відповідача;
- не встановлено, що договір про передачу виключних авторських майнових авторських прав на твір не містить умов щодо території, на яку поширюється передаване право відповідно до статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права";
- під час апеляційного перегляду не враховано принцип співмірності та співрозмірності при визначенні розміру судових витрат.

4.2. Позиція позивача 

4.2.1. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Тара" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані рішення та постанову - без змін.

4.2.2. Посилаючись на норми статті 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права" позивач зазначає, що реєстрація авторського права на твір не є обов`язковою, а факт авторства може доводитися будь-якими іншими, незабороненими законом засобами. Судами законно та обґрунтовано встановлено факт наявності майнових авторських прав ТОВ "Тара". 

4.2.3. Вказуючи статтю 1166 ЦК України, позивач стверджує, що ТОВ "Тара" надало докази, які повністю відповідають критеріям належності, допустимості, достатності, достовірності та підтвердило наявність своїх авторських прав, ідентифікувало ФОП Кузнецова Д.О. як належного відповідача у справі, а також довело факт порушення ним авторських прав. 

РОЗГЛЯД СПРАВИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ 

Розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 08.07.2019 № 29.3-02/1106 у зв`язку з перебуванням судді Колос І.Б. на лікарняному призначено повторний автоматичний розподіл судової справи № 922/2507/18, відповідно до якого визначено склад колегії суддів: Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.

5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

5.1.  03.02.2014 між ФОП Мартіросян Е.Г. та ТОВ "Тара" укладений Договір про передачу виключних майнових авторських прав на твір, відповідно до умов якого автор передає правонабувачу на строк, визначений цим договором, усі виключні майнові авторські права на твір (твір образотворчого мистецтва (малюнок), графічне зображення логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1"), який міститься у додатку № 1 до договору і є його невід`ємною частиною, а правонабувач набуває їх та сплачує автору винагороду (роялті) одноразово у розмірі 20000,00 грн.

5.2. Пунктом 11 Договору передбачено передачу правонабувачу виключних майнових авторських прав, що встановлює право набувача на власний розсуд, на строк даного договору, на території всього світу самостійно та/або разом з третіми особами здійснювати використання твору та/або окремої його частини (у тому числі оригінальної назви), а також надавати дозвіл або забороняти використання твору іншим особам, що передбачає: 
- відтворення у будь - якій матеріальній формі (у тому числі цифровій); 
- публічне виконання і публічне сповіщення;
- публічну демонстрацію і публічний показ;
- переробки, адаптації, переклад та будь - які інші подібні зміни;
- подання твору до загального відома (опублікування) публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь - якого місця і у будь-який час за їх власним вибором (у тому числі за допомогою мережі Інтернет та/або інших новітніх цифрових технологій); 
- включення твору як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій та/або будь - яких інших творів;
- здавання в майновий найм і/або комерційний прокат; 
- використання як комерційного найменування та/або торговельної марки;
- експортування та/або імпорт примірників твору;
- розповсюдження твору у будь - якій формі та будь яким способом;
- передання (відчуження) виключних майнових авторських прав на твір будь - яким третім особам або іншим чином розпорядження ними;
- захист виключних майнових авторських прав на твір у судовому порядку, а також у будь - якій інший спосіб, не заборонений законом; 
- використання твору, дозволу або заборона використання твору іншим особам у будь - якій іншій формі та будь - яким іншим способом та те, що наведений вище перелік не є вичерпним.

5.3. Відповідно до пункту 2.2 Договору автор у повному обсязі передає права на твір правонабувачу на строки, визначені цим договором, що передбачає виключне право останнього використовувати твір, дозволяти або забороняти використання твору іншим особам, а також передавати повністю або частково й права на твір третім особам.

5.4. Згідно з пунктом 3.1 Договору автор не зберігає за собою право використовувати твір, дозволяти або забороняти використання твору іншим особам, а також передавати повністю або частково права на твір третім особам протягом строку, визначеного пунктом 9.1 Договору. Одноособовим власником прав на цей період є правонабувач.

5.5. Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2030 включно ( пункт 9.1).

5.6. Відповідно до акта приймання - передачі від 03.02.2014, який є невід`ємною частиною договору, ФОП Мартіросян Е.Г. передав, а ТОВ "Тара" прийняло твір образотворчого мистецтва (малюнок), графічне зображення логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1" в паперовому та електронному вигляді.

5.7. Згідно із свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 25.12.2015 № 206807, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" було створено та зареєстровано у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.12.2015.

5.8. 27.07.2018 представниками позивача у магазині № 53/55 ряд 2 авторинку "Лоск", що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, майдан Ю. Кононенка, 1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП Кузнецов Д.О. , було придбано диск зчеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1".

5.9. З акта огляду (порівняльного дослідження) № 2 контрафактного диску зчеплення             МТЗ-80 85-1601130 від 31.07.2018, підписаного директором ТОВ "ТАРА", начальником відділу технічного контролю ТОВ "ТАРА", головним конструктором ТОВ "ТАРА" та представниками ТОВ "ТАРА", встановлено, що куплений у відповідача диск зчеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1" не виготовлявся позивачем та не вводився в обіг, у зв`язку з чим вказана продукція є контрафактною, що свідчить про розповсюдження відповідачем контрафактної продукції, виключні авторські права на яку належать позивачу. 

5.10. Суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що в матеріалах справи відсутні, а відповідачем, на порушення статей 73, 74 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), не надано доказів, які б свідчили про відсутність у діях останнього порушення виключних майнових авторських прав позивача.

5.11. Згідно з умовами Додатку № 2 до Договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014 позивач одноразово сплачує Мартіросяну Е.Г. як автору винагороду у розмірі 20 000 гривень. Суди дійшли висновку, що ця сума є базовою розрахунковою величиною для визначення розміру компенсації за порушення майнових авторських прав.

5.12. Відповідно до Договору про надання професійної правничої допомоги № 01/06/18 від 01.06.2018, укладеного між позивачем та Адвокатським бюро "Гур`єв і партнери", клієнт (позивач) доручає, а адвокатське бюро бере на себе зобов`язання надати професійну правничу допомогу (юридичні послуги), які споживаються в процесі вчинення певної дії або здійсненні певної діяльності, а клієнт зобов`язується прийняти її та оплатити зазначені послуги. Відповідно до пункту 10.2 та пункту 2.4 визначено, що остаточний розмір гонорару за надання професійної правничої допомоги визначається сторонами Додатковою угодою до даного договору.

5.13. Відповідно до Додаткової угоди № 3 від 16.01.2019 Клієнт доручає, а Адвокатське бюро зобов`язується надати професійну правничу допомогу в рамках господарського судочинства щодо захисту прав інтелектуальної власності у Східному апеляційному господарському суді під час розгляду справи № 922/2507/18. Сторони дійшли беззаперечної згоди, що для виконання доручення Клієнта Адвокатським бюро надаються такі види правничої допомоги з наступним визначенням розміру гонорару (винагороди): представництво інтересів Клієнта у апеляційному господарському суді (не більше трьох засідань) - 5000 грн. 

5.14. Загальна сума гонорару (винагороди) складає 5000 грн. та сплачується Клієнтом до 20.01.2019.

5.15. На виконання Додаткової угоди від 16.01.2019 № 3  між позивачем та відповідачем підписано акт № 3 приймання-передачі наданих послуг від 12.02.2019, яким підтверджується надання адвокатом послуг, визначених договором; окрім цього, відповідно до платіжного доручення від 17.01.2019 №113 позивачем сплачено на користь Адвокатського бюро 5 000 грн. у порядку, розмірі та в строки, визначені договором про надання правової допомоги.

5.16. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про підтвердження надання позивачу адвокатом послуг, пов`язаних із наданням правничої допомоги, у сумі 5000 грн. 

6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

6.1. Цивільний кодекс України:

частина перша статті 16:

- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу;
стаття 422:

- право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором;

6.2. Закон України № 3792-XII:

пункт 8 частини першої статті 8:

- твори образотворчого мистецтва є об`єктами авторського права;

стаття 1:

- твором образотворчого мистецтва, у тому числі є малюнок;

- контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб`єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися;

- розповсюдження об`єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка дія, а допомогою якої об`єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об`єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об`єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором;

пункт "б" частини першої статті 15:

- до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належить, виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами;

пункти "а" і "б" частини першої статті 50:

- порушеннями авторського права є, зокрема вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтею 15 цього Закону, а також піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав;

пункт "г" частини другої статті 52:

- суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

6.3. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993                № 3689-XII:

стаття 1:
- знак - позначення,  за  яким  товари  і  послуги  одних  осіб 
відрізняються  від  товарів і послуг інших осіб;

частини друга та четверта статті 5:

- об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті;

- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг; 

пункт 4 статті 16:

- використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, 
пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет,  зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для  продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

пункт 5 статті 16:

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

6.4. Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України):

стаття 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:
1) письмовими, речовими і електронними доказами;
2) висновками експертів;
3) показаннями свідків;

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; 

пункт 2 частини першої статті 308: 

- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;

частина шоста статті 310:

- підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі;

7. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

7.1. Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

7.2. Згідно з частиною другою статті 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

- застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

- зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

- вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

- застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

- опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

7.3. Відповідно до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. 

7.4. Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як стягнення компенсації за порушення авторських прав, припинення дій, що порушують права, відшкодування збитків тощо, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності.

7.5. Касаційний господарський суд зазначає, що перевірка відповідності заявленого позивачем способу захисту порушеного права допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

7.6. У разі коли один матеріальний об`єкт поєднує ознаки декількох самостійних об`єктів права інтелектуальної власності (як малюнка як об`єкта авторського права, так і знака для товарів і послуг), спосіб захисту порушеного права визначається характером такого порушення.
7.7. Судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що на підставі договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014 та        свідоцтва на знак для товарів і послуг № 206807 від 25.12.2015, виданого Державною службою інтелектуальної власності України, позивачу належать виключні майнові авторські права на твір образотворчого мистецтва (малюнок) логотип "ІНФОРМАЦІЯ_1" та виключні майнові права на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1". Суди також дійшли висновку, що з боку відповідача мало місце розповсюдження (продажу) контрафактного диску зчеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1"; недоведення відповідачем додержання ним вимог ЦК України і Закону № 3792-XII при розповсюдженні (продажу) названого товару; неспростування відповідачем визначеної цивільним законодавством презумпції винного заподіяння шкоди.

7.8. Для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям серед іншого, слід було встановити:

- який об`єкт інтелектуальної власності використано відповідачем і в чому саме полягало використання, якщо об`єкт авторського права (малюнок) і торговельної марка збігаються;
- з`ясувати повний перелік суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва - малюнку "ІНФОРМАЦІЯ_1" та його художню сутність;
- визначити характер порушення; 
- визначити розмір компенсації за порушення авторського  права як специфічного способу захисту порушення авторського  права.

7.9. Розміщення малюнку як об`єкту образотворчого мистецтва безпосередньо на будь-якій поверхні не є безумовним свідченням контрафактності самого об`єкта, на якому цей малюнок розміщений, оскільки саме функцією торговельної марки є відрізнення товарів та послуг одних осіб від товарів та послуг інших.  

Як установлено судами попередніх інстанцій з обставин справи, відповідачем реалізовувався товар, який сам містив певний малюнок, схожий на той, що належить позивачу, так само схожий малюнок був розміщений і на упаковці товару.

Суди мали встановити та конкретизувати, в чому саме полягало використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці.

7.10. Суди мали встановити суттєві ознаки малюнку, який розміщений як на товарі, так і на упаковці (використаною відповідачем), та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнку), графічного зображення зареєстрованого логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, кольором, формою, розміром тощо), що належить позивачу.

7.11. За результатами порівняння слід було визначити, чи співпали будь-які ознаки та чи є малюнки ідентичними або схожими, але не ідентичними. 

7.12. За необхідності питання, пов`язані із встановленням ідентичності або схожості до ступеня сплутування із спірним малюнком, можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. 

7.13. У матеріалах справи міститься лише акт огляду (порівняльного дослідження) від 31.07.2018 № 2 контрафактного диску зчеплення МТЗ-80 85-1601130, складений та підписаний директором ТОВ "Тара" Мартіросяном Е.Г., начальником відділу технічного контролю ТОВ "Тара" Валенком Е.В. , головним конструктором ТОВ "Тара" Філюком Г.Е. , представниками за довіреністю Гур`євим А.А. та Юркевичем О.А . Інші докази, які б підтверджували або спростовували наявність чи відсутність суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнка), відсутні. 

7.14. Отже, висновки місцевого та апеляційного господарських судів щодо розповсюдження (продажу) відповідачем диску зчеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу "ІНФОРМАЦІЯ_1" як контрафактного товару є передчасними, неконкретизованими і такими, що не ґрунтуються на наявних у матеріалах справи та досліджених судом доказах. 

7.15. Окремим питанням судового дослідження мав бути розмір компенсації за порушення авторського  права як специфічного способу захисту. Розмір  компенсації  визначається  судом  у  межах  заявлених  вимог  у  залежності  від  характеру  порушення,  ступеню  вини  відповідача  та  інших  обставин.  Зокрема,  враховується:  тривалість  порушення  та  його  обсяг  (одно-  або  багаторазове  використання  об`єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої  особи;  розмір  доходу,  отриманого  внаслідок  правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених  відповідачем  порушень  виключного  права  даного  позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього  зусилля  тощо.  Відповідні  мотиви  визначення  розміру  компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

7.16. Зазначене свідчить про порушення судами норм процесуального права, зокрема статей 73, 76-79 ГПК України, а тому у цій частині доводи касаційної скарги беруться до уваги Касаційним господарським судом як обґрунтовані.  

7.17. Щодо доводів скаржника з приводу незастосування принципу невинуватості, закріпленого у статті 62 Конституції України, Касаційний господарський суд зазначає таке.

7.18. Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб`єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

- факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об`єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);
- шкоди, завданої суб`єктові права інтелектуальної власності;
-причинно-наслідкового зв`язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;
- вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

7.19. Водночас відсутність вини порушника не звільняє його від обов`язку припинити порушення права інтелектуальної власності і так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав. 

За таких обставин вказаний довід відхиляється Касаційним господарським судом. 

7.20. Касаційний господарський суд відхиляє доводи касаційної скарги з приводу того, що Договір від 03.04.2014 не містить умов щодо території, на яку поширюється передане право використання твору ТОВ "Тара" відповідно до статті 33 Закону № 3792, а тому не може бути використаний судом з огляду на таке.

Положення статті 204 Цивільного кодексу України закріплюють презумпцію правомірності правочину. Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов`язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Розглянута судами справа пов`язана з охороною права інтелектуальної власності під час якої не є явно визначальним вирішення питань щодо реалізації прав інтелектуальної власності. 

7.21. Щодо доводів скаржника з приводу встановлення обставин у справі на підставі недопустимих доказів Касаційний господарський суд дійшов висновку про те, що при вирішенні спору попередні судові інстанції не дотримались вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, фактично не дослідили та не оцінили зміст правовідносин, не з`ясували справжню природу характеру правопорушення, не виокремили елементи, які є домінуючими і спричинили спірне правове відношення, а тому судові рішення зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права. 

7.22. Таким чином, судами першої та апеляційної інстанції надано неповну юридичну оцінку доказам у справі, не з`ясовано усіх фактичних обставин справи, на які посилаються сторони як на підставу своїх вимог і заперечень, що є наслідком порушення норм процесуального права та призвело до передчасних висновків про задоволення позову. 

7.23. Водночас Верховний Суд зазначає, що імперативними приписами частини другої статті 300 ГПК України чітко встановлено межі перегляду справи судом касаційної інстанції, а саме: суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Компетенція суду касаційної інстанції відповідно до частини першої вказаної статті полягає виключно в перевірці правильності застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи. 

7.24. У зв`язку із скасуванням постанови Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 у Касаційного господарського суду скасуванню підлягає і додаткова постанова Східного апеляційного господарського суду від 08.04.2019.

8. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ 

8.1. Касаційна скарга ФОП Кузнецова Д.О. підлягає частковому задоволенню.

8.2. Відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України рішення суду першої інстанції, постанова та додаткова постанова суду апеляційної інстанції підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

8.3. Під час нового розгляду справи судам слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об`єктивного встановлення обставин справи, прав і обов`язків сторін і, в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством, вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення у судовому рішенні, ухваленому за результатами судового розгляду.

8.4. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу фізичної особи підприємця Кузнецова Дмитра Олександровича задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Харківської області від 06.12.2018, постанову Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 та додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 зі справи № 922/2507/18 скасувати.

3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду Харківської області. 

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                       Т. Малашенкова 

Суддя                                                                                                        І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                                         В. Селіваненко