ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року 
м. Київ

Справа №  911/2674/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.,
за участю помічника судді Наумкіної П.В. (за дорученням головуючого судді),

представників учасників справи:
позивача - компанії "XIAOMI H.K. Limited" (далі - Компанія, Компанія "XIAOMI H.K. Limited", скаржник) - ОСОБА_1 (адвокат, посвідчення  від 15.12.2008 №0278,                                                                
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (далі - Товариство, ТОВ "Ен-Ай-Ес") - Вертузаєва І.М. адвокат, посвідчення від 08.10.2015 №    5430/10),
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Київської митниці Державної фіскальної служби України (далі - Митниця, Київська митниця ДФС) - не з`явилися,

розглянув касаційну скаргу Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 (головуючий  - суддя Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В. і Отрюх Б.В.)
зі справи №    911/2674/17
за позовом Компанії
до Товариства
про припинення порушення прав інтелектуальної власності,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - Митниця.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Компанія у вересні 2017 року звернулася до господарського суду Київської області з позовом до Товариства (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) про: заборону відповідачу здійснювати розповсюдження товарів - смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №    125100/2017/320787, на території України; вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару - смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb- 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №    125100/2017/320787.

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані неправомірним (з порушенням прав інтелектуальної власності) ввезенням відповідачем на територію України спірного товару, який маркований торговельними марками "Xiaomi", "Mi", "RedMi" без дозволу правовласника (позивача).

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

2.2. Рішенням Господарського суду Київської області від 25.09.2018 (суддя Антонова    В.М.): заборонено Товариству здійснювати розповсюдження товарів: смартфонів Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №125100/2017/320787 на території України;  вирішено вилучити з цивільного обороту і знищити контрафактний товар: смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., подані до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 № UA 125100/2017/320787; стягнуто з Товариства на користь Компанії 8    000 грн. зі сплати судового збору. 

2.3. Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що: міжнародна реєстрація торговельних марок Компанії "XIAOMI Inc." відбулася в період дії ліцензійної угоди;  ліцензійною угодою сторони поширили сферу її дії на правовідносини, які існували між компаніями до реального моменту її укладення, в тому числі на правовідносини щодо використання позивачем товарних знаків, що будуть зареєстровані Компанією "XIAOMI Inc." протягом усього терміну дії цієї угоди; ліцензійна угода станом на день розгляду спору в суді залишається чинною; Компанія є законним правовласником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi", право на використання яких набуте нею на підставі укладеної з Компанією "XIAOMI Inc." ліцензійної угоди; ліцензійна угода, укладена між Компаніями "XIAOMI Inc." та "ХIAOMI H. K. Limited", повністю відповідає законам і правилам Китаю, в тому числі в частині відсутності реєстрації торговельної марки, оскільки станом на момент укладення ліцензійної угоди вимога щодо подачі заявки про реєстрацію торговельної марки була необов`язковою. Крім того, місцевий господарський суд виходив з того, що представники, визначені в довіреності Компанії "Alderman Management Ltd" від 25.05.2017, в т.ч. представник ОСОБА_1 , який підписав позовну заяву у даній справі, були наділені правом звертатися з позовом до суду в інтересах Компанії для захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки Компанії "XIAOMI Inc." Також місцевий господарський суд виходив з того, що документи, надані Товариством на підтвердження законності придбання товару у офіційного дистриб`ютора Компанії "XIAOMI Inc." - Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD",  не доводять правомірності використання відповідачем на заявлених до ввезення в Україну смартфонах торговельних марок бренду "Xiaomi", оскільки на підставі довіреності від 23.08.2016, виданої Компанією "Xiaomi Communications CO., LTD" (яка є афілійованою організацією Компанії "XIAOMI Inc.") Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD", остання уповноважена бути дистриб`ютором Xiaomi з повними правами, авторизацією та юридичним правом імпортувати, продавати, рекламувати, розповсюджувати саме авторизованого обладнання, яким є аксесуари, техніка для дому, обладнання Інтернету, речей, роутери, ТВ, аудіо, пристрої для спорту тощо, і лише на території Гонконгу.

2.4. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019: апеляційну скаргу Товариства задоволено; рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 у справі № 911/2674/17 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено; стягнуто з Компанії на користь Товариства 4 800    грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

2.5. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що: представники, визначені в довіреності Компанії "Alderman Management Ltd" від 25.05.2017 року, в т.ч. представник ОСОБА_1 , який підписав позовну заяву у даній справі, були наділені правом звертатися з даним позовом до суду в інтересах Компанії для захисту прав інтелектуальної власності останньої; на момент укладення ліцензійної угоди про товарні знаки (07.04.2010), укладеної Компанією "XIAOMI Inc." (ліцензіар) та Компанією "XIAOMI H.K. Limited" (ліцензіат), діяв Закон Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" зі змінами в редакції від 27.10.2001; договір на ліцензійне використання торговельної марки відповідно до норм абзацу третього статті 40 Закону Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" (в редакції, чинній на момент укладення угоди) підлягав обов`язковій реєстрації в Управлінні по торговельним маркам; докази реєстрації ліцензійної угоди позивачем суду не надані та у справі відсутні. 

За таких обставин суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що надана позивачем ліцензійна угода від 07.04.2010, укладена між Компанією "XIAOMI Inc." та Компанією, не є належним та допустимим доказом передачі їй прав на торговельні марки "Xiaomi", "Mi", "RedMi"  в розумінні статей 76-77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), оскільки, всупереч приписам законодавства КНР, ліцензійна угода від 07.04.2010 не зареєстрована належним чином в Управлінні по торговельним маркам.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. У касаційній скарзі до Верховного Суду Компанія просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019, а рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 у справі №    911/2674/17 залишити в силі.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

4.1. Скаржник вважає оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню, оскільки судом неповно з`ясовано всі обставини, що мають значення для справи, а висновки, викладені в оскаржуваній постанові, не відповідають обставинам справи.  

4.2. Компанія стверджує, що судом апеляційної інстанції невірно застосована норма Закону Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" та проігноровано поданий позивачем переклад даної норми. Зокрема, скаржник стверджує, що відповідно до абзацу третього статті 40 Закону Китайської Народної Республіки (далі    - КНР) "Про товарні знаки" ліцензійний договір має обліковуватись в Управлінні по торговельним маркам, але разом з тим у цій статті відсутнє посилання на його обов`язкову реєстрацію. Так само відсутня в статті 40 цього Закону і норма про те, чи має вплив відсутність реєстрації ліцензійної угоди на чинність прав, що були передані за такою угодою іншій особі. І це, на думку скаржника, є цілком логічним, оскільки ця редакція Закону КНР "Про товарні знаки" (від 2001 року) взагалі не передбачає реєстрації ліцензійної угоди в Управлінні по торговельним маркам, тому, відповідно, вона не містить і наслідків відсутності такої реєстрації.

Зазначене, за твердженням скаржника, підтверджується й аналізом абзацу третього статті 43 Закону КНР "Про товарні знаки" у редакції від 2013 року. Так, у статті 43 цього Закону у вказаній редакції зазначається, що у випадку видачі ліцензії на використання зареєстрованої торговельної марки іншим особам ліцензіар зобов`язаний надати ліцензію на використання торговельної марки для реєстрації до Управління по торговельним маркам, яке дає відповідне оголошення. Без реєстрації ліцензія на використання торговельної марки не може бути використана проти сумлінної третьої особи.

4.3. Компанія вважає, що судом апеляційної інстанції не в повній мірі досліджено законодавство КНР в цілому і Закон КНР "Про товарні знаки", зокрема в редакції, яка діяла на момент укладення ліцензійної угоди.  

4.4. Скаржник зазначає, що посилання на статтю 52 Закону КНР "Про договори", викладені в оскаржуваній постанові, не є коректними та не можуть вважатись такими, що підтверджують позицію відповідача. Так, суд апеляційної інстанції наводить зміст вказаної статті, але разом з тим суд не зазначає, якій саме з перелічених вимог не відповідає ліцензійний договір, укладений у 2010 році.

4.5. Компанія стверджує, що спірна продукція є контрафактною та зазначає таке: 
- "Лист авторизація", який начебто підтверджує статус дилера XIAOMI, був підписаний не власниками ТМ ХІАОМІ, а зовсім іншою особою, а саме компанією XIAOMI Communications СО., LTD, яка не є власником торговельних марок бренду ХІАОМІ. Жодних даних про те, що вказана компанія має право на продаж смартфонів торговельних марок «Xiaom», «Мі» або «Redmi» до суду жодної з інстанцій надано не було;
- відповідно до "Листа авторизації", пункт 1, вказано, що Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co., LTD має право продавати лише "аксесуари, техніку для дому, роутери, ТВ. аудіо, пристрої для спорту тощо". Мобільні телефони та смартфоні у цьому переліку відсутні. Більш того, відповідно до пункту а) такого "Листа" авторизованими (тобто дозволеними для розповсюдження) територіями є тільки Гонконг, а не Україна; 
- на підтвердження того, що Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co., LTD не могла продати спірні смартфони відповідачу, в матеріалах справи міститься спільний лист правовласника торговельних марок «Хіаоmі», «Мі» та «Redmi» компанії Хіаоmі inc. та Хіаоmі Communications Co., Ltd, відповідно до якого чітко зазначається, що власник вказаних торговельних марок не поставляв продукцію на базі смартфонів зазначеному дилеру, та взагалі прав на продаж продукції на базі смартфонів у зазначеного дилера немає. Відтак дослідити походження спірного товару є неможливим, але очевидним є той факт, що цей спірний товар не вводився в обіг зі згоди правовласника.

4.6. Компанія зазначає, що до даних правовідносин не може бути застосовано пункт 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки спірний товар не був ведений в цивільний оборот зі згоди правовласника.

4.7. Скаржник вказує на те, що у Ліцензійній угоді прямо зазначається коло об`єктів, на які має розповсюджуватись її дія. З метою підтвердження передачі прав саме на торговельні марки Хіаоmі», «Мі» та «Redmi» до суду був наданий письмовий документ, відповідно до якого правовласник дійсно підтвердив передачу прав на вказані торговельні марки позивачу на території України.

5. Позиції, викладені у відзивах на касаційну скаргу
5.1. До Касаційного господарського суду 10.07.2019 від ТОВ "Ен-Ай-Ес" надійшло клопотання про поновлення строку для подання відзиву та відзив на касаційну скаргу.

За приписами частини першої статті 295 ГПК України учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції. У даному разі ухвалою Верховного Суду від 03.06.2019 учасникам справи було встановлено строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 21.06.2019. Однак, ТОВ "Ен-Ай-Ес" відзив на касаційну скаргу подано лише 10.07.2019, тобто поза межами зазначеного строку. Водночас положеннями ГПК України встановлено, що: 

- у суді касаційної інстанції касаційна скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції (стаття 301); 
- у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (частина дев`ята статті 165).

Відповідачем відзив на касаційну скаргу подано не у встановлений судом строк, однак ТОВ "Ен-Ай-Ес" просить поновити строк на подання відзиву на касаційну скаргу, оскільки 10.06.2019 змінився директор Товариства, акта приймання-передачі фінансово-господарських документів не підписувалося, жодних документів не передавалося. За твердженням Товариства, про дану справу чинному директору ТОВ    "Ен-Ай-Ес" стало відомо тільки 03.07.2019 шляхом моніторингу сайту "Судова влада", ухвала про відкриття касаційного провадження на адресу ТОВ "Ен-Ай-Ес" за час керівництва нового директора не надходила. 
Касаційний господарський суд не визнає дану причину поважною, оскільки: ухвала Верховного Суду від 03.06.2019 була отримана ТОВ    "Ен-Ай-Ес" 06.06.2019 (що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №    01016    14119528); з матеріалів справи вбачається, що представник, який подав клопотання про поновлення строку для подання відзиву та відзив на касаційну скаргу, - Ковригіна В.Є. здійснює представництво ТОВ "Ен-Ай-Ес" у даній справі починаючи з 10.07.2018 (що підтверджується договором про надання правової допомоги від 10.07.2018 та довіреністю №б/н від 10.07.2018), а тому  можливість подання відзиву у справі у строки, встановлені судом, залежала виключно від суб`єктивних обставин та не мала об`єктивного, незалежного від Товариства характеру. Тому Верховний Суд клопотання про поновлення строку для подання відзиву відхиляє, відзив на касаційну скаргу, поданий ТОВ "Ен-Ай-Ес", залишає без розгляду та  розглядає справу за наявними в ній матеріалами. 

5.2. Від Митниці відзив на касаційну скаргу не надходив. 

6. РОЗГЛЯД СПРАВИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ 
6.1. Склад суду касаційної інстанції змінювався відповідно до наявних у справі витягів з протоколів автоматизованого розподілу судової справи між суддями. 

6.2. Розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 12.07.2019 № 29.3-02/1238 у зв`язку з перебуванням судді Колос І.Б. на лікарняному призначено повторний автоматичний розподіл судової справи №    911/2674/17, відповідно до якого визначено склад колегії суддів: Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Селіваненка В.П.

7. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
7.1. За твердженням позивача, останній є правовласником щодо торговельних марок: "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014);

7.2. Дані торговельні марки зареєстровані та охороняються для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, переліки яких наведені у свідоцтвах №    1177611, № 1173649 та № 1213534, зокрема, серед них є мобільні телефони та планшетні комп`ютери;

7.3. Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, власником торговельних марок "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №    1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014), є компанія "XIAOMI Inc."; 

7.4. Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи (реєстраційний номер 10108012660422 ), яке видане Управлінням промислово-торгівельної адміністрації в місті Пекін, датою заснування компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" є 03.03.2010; 

7.5. Компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" 30.07.2013 змінила назву на "XIAOMI Inc.", що підтверджується листом від 22.11.2017, підписаним компанією "XIAOMI Inc." та Компанією;

7.6. Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності та підтверджені наявними в матеріалах господарської справи листами ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 25.01.2017, власником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" є Компанія "XIAOMI Inc.", іменована до 30.07.2013 як Компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd";

7.7. У листі компанії "XIAOMI Inc." від 25.10.2017 зазначається, що Компанія є дочірньою компанією "XIAOMI Inc.";

7.8. Згідно з інформацією, яка викладена у листі від 22.11.2017, що підписаний компанією "XIAOMI Inc." та Компанією, між компанією "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" та Компанією був укладений квазідоговір, за умовами якого позивач мав право використовувати належні компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" торговельні марки "Xiaomi", "Mi". З 30.07.2013, після зміни назви компанії з "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" на "XIAOMI Inc.", остання продовжила та підтвердила свою співпрацю з позивачем шляхом укладення ліцензійної угоди;

7.9. Відповідно до  ліцензійної угоди про товарні знаки (далі - Ліцензійна угода), яка укладена компанією "XIAOMI Inc." як ліцензіаром та Компанією як ліцензіатом, сторони, беручи до уваги використання певного зареєстрованого товарного знака ліцензіара ліцензіатом під час продажу та розповсюдження продукції, дійшли згоди про використання товарного знака (далі - ліцензовані товарні знаки) в областях, що виключають Китайську Народну Республіку (далі - ліцензійна зона), на всі продукти та послуги, призначені для товарного знака. Якщо сторони не домовилися про інше, об`єкт цієї угоди повинен включати всі зареєстровані товарні знаки, що належать ліцензіару, а також товарні знаки, що будуть зареєстровані протягом терміну дії цієї угоди;

7.9.1. Згідно з частиною першою розділу 2 Ліцензійної угоди ліцензіат погоджується отримати від ліцензіара, а ліцензіар погоджується надати ліцензіату невиключне право: продавати, поширювати, розповсюджувати та рекламувати свої продукти, послуги і проводити інші пов`язані з цим види діяльності; вживати будь-які необхідні дії для збереження ліцензійного товарного знака та припинення будь-яких порушень, включаючи, але не обмежуючись, такі заходи, як спостереження, захист, розслідування, дізнання, подача заяви, затримання, внесення пропозицій, консультації, переговори, щоб зв`язатися з урядовими, неурядовими та напівурядовими організаціями, та вирішення інших питань, пов`язаних з сторонами, а також має право почати будь-яку необхідну юридичну процедуру або захід, в тому числі без судового розгляду, арбітражу, судового слухання, апеляції, примирення і т.д. безпосередньо або шляхом доручення адвокатам видавати листи, оголошувати і/або вживати дії, зазначені вище; без попередньої згоди ліцензіара ліцензіат не має права відмовлятися, передавати або розпоряджатися ліцензованою інтелектуальною власністю; 

7.9.2. Відповідно до частин  другої та третьої розділу 2 Ліцензійної угоди повні або часткові права, отримані ліцензіатом відповідно до угоди, можуть бути субліцензовані. Якщо це не дозволено письмовим дозволом ліцензіара або ліцензіата, субліцензована третя сторона не має права повторно ліцензувати права іншим сторонам. Ліцензіар зобов`язаний надати ліцензіату матеріали, пов`язані із зареєстрованим товарним знаком;

7.9.3. Розділом 3 Ліцензійної угоди визначено, що термін дії угоди починається 7    квітня 2010 року та залишається в силі і діє до 6 квітня 2020 року;

7.9.4. Відповідно до розділу 5 Ліцензійної угоди ліцензія на товарний знак за цією угодою повинна бути безкоштовною, невиключною ліцензією;

7.10. Як зазначає позивач, з метою захисту прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" за допомогою митних процедур, останні 23.02.2017 були внесені строком на 1 рік до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за номерами 3360, 3361 та 3362;

7.11. З листа Київської митниці ДФС позивачу стало відомо, що 13.07.2017 в зоні діяльності митниці за митною декларацією від 12.07.2017 №UA125100/2017/317114  було заявлено до митного контролю та митного оформлення товар торговельної марки "Xiaomi", внесений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за № 003360, а саме: смартфони Хіаоmi Mi: 3 16 Gb - 1 шт., 4с 2/16 Gb - 3 шт., 4с 3/32 Gb - 8 шт., 4s 3/64 Gb - 3шт., 5 3/32 Gb - 3 шт., 5 4/128 Gb - 2 шт., 5s Plus 6/128 - 1 шт., Хіаоmi RedMi: Note 2 32 Gb - 1 шт., Note 4 3/64 - 1 шт., Хіаоmi RedMi 2 - 1 шт., Хіаоmi RedMi 3 - 7 шт., Хіаоmi RedMi 3s 2/16 Gb - 7 шт., Хіаоmi RedMi 3s 3/32 Gb - 3 шт., планшетний комп`ютер Хіаоmi Мі Pad 2 - 1 шт.;

7.11.1. Декларантом товарів визначено ТОВ "Сова-Брокер", імпортером - ТОВ "Ен-Ай-Ес";

7.11.2. У зв`язку з тим, що у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності були відсутні відомості про ТОВ "Ен-Ай-Ес" як імпортера торговельної марки "Xiaomi", керуючись приписами статті 399 Митного кодексу України, Київська митниця ДФС строком на 10 робочих днів призупинила митне оформлення товарів торговельної марки "Xiaomi" та повідомила уповноваженого представника компанії позивача ( ОСОБА_1) щодо можливості взяття зразків для проведення експертизи з наступним наданням копії висновку митниці; 

7.12. Київська митниця ДФС 22.08.2017 вдруге звернулася до уповноваженого представника компанії ( ОСОБА_1 ) з листом, в якому повідомила, що ТОВ "Ен-Ай-Ес" як імпортером, згідно з митною декларацію від 21.08.2017 №UA125100/2017/320787, знову було подано до митного контролю та митного оформлення товар торговельної марки "Xiaomi", внесений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за № 003360. Декларантом товарів вказано ТОВ    "Сова-Брокер";

7.12.1. У зв`язку з наявними підставами вважати, що переміщення товару здійснювалося з порушенням прав інтелектуальної власності, з 22.08.2017 року Київською митницею ДФС було прийнято рішення призупинити строком на 10 робочих днів митне оформлення товарів (радіотелефонів торговельної марки "Xiaomi" системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт), поданих до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №UA125100/2017/320787;

7.13. На адресу Київської митниці ДФС 01.09.2017 від ТОВ "Ен-Ай-Ес" надійшла скарга на рішення про призупинення митного оформлення товару за митною декларацію від 21.08.2017 №UA125100/2017/320787 з тих підстав, що доручення на представництво інтересів в Україні та внесення до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" видане ОСОБА_1 Компанією ХIAOMI H. K., яка не має жодного відношення до вищезазначених торгових марок, оскільки майнові права на них належать Компанії "XIAOMI Inc." (колишня назва "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd");

7.14. Представник компанії позивача (ОСОБА_1) 04.09.2017 направив до Київської митниці ДФС клопотання, згідно з яким просив продовжити термін призупинення митного оформлення товарів, що містять об`єкт права інтелектуальної власності, поданих до оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №/2017/320787, у зв`язку із зверненням до суду із заявою про вжиття запобіжних заходів;

7.15. Листом від 06.09.2017 за вих. № 7091/2/10-70-18-04-47 Київська митниця ДФС звернулася до ОСОБА_1 з проханням надати належним чином завірені копії документів щодо його повноважень представляти знак для товарів і послуг "Xiaomi" в Україні. Документи були необхідні для прийняття рішення начальником Київської митниці ДФС про продовження (не продовження) строку призупинення митного оформлення радіотелефонів системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт торговельної марки "Xiaomi"; 

7.16. Примірник листа від 06.09.2017 за вих. № 7091/2/10-70-18-04-47 було отримано на руки представником Компанії "XIAOMI H.K. Limited" Хоменком О.В. 06.09.2017. Того ж дня Хоменко О.В. звернувся до Київської митниці ДФС із заявою про отримання зразку товару (радіотелефону системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb) за для проведення експертизи;

7.17. Рішенням від 07.09.2017 в.о. начальника Київської митниці ДФС на підставі частини сьомої статті 399 Митного кодексу України скасував рішення про призупинення митного оформлення товару, поданого до оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №/2017/320787; 

7.18. Ухвалою Господарського суду Київської області від 07.09.2017 у справі №    911/2674/17, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2017, було відмовлено в задоволенні заяви уповноваженого представника Компанії "XIAOMI H.K. Limited" (ОСОБА_1) про вжиття запобіжних заходів шляхом накладення арешту на товари "смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb" - 100 шт, заявлених імпортером ТОВ "Ен-Ай-Ес" до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №/2017/320787, та шляхом заборони Київській митниці ДФС України здійснювати митне оформлення вищевказаного товару до моменту розгляду справи по суті.

Вказана ухвала мотивована тим, що: майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані за договором про передачу права власності на знак чи ліцензійним договором, які вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами; доказів укладання зазначеного правочину за яким заявнику - Компанії "ХIAOMI H. K. Limited" передані права на зазначені торговельні марки, суду не надано; заявник не надав доказів того, що Компанія "ХIAOMI H. K. Limited" є єдиним законним продавцем спірного товару;

7.19. Компанія стверджує, що товар, вказаний у митній декларації від 21.08.2017 №/2017/320787, є контрафактним, на підтвердження чого надає такі докази:

- ліцензійну угоду про товарні знаки № МІ112020171000672, укладену між Компаніями "XIAOMI H.K. Limited" та "XIAOMI Inc.", за умовами якої сторони погодилися на використання товарного знака в областях, що виключають Китайську Народну Республіку, на всі продукти та послуги, призначені для товарного знака;

- лист від 22.11.2017, підписаний представниками Компаній "XIAOMI H.K. Limited" та "XIAOMI Inc.", зі змісту якого вбачається, що між Компанією "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" та Компанією "XIAOMI H.K. Limited" існував квазідоговір, за умовами якого Компанія "XIAOMI H.K. Limited" мала право використовувати та субліцензувати належні компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" торговельні марки "Xiaomi", "Mi". 30.07.2013 назву Компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" було змінено на "XIAOMI Inc.". Після 30.07.2013 Компанія "XIAOMI Inc." продовжила та підтвердила свою співпрацю з Компанією "XIAOMI H.K. Limited" шляхом укладення у письмовій формі офіційного ліцензійного договору про надання права на використання торгового знаку. Компанія "XIAOMI Inc." підтверджує та визнає початковий варіант договору про надання права на використання торгового знаку, укладеного між Компаніями "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" та Компанією "XIAOMI H.K. Limited";

- лист від 22.11.2017, підписаний представниками Компаній "XIAOMI H.K. Limited" та "XIAOMI Inc.", за яким підтверджено, що Компанія "XIAOMI Inc." уповноважила Компанію "XIAOMI H.K. Limited" використовувати та субліцензувати торгові марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" на підставі укладеного сторонами ліцензійного договору про надання права на використання торгового знака, який зареєстрований Компанією "XIAOMI Inc." та належить їй на території України, а також виконувати будь-які дії, які можуть бути необхідними для захисту авторських прав;

- спільну заяву Компаній "XIAOMI H.K. Limited" та "XIAOMI Inc." від 25.10.2017, згідно з якою Компанія "XIAOMI Inc." повідомила, що Компанія "XIAOMI H.K. Limited" є афілійованою компанією, яка представляє Компанію "XIAOMI Inc." для ведення бізнесу, зв`язків з партнерами, імпорту та розміщення продукції "Xiaomi", захисту бренду "Xiaomi" та вирішення інших питань в Україні;

- спільну заяву Компаній "XIAOMI H.K. Limited" та "XIAOMI Inc." від 30.11.2016, за змістом якої вбачається, що Компанія "XIAOMI H.K. Limited" має всі законні права для використання та надання дозволів щодо торгових марок, які зареєстровані Компанією "XIAOMI Inc.", оскільки Компанія "XIAOMI H.K. Limited" повністю підконтрольна Компанії "XIAOMI Inc.";

- лист Компанії "XIAOMI H.K. Limited" від 17.07.2017, відповідно до якого підтверджено, що Компанія не продавала та безпосередньо не постачала ТОВ "Ен-Ай-Ес" жодні моделі смартфонів Xiaomi, серед яких Хіаоmi Mi: 3 16 Gb, 4с 2/16 Gb, 4с 3/32 Gb, 4s 3/64 Gb, 5 4/128 Gb, 5s Plus 6/128, Хіаоmi RedMi - Note 2 32 Gb, Хіаоmi RedMi 2, Хіаоmi RedMi 3, Хіаоmi RedMi 3s 2/16 Gb, Хіаоmi RedMi 3s 3/32 Gb, Хіаоmi Мі Pad 2;

7.20. У свою чергу, відповідач стверджує, що товар (радіотелефони системи стільникового зв`язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb кількістю 100 шт.), заявлений ним до митного оформлення згідно з митної декларації від 21.08.2017 №/2017/320787, був придбаний у Компанії "INNES INTERNATIONAL, INC" згідно контракту від 10.01.2017 № 01-17 в установленому законодавством порядку, а Компанія "INNES INTERNATIONAL, INC" придбала вищевказаний товар у Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co., LTD", яка є справжнім дистриб`ютором "Xiaomi", з повними правами, авторизацією та юридичним правом імпортувати, продавати, рекламувати та розповсюджувати авторизоване обладнання;

7.21. Крім того, щодо наявності повноважень у ОСОБА_1 представляти інтереси Компанії судами першої та апеляційної інстанції було зазначено таке.  

7.21.1. Згідно з листом Компанії "XIAOMI H.K. Limited" від 27.03.2018 Компанію "Alderman Management Ltd" було призначено Компанією "XIAOMI H.K. Limited" уповноваженим дистриб`ютором Компанії XIAOMI відповідно до дистриб`юторської угоди від 19.05.2016 та відповідно до неї уповноважено імпортувати, продавати, проводити рекламу та розповсюджувати товари, зазначені в угоді, на території України;

7.21.2. У подальшому, з метою захисту в Україні (за винятком Криму) прав інтелектуальної власності на продукти під брендом "Xiaomi" (бренд "Xiaomi" включає в себе товарні знаки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi"), Компанія видала довіреність від 25.05.2017 №МІ110020170500099, якою уповноважила Компанію "Alderman Management Ltd" зокрема, але не виключно, контролювати контрафактну продукцію на території України, розслідувати та збирати докази порушень, включаючи, крім іншого, інформацію про контрафактну продукцію і неавторизованих дистриб`юторів або самостійних роздрібних торговців або довірену третю особу; повідомляти і надавати докази порушень компетентним місцевим державним органам та іншим чином захищати законні права та інтереси інтелектуальної власності "Xiaomi";

7.21.3. Відповідно до вказаної довіреності (частина четверта) з метою здійснення вищевикладених повноважень Компанія "Alderman Management Ltd" має право залучати будь-які треті сторони. Такі права дистриб`ютора надаються Компанії "Alderman Management Ltd" з правом субпідряду на термін не більше терміну дії цього дозволу, який діє до 19.05.2018;

7.21.4. Компанія "Alderman Management Ltd" 25.05.2017 на підставі довіреності уповноважила третіх осіб бути законними представниками вказаної Компанії і від її імені та для неї виконувати всі або будь-які з дій та речей щодо захисту інтелектуальної власності цієї Компанії, включаючи, але не обмежуючись правами "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року № 1177611), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року № 1173649), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 року №1213534), в тому числі подавати заявку і брати участь від імені Компанії перед будь-якими фізичними і юридичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування, включаючи, але не обмежуючись процесом митного розслідування і/або в будь-яких або всіх інших митних діях, в судах загальної юрисдикції, в господарських та адміністративних судах всіх інстанцій, органів прокуратури, служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України, слідчих органів, державних органів влади, інших державних органів України з правом подачі звернень, претензій, заяв, скарг і укладання із згаданими особами або органами, будь-яких угод щодо захисту прав інтелектуальної власності Компанії тощо. Строк дії довіреності до 24.05.2018; 

7.21.5. Суди попередніх інстанції, досліджуючи довіреність Компанії "Alderman Management Ltd" від 25.05.2017, вказали, що названу довіреність не потрібно розглядати окремо як довіреність, видану в порядку передоручення прав для захисту інтересів Компанії "Alderman Management Ltd" як окремої юридичної особи, а навпаки, потрібно розглядати у сукупності з листом Компанії "XIAOMI H.K. Limited" від 27.03.2018, в якому наголошено на існуванні дистриб`юторської угоди від 19.05.2016, за якою Компанію "Alderman Management Ltd" було призначено Компанією "XIAOMI H.K. Limited" уповноваженим дистриб`ютором для імпорту, продажу, розповсюдження на території України товарів з товарними знаками Компанії "XIAOMI Inc." ("Xiaomi", "Mi", "RedMi", MIHOME і т.д.) з правом делегування повноважень з метою захисту прав інтелектуальної власності Компанії XIAOMI третім особам;

7.21.6. Також судами попередніх інстанцій зроблено акцент на тому, що:
- під час нового розгляду справи позивач також підтвердив законність повноважень третьої особи ( ОСОБА_1 ) на звернення до господарського суду з даним позовом для захисту прав інтелектуальної власності Компанії "XIAOMI H.K. Limited" та/або Компанії "XIAOMI Inc.", включаючи, але не обмежуючись правами на торгові марки "Xiaomi", "Mi", "RedMi", MIHOME, шляхом подання до суду для долучення до матеріалів справи, виданої в порядку передоручення, довіреності Компанії "Alderman Management Ltd" від 15.05.2018, повноваження якої підтверджено згідно з новою довіреністю Компанії "XIAOMI H.K. Limited" від 27.03.2018;  

- до суду була подана угода про надання юридичних послуг від 22.08.2018 №    22/08, укладена безпосередньо адвокатом ОСОБА_1 та Компанією "XIAOMI H.K. Limited" на право представництва адвокатом інтересів Компанії у справі №911/2674/17 в господарських судах України усіх інстанцій, а також Верховному Суді з вказаної судової справи; 

7.22. Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для захисту прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки.

8. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

8.1. Відповідно до приписів статті 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За приписами статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Водночас згідно з частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони;

Відповідно до приписів статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з приписами статті 426 ЦК України способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

8.2. Частина шоста статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

8.3. Нормами Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) визначено: 

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина перша статті 73);

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина перша статті 74);

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (частина перша статті 76);

- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (частина перша статті 77);

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів; стаття 86);

- обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (частина п`ята статті 236);

- вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи (частина перша статті 316).

9. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

9.1. З урахуванням меж розгляду справи судом касаційної інстанції, визначених статтею 300 ГПК України, не можуть бути взяті до уваги аргументи скаржника про необхідність встановлення обставин справи, про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

9.2. Згідно з компетенцією, визначеною законом, Верховний Суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених судами фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

10. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

10.1. Повертаючи справу №    911/2674/17 на новий розгляд, суд касаційної інстанції у постанові від 10.07.2018 вказав, що істотне значення в даній справі має обставина щодо наявності чи відсутності у ОСОБА_1 права на представництво інтересів компанії "XIAOMI H.K. Limited". Так, судами попередніх інстанцій було виконано названу вказівку, встановлено наявність уОСОБА_1 повноважень представляти та захищати інтереси Компанії "XIAOMI H.K. Limited".

10.2.1. Також, передаючи справу №    911/2674/17 на новий розгляд, суд касаційної інстанції у постанові від 10.07.2018 вказав, що судам належало достеменно встановити (у тому числі шляхом одержання інформації від компетентних органів), чи підлягала обов`язковій реєстрації за законодавством Китайської Народної Республіки Ліцензійна угода, та, за відсутності такої реєстрації, з`ясувати, чи впливає зазначене на чинність прав, наданих за Ліцензійною угодою або інших прав на об`єкт права інтелектуальної власності, зокрема, на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

10.2.2. Скасовуючи рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції виходив з того, що договір на ліцензійне використання торговельної марки підлягає обов`язковій реєстрації в Управлінні по торговельним маркам відповідно до норм Закону Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки". З огляду на вказане суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що надана позивачем ліцензійна угода від 07.04.2010, укладена Компанією "XIAOMI Inc." та Компанією "ХІАОМІ Н.К. Limited", не є належним та допустимим доказом передачі йому прав на торговельні марки в розумінні статей 76, 77 ГПК України, оскільки, всупереч приписам законодавства Китайської Народної Республіки, названа ліцензійна угода не зареєстрована належним чином в Управлінні по торговельним маркам.

10.2.3. При цьому, аналізуючи законодавство Китайської Народної Республіки, суд апеляційної інстанції не встановив достеменно офіційний переклад Закону Китайської Народної Республіки (далі - КНР) "Про товарні знаки" та Закону КНР "Про договори". Натомість суд апеляційної інстанції застосував наданий відповідачем нотаріально посвідчений переклад норм Закону КНР "Про товарні знаки", не беручи до уваги та не обґрунтовуючи причину такого неврахування нотаріально посвідченого перекладу цих же норм закону, наданого позивачем у справі. Між тим надані сторонами переклади закону мають розбіжності у перекладі. Так, у перекладі статті 40 Закону КНР "Про товарні знаки", наданому позивачем,  зазначено: "Договір ліцензійного використання торговельної марки має обліковуватися в Управлінні по торговельним маркам", а в перекладі закону, наданому відповідачем, зазначено: "Договір про ліцензування товарного знаку має бути поданий до Управління торговельних знаків  для внесення запису в реєстр".

10.2.4. При цьому суд касаційної інстанції звертає увагу на те, що жоден з наданих  сторонами перекладів Закону КНР "Про товарні знаки" українською мовою не можна вважати офіційним перекладом, чи таким, що наданий компетентним органом, адже в наданих примірниках перекладу нотаріусом засвідчується лише справжність підпису перекладача.
10.2.5. Суд касаційної інстанції також звертає увагу, що в матеріалах справи відсутній достеменний офіційний переклад Закону Китайської Народної Республіки "Про договори".     

10.2.5. До того ж господарським судам необхідно врахувати, що документи, складені нерезидентами, які подаються сторонами як докази, мають прийматися  судами з огляду на їх допустимість після їх легалізації у встановленому законодавством України порядку.

10.2.6. Таким чином, судом апеляційної інстанції не виконано вказівки суду касаційної інстанції та достеменно не встановлено: чи підлягала обов`язковій реєстрації за законодавством КНР Ліцензійна угода або/чи Ліцензійна угода мала обліковуватись в Управлінні по торговельним маркам; не з`ясовано, чи впливає відсутність такої реєстрації або/чи обліку в Управлінні по торговельним маркам на чинність прав, наданих за Ліцензійною угодою або інших прав на об`єкт права інтелектуальної власності; не встановлено чи впливає наявність (відсутність)  реєстрації та /чи обліку в Управлінні по торговельним маркам за законодавством КНР на чинність Ліцензійної угоди. 

10.2.7. За таких обставин суд касаційної інстанції погоджується з доводами Компанії, що судом апеляційної інстанції ненадана оцінка поданого позивачем перекладу статті 40 Закону Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки". Крім того, судом апеляційної інстанції достеменно з офіційного перекладу Закону КНР "Про товарні знаки" та Закону КНР "Про договори" не встановлено, чи підлягала обов`язковій реєстрації за законодавством Китайської Народної Республіки Ліцензійна угода, та, за відсутності такої реєстрації, з`ясувати, чи впливає зазначене на чинність прав, наданих за Ліцензійною угодою або інших прав на об`єкт права інтелектуальної власності.

10.3.1. Крім того, судом апеляційної інстанції залишено поза увагою питання щодо введення спірного товару в цивільний оборот. Так, з метою всебічного, повного та об`єктивного вирішення спору по суті належить встановити на підставі належних та допустимих доказів, чи введений спірний товар - смартфони з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї торговельної марки, відповідно, чи існують підстави вважати такий товар контрафактним, а наступний перепродаж на території будь-якої іншої країни, де права власника торговельної марки також охороняються, - неправомірним та таким, що порушує права інтелектуальної власності правовласника, з огляду на положення частини шостої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

10.4. За таких обставин Верховний Суд дійшов висновку, що суд апеляційної інстанції за результатами нового розгляду даної справи належним чином не встановив обставин даної справи, вичерпно не з`ясував усі обставини, пов`язані з вирішенням даної справи; на порушення статті 316 ГПК України належним чином не виконав вказівки, які містилися в постанові Верховного Суду від 10.07.2018, припустившись у зв`язку з цим порушення вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Суд апеляційної інстанції належним чином не дослідив усі зібрані у справі докази, що унеможливило встановлення тих фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення спору з даної справи.

10.5. Водночас суд касаційної інстанції згідно з частиною другою статті 300 ГПК України  не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

10.6. Частиною третьою статті 310 ГПК України встановлено, що підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо, зокрема, суд не дослідив зібрані у справі докази. Згідно ж з частиною четвертою справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом.

11. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

11.1 З огляду на викладене касаційна скарга Компанії підлягає частковому задоволенню,  оскаржувані судові рішення, відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України, підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. 

11.2 У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, виконати у повній мірі вказівки, які містилися в постанові Верховного Суду від 10.07.2018, встановити обставини та оцінити докази, зазначені в цій постанові, і у залежності від цього перевірити доводи учасників справи і прийняти в останній законне та обґрунтоване рішення. 

12. Судові витрати

12.1. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу компанії "XIAOMI H.K. Limited" задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 у справі          № 911/2674/17 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                       Т. Малашенкова 

Суддя                                                                                                       І. Бенедисюк 

Суддя                                                                                                                      В. Селіваненко