ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/15355/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю помічника судді Курмишевої А.Г. (за дорученням головуючого судді),

учасників справи:
позивача -  товариства з обмеженою відповідальністю "Мікрофарм" (далі - Товариство) - не з`яв., 
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Косметико - фармацевтична компанія "Грін Фарм Косметик" (далі - Компанія) - не з`яв.,

розглянув касаційну скаргу Товариства
на рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2018
(суддя Зеленіна Н.І.) та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.03.2019
(головуючий  - суддя Верховець А.А., судді: Доманська М.Л. і Грек Б.М.)
у справі № 910/15355/16
за позовом Товариства
до Компанії
про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов (з урахуванням подальшої зміни позовних вимог) було подано про:
-  зобов`язання Компанії припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності Товариства як співвласника свідоцтва на знак для товарів і послуг "ИНГАЛИПТ" від 15.06.2001 № 19850 (далі - Свідоцтво № 19850);
- заборону Компанії використовувати без дозволу Товариства позначення "Інгаліпт", схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг (далі - ЗТП) стосовно наведених у Свідоцтві № 19850 товарів і послуг шляхом нанесення його на упаковку товарів, для яких зареєстровано ЗТП "ИНГАЛИПТ" за Свідоцтвом № 19850, в тому числі засобів гігієни порожнини рота, етикетку, ярлик, бирку, зберігання товарів із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) товарів із зазначеним позначенням, застосування вказаного позначення в діловій документації, виробництво товарів із використанням позначення "Інгаліпт" та введення таких товарів у господарський оборот, в рекламі та в мережі Інтернет.

2. Позов обґрунтовано тим, що Компанія використовує у власній господарській діяльності позначення "Інгаліпт", яке схоже настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим Товариством ЗТП "ИНГАЛИПТ" за Свідоцтвом № 19850, і таке використання може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, стосовно Товариства. 

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 14.11.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.03.2019 у позові відмовлено.

4. Судові рішення мотивовано тим, що твердження Товариства про використання Компанією належного Товариству ЗТП "ИНГАЛИПТ" за Свідоцтвом № 19850 не підтверджені належними та допустимими доказами й спростовані у встановленому порядку Компанією.

Короткий зміст вимог касаційної скарги 

5. У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про те, що висновки попередніх судових інстанцій не ґрунтуються на чинному законодавстві, просить оскаржувані судові рішення з даної справи скасувати, ухвалити нове судове рішення, яким позовні вимоги Товариства задовольнити повністю.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6. Суди попередніх інстанцій неправильно розтлумачили положення Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" стосовно того, що саме охороняється патентом України на промисловий зразок (далі - ПЗ), маючи хибне уявлення про те, що написи на ПЗ мають охорону саме як написи, наповнені змістом.

7. Судами попередніх інстанцій не враховано положення статті 495 Цивільного кодексу України, статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статей 1, 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", не зазначили в мотивувальних частинах оскаржуваних судових рішень мотивів суду щодо правової охорони слів (позначень) на ПЗ.

Доводи відповідача

8. Компанія у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, та вважає законними, обґрунтованими і такими, що прийняті без порушень норм матеріального та процесуального права оскаржувані судові рішення і просить останні залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

9. Товариство є одним із співвласників ЗТП "ИНГАЛИПТ" за Свідоцтвом № 19850, зареєстрованого для товарів 5 та 42 класів МКТП: знечулювачі (анестетики, знечулівні засоби); бактерицидні засоби; біологічні препарати на фармацевтичні потреби; знеболювачі (анальгетики, знеболівні засоби); лікарські препарати на медичні потреби; ліки стоматологічні; ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; використовування патентів; досліджування в хімії; досліджування в техніці; хімічні аналізи; послуги фахівців з хімії.

10. Товариство є виробником лікарських засобів (далі - ЛЗ) у формі спреїв, у т.ч. для ротової порожнини. Зокрема, воно випускає лікарський засіб "Інгаліпт-Н" - спрей для інгаляції по 30 г у балонах №1 з розпилювачем та захисним ковпачком у пачці відповідно до реєстраційного посвідчення UA/0938/01/01 - фармокотерапевтична група; засоби, що діють на респіраторну систему; препарати, що застосовуються при захворюваннях горла; антисептики; різні антисептики.

Водночас Компанія  здійснює виробництво ЛЗ "Спрей Інгаліпт Актив Плюс".

Відтак, за доводами Товариства, Компанія порушує його права як власника свідоцтва, оскільки позначення "Спрей Інгаліпт Актив Плюс" є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП "ИНГАЛИПТ" за Свідоцтвом № 19850 та є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари/надає послуги.

11. За результатами призначеної судом першої інстанції експертизи у сфері інтелектуальної власності складено висновок від 07.03.2017 № 281/16 (далі - Висновок № 281/16), згідно з яким:
1) позначення "Спрей Інгаліпт Актив Плюс" є схожим настільки, що його можна сплутати зі ЗТП "ИНГАЛИПТ" за Свідоцтвом № 19850 щодо товарів і послуг 5 класу МКТП;
2) позначення "Спрей Інгаліпт Актив Плюс" є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за Свідоцтвом № 19850, а саме щодо Товариства.

12. Висновок № 281/16  є обґрунтованим та відповідає матеріалам справи. Однак, як вбачається з цього висновку, експертами було досліджено такі об`єкти: ЗТП за Свідоцтвом № 19850; позначення "Спрей Інгаліпт Актив Плюс" виробництва Компанії.
Водночас Компанія, заперечуючи проти позову з підстав правомірності використання згаданого позначення як малюнку, посилається на таке:
- вона (Компанія) є суб`єктом авторського права, якому належать виключні майнові права на рецептуру ЛЗ "ИНГАЛИПТ" та на оригінальну назву ЛЗ "ІНГАЛІПТ", що підтверджується нормативно-технічним документом (Фармакопейна стаття, ФС 42-1000-86), оскільки 22.03.2016 Компанією (як набувачем) і державним підприємством "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції" (як відчужувачем) укладено договір про передання (відчуження) прав, згідно з яким, зокрема, відчужувач передає (відчужує) набувачу право на результат науково-дослідних робіт та виключні майнові права на твір, яким є оригінальна назва ЛЗ "Інгаліпт" (Ingaliptum);
- крім того, за інформацією Компанії, на підставі ліцензійного договору від 01.08.2016, укладеного Компанією (ліцензіат) і громадянами України (Сафонов В.О., Кожушко Д.М., Ніколов В.В., Ісаєв Д.І.) як ліцензіарами та власниками патенту на ПЗ від 25.07.2016 № 32658, Компанія отримала виключне право на використання ПЗ  №32658 МАЛЮНОК ДЛЯ ЕТИКЕТКИ ТА УПАКОВКИ; 
- отже (за твердженням Компанії), вона правомірно використовує позначення "Спрей Інгаліпт Актив Плюс" як малюнок, який, у поєднанні з іншими малюнками та розфарбуванням, визначають зовнішній вигляд етикетки та упаковки і є ПЗ  МАЛЮНОК ДЛЯ ЕТИКЕТКИ ТА УПАКОВКИ, захищений патентом України №32658, який є чинним, належить Компанії та надає їй право на його використання у господарській діяльності; що ж до слова "Інгаліпт", яке входить у позначення "Спрей Інгаліпт Актив Плюс", то воно є частиною твору та його оригінальною назвою, і авторські права на цей твір належать Компанії, яка законно використовує це позначення.

13. За висновками судів, з урахуванням обраного позивачем (Товариством) способу захисту порушених прав власника торговельної марки і з огляду на те, що відповідач (Компанія) використовує ПЗ "Малюнок для етикетки та упаковки" за патентом України №32658, позовні вимоги в даній справі не підлягають задоволенню.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

14. Цивільний кодекс України:

стаття 494:
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (частина перша);
- обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (частина друга);

частина перша статті 495:
- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

15. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

пункти 3 і 4 статті 5:
- право власності на знак засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг;
- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака для товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг з наведеними у ньому копією внесеного до названого Реєстру зображення знака для товарів і послуг та переліком товарів і послуг;

пункти 4 і 5 статті 16:
- використанням знака для товарів і послуг визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;
- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. 

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

16. Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, зокрема, що:
- саме позивач (Товариство) є співвласником ЗТП "ИНГАЛИПТ" за Свідоцтвом                  № 19850;
- позначення "Спрей Інгаліпт Актив Плюс" є таким, що: його можна сплутати із ЗТП "ИНГАЛИПТ" за Свідоцтвом  № 19850 ; може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг за цим свідоцтвом, а саме - щодо Товариства.

Висновок № 281/16 ні судом, ані учасниками справи не спростований, а його обґрунтованість ніким з них не ставиться під сумнів й не заперечується.

17. За змістом статей 4, 16 Закону саме зазначене свідоцтво надає Товариству як його співвласнику як право використовувати  відповідний ЗТП, так і виключне право забороняти іншим особам використовувати такий знак без його (Товариства) згоди, і в розумінні відповідних норм дане свідоцтво превалює стосовно документів, зазначених у пункті 12 цієї постанови, а права, що з нього (свідоцтва) випливають, - щодо прав інших осіб, які (права) не ґрунтуються на Свідоцтві № 19850.

У зв`язку з викладеним не знаходять підтвердження за матеріалами справи доводи, вказані у відзиві Компанії "на апеляційну скаргу" (фактично - на касаційну скаргу).

18. Попередні судові інстанції наведеного не врахували, і, з достатньою повнотою встановивши обставини справи, надали їм неправильну юридичну оцінку, припустившись неправильного застосування (тлумачення) норм матеріального права, а саме наведених у пунктах 14 і 15 даної постанови положень ЦК України і Закону, що згідно із статтею 311 Господарського процесуального кодексу України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень з ухваленням нового рішення про задоволення позову; у зв`язку з цим касаційна скарга Товариства підлягає задоволенню.

Заяви про розподіл судових витрат зі справи до Касаційного господарського суду не надходили.

Керуючись статтями 308, 311, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Мікрофарм" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.03.2019 у справі №   910/15355/16 скасувати.

3. Позов задовольнити.

4. Зобов`язати  товариство з обмеженою відповідальністю "Косметико  фармацевтична компанія "Грін Фарм Косметик" припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю "Мікрофарм"  як співвласника свідоцтва на знак для товарів і послуг "ИНГАЛИПТ" від 15.06.2001 № 19850.

5. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "Косметико  фармацевтична компанія "Грін Фарм Косметик" використовувати без дозволу товариства з обмеженою відповідальністю "Мікрофарм" позначення "Інгаліпт", схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг стосовно наведених у свідоцтві України від 15.06.2001 № 19850 товарів і послуг, шляхом нанесення його на упаковку товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг  "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом України від 15.06.2001 № 19850, у тому числі засобів гігієни порожнини рота, етикетку, ярлик, бирку, зберігання товарів із зазначеним позначенням з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) товарів із зазначеним позначенням, застосування вказаного позначення в діловій документації, виробництво товарів з використанням позначення "Інгаліпт" та введення таких товарів у господарський оборот, у рекламі та в мережі Інтернет.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                          І. Булгакова

Суддя                                                                                                                           Б. Львов