ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/12685/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Бенедисюка І.М. (головуючий), Колос І.Б., Малашенкової Т.М., 
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,
представників учасників справи:
позивача - Белокрицького А.О. ,
відповідача-1 - Курячого О.П. ,
відповідача-2 - не з`явився,
третьої особи - не з`явився,
розглянув касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Овента»   
на рішення    Господарського суду міста Києва від 25.07.2018                                     
постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019
у справі № 910/12685/17
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Овента»                                           
до: Приватного акціонерного товариства «Екологоохоронна фірма «Креома-Фарм»,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю «Тубний завод»,
про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

ІСТОРІЯ СПРАВИ
Стислий виклад позовних вимог

1.          Товариство з обмеженою відповідальністю «Овента» (далі - ТОВ «Овента») звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства «Екологоохоронна фірма «Креома-Фарм» (далі - ПРАТ «ЕОФ «Креома-Фарм») та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) про визнання Свідоцтва України № 217234 на знак товарів і послуг недійсним «Энтеросгель» для товарів 16 та 20 класу класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);
про зобов`язання Міністерства внести відомості про визнання зазначеного свідоцтва недійсним до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному виданні. 

2.          Позивач зазначає, що свідоцтво України № 217234 необхідно визнати недійсним з підстав, передбачених абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону України від 15.12.1993 №  3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон  №  3689-XII).
Зазначена торговельна марка є оманливими або такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме: щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Тубний завод» (далі - ТОВ «Тубний завод»), який виробляє товари  однорідні або споріднені товари під позначенням «Энтеросгель» .

Стислий виклад судових рішень

3.          Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 (суддя Зеленіна Н.І.) у задоволенні позову відмовлено. 
4.          Постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019 (колегія суддів:  Отрюх Б.В., Сотніков  С.В., Пантелієнко  В.О.) рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Стислий виклад вимог касаційної скарги

5.          Позивач просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарського суду скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Аргументи учасників справи 

Аргументи позивача, зазначені  в  касаційній скарзі

6.          Позивач зазначає, що суди порушили норми процесуального права, тому що оцінюючи докази у справі залишили поза увагою наявний у справі висновок судової експертизи від 21.05.2018. Згідно з цим висновком товар «ламінантні туби»  виробництва ТОВ «Тубний завод» під маркуванням «Энтеросгель» є спорідненими з товарами 20 класу МКТП, для яких зареєстровано знак відповідача, а знак відповідача може ввести в оману стосовно ТОВ «Тубний завод», який виробляє «туби ламінантні».

7.          Судами неправильно застосовані норми матеріального права. Для визнання недійсним знака для товарів і послуг з підстав, визначених абзацом п`ятим частини другої статті 6 Закону № 3689-XII не обов`язково визнавати протиставлене позначення добре відомим в України.

Аргументи відповідача, зазначені у відзиві на касаційну скаргу

8.           Відповідач  вважає касаційну скаргу необґрунтованою та просить відмовити  в її задоволені.

9.          У відзиві зазначено, що підстави для визнання недійсним свідоцтва України                            № 217234 відсутні, оскільки позначення «Энтеросгель» на упаковці лікарського засобу може асоціюватися не з виробником упаковки, а з виробником лікарського засобу.

10.          Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій 

11.           Відповідач є власником знака для товарів і послуг «Энтеросгель», який охороняється свідоцтвом України № 217234 для товарів 16 та 20 класу МКТП. Дата подання заявки - 16.11.2015.

12.           Позивач вважає, що цей знак не відповідає вимогам правової охорони, оскільки є оманливим та/або може ввести в оману щодо особи виробника «туб ламінатних», тобто ТОВ «Тубний завод». Це товариство, з 2011 року виробляє туби ламінатні з позначенням «Энтеросгель» та реалізує їх позивачу, який здійснює свою діяльність на території Російської Федерації.
13.           Позивач з 2011 року експортує товар виробництва ТОВ «Тубний завод», маркований позначенням «Энтеросгель». Остання поставка товару за контрактом від 17.01.2017 №27009 не відбулась, тому що митне оформлення товару «Туба з бушоном п/эт. Многослойная (ламинатная) «Паста для приема внутрь «Энтеросгель-сладкая» було призупинено, Харківською митницею ДФС. Підставою такого призупинення вказано наявність на упаковці - на тубі, позначення «Энтеросгель-сладкая», яке схоже із зареєстрованою у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності 06.01.2017 № 3323 торговельною маркою «Энтеросгель»;
14.           До вказаного реєстру внесені відомості про Свідоцтво № 217234 (заявка № m 2015 20582, дата подання 16.11.2015), що належить відповідачу.
15.           Згідно з висновком експерта від 21.05.2018 № 001-ТТМ/17 товари «ламінатні туби», що виробляються ТОВ «Тубний завод» під позначенням «Энтеросгель», є спорідненими з частиною товарів 20 класу МПКТ, для яких зареєстровано знак за Свідоцтвом № 217234, а саме: «вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; вироби з пластмаси для транспортування та пакування фармацевтичних та косметичних товарів; вмістилища неметалеві для зберігання і перевезення фармацевтичних та косметичних товарів; вмістилища пластмасові для пакування; вмістилища пластмасові для пакування фармацевтичних та косметичних товарів».
16.          Відповідач не здійснює виробництво тари з пластмас та виробництво легких металевих пакувань.

17.          Касаційний розгляд справи

18.          У зв`язку з перебуванням судді  Колос І.Б. на лікарняному склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 15.07.2019, який наявний в матеріалах справи.

19.          У зв`язку з перебуванням судді Селіваненка В.П. на лікарняному склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 07.08.2019, який наявний в матеріалах справи.

20.          ДЖЕРЕЛА ПРАВА. АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ  ПРАВА

Закон України від 15.12.1993 №  3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

21.           Стаття 1
Знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

22.          Пункти1, 4 статті 5
Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

23.           Абзац п`ятий пункту 3 статті 6
Не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

24.          Підпункт "а" пункту 1 статті 19
Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Господарський процесуальний кодекс України   від 06.11.1991 N 1798-XII  у редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII

25.          Частина перша, третя статті 13
Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.
Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

26.          Частина перша статті 73
Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

27.          Стаття 74
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

28.          Стаття76
Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

29.          Стаття 79 
Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

30.          Стаття 86
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

31.          Стаття 104
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

32.          Частина четверта статті 236
При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

33.          Частина перша статті 300
Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

34.          Частина друга статті 300
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

35.          Стаття 309
Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи та висновків попередніх судових інстанцій

36.           Законами України, зокрема, Законом № 3689-XII та Цивільним кодексом України надається правова охорона зареєстрованим знакам та добре відомим торговельним маркам. Підстави для відмови в наданні правової охорони визначені статтями 5, 6 Закону № 3689-XII.

37.          Відповідно до статті 19 Закону № 3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

38.          Попередніми судовими інстанціями встановлено, що позивач просить визнати недійсним Свідоцтво України № 217234 на знак для товарів і послуг «Энтеросгель» згідно з абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII, тобто у зв`язку з тим, що  цей знак може ввести в оману щодо товару - туб маркованих незареєстрованим позначенням «Энтеросгель», які  ТОВ «Тубний завод» почав виробляти за кілька років до подання ПРАТ «ЕОФ «Креома-Фарм» заяви на вказану торговельну марку (16.11.2015).

39.          З огляду на заявлені вимоги позивач був зобов`язаний надати докази щодо введення власних товарів із позначенням, схожим із зареєстрованим знаком  відповідача, в цивільний обіг на території, для якої знак відповідача зареєстровано (у даному разі - на ринку України) до дати подання заявки про реєстрацію знака, а також довести виникнення та збереження у споживачів стійкого асоціативного зв`язку між товарами, маркованими зареєстрованим знаком відповідачва та позначенням, що використовує ТОВ «Тубний завод».

40.          Як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач не є виробником  товару, маркованого позначенням «Энтеросгель», та/або володільцем відповідної торгової марки «Энтеросгель» на території України.

41.          Судами, під час розгляду справи встановлено, що позивач не надав доказів, які обґрунтовують його вимоги. Зокрема, у справі відсутні докази того, що товар (туби з позначенням «Энтеросгель») введений в обіг на території України, що дає змогу споживачам - виробникам товару Ентеросгель бути введеним в оману стосовно виробника цього товару, тобто стосовно третьої особи або відповідача у справі.  

42.          Водночас є слушними доводи касаційної скарги щодо безпідставного ненадання апеляційним судом оцінки висновку експертизи та необґрунтованого посилання місцевого та апеляційного господарських судів на необхідність визнання знака «Энтеросгель» добре відомим як передумови для визнання невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Так, на думку Касаційного господарського суду, відповідно до статті 104 ГПК України апеляційний господарський суд безпідставно не оцінив наявний у матеріалах справи висновок експерта. Проте, з урахуванням предмету доказування у цій справі та встановлених обставин щодо недоведеності позивачем своїх вимог, це не призвело до прийняття неправильного по суті рішення. 

43.          Касаційна скарга не містить інших переконливих доводів стосовно наявності інших підстав для визнання знака, що охороняється свідоцтвом України № 217234, недійсним внаслідок його невідповідності умовам надання правової охорони з підстав, передбачених абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

44.          З огляду на зазначене касаційну скаргу позивача необхідно залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення зі справи - без змін.

Судові витрати

45.          Понесені позивачем у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на позивача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення. 

Касаційний господарський суд, керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315 Господарського процесуального кодексу України, 

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.06.2019 зі справи № 910/12685/17 залишити без змін, а касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Овента»   - без задоволення.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                      І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                       І. Колос

Суддя                                                                                                       Т. Малашенкова