Постанова
Іменем України
 
18 квітня 2019 року 
м. Київ
 
справа № 760/4219/17
провадження № 61-7168св18
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: Пророка В. В. (суддя-доповідач), Висоцької В. С., Фаловської І. М., 
 
учасники справи:
позивач | - | Мега Кріейшн Інк. (Mega Creation Inc.)
відповідачі: | | ОСОБА_4,  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна служби інтелектуальної власності України,
 
розглянув у попередньому судовому засіданні в порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_4 на рішення Солом'янського районного суду м. Києва у складі судді Оксюти Т. Г.                 від 26 травня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва у складі колегії суддів: Саліхова В. В., Лапчевської О. Ф., Левенця Б. Б., від 04 жовтня 2017 року в справі за позовом Мега Кріейшн Інк. до ОСОБА_4, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.
 
Встановив:
У березні 2017 року Мега Кріейшн Інк. звернувся до суду з позовом до             ОСОБА_4, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.
Позовна заява мотивована тим, що 29 грудня 2007 року Мега Кріейшн Інк. став власником торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» у США та країнах світу, а саме: зображення у вигляді кішки на фоні темного цілого кругу, який оточує з усіх сторін та з ініціалами «ІНФОРМАЦІЯ_1», як частина зображення кішки. Далі знаходиться слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», написане спеціальним шрифтом. 08 квітня 2009 року позивач уклав ексклюзивний договір дистрибуції з компанією «Альфа Дизайн Инк.» та Студією «Ігуана». Від імені Студії «Ігуана» угоду підписав фізична особа - підприємець ОСОБА_4, та відповідно до умов цього договору позивач наділив ексклюзивним правом дистриб'ютора розвивати, розповсюджувати та продавати продукцію торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» виключно на території України, на умовах, передбачених цим договором.
Зокрема, відповідно до пункту «А» Розділу VI договору дистриб'ютор визнав, що торгівельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» зберігає право власності та будь-які інші права на фірмові позначення, і погоджується з тим, що будь-яке використання фірмових позначень дистриб'ютором здійснюється в інтересах торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Дистриб'ютор має право використовувати фірмові позначення виключно у зв'язку з рекламуванням, просуванням, дистрибуцією та продажем продукції для догляду за нігтями торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», якщо дистриб'ютор отримав від торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» рекламну продукцію або іншу продукцію, що вже містить фірмові позначення.
Зазначив, що в порушення вимог договору 23 листопада 2009 року відповідачем ОСОБА_4 подано заяву про реєстрацію знака для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме зображення кішки на фоні темного цілого кругу, який оточує з усіх сторін та з ініціалами «ІНФОРМАЦІЯ_1», як частина зображення кішки зі словами «ІНФОРМАЦІЯ_1», написане спеціальним шрифтом, який фактично дублює зображення торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якої є позивач.
26 квітня 2011 року Державним департаментом інтелектуальної власності України, зазначений торгівельний знак зареєстровано на ім'я ОСОБА_4 та видано свідоцтво на знак для товарів та послуг НОМЕР_1 відносно товарів 29 та 30 класів МКТП.
Позивач вважає, що зазначене свідоцтво підлягає визнанню недійсним, оскільки знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар (надає послуги).
Знак породжує у свідомості споживачів асоціації з виробником товарів 3 класу МКТП та надавачем послуг 35 класу МКТП, тобто позивачем, що здійснює діяльність під комерційним (фірмовим) найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1», які насправді не відповідають дійсності, оскільки він зареєстрований на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4
Крім того, зазначив, що знак є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням ІНФОРМАЦІЯ_1, а товари та послуги є такими самими та однорідними.
Таким чином, з урахуванням уточнених позовних вимог, позивач просив визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг                             від 26 квітня 2011 року НОМЕР_1, зареєстроване на ім'я ОСОБА_4 та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним вказаного свідоцтва України на знак для товарів та послуг та опублікувати їх в офіційному бюлетені «Промислова власність». Також просив стягнути судові витрати.
Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 26 травня 2017 року позов задоволено; визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, зареєстроване на ім'я ОСОБА_4, повністю недійсним; зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №137719 та опублікувати їх в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнуто з ОСОБА_4 на користь Мега Кріейшн Інк. (Мега Кріейшн Інк.), судовий збір в сумі 3 200,00 грн, судовий збір за подання заяви про забезпечення доказів 800,00 грн та витрати за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності в сумі 26 784,60 грн. 
Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що позивач довів ті обставини, на які посилався як на підставу своїх позовних вимог. 
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 04 жовтня 2017 року рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 26 травня 2017 року залишено без змін. 
Ухвала суду апеляційної інстанції мотивована тим, що висновки суду першої інстанції щодо доведеності та обґрунтованості позову є правильними, оскільки вони ґрунтуються на матеріалах справи та вимогах закону.
У касаційній скарзі, поданій у листопаді 2017 року до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, ОСОБА_4 просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. 
Обґрунтовуючи вимоги касаційної скарги, відповідач посилається на неправильне застосування судами норм матеріального та порушення норм процесуального права.
Ухвалою Верховного Суду від 03 травня 2018 року, серед іншого, відкрито касаційне провадження у справі та витребувано матеріали справи з Солом'янського районного суду м. Києва.
Відповідно до пункту 4 розділу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України у редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі - ЦПК України) касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
25 травня 2018 року вказана справа передана на розгляд Верховного Суду.
У червні 2018 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  надіслало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, у якому зазначає, що не заперечує проти задоволення касаційної скарги ОСОБА_4 та скасування оскаржуваних судових рішень і направлення справи на новий розгляд.
У червні 2018 року Мега Кріейшн Інк. подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу ОСОБА_4, до якого в порушення частини четвертої стаття 395 ЦПК України не додані докази надсилання копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.
Оскільки у Верховного Суду відсутні відомості про ознайомлення всіх учасників справи із вказаним відзивом Мега Кріейшн Інк., тому суд касаційної інстанції позбавлений можливості врахувати його при прийнятті судового рішення.
Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України у редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі - ЦПК України) касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Частина третя статті 3 ЦПК України передбачає, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Відповідно до статті 388 ЦПК України судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до вимог частин першої і другої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, Верховний Суд вважає, що відсутні підстави для скасування рішень судів першої та апеляційної інстанції, доводи касаційної скарги не підтверджують неправильного застосування судами при розгляді справи норм матеріального права, порушення норм процесуального права з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
До спірних правовідносин підлягають застосуванню такі норми права.
Згідно із частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 року, який набув чинності для України 01 червня 2000 року, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.
Згідно із пунктом 4 статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).
Аналіз зазначених норм права свідчить про те, що існує спеціальна процедура набуття права інтелектуальної власності на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг.
Згідно із пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень. 
Відповідно до пунктів 2, 3 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.
Таким чином, законодавець зобов'язав компетентні органи в офіційному бюлетені повідомляти суспільство про визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг повністю або частково.
Судами установлено, що компанія Мега Кріейшн Інк. з 29 грудня 2007 року є власником торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» у США, а саме зображення у вигляді кішки на фоні темного цілого кругу, який оточує з усіх сторін та з ініціалами «ІНФОРМАЦІЯ_1», як частина зображення кішки. Далі знаходиться слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», написане спеціальним шрифтом.
08 квітня 2009 між компанією Мега Кріейшн Інк., компанією «Альфа дизайн Інк.» та Студією «Ігуана» укладено ексклюзивний договір дистрибуції                       (далі -  договір), відповідно до якого зазначено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 надає дистриб'ютору ексклюзивне право на просування, дистрибуцію та продаж продукції для догляду за нігтями. Розділ VІ договору регулює питання захисту, використання фірмових позначень, які належать позивачу. Відповідно до пункту «А» Розділу VI договору, дистриб'ютор визнає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігає право власності та будь-які інші права на фірмові позначення, і погоджується з тим, що будь-яке використання фірмових позначень дистриб'ютором здійснюється в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1. Крім того, сторони визнають та погоджуються з тим, що цей договір жодним чином не надає дистриб'ютору жодних прав власності або інших прав, заснованих на нормах права справедливості, на фірмові позначення.
ОСОБА_4, який був стороною договору, без повідомлення позивача 23 листопада 2009 подав заяву на реєстрацію знака для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме зображення кішки на фоні темного цілого кругу, який оточує з усіх сторін та з ініціалами «ІНФОРМАЦІЯ_1», як частина зображення кішки, зі словами «ІНФОРМАЦІЯ_1», написане спеціальним шрифтом, який фактично дублює зображення торгівельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1, власником якого є позивач. 26 квітня 2011 Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я ОСОБА_4 зареєстровано свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 за заявкою № m200915602 відносно товарів 3 та 35 класів МКТП.
Відповідно до висновку експерта від 13 травня 2017 року № 103 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеного судовим експертом Жилою Б. В., у знаку за свідоцтвом України НОМЕР_1 застосовано знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно до базової реєстрації № 78337713, який належить Мега Кріейшн Інк., у формі, що відрізняється від останнього лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмінності знака.
Відносно всіх товарів 03 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України НОМЕР_1, знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом, є схожим з належним компанії Мега Кріейшн Інк. відомим в Україні скороченим фірмовим найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна сплутати. Стосовно всіх наведених у свідоцтві України НОМЕР_1 товарів 03 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, знак за вказаним свідоцтвом, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє вказані товари та надає послуги.
Перевіривши вищезгадані висновки експерта, суд першої інстанції правильно поклав в основу рішення даний висновок експертизи.
Задовольняючи позовні вимоги, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що висновком експерта підтверджено схожість оскаржуваного знаку для товарів і послуг з торгівельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка належить на праві власності корпорації Мега Кріейшн Інк.
Доводи касаційної скарги вказаних висновків судів першої та апеляційної інстанцій не спростовують, на законність та обґрунтованість судових рішень не впливають. 
У касаційній скарзі ОСОБА_4 посилається на те, що суди першої та  апеляційної інстанції дійшли помилкових висновків про задоволення позову, оскільки ними неправильно застосовано норми матеріального права та порушено норми процесуального права. Зазначає, що судами не досліджено факту міжнародної реєстрації торгової марки, якою володіє позивач, не досліджено спорідненості товарів позивача та відповідача. Посилається на те, що судами взято до уваги один доказ, натомість відкинуто інший (висновки судових експертиз). Вказує на те, що ним не отримано оскаржуваної ухвали апеляційного суду до цього часу.
Слід зазначити, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про задоволення позову, оскільки відповідач ні в суді першої, а ні в суді апеляційної інстанції не довів відсутності схожості спірних знаків настільки, що їх можна сплутати зі знаками, що належать позивачу. Вважаючи висновок судового експерта належним та допустимим доказом, суд керувався положеннями статті 212 ЦПК України (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин). Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті.
Крім того, з журналу судового засідання від 04 жовтня 2017 року (а. с. 115) вбачається, що ОСОБА_4 приймав участь у судовому засідання під час ухвалення оскаржуваної ухвали апеляційного суду, а тому був ознайомлений з результатом та мотивами судового рішення.
Інші доводи касаційної скарги фактично зводяться до переоцінки доказів, що не передбачено положеннями статті 400 ЦПК України, яким судами надана належна правова оцінка, на правильність висновків суду не впливають та їх не спростовують.
Відповідно до частини третьої статті 401 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судових рішень.
Відповідно до частини другої статті 410 ЦПК України не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.
Підстави для скасування судових рішень відсутні, а тому касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення без змін.
Враховуючи наведене, у суду касаційної інстанції відсутні підстави для зміни розподілу судових витрат судами попередніх інстанцій. Судовий збір за подання касаційної скарги слід покласти на особу, яка подала касаційну скаргу. Учасниками справи не заявлено до відшкодування судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції.
Керуючись статтями 400, 401, 416, 419 та підпунктом 4 пункту 1 Розділу ХIII «Перехідні положення» ЦПК України, 
Постановив:
 
Касаційну скаргу ОСОБА_4 залишити без задоволення.
 
Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 26 травня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 04 жовтня 2017 року залишити без змін. 
 
Судовий збір за подання касаційної скарги покласти на ОСОБА_4.
 
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:                                                                                                            В. В. Пророк 

                                                                                                                      В.С. Висоцька

                                                                                                                       І.М. Фаловська